다 하더라도 계약 체결과정에서 불필요한 기술까지 일괄도입계약을 체결하도록 강제하거나 배타적 거래, 패키지 라이센싱, 특허환급 등 이 나타날 경우 지적재산권의 부당한 행사에 대한 심사기준을 적용 하여 규율할 수 있다.24)
24) 온라인상에서는 판매지역 제한, 거래상대방 제한과 같은 불공정거래행위는 일어나 지 않을 것이다. 단 온라인과 오프라인이 연계된 사업에서는 이와 같은 불공정거래
제4장 BM특허와 공공정책 171
배타적 거래는 지적재산권 소유자가 실시권자에 대하여 경쟁관계 에 있는 기술을 면허, 판매, 또는 유통하지 못하도록 하는 상행위로 서, 통상적으로 유럽의 불경쟁non-competition 조항에 해당한다. 배타 적 거래가 경쟁저해효과를 가질 수 있는 가능성은 관련시장에서 경 쟁자를 배제하는 시장차단효과, 배타적 거래약정 기간, 시장집중, 시장진입 용이도, 수요공급의 가격탄력성 등의 요소들에 의해 결정 해야 한다. 배타적 거래는 BM특허 소유자가 실시권자에 대하여 경 쟁관계에 있는 BM을 면허 또는 사용하지 못하도록 하는 상행위로 서, 실시권자에 의한 기술의 개량이나 전문화된 적용을 촉진하는 긍 정적인 효과와 관련시장에서 경쟁자를 배제하는 부정적 효과가 동 시에 발생하므로 이를 비교형량하는 합리의 원리에 따라 규제여부 를 결정해야 할 것이다.
BM 패키지 라이센싱은 여러 BM특허를 묶어 일괄 실시권을 부 여하는 것을 말하고, 연계판매는 특허권자가 실시권자에게 비특허 품도 함께 구매하도록 하는 것을 말한다. 패키지 라이센싱은 거래대 상인 모든 라이센스에 로열티가 지불되어 라이센스들이 고정비율로 서 사용되지 않는다면 실질적으로 연계판매와 동일한 효과를 가진 다. BM의 경우 라이센스들이 용역생산을 위해 고정비율로 투입될 가능성이 적으므로 BM 패키지 라이센싱은 연계판매의 속성을 갖게 될 것이다. 이 제한들은 경쟁자들에 대한 시장차단의 효과를 초래할 수도 있으나, 가격차별의 수단이 되어 특허권자의 수익을 증가시키 면서 기술확산을 촉진하는 기능을 할 수도 있고, BM특허의 효율적 활용을 보장하는 수단이 된다. 연계판매에 대한 효율성 제고가 반경 쟁효과보다 크지 않은 경우에 한하여 끼워팔기에 대한 규제를 시도 해야 할 것이다.
행위가 나타날 수 있다.
BM 특허환급이란 BM 특허권자가 실시권자에 대하여 라이센스 계약 이후 실시권자가 라이센스된 기술과 관련되어 획득한 특허를 자기에게 부여하도록 하는 것을 말한다. 특허환급 조항은 실시권자 의 창의적 노력을 저해하는 측면이 있는 반면에, 특허권자에 대하여 실시권자가 경쟁상 우위를 확보하지 못한다는 것을 보장해 줌으로 써 라이센스계약을 적극적으로 할 수 있는 인센티브를 제공한다.25) 특허환급 조항이 실시권자로 하여금 개량된 특허를 다른 기업에 라 이센스를 줄 수 있는가 혹은 없는가, 즉 특허환급이 비배타적인가 혹은 배타적인가의 여부가 관건이다. 비배타적이라면 관련시장의 경쟁저해 가능성은 희박하다. 특허환급 조항이 배타적이냐 아니냐 를 판단하는 근거로는 다음의 사항을 종합적으로 고려해야 한다.
① 실시권자가 개량된 특허를 사용할 수 있는 권리를 갖는가의 여부26)
② 특허환급조항이 특허권자로 하여금 개량된 특허의 재라이센스 를 허용하거나 혹은 강제하는가의 여부
25) 미국의 연방대법원의 특허환급에 관한 최초의 판례(Transparent-Wrap Machine Corp. v. Stokes & Smith Co. (1947), 329 U.S. 637)에서 대법원판사들은 5대 4로 특허환급은 당연위법 사항이 아님을 밝히고 있다. 이에 따라 특허환급 조항이 법적 으로 용인된 후, 하급법원에서 합리의 원리에 따라 특허환급의 경쟁제한 여부를 결 정해 오고 있다.
26) 1994년 4월 동아건설산업(주)는 탈황설비(脫黃設備)에 관한 기술도입을 위해 미국 의 Alanco사와 계약을 체결하였는데 계약내용 중에 “기술도입자가 계약제품과 관 련하여 개량기술을 개발하였을 경우 그에 대한 소유권은 기술제공자가 갖는다”라 는 조항이 포함되어 있었다. 공정거래위원회는 이 조항이 기술개량을 이룩한 기술 도입자의 권리를 부당하게 구속함으로써 계약제품에 대한 연구개발 의지를 손상시 켜 기술개량을 저해하고, 결과적으로 관련시장에서의 경쟁을 악화시킬 우려가 있다 고 판단하여 이를 시정할 것을 통보하였다. 이에 대하여 쌍방은 1994년 8월 해당조 항을 “기술도입자가 계약제품과 관련하여 개량기술을 개발하였을 경우 그 소유권 은 도입자가 보유한다”라고 기존 계약을 수정하여 개량기술에 대한 권리를 기술도 입자가 자유롭게 행사할 수 있도록 하였다.
제4장 BM특허와 공공정책 173
③ 특허환급조항이 라이센스된 특허의 영역에 국한된 것인지 혹 은 라이센스된 특허를 침해하지 않는 발명도 포함하는지의 여부
④ 특허환급의 기간
⑤ 특허환급의 경우 로얄티가 부과되는지의 여부
⑥ 특허권자와 실시권자의 관련시장에서의 특허 포트포리오와 시 장지배력
⑦ 특허권자와 실시권자가 동일시장에서 경쟁관계에 있는가의 여부
⑧ 특허환급조항이 향후 연구개발(R&D) 인센티브에 미치는 영향