(1) BM특허의 한계
하버드대학 법대의 Cyberspace Law 담당교수인 로렌스 레시그
Lawrence Lessig는 영업방법에 대해 더 이상 특허를 주지 말아야 한 다는 입장을 취하고 있다. 시카고대학 법대의 댐Dam 교수, 버클리대 학 법대의 머지스Merges 교수도 특허제도에 비판적인 입장을 견지 하고 있다.7) 이들은 사이버 스페이스 상에서의 재산권은 사회적으 로 보호해주기보다는 원칙적으로 스스로 보호하도록 해야 한다는 것이다. 그들은 BM특허 심사기준의 모호성을 비판하고 있으며 BM 의 객관적 심사기준 적용의 어려움을 지적하고 있다. 반면에 버클리 대 법대의 렘리Lemley 교수와 조오지타운대 법대의 코헨Cohen 교수 는 심사기준의 모호성보다는 특허제도가 모든 관련 선행기술과 문
7) Lawrence Lessig(2000), Code, and Other Laws of Cyberspace, Basic Books.
제4장 BM특허와 공공정책 153
헌들의 모든 정보를 특허청이 보유하고 있다는 전제하에서 운용되 고 있는데 사실상 선행기술의 존재여부를 정확히 판단하는 것이 어 렵고 객관적인 심사를 할 수 있는 능력의 부재를 지적하고 있다.8) 특허법 제2조에는 ‘발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사 상의 창작으로서 고도한 것’으로 발명을 정의하고 있다.9) BM특허 도 다른 특허와 마찬가지로 다음과 같은 조건들을 충족시켜야 한다.
첫째, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작품으로서 고도한 발명 이어야 한다. 발명에 해당하지 않는 것은 자연법칙 자체, 자연계에 존재하는 것을 단순히 찾아내는 발견, 자연법칙에 위배되는 것, 정 보의 단순한 제시에 해당하는 것 등이다. 둘째, 산업상 이용가능성
usefulness이 있어야 한다. 발명에 해당하더라도 산업상 이용가능성
이 없으면 특허를 받을 수 없다. 셋째, 신규성novelity, 즉 새로움을 갖추어야 한다. 신규성은 국내에서 공지․공용된 발명 또는 국내외 의 간행물에 기재된 발명과 비교하여 객관적으로 새로운 것을 의미 한다. 넷째, 진보성non obviousness이 있어야 한다. 진보성이란 그 발 명에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원시의 공지 발명으로부터 용이하게 발명할 수 없을 정도의 창작 난이도를 갖춘 발명을 의미한다. 다섯째, 기재요건으로서 특허출원서에는 발명의 근본이 되는 또는 그 발명과 유사한 기존에 존재하던 기술에 관한 사항을 기재하여야 하며 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지
8) Mark Lemley and Julie Cohen(20001)의 working paper 참조 www.lawschoolstanford.edu/library/lsn/cyber22800.htm
9) 원시적인 특허제도는 BC 500년부터 고대 그리스의 도시국가에도 있었다고 하며, G.
갈릴레이도 1594년 특허를 받은 일이 있다고 한다. 그러나 특허제도가 확립된 것은 1623년 영국의회가 전매조례라는 법률을 제정한 때부터이다. 종전에는 왕실이 특허 료를 받기 위하여 특허장을 남발하는 사례가 있었으나, 이때부터 새로운 기술에 의 한 발명을 한 자만이 특허를 받을 수 있게 되었다. 이 영국의 제도가 오늘날 세계 각 국 특허제도의 근원이 되었다.
식을 가진 자(중간정도의 기술수준을 갖춘 자)가 발명의 상세한 설 명에 기재된 기술내용을 보고서 그 발명을 실시하는 데 아무런 곤 란함이 없을 만큼 기재해야 한다.
이상과 같은 심사요건을 전자상거래시장에서 활용되는 BM에 적 용하는 데는 상당한 무리가 따른다. 전자상거래시장은 새롭게 형성 되어 가고 있는 한 산업으로서 기존의 산업과 시장구조와 경쟁방법 그리고 한 상품이 갖는 라이프사이클에 있어서 큰 차이를 보이고 있다. 이제 emerging하고 앞으로 어떠한 방식으로 전개될지 불확실 한 산업에서 특정 BM이 산업상 이용가능성이 있는지를 출원시점 후 일정기간 내에 특허청 심사관이 객관적인 잣대를 갖고 해당 BM 이 산업상의 이용가능성 여부를 판단할 수 있을 지 의문이다. 실제 이용가능성 여부를 판단할 수 있다고 하더라도 산업상 유용성
industrial applicability 여부까지 판단한다는 것은 어렵다. BM이 신규 성 조건을 만족하기 위해서 국내에서 공지․공용 또는 국내외 간행 물에 기재된 발명과 비교하여 객관적으로 새로운 것이어야 하는데 심사관들이 갖고 있는 심사과정에서의 검색할 수 있는 선행기술의 부족 등 제한적인 정보하에서 정확한 특허심사를 내리기가 어렵다.
이러한 불완전 정보하에서 특허의 범위가 지나치게 넓게 확대될 가 능성이 있다. 새로운 아이디어라 할지라도 특허가 아니라 학술지 등 에 발표되어 있는 것도 많다. 선행기술을 검색할 때 특허 심사관들 의 주된 검색 대상은 이미 출원되어 있거나 등록되어 있는 특허이 기 때문에 입에서 입으로 전해지는 기존 혹은 신규 아이디어나 국 내외 간행물, 학술지 등에 게재된 아이디어들을 간과하기 쉽고, 그 결과 명백한 아이디어 또는 이미 존재하고 있던 아이디어에 특허를 주게 되는 실수를 범할 가능성이 높다.10)
10) 김정호․박양균(2000)을 참조
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전자상거래시장에서 거래되는 상품과 BM의 라이프사이클은 3년 이내로 짧은 것들이 다수다. 아마존Amazon의 창립자인 제프 베조
Jeff Bezos는 기존의 특허와 BM특허․소프트웨어 특허는 근본적으
로 다르다는 이유로 BM특허기간을 현행 17년에서 3년 내지 5년으 로 줄여야 한다고 주장하고 있다.11) 그는 공개서한에서 다음과 같 이 주장하고 있다. “I now believe it is possible that current rules governing business method and soft ware patents could end up harming all of us...” 현행법상 출원 후 통상 1년 6월의 출원공개기 간을 거쳐야 한다.12) 1년 6개월을 유지하는 이유는 특허출원한 기 술을 사업화하려는 출원인에게 있어 출원이 조기에 공개되는 것이 자신의 사업이 공개되는 것을 의미하며 이는 곧 타인의 기술모방에 노출되는 것을 방지하기 위해서다. 이러한 출원공개기간을 포함하 여 심사 등록기간을 합하면 통상적으로 적어도 2-3년이 넘어간 다.13) 이러한 기간에 유사한 BM을 개발한 업자가 특허출원된 사실 을 인지하지 못하고 특허 출원을 하지 않은 상태에서 선의의 BM 개발자가 영업을 시작하여 BM 개발이익을 누린다고 가정해보자.
선원주의先願主義14)를 따르고 있는 한국의 경우 먼저 특허를 출원한 자가 특허 등록이 되기 이전 혹은 이후에 민사소송을 통해 특허내
11) Toren, Peter(2000), Patent Problems? The solution is..., Brown & Wood LLP.
참고로 한국은 특허보호 기간은 20년이나 미국은 17년이다.
12) 출원공개기간 1년 6월의 산출근거는 파리협약에 의한 내․외국인 평등의 원칙에 따 른 우선권제도를 반영한 것이며, 우선권 증명서류의 제출기간 출원공개를 위한 특 허공보의 제작에 소요되는 기간을 포함하고 있다.
13) BM 중 전자상거래 관련발명의 경우 우선심사제도에 의하여 제한적으로 2개월만에 특허등록이 가능여부를 알 수 있고 특허권확보도 15개월만에 가능한 경우도 있다.
14) 선발명주의는 먼저 발명한 자가 특허를 받는 제도이고, 선원주의는 먼저 특허출원 을 한 자가 특허를 받는 제도이다. 선발명주의는 미국에서 채택하고 있으며, 선원주 의는 한국․영국․독일․일본이 채택하고 있다.
용을 실시할 수 없게 한다든가(웹사이트 폐쇄), 손해배상, 부당이득 반환 혹은 형사소송을 통해서 침해죄를 물을 수 있다.15) 그러나 BM특허 등록 이전에 자기가 출원한 BM이 실제로 시장에서 활용 되고 있다는 사실을 인지하지 못할 수도 있고, 사후적으로 법정소송 을 통해 법적 구제를 받는 것은 현실적으로 용이하지 않고 또한 이 러한 기간동안에 정보통신기술의 발달과 전자상거래시장의 환경이 빠르게 변화해 출원된 BM의 라이프사이클이 지나가는 경우 사회적 비용을 들여 국가에서 특허보호를 해준다는 것이 경제적 낭비일 수 있다.
다음으로 진보성 요건과 기재요건에서 통상의 지식을 가진 자에 대한 정의가 불명확하다. 진보성 요건에서 해당 발명에 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원시의 공지발명으로부터 용 이하게 발명할 수 없을 정도의 창작 난이도를 갖춘 발명이어야 한 다든가 기재요건에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식 을 가진 자(중간정도의 기술수준을 갖춘 자)가 발명의 상세한 설명 에 기재된 기술내용을 보고서 그 발명을 실시하는 데 아무런 곤란 함이 없을 만큼 기재해야 한다고 하는데 기술진화 과정이 빠른 전 자상거래시장에서 중간정도의 기술수준을 갖춘 자를 실제로 정의하 는 것이 가능하냐는 것이다.
새로운 사업방법에 의해서 이루어진 혁신에 대한 보상과 혁신적 인 사업에 대한 투자위험 최소화를 위한 지적재산권 보장은 이루어 져야 한다. 그러면 BM을 어느 수준에서 어떻게 보호하는 것이 사회 적으로 바람직한가? 어떻게 하면 유저user들이 가능하면 많이 사용 하게 하면서 연구개발 의욕을 유지시키고 기술을 확산시키기 위한
15) 특허권, 저작권 및 컴퓨터 프로그램 관련 지적재산권 권리침해의 법적 구제조치는
<부표 2>를 참조
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방안은 무엇인가? 상기에서 논의한 전자상거래시장의 특성과 BM 특허의 한계를 고려해 보면 엄격하고 객관적인 심사기준을 통한 BM 산업재산권의 국가보호 측면 이외에 전자상거래시장과 BM 연 구개발시장에서의 동태적인 경쟁과정을 통한 적자생존의 원칙을 함 께 적용하는 것이 바람직하다. 전자상거래시장과 BM 연구개발시장 에서 경쟁과정을 통해 산업이용 가능성, 진보성, 시장가능성 등이 검 증되는 것이 합리적일 수 있다. 투명하고 일관된 공정한 심사가 담 보되지 않는다면 국가가 BM특허를 인정함으로써 서비스 상품의 배 타적인 독점시장을 인위적으로 창출하여 향유되지 않아야 할 독점 이윤을 발생시키고 BM 기술시장과 연구개발시장의 자원배분을 왜 곡시키는 결과를 초래할 수 있다. 광범위한 데이터 베이스나 선행기 술이 축적되지 못하고 능력있는 충분한 심사관이 확보되지 않은 상 황에서는 시장검증market test 과정의 존중이 BM관련 지적재산권 보 호정책이나 경쟁정책 측면에서 모두 고려해야 할 사항이다.
(2) BM 지적재산권 보호방법
BM 지적재산권을 보장하여 발명을 장려, 보호 및 육성함으로써 기술의 진보와 발전을 도모하고 국가산업의 발전에 기여하게 하면 서 상기에서 논의한 BM특허의 한계를 고려한 최적의 보호방법은 무엇인가. 현재, 발명과 혁신, 더 일반적으로 아이디어를 보호하는 제도로는 특허와 저작권 두 가지 방법이 있다.16) 특허와 저작권 모
16) Shavell, Steven and Ypersele Tanguy(2001)는 지적재산을 특허권이나 저작권으 로 보호하는 것 보다 국가가 발명물에 대해서 직접 보상을 해주거나 혹은 혁신자로 하여금 국가로부터 직접보상을 받거나 저작권을 통한 권리의 보장 중 자유롭게 선 택하도록 하는 것이 사회후생 측면에서 더욱 바람직하다는 연구결과를 보여주고 있 다.