제3장 실용신안권의 이해

제3장 실용신안권의 이해

1. 실용신안권의 정의

실용신안권(實用新案權, Model Utility Right)은 특허권보다는 한 단계 낮 은 산업재산권 중의 하나로서 새로운 발명이 아닌 기존의 발명을 개선ㆍ보 완했을 때 부여하는 권리를 말한다. 실용신안은 일부 국가에서 시행하고 있 으며, 실용신안이 없는 국가의 경우에는 특허의 범위에 실용신안을 포함하고 있다. 특허법에서 규정한 발명과 실용신안법에서 규정한 고안을 비교하여도 둘 사이의 차이를 쉽게 이해할 수 있다. 특허법에서 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다(특허법 제2조 제1호). 실용신안법에서는 ‘고안’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 을 말한다(실용신안법 제2조 제1호). 따라서 특허와 실용신안의 차이점은 발 명의 ‘고도성‘ 여부에 있다고 할 수 있다.

이처럼 특허와 실용신안은 모두 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이 라는 점에서는 서로 공통점을 가지고 있지만, 두 권리를 명확하게 구분하기 는 사실상 어려운 점이 있다. 또한 실용신안이 특허와 성질이 비슷하기 때문 에, 실용신안법은 특허법의 규정을 대부분 준용하고 있으며, 강학상으로도 특허(법)과 실용신안(법)이 거의 세트로 함께 거론되는 것을 볼 수 있다.

<표 4> 특허와 실용신안의 비교에서 보듯이 특허의 대상이 되는 ‘발명’의 특허법상 정의는 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것

‘이고, 실용신안등록의 대상이 되는 ‘고안‘의 실용신안법상 정의는 ‘자연법칙 을 이용한 기술적 사상의 창작‘으로 되어 있어서 구분하고 있다.

다만, 실용신안은 그 보호대상이 물건의 형상, 구조 또는 그 조합에 관한 것으로서 반드시 물건을 전제로 하는 것이며, 새로운 물건의 창작이라기보다 는 기존의 물건을 개량하여 그 실용적 가치를 높이는 것이라 할 수 있고, 특 허(발명)는 실용신안보다 그 기술내용이 고도한 것으로서 그 보호대상은 물 건의 발명(기계, 기구, 기타 신제품 등)과 물건의 제조방법의 발명 (측정분석 방법 및 용도, 이용방법 등) 물질의 발명(의약품, 화학, 물질, 조성물, 식물 및 음식물)등이 있다.

<표 4> 특허와 실용신안의 비교

또한, 특허법의 보호대상이 되는 발명에는 ‘물건’에 관한 발명과 ‘방법’에 관한 발명으로 나눌 수 있고, ‘물건’은 다시 일정한 형태를 가지는 ‘물품’과 일정한 형태가 없는 ‘물질’로 구분할 수 있다. 실용신안법은 이들 중 일정한 형태를 가진 ‘물품’에 관한 고안만을 보호대상으로 규정하고 있다.

따라서, 실용신안법 규정 중 주요 내용은 특허법과 동일하거나 부분적으 로 특허법의 규정을 그대로 준용하고 있으며 기술적 사상의 창작을 보호한

구 분 특허 실용신안 비교

대상

“발명”의 자연법칙을 이 용한 기술적 사상의 창작 으로서 고도한 것

“고안”의 실용신안법상 정의는 “자연법칙을 이용 한 기술적 사상의 창작”

발 명 의

‘고도성’여 부

보호대상

‘물건에 관한 발명’과 ‘방 법에 관한 발명’으로 나눌 수 있고, 물건은 다시 일 정한 형태를 가지는 ‘물 품’과 일정한 형태가 없는

‘물질’로 구분

일정한 형태를 가진 ‘물품 에 관한 고안’만을 보호대 상

법의

내용 특허법

실용신안법 주요 내용은 특허법과 동일하거나 부 분적으로 특허법의 규정 준용

존속기간 설정등록 후 출원일로부 터 20년

설정등록 후 출원일로부 터 10년

고안이 발 명보다 모 방 용 이 , 제 품 수 명 짧음.

출원 및 심사절차

특허출원서에는 필요한 경우에만 도면이 첨부

실용신안등록출원서에는 반드시 도면이 첨부

심사 청구기간

출원일로부터(우선권주장 이 있는 경우는 그 우선 일로부터) 5년

출원일로부터 3년

다는 점에서 특허법과 그 입법취지가 같다.

다만, 특허법의 보호대상이 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것, 다시 말 해서 발명(Invention)임에 대하여 실용신안법의 그것은 고안(Utility Model), 즉 기술적 사상의 창작인 점에서 발명과 같지만 고도하지 않아도 된다는 점 에서 발명과 다르다. 특허는 물건의 발명이나 방법의 발명이 가능하지만, 실 용신안은 반드시 물건의 발명이어야 한다.

또한, 특허권의 존속기간은 설정등록 후 출원일로부터 20년, 실용신안권 의 그것은 설정등록 후 출원일로부터 10년으로 되어 있어 실용신안권의 존 속기간이 짧다. 이것은 고안이 발명보다 일반적으로 모방이 용이하여 제품수 명(product life cycle)이 짧기 때문이다.

따라서, 출원인은 자신이 개발한 기술이 타인에 의하여 용이하게 모방될 수 있는지 여부와 제품의 수명 및 시장여건 등 제반 경제적 이해득실을 고 려하여 특허출원으로 할 것인가 실용신안출원으로 할 것인가를 선택하는 것 이 필요하다.

특허제도와 실용신안제도의 출원 및 심사절차에 있어서, 특허출원서에는 필요한 경우에만 도면이 첨부되지만, 실용신안등록출원서에는 반드시 도면이 첨부되어야 하며, 특허출원의 심사청구기간은 출원일로부터(우선권 주장이 있는 경우는 그 우선일로부터) 5년임에 비하여 실용신안의 심사청구기간은 출원일로부터 3년(1999년 7월 1일 이전 출원 건에 한함)이라는 점 등의 차 이가 있다(특허법 59조 특허출원심사의 청구).

<판 례> [1] 실용신안과 발명간의 창작성의 차이 [2] 실용신안의 등록적 부의 판단기준

[1] 실용신안법이 정하는 실용적 고안이라 함은 물품의 형상, 구조 또 는 조합에 관한 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 특허법이 정하는 자연을 정복하고 자연력을 이용하여 일정한 효과를 창출하고 이에 따라 인간의 수요를 충족하는 기술적 사상의 고도의 창작인 발명과 그 성 질에서는 같으나 다만 고도의 것이 아닌 점에서 다를 뿐이다.

[2] 실용신안법에 의하여 장려, 보호, 육성되는 실용신안은 물품의 특수 한 형상에 그치는 것이 아니라 그 실용성 즉 실용적 가치 나아가 그 기술

2. 실용신안과 특허의 공통점

특허와 실용신안의 제도적 목적은 기술적 사상의 창작을 보호한다는 점이 다. 다만, 특허법에서의 보호대상은 발명으로서 “기술적 사상의 창작으로 고 도한 것”임에 반하여 실용신안법의 보호대상은 고안으로서 “기술적 사상의 창작”이다. 즉, 실용신안의 기술적 창작은 고도하지는 않아도 된다는 점에 차이가 있다.

특허법과 실용신안법은 기술적 사상의 창작을 보호하고 그 이용을 도모하 여 기술발전을 촉진하여 산업발달에 이바지 하고자 하는 것이고, 이를 달성 하기 위한 구체적인 제도에 있어서, 선출원주의, 도면주의, 보정제도, 우선권 주장제도, 국내우선권주장제도, 심사청구제도, 우선심사제도, 실시권제도, 청 구범위 다항제도 등에 있어서 공통점을 가지고 있다.

또한, 형사처벌과 관련된 벌칙에 있어서도 동일성이 있는데, 침해죄, 위증 죄, 허위표시죄, 비밀누설죄 및 과태료 부과 등에 있어서도 공통점을 가지고 있다.

3. 실용신안과 특허의 차이점

가. 보호대상의 차이점

특허의 보호대상은 발명이지만 실용신안의 보호대상은 고안이다. 특허법 의 발명과 실용신안법의 고안은 모두 다 자연법칙을 이용한 기술적 창작이 라는 점에서 같지만, 발명은 고도한 것이고 고안은 고도하지 않은 것으로 차 이가 있다.

또한, <표 5>에서 보듯이 특허법의 발명은 물건에 관한 발명과 방법에 관 한 발명을 모두 포함하는데 반해 실용신안법의 고안은 물건에 관한 고안만

적 고안이 대상이 되는 것이며 기술적 사상의 창작으로서 그 작용효과가 등록의 적부를 가리는 중요기준이 되는 것이다.

<대법원 1983. 11. 22. 선고 83후42 판결>

포함된다. 따라서, 방법에 관한 기술적 사상은 특허법에서만 보호될 수 있고 실용신안법에서는 보호될 수 없다.

한편, 물건에 관한 발명이라고 하여 모두 실용신안법에 의해 보호되는 것 은 아니고, 물건 중 일정한 형태를 가진 물품의 경우 특허법과 실용신안법에 의해 모두 보호되지만, 물건 중 일정한 형태를 가지지 못한 물질의 경우에는 실용신안법에 의해서는 보호되지 않고 특허법에 의해서만 보호된다.

<표 5> 실용신안제도(심사 후 등록제도)와 특허제도의 주요내용 비교

구분 실용신안법(2006. 3. 3.

법률 제7872호 기준)

특허법(2006. 3. 3.

법률 제7871호 기준)

등록

보호 대상

물품의 형상ㆍ구조 또는 조합 에 관한 자연법칙을 이용한 기 술적 사상의 창작(실§2, 4)

자연법칙을 이용한 기술적 사 상의 창작으로서 고도한 것(특

§2) 등록

요건

신규성, 진보성 등 실체적 요 건 (실§13, 15)

신규성, 진보성 등 실체적 요건 (특§62, 66)

명세서 등 보정 시기

특허와 동일 (실§11에서 특

§47 준용)

특허결정등본을 송달하기 전 또는 최초 거절이유 통지 받기 전(특§47)

거절이유통지 의견서제출기간 이내 거절결정 불복심판청구일 결정

방법

실용신안등록결정 또는 실용신

안등록거절결정 특허결정 또는 특허거절결정

권리 행사

권리존

속기간 10년 20년

권리 행사의

요건

특허와 동일 설정등록

침해자 의 과실

추정

특허와 동일(실§30) 설정등록 후(특§130)

권리 취소 무효

이의 신청

이의신청제도가 무효심판제도 로 통합(실§31) (실용신안등록 이의신청은 2007.6.30.까지 가 능)

이의신청제도가 무효심판제도 로 통합 (특§133)

(특허이의신청은 2007.7.1.

전에 특허권이 설정등록된 것 에 대하여만 가능)

심사 청구

출원부터 3년이내 누구든지 가능, 취하할 수 없음(특§12)

출원부터 5년이내 누구든지 가 능, 취하할 수 없음(특§59) 무효 특허와 동일(실§31) ㆍ설정등록이 있는 날부터 등

주) 실용신안법은 ‘실’, 특허법은 ‘특’으로 표현, §는 조문을 뜻함.

나. 등록요건상의 차이점

발명과 고안이 등록을 받기 위한 등록요건, 즉 특허요건 및 실용신안등록 요건은 각각 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성을 요구하고 있지만, 진보성 의 정도에 있어서 특허법과 실용신안법은 서로 차이가 있다.

특허법상 발명의 진보성은 선행기술에 대비하여 고도하여야 하지만, 실용 신안법상 고안의 진보성은 선행기술에 대비하여 고도할 필요까지는 요구하 지 않는다.

따라서, 원칙적으로, 특허청 심사관이 특허와 실용신안을 심사할 때, 심사 관이 판단하는 진보성 기준은 특허와 실용신안에 있어서 차이를 가지게 된 다. 다만, 실제 실무상으로 특허와 실용신안이 권리행사에 있어서 차이가 없 으므로, 심사관이 등록 여부도 유사한 기준으로 판단하므로, 실용신안으로 출원한다고 하여 반드시 특허로 출원하는 경우에 비해 등록될 가능성이 높 다고만 볼 수는 없을 것이다.

다. 권리존속기간 및 그 연장의 차이점

특허권과 실용신안권은 그 권리의 존속기간에 있어 차이가 있다. 특허권 은 등록일로부터 특허출원 후 20년까지 존속하고, 실용신안권은 등록일로부

심판

록공고일 후 3월이내에는 누구 든지 가능

ㆍ등록공고일 후 3월 이후에 는 이해관계인 또는 심사관만 가능(특§133)

기타

우선 심사 제도

있음(실§61)

※ 출원과 동시에 심사청구를 하고 그 출원 후 2월이내에 우선심사 신청이 있는 경우도 가능

있음(특§61)

※특허청장이 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출 원도 가능

진보성 극히 용이하게 고안가능한지 여부(실§4)

용이하게 발명가능한지 여부 (특§29)

정정가

능절차 특허와 동일 무효심판, 정정심판, 정정의 무 효심판

터 실용신안등록출원 후 10년으로 되어 있어 특허권이 훨씬 존속기간이 길 다는 특징이 있다.

실용신안권이 특허권에 비하여 짧은 존속기간을 가진 것은 실용신안의 고 안이 제품수명이 짧고 모방이 용이하다는 점을 고려한 것이고, 기술진보의 속도가 빠르고 조속히 사업화되는 분야에서 실용신안을 활용하도록 한 것으 로 볼 수 있다. 다만, 실용신안권의 보호기간이 짧은 만큼 좀 더 빨리 보호 를 받을 수 있도록 하는 방안이 강구되는 것이 바람직하다.

한편, 특허권의 경우, 법령에 의하여 허가를 받아야 하거나 등록을 받아야 하고, 그것을 위하여 장기간 소요되는 발명은 실시 기간을 보장받을 수 없기 때문에, 5년의 기간 내에서 존속기간을 연장받을 수 있는 기회를 제공하고 있다. 예를 든다면 대표적으로 의약품 관련 발명이 해당된다. 반면에 실용신 안법에서는 고안의 성격상 존속기간연장제도를 마련해 두고 있지는 않다.

라. 출원 및 심사절차상의 차이점

특허와 실용신안은 기술적 사상을 대상으로 한다는 점에 있어서, 상표나 디자인에 비하여 서로 상당부분 공통점을 가지고 있다. 그러나, 특허와 실용 신안의 제도가 별개로 존재하는 이유가 있는 것처럼 출원 및 심사절차 상에 서도 약간의 상이점은 있다.

먼저, 특허의 출원절차에서는 필요한 경우에만 도면이 첨부되지만 실용신 안의 출원절차에서는 반드시 도면이 첨부되어야 한다. 실용신안은 형체를 가 지고 있는 물건에 한하여 등록이 가능하기 때문에 도면이 없이는 설명이 어 렵다는 점이 반영된 것이다.

그리고, 실용신안은 특허에 비해 관납료, 즉 출원료, 심사청구료, 등록료 등의 비용이 저렴하다. 대부분의 관납료가 특허에 비하여 실용신안이 반값 정도에 그치고 있다. 변리사의 대리인 비용도 특허에 비하여 실용신안이 저 렴한 것이 보통이다. 왜냐하면 대부분 실용신안이 간단하기 때문에 상대적으 로 용이하게 처리가 가능하기 때문이다.

특허출원의 심사청구기간은 출원일로부터 5년이나 실용신안의 심사청구기 간은 3년이다. 과거에는 실용신안이 무심사등록주의를 채택한 적도 있지만,

현재는 심사청구를 하여야 등록이 가능하다.

마. 권리의 실시요건상의 차이점

특허와 실용신안은 서로 보호대상이 상이한 만큼 권리의 실시요건도 상이 하다. 특허법에서 실시라는 것은 물건의 발명의 경우 그 물건의 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 그 물건의 양도나 대여의 청약하는 행위와, 물건을 생 산하는 방법의 발명의 경우 그 특허방법의 사용행위와 그 특허방법에 의하 여 생산한 물건을 사용, 양도, 대야, 수입 또는 그 물건의 양도 또는 대여의 청약행위를 포함한다.

추가적으로, 특허에서 물건을 생산하는 방법의 발명의 경우, 그 물건이 특 허출원 전에 국내에서 공지되지 아니한 한 그 특허발명에 의하여 생산된 물 건과 동일한 물건일 때에는 그 특허방법에 의하여 생산된 것으로 추정하는 규정도 있다.

이에 반하여 실용신안은 물품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 그 물 건의 양도 또는 대여의 청약행위에만 한정하여 실시요건을 규정하고 있다.

권리의 실시요건은 타인이 어떤 행태로 실시를 했을 때 권리의 침해가 되는 지를 규정한 것으로서, 권리의 성격에 따라 다소 차이가 있음은 당연하다고 할 것이다.