㈎ 判決의 內容
日本 大法院은 1997년 7월 1일의 판결에서 이 사건의 병행수입은 일본의 특허권을 침해한 것
43) 大阪地判昭和44年6月9日 無體例集 1券 160面. 자세한 내용은 이 논문 Ⅱ.2.특허독립의 원 칙ㆍ속지주의와 병행수입 참조.
44) BBS사건에 관한 동경지방법원의 판결 이후 일본에서는 병행수입과 특허권에 관해 많은 논문이 발표되고 있다. 이에 관한 문헌은 中山信弘, “特許製品の竝行輸入問題における基 本的視座”, ジュリスト No. 1094 (1996.7.15), 68-69면 註(2)에 자세히 정리되어 있다.
45) 東京地裁判決平成 6年 7月 22日, 判例時報 1501호 70면; 윤선희, “특허제품의 병행수입에 관한 고찰”, 창작과 권리 창간호 (1995), 35-41면 참조.
46) 東京高栽判決平成 7年 3月 23日, 判例時報, 1524호 3면; 윤선희, 전게논문, 42-44면 참조.
이 아니라는 이유로 上告를 棄却하였다.47) 일본대법원은 特許權의 國際的 消盡의 문제는 국내 특 허법의 해석의 문제라는 점을 명확히 하였다. 이에 따라 특허권의 국제적 소진은 特許獨立의 原 則이나 屬地主義의 原則과는 관계가 없다는 점도 명확하게 되었다. 특이한 점은 일본대법원이 특 허제품의 병행수입을 허용하면서도 그 근거로 국제적 소진론을 채택하지 아니하고 黙示的 許諾 說(Implied License)48)과 유사한 입장을 취함과 동시에 국제적 소진원칙의 적용을 회피할 수 있는 방법으로 「合意」와 「表示」라는 기준을 제시한 것이다. 즉, 特許權者와 讓受人이 국제적 소진 을 금지하기 위한 合意를 하고 또한 병행수입을 금지한다는 명백한 表示가 제품에 부착되어 있 는 경우에는 특허권이 국제적으로 소진되지 아니한다는 것이다.49) 그러나 특허권자가 이러한 권 리유보사항을 첨부하지 않은 채 특허제품을 국외에서 양도하였을 경우에는, 그 양수인이나 전득 자에 대해, 일본에서 양도인이 가지고 있는 특허권에 의한 제한을 받지 아니하고 당해 특허제품 을 지배할 수 있는 권리(즉 일본으로 수입할 수 있는 권리)를 묵시적으로 부여한 것으로 본다.
이 사건에서는 권리유보의 합의나 표시가 있었다는 BBS사의 입증이 없었기 때문에 輸入禁止請求 나 損害賠償請求가 인정되지 않은 것이다. 그 이외에도 일본 대법원은 이 판결에서 “특허권자와 동일시 할 수 있는 자(자회사 또는 관련회사)”에 의한 특허제품의 판매는 특허권자 자신이 특허 제품을 양도한 경우와 같다고 보며, 특허제품을 판매한 지역에서의 대응특허권의 존재여부는 병 행수입의 허용여부와는 관계가 없는 것으로 판시하고 있다.50)
47) 最高裁平成9年7月1日判決 平成7年(オ)第1899号(이 판결의 국문번역은 윤동렬, “특허제품의 병행수입을 인정한 일본최고재판소의 판례”, AIPPI KOREA JOURNAL Vol. 1 No. 8 (1997), 28-35면 참조). BBS사건에 대한 일본대법원의 판결은 국제적으로 커다란 관심을 불러 일으켰다. 그것은 문제가 단순히 국내적인 특허권 행사에 관한 것이 아니라, 국제적 인 상품의 자유이동에 관한 것이었기 때문이다. 또한 선진국에서 조차도 이 문제에 대한 대법원판례가 아직까지 없었기 때문이기도 하다(澁谷達紀, “BBSアルミホイ―ル事件最高 裁判決”, ジュリスト No. 1119 (1997.9.15), 96면 참조).
48) 이 학설은 1871년 영국의 Betts v. Willmott 사건에서 유래하였다고 볼 수 있다(Betts v.
Willmott (1871) LR 6 Ch. App. 239). 이 사건에서는 원고가 영국과 프랑스에서 특허권을 가지고 있었는데 대리인을 통하여 프랑스에서 당해 특허제품을 제조하여 판매하였다. 원 고는 대리인에게 당해 제품을 영국으로 수출하는 경우에는 판매하지 않도록 지시하였다.
그러나 이 제품이 제3자에 의해 프랑스에서 구입되어 영국으로 수출된 사건이다. 영국법 원은 특허권자가 특허제품의 유통에 제한을 가할 수는 있으나 그 제한을 대리인에 대한 것으로는 불충분하고 반드시 매수인에게 대해 명확하게 통지를 하여야 한다는 것이다. 이 사건에서는 영국으로 수출을 금지한다는 「명확하고 명시적인 합의(clear and explicit agreement)」가 없었기 때문에 수입을 금지할 수 없다고 판시하였다. 법원은 상거래의 편 의나 매수인의 일반적인 기대를 고려할 때, 반대의 명시적인 합의가 없는 한 특허권자가 당해 특허제품에 대한 절대적인 지배권원을 매수인에게 묵시적으로 허락한 것으로 보아 야 한다고 하였는데 이를 「묵시적 허락설」이라고 한다(Warwick A. Rothnie, op. cit., pp.
126-129).
49) 상고인은 특허독립의 원칙에 근거하여 주장을 전개하고 피상고인은 이중이득기회론에 근 거하여 각자의 주장을 전개하였지만, 일본대법원은 그 어느 쪽도 아닌 묵시적 허락설을 채택하였다.
묵시적 허락설(Doctrine of Implied License)은 특허권의 소진에 대하여 커먼로(영국과 구영연방 국가들의 판례법)에서 인정되고 있는 이론으로 종래 소진이론으로써 특허제품의 병행수입을 논하 였던 사고방식과는 좋은 대조를 이루고 있다. 진정특허제품의 병행수입을 허용할 것인가의 여부 에 대해서는 지금까지 독일 등 대륙법계 국가와 미국에서 인정되고 있는 소진이론(doctrine of exhaustion)을 국제적인 거래에서도 적용할 수 있다고 하는 국제적 소진이론이 주장되어 왔다. 이 러한 국제적 소진이론에 의해 진정특허제품의 병행수입을 시인한 것이 BBS 사건의 동경고등법원 의 판결이며 일본의 많은 학자들도 이에 동조하고 있다. 그러나 일본 대법원은 국제적 소진이론 을 채택하는 대신에 묵시적 허락설을 채택하면서 특허제품을 판매할 때 조건을 부가하는 것을 인정하였으며, 특허제품을 판매할 때 조건을 부가할 수 없는 소진이론의 적용을 배제한 것이다.
따라서 향후 일본에서는 이번 대법원의 판례에 따라 묵시적 허락이론에 의한 특허제품의 병행수 입을 논하는 시대로 접어들었다고 볼 수 있다.51)
㈏ 檢討
일본 대법원의 판결에 대한 평가는 크게 두 가지의 부류로 나누어진다. 먼저 주로 실무계쪽에 서는 변호사의 경우 견해가 찬반으로 나누어지고 있으며, 기업의 법무관계자들은 대법원이 국제 적 소진론을 부정한 데 대하여 찬성하는 편이다.52) 동경고등법원이 엄격한 국제적 소진론을 채택 한데 비해 일본대법원은 묵시적 허락설을 채택하면서 진정특허제품을 양도할 때 특허권자가 조 건을 부가할 수 있도록 허용함으로써 특허권자의 권리를 강화시켰다고 본다. 이에 따라 특허권자 와 소비자간의 이해관계가 균형이 되고 주요 선진국으로부터의 비난도 피할 수 있게 되었다고 한다.53) 반면, 일본의 학계에서는 국제적 소진론을 찬성하는 편이 우세한 것으로 보인다. 다만 일 본의 특허권자가 병행수입제품의 유통지역에서 대응하는 특허권을 가지고 있는지 여부에 관계없 이 소진을 인정하여야 한다는 입장에서부터 동경고등법원의 판결과 같이 대응특허권이 유통지역 에 존재하는 경우에만 소진을 인정하는 입장으로 나누어 진다.54)
BBS 판결이 그동안 병행수입에 대한 법적 불안정성을 한꺼번에 불식시키기 위하여 여러 가지 방론까지 제시하였는데 이는 아직 실무계나 학계에서 충분히 논의가 되지 않은 사항도 포함하고
50) 角 修二, “最高裁がBBS事件で是認したインプライドライセンス理論”, パテント Vol. 51 No. 3 (1998), 16-17면 참조.
51) 上揭論文, 17면 참조.
52) 日本知的財産協會ライセンス委員會第1小委員會, “並行輸入とライセンス”, 知財管理 Vol.
48 No. 4 (1998), 501면 참조. 소진설은 對世的 권리에 관한 것이기 때문에 경직적인 반 면 묵시적 허락설은 비교적 융통성이 있는 이론으로 본다.
53) 日本知的財産協會特許委員會第2小委員會, “並行輸入訴訟最高裁判決(平成9年7月1日判決言渡)につい て”, 知財管理 Vol. 47 No. 9 (1997), 1314면; 小野昌延, “BBS特許並行輸入事件判決”, AIPPI Vol. 42 No. 8 (1997), 603면 참조.
54) 田村善之, “竝行輸入と特許權－BBS事件最高裁判決の意義とその檢討－”, NBL No. 627 (1997.10.15.), 29면 참조.
있어서 너무 성급했다는 평가이다. 특히 이러한 방론부분 가운데 권리유보의 가능성이나 그 표시 방법에 관한 것은 일본대법원의 의도와는 반대로 오히려 여러 가지 해결되지 않은 문제를 남기 게 되었다. 예컨대, 특허제품의 전득자에 대해 권리를 유보하기 위해서는 그 의사를 특허제품에 표시하여 둘 필요가 있다고 하고 있지만, 판지가 참조했다고 생각되는 영국판례(Betts v. Willmott) 의 경우는 보다 엄격하게 양수인이 「명확하고 명시적인 합의(clear and explicit agreement)」를 하 여야 한다는 요건을 부과하고 있다.55)
판지로부터 파생하는 해석문제도 많다.56) 예컨대, 권리유보를 표시하는 언어에 대해서 판지는 언급이 없다. 澁谷 敎授는 일본에서 권리행사를 유보하고자 하였으므로 일본어로 표시되어야 한 다고 주장한다. 만약 영어로 표시된다거나 또는 문자가 아니라 기호로 표시된 경우에는 소극적으 로 해석하여야 한다는 것이다.57) 이에 대해 田村 敎授는 일본에 특허제품을 수출하고자 하는 자 가 반드시 일본어에 정통하고 있는 것은 아니며, 배포지의 언어나 국제적으로 통용되고 있는 언 어가 양수인에게는 명확한 표시라고 하면서 어떠한 언어가 여기에 속하는 가는 상식의 문제라고 한다.58)
만일 이러한 표시가 유통과정에서 제거된 경우에는 어떻게 할 것인가도 문제이다. 澁谷 敎授 는 그 이전의 관계자에게는 권리유보의 효력이 미치지만 그 이후의 전득자에 대해서는 악의의 전득자를 제외하고는 효력이 미치지 않는다고 한다.59) 이에 대해 田村 敎授는 특허권자의 입장에 서는 표시가 제거되는 경우에 대처할 유효한 대책을 강구하는 것이 물리적으로나 법적으로 곤란 하다는 점을 감안하면 특허권 행사를 허락하여야 한다고 한다.60)
표시의 인식도 문제이다. 권리유보가 효력을 갖기 위해서는 특허제품의 매매계약의 체결당시 나 소유권을 이전할 때에 양수인 자신이 표시를 인식하고 있을 필요가 있다. 수입할 때에 이르러 처음으로 표시의 존재를 알았다고 하는 것으로는 충분하지 않을 것이다. 계약체결시의 선의에 대 해서는 과실의 유무를 따져야 하는 것은 아니다. 양수인의 구입의사의 형성에 영향을 미치는 사 실은 중요하지 않기 때문이다.61)
판결이 나타내고 있는 해석에는 폐해도 수반될 것이다. 즉, 상품의 극히 일부에 경제적 가치 가 별로 없는 특허권이 성립하여 있는 것에 불과한 경우에 억지로 권리유보의 표시를 부착하는 것에 의해 병행수입을 저지할 수 있게 된다. 이러한 행위는 일본시장만을 대상으로 한다거나, 국 제시장의 분할을 목적으로 행하여질 수도 있다. 또한 권리유보의 표시는 특허권자 자신의 이익보 호를 위한 것보다도 수입총대리점의 이익보호를 위한 것인 경우도 있을 것이다. 수입총대리점 측
55) 澁谷達紀, “BBSアルミホイ－ル事件最高裁判決”, ジュリスト No. 1119 (1997. 9. 15.), 100면 참조.
56) 공정거래법이나 물권법정주의 등의 관점에서 본 문제점에 관해서는 이상정, “BBS 사건의 일본 최고재판소 판결에 대한 약간의 의문”, 창작과 권리 제12호 (1998), 8-11면 참조.
57) 澁谷達紀, 前揭論文, 100면 참조.
58) 田村善之, 前揭論文, 38면 참조.
59) 澁谷達紀, 前揭論文, 100-101면 참조.
60) 田村善之, 前揭論文, 38면 참조.
61) 澁谷達紀, 前揭論文, 100-101면 참조.
이 이니셔티브를 가지고 한다면 이는 독점금지법상의 불공정 거래방법에 해당하는 행위가 될 수 도 있다.62) 따라서 일본대법원의 결론부분은 타당하지만, 이상과 같은 점을 고려할 때 판지가 채 택하고 있는 묵시적 동의론으로부터 도출되는 권리유보 표시에 관한 해석을 지지하는 데는 난점 이 있다.
日本大法院이 特許權의 國際的 消盡에 관하여 새로운 이론을 제시한 것은 판결의 본질적인 부분과 관계가 없었던 것이지만, 국제적 소진문제를 둘러싼 법률논쟁을 해결하기 위한 의도로 보 인다. 그러나 일본대법원의 의도와는 정반대로 “合意”나 “表示”의 해석을 둘러싸고 오히려 더 복 잡한 법률문제를 제기한 결과를 초래하게 되었다. 일본대법원의 판결은 특허권의 국제적 소진문 제에 대한 논쟁을 오히려 더욱 유발할 것으로 보인다.