⑴ 美國 特許法
미국 특허법 제154조 (a)(1)항에 따르면 특허권자는 미국내에서 당해 발명을 제조ㆍ사용ㆍ판매 를 위한 제공ㆍ판매하는 것을 금지할 수 있을 뿐만 아니라 미국으로의 수입도 금지할 수 있다.16) 또한 미국 특허법 제271조 (a)항은 특허권의 존속기간중에 미국내에서 특허된 발명을 허가없이 제조ㆍ사용ㆍ판매를 위한 제공ㆍ판매한 자나 특허제품을 미국으로 수입한 자는 특허권을 침해한 것으로 규정하고 있다.17) 이 조항들에 따르면 특허제품의 병행수입이 금지되는 것처럼 보이지만 이는 권리소진의 원칙에 의하여 제한을 받는다.18)
⑵ 美國의 判例
미국은 특허제품의 竝行輸入을 금지하는 것으로 알려지고 있으나 政府․民間․司法機關 모두 가 일치하여 竝行輸入을 반대하고 있는 것은 아니다. 확실히 미국 정부의 견해는 竝行輸入에 반 대하지만 그것은 정치적인 문제이며 竝行輸入을 금지함으로써 이익을 얻는 기업이나 단체의 로
15) 中山信弘, “特許製品の竝行輸入問題における基本的視座”, ジュリスト No. 1094 (1996.7.15), 67-68면. 최근 일본에서는 우리 나라를 비롯하여 싱가포르, 말레지아, 태국, 오스트레일리 아 등에 대한 지적재산권제도 연구가 활발히 진행되고 있다(中島 敏 外10人, 「アジア諸 國における 知的財産權保護」, 知的財産硏究所, 1995 참조).
16) 35 U.S.C.A. § 154(a)(1) (West Supp. 1997). 특허권자의 수입금지 권한은 1994년도 특허법 개정시 삽입되어 1996년 1월 1일부터 발효되고 있다.
17) 35 U.S.C.A. § 271(a) (West Supp. 1997).
18) Darren E. Donnelly, Comment, "Parallel Trade and International Harmonization of the Exhaustion of Rights Doctrine", 13 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 445, 450 (1997).
비활동의 결과라고 볼 수도 있다.19)
특허제품의 竝行輸入에 대한 미국의 判例는 아직 명확하다고 할 수 없으며 이에 관한 유일한 大法院 判例는 보쉬사건(Boesch v. Graff)20)이다. 이 사건에서는 미국과 독일에서 램프버너에 관한 특허권이 성립되어 있었으나, 그 중에 독일에서의 특허권에 대해서는 이미 다른 사람에게 先使用 權이 인정되어 있었다. 피고는 이 선사용권자가 제조ㆍ판매한 상품을 독일에서 구입하여 미국으 로 수입하였는데 이에 대해 원고가 특허권의 침해를 이유로 제소한 사건이다. 미국 대법원은 독 일에서의 특허권의 소진에 의해 미국의 특허권이 소진한다고 하게 된다면 외국에서 발생한 사실 이 미국 특허권의 유효기간을 제한하는 기능을 하게 되며, 미국에서 수입품의 판매가 외국법에 의해 좌우된다고 해석하는 결과가 되어 타당하지 않다고 판시하였다. 그러나 이 사건은 외국에서 의 先使用權이 특허권자의 의사에 의해서 부여된 것이 아니었기 때문에 다른 일반적인 병행수입 사건과는 성격이 다른 것이다. 여기서 주의하여야 할 점은 미국에서는 자세한 法律論이 아직 없 으며 외국의 상황을 판단할 때에는 단지 정부의 견해만을 보아서는 안된다는 점과, 국가에 따라 법률의 기본적인 구성이 다르기 때문에 이론뿐만 아니라 구체적 결과에 관해서도 세심한 주의를 기울여야 한다는 점이다.21)
미국의 주요한 판례를 유형별로 검토하면 첫째, 국내외 특허권이 동일인에게 귀속하고 국내특 허권자가 수출국에서 스스로 제조ㆍ판매한 사건에서는 병행수입을 허용한 판례가 2건(Holiday v.
Mattheson, Sanofi v. Med-Tech)이 있으며 부정한 판례가 1건(Griffin v. Keystone Mushroom)이 있 다.22) Holiday v. Mattheson 사건23)은 보쉬판결보다 5년 이전에 내려진 판결로서 법원은 해외에서 재수입금지 조건이 없이 판매된 경우에 미국의 특허권은 소진한다고 판결하였다.24) Sanofi v.
Med. Tech 사건25)에서는 미국 특허권자인 Sanofi사가 프랑스에서 자회사를 통하여 동물용 의약품 을 브로커에게 판매하였는데, 이것이 몇 단계를 거쳐 미국의 판매업자 Med. Tech사에 매도되어 미국에 수입되었다. 법원은 Sanofi사의 금지청구권을 인정하지 않았는데 그 근거는 ① 특허권자
19) 中山信弘, 前揭論文, 67-68면.
20) Boesch v. Graff, 133 U.S. 697 (1890).
21) 中山信弘, 前揭論文, 68면.
22) 澁谷達紀, “特許品の並行輸入”, 「知的財産と並行輸入(日本工業所有權法學會年報 第19号)
」, 1995, 92면 참조.
23) Holiday v. Mattheson, 24 F. 185 (S.D.N.Y. 1885).
24) 이 사건에서는 원고(Holiday)가 동일제품에 대해 미국과 영국에서 특허권를 가지고 있었는 데 피고(Mattheson)가 이 제품을 영국에서 구입하여 미국으로 수입하자 이에 대해 원고가 그 금지를 청구하였다. 법원은 원고의 특허권이 소진하였기 때문에 원고의 금지청구권을 인정하지 않았다. 법원은 병행수입을 허용하는 근거로 이른바 소유권행사론에 근거하였 다. 이는 물품의 소유자가 그 물품에 어떠한 제한을 가하지 아니하고 판매한 때 그 매수 인은 매도인이 가지고 있는 모든 권리, 즉 물품을 사용ㆍ수익하는 권리나 타인에게 그 權 原을 이전하는 권리를 포함하여 물품에 대한 무제한의 소유권(unrestricted ownership)을 취 득하게 된다는 것이다. 이 이론은 영국의 Tilghman's 사건에서 Cotton 판사가 보완의견으 로 제시한 것이었는데 미국의 판례들이 계승하고 있다.
25) Sanofi, S.A. v. Med. Tech Veterinarian Products, Inc., 565 F. Supp. 931 (D.N.J. 1983).
자신이 이 의약품을 판매하였기 때문에 독점으로 인한 충분한 보상을 받았으며, ② 판매당시에 서면으로 판매제한조건을 부과하지 않은 점을 들고 있다.26) 반면 Griffin v. Keystone Mushroom Farm 사건27)에서는 Griffin이 미국과 이탈리아에서 推肥제조기의 특허를 가지고 있었는데 이탈리 아에서는 Carminati에게 전용실시권을 설정하였다. Keystone사는 이탈리아의 전용실시권자가 제조 한 제품을 구입하여 미국으로 수입하였다. Griffin은 Keystone사를 특허권 침해로 제소하였으며 법 원은 이를 인정하였다.28)
둘째, 국내외 특허권이 동일인에게 귀속하고 외국에서 특허제품을 판매한 자가 외국특허의 라 이센시인 경우에는 병행수입을 허용한 판례가 2건(Curtiss Aeroplanes v. United Aircraft, Hatori Seiko v. Refac)이 존재한다.29) Curtiss Aeroplanes v. United Aircraft 사건30)에서는 법원은 소유권행 사론에 근거함과 동시에 특허권자와 라이센시간의 포괄적 권리이전에 관한 특약에 주목하여 원 고의 특허권 침해주장을 배척하였다.31) Hattori Seiko v. Refac 판결32)에서는 특허권자(Rafac)가 라 이센시(Hattori)에게 통상실시권을 설정하여 주었는데 라이센시가 외국으로 수출한 제품이 제3자 에 의해 미국으로 수입되었다. 법원은 특허권의 국제적 소진론에 근거하여 특허권자의 침해주장 을 배척하였다.33)
26) 여기서 왜 서면으로 판매제한조건을 부과하여야 하는지에 대해서는 설명이 없으나 제품 의 유통질서를 보호하기 위한 것으로 보인다. 또한 이 사건에서 Sanofi사는 American Home Products Corporation(AHPC)에게 미국에서의 전용실시권을 설정하고 있었는데 AHPC 의 금지청구는 인용되었다. 그 근거로 법원은 특허권이 소진하기 위해서는 판매자가 미국 에서 판매할 권한이 있어야 하는데 Sanofi사는 이미 전용실시권을 설정하였기 때문에 미 국에서 판매할 권한이 없으며 따라서 Med. Tech사도 미국에서 판매할 권한이 없다고 하 였다(Warwick A. Rothnie, op. cit., pp. 180-181).
27) Griffin v. Keystone Mushroom Farm, Inc., 453 F. Supp 1283 (E.D.Pa. 1978).
28) 법원은 그 논거로 세 가지를 제시하고 있는데 첫째, Boesch v. Graff 판결의 선례구속성을 지적하였으나 이는 사안의 상이성을 주목하지 않은 것으로 생각된다. 둘째, 미국과 이탈 리아에서 이 기계를 무단으로 판매ㆍ사용하는 행위는 잠재적으로 Griffin에 대한 두 가지 의 별개의 불법행위를 구성하기 때문에 이탈리아에서 Keystone사의 행위가 불법행위가 되 지 않는다고 해서 미국에서의 불법행위를 해소하는 것은 아니라는 점이다. 셋째, 이중회 복론(double recovery)을 부정하면서 이중회복론의 주장이 미국 특허법의 근저인 권리침해 론을 오해하고 있다는 것이다.
29) 澁谷達紀, 前揭論文, 94-96면 참조.
30) Curtiss Aeroplanes & Motors Corp. v. United Aircraft Engineering Corp., 226 F. 71 (2d Cir.
1920).
31) 원고(Curtiss사)는 항공기에 대해 미국과 캐나다의 특허권을 가지고 있었는데 그 중 캐나 다의 특허권에 근거하여 라이센스를 부여하였다. 이 라이센시가 제조한 항공기를 피고 (United Aircraft사)가 구입하여 미국으로 수입하자 원고가 미국의 특허권을 침해하였다고 주장한 것이다. 법원은 원고의 권리침해 주장을 배격하면서 소유권행사론을 원용하였다.
또한 이 사건에서는 원고와 라이센시간에 항공기의 처분에 관해서 라이센시가 광범위한 권원을 가진다는 “특약”이 있었다는 사실에 주목하였다.
32) Kabushiki Kaish Hattori Seiko v. Refac Technology Development Corp., 690 F. Supp. 1339 (S.D.N.Y. 1988).
셋째, 국내외 특허권이 다른 사람에게 존재하는 경우에는 병행수입을 일반적으로 금지하고 있 다. 처음부터 다른 사람에게 특허권이 존재하는 경우뿐만 아니라 나중에 일부 특허권이 양도되어 다른 사람에게 소속하게 되는 경우에도 특허권에 근거하여 병행수입을 금지시키고 있다.34)
2. EU