해외 주요국의 지식재산 법제도 및 정책동향 조사･분석

해외 주요국의 지식재산 법제도 및 정책동향 조사･분석

The Survey and Analysis of IP Legal Systems and Policies in the Major Foreign Countries

- 특허･상표 부문 조사･분석 -

2014. 12

특허청장 귀하

본 보고서를 인프라사업의 기초연구활성화 연구과제 중, “해외 주요국의 지식재산 법제도 및 정책동향 조사 분석” 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2014년 12월 31일

○ 주관연구기관명 : 한국지식재산연구원

○ 연 구 기 간 : 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일

○ 참여연구원

･ 총 괄 책 임 자 : 김 혁 준 (한국지식재산연구원 부연구위원)

･ 세부과제 책임자 : 최 재 식 (한국지식재산연구원 부연구위원)

･ 참 여 연 구 원 : 임 효 정 (한국지식재산연구원 부연구위원) 김 경 준 (한국지식재산연구원 전임연구원) 이 규 석 (한국지식재산연구원 위촉연구원) 염 은 숙 (한국지식재산연구원 과장) 한 선 아 (한국지식재산연구원 주임)

･ 자 문 위 원 : 임 윤 혜 변호사

□ (개요) 특허･상표 침해시 우리나라의 민･형사적 구제방안 및 이와 관련된 해외 주요국의 입법례와 비교법적 검토

○ 특허의 경우, 우리나라는 특허침해금지청구 및 신용회복 조치 등 민사적 구제방안과 침해죄를 규정(그 이외 민사적 구제방안은‘14년도 연구범위에 해당)

○ 상표의 경우, 우리나라는 침해금지청구와 손해배상청구 신용회복청구 등 민사적 구제방안과 침해죄를 규정

□ (연구의 내용)

○ 국가별 특허 침해시 구제

- 우리나라는 1961년 특허법 제정시 특허권 침해에 대한 처벌이 명시적으로 규정된 이후 형량과 벌금이 상향 조정되는 등 형사적 구제가 강화되고 있음

- 일본 역시 우리나라와 유사한 구제방안을 마련해놓고 있으나, 특히 형사처벌 관련 침해로 보는 행위에 대한 처벌을 명시적으로 규정하고 있다는 차이가 있음 - 미국의 경우 특허 침해시 징벌적 손해배상제도를 운영하여 민사적으로 처리하고,

형사 처벌 규정이 없음

○ 국가별 상표 침해시 구제

- 우리나라는 상표법상 특허침해금지청구 및 신용회복 조치 등 규정과 상표권 침해죄 및 관련 사법절차에 있어서 위증죄, 허위표시죄, 비밀누설 등의 죄를 규정하고 있으나, 침해죄 관련하여 특허권 침해의 경우와 달리 친고죄 조항을 두지 않음

- 일본은 상표권에 대한 간접침해 행위에 대한 침해죄를 명시적으로 규정 - 미국의 경우, 상표위조에 한하여 형사처벌

○ 정책적 시사점

- (형사적 구제) 확장해석을 금하는 죄형법정주의 원칙을 고려할 때에, 침해로 보는 행위에 대하여 명확히 법문에 규정한 일본이 경우와 다리, 우리나라의 경우 명시적 규정 없이 특허법이나 상표법상 침해로 보는 행위를 형벌로 처단하여서는 곤란할 것

- (민사적 구제) 우리나라의 경우 특허나 상표의 침해가 성립되는 것으로 인정되면 침해행위 금지 또는 신용회복 조치 청구 역시 당연히 인용될 수 있는 것으로 보는 경우가 많아 일본과 차이가 있음. 우리나라 헌법재판소의 태도(‘사죄광고를 명하는 것은 양심의 자유를 침해하는 동시에 인격권을 침해한다는 이유로 허용 되지 아니한다고 하였으므로, 원고가 사죄광고를 명하는 내용의 청구취지를 제출한 경우에는 청구취지에서 사죄를 명하는 부분을 삭제하도록 하거나, 사죄의 의미가 없도록 청구취지의 보정을 명하여야 할 것’이라고 판시)를 고려해볼 때에 기업 등 경제활동 주체를 지나치게 위축시킬 수 있는 신용회복 조치를 명하는 데에 신중을 기해야 함

□ (Overview) Comparative analysis of remedy system of USA, Korea and Japan, when patent or trade mark is infringed

○ In the case of Korean patent infringement claims, credit recovery actions are available (other civil remedies were studied in the '14 report)

○ In the case of Korean trademark infringement claim, civil and criminal remedies are available

□ (Legislative Trends and Comparison of Existing Laws)

○ (KOREA) Patent Law enacted in 1961 for patent infringement when penalties are explicitly stipulated increasingly so criminal remedies have been strengthened

○ (JAPAN) They provide a remedy similar to that of Korea. Especially, criminal penalties for infringement is stipulated in clear statement

○ (USA) There is no criminal punishment for patent infringement or trade mark infringement. As you see in the statement of "Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent", the definition of the patent infringement is stated comprehensively.

인프라 기초연구과제 최종보고서

해외 주요국의 지식재산 법제도 및 정책동향 조사･분석

- 특허･상표 부문 조사･분석 -

Ⅰ ^{서론 1}

Ⅱ ^{특허법 11}

제1절 개 설 ···13

제2절 각국의 관련 법령 ···15

1. 한국 ···15

2. 일본 ···51

3. 미국 ···71

제3절 각국의 관련 입법 연혁 ···91

1. 한국 ···91

2. 일본 ···94

3. 미국 ···97

제4절 국가간 법령 비교 ···98

1. 국가간 현행 법령 원문 비교 ···98

2. 번역문 ···109

Ⅲ ^{상표법 119}

제1절 개 설 ···121

제2절 각국의 관련 법령 ···126

1. 한국 ···126

2. 일본 ···141

3. 미국 ···148

제3절 각국의 관련 입법 연혁 ···172

1. 한국 ···172

2. 일본 ···174

3. 미국 ···177

제4절 국가간 법령 비교 ···191

1. 국가간 현행 법령 원문 비교 ···191

2. 번역문 ···194

Ⅳ ^{결론 199}

1. 상표 침해행위에 대한 구제 관련 법제도 ···201

2. 특허 침해행위에 대한 구제 관련 법제도 ···207

제2절 침해로부터의 구제 관련 정책적 시사점 ···209

참고문헌 ···210

Ⅰ

서론

본 연구는 대표적 산업재산권법인 특허･상표법에 대한 해외 주요국의 법제도 조사 분석에 대한 기존 연구¹⁾의 속행이다. 연혁연구를 토대로 하되 법제도의 발전과정을 파악하고, 법제도 전체의 운영현황을 조감하는 연구가 필요하였기에 해외 주요국 법제도와 단순 비교하는 것 이외에 시계열적인 분석을 수행하였다. 그러나, 단순히 법령을 비교 법적으로 검토하는 것 이외에 해외 주요국의 법령･판례･정책 3가지 요소를 동일하거나 유사한 주제 중심으로 연계하여 분석함으로써 각국의 법제도에 대하여 종합적 파악이 가능하도록 할 필요성이 커졌다. 요컨대 특정 쟁점에 대하여 해외 주요국 중 미국과 일본 (한･미･일 3국)의 법령･판례･정책(3요소)를 입체적으로 비교분석(3×3 매트리스 분석)한 내용을 토대로 장차 해외 주요국의 법제도 조사분석 정보서비스의 모범 사례(Best Practice)를 제시하는 연구기획의 일환이라는 성격을 띄고 있다.

이를 위해 단순히 지식재산권²⁾법 내에서만 해결되는 쟁점 이외에 각국의 민･형사 제도와 연결되어 살펴보아야 하는 주제를 선정하여 연구함으로써 연구기획이라는 소기의 목적을 달성하는 토대로 삼았다. 즉, 특허･상표 침해의 성립과 형사적 구제방안에 관련된 해외 주요국의 입법 및 정책 동향을 파악하여 우리나라 법제도 개선에 활용할 수 있도록 정책적 시사점을 도출하고 하반기 연구에서는 이를 토대로 해외 주요국 법제도 조사분석 정보서비스의 수요조사와 더불어 모범 사례를 제시한다.

본 연구의 주요 연구내용인 특허･상표법상 침해의 성립 및 침해 관련 형사적 구제방안, 즉 침해죄 관련하여 개략적으로 살펴보면, 상표법상 침해죄는 상표권 및 전용사용권의 침해행위를 한 자를 처벌하는 것으로 우리나라의 경우 특허법과 달리 비친고죄이며 후 등록 상표권에 대하여 선등록 상표권자가 무효심판을 청구한 경우에 있어서 그 무효심결 확정 전이라도 후등록 상표권자에 의한 상표의 사용에 대해 상표권 침해죄 인정하고 있다.

반면 일본의 경우, 상표법 영역에서 권리남용을 들어 상표권의 행사를 부정하는 것은 부정한 목적으로 불사용 상표를 양수하여 상표권을 행사한 경우 등에 그치고, 등록상표가 식별력 흠결을 이유로 등록무효로 될 가능성이 있다는 이유만으로 그 상표권의 행사를 권리남용이라고 한 사례는 찾기 어렵다.

1) 한국지식재산연구원은 2011년 이후 해외 주요국의 법제도 조사분석 연구를 수행해오고 있다.

2) 특히 최근 지식재산권법은 세계적으로 통일화 내지는 조화되어가는 추세에 있다.

한편, 특허법상 침해죄는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자를 처벌하는 친고죄로, 우리나라의 경우 직접침해 이외 간접침해 행위(침해 행위로 보는 행위-특허법 제127조)는 범죄를 구성하지 아니한다. 우리나라는 “침해로 보는 행위”(강학상의 간접침해행위)에 대하여 특허권 침해의 민사책임을 부과하는 외에 같은 법 제158조 제1항 제1호에 의한 형사처벌까지 가능한가가 문제가 되나, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙상 부정 하는 것이 타당할 것이다. 즉, 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때, 특허권 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건 으로서까지 규정한 취지는 아니³⁾’라고 볼 것이다. 한편, 일본의 경우 직접침해죄는 물론 이와는 별도로 간주 침해행위의 형을 규정하였다는 점에서 침해에 대한 보다 강력한 보호를 취하고 있다. 반면, 미국의 경우 징벌적 손해배상제도가 있고 형사적 처벌은 없다.

지식재산권이 재산권으로서의 권리를 완전히 행사하기 위해서는, 점유할 수 없는 “지 식” 또는 “무체재산”이라는 특수성으로 인하여 소송을 통해 지식재산권의 권리가 실효성 있게 보호되어야 한다. 1980년대 제조업 경쟁력 약화에 대응하여, 미국정부는 지식재산권의 강화를 통해 산업경쟁력을 유지하려는 목적으로 특허권자에게 유리한 환경을 조성하였다.

특히 1982년 특허전담 법원인 연방항소법원 CAFC를 설립하여 특허권자의 권익을 강하게 보호하는 판결을 내리기 시작하였다. 또한 계속출원제도, 의도적 침해에 대한 3배수 배상, 물품의 일부에 특허권이 해당할 경우의 손해액기준, 자기에게 유리한 법원의 선택, 침해금지청구권의 허여기준 등이 특허권자에게 유리하게 작용하였다. 그런데, 이는 일견 자본에 유리한 특허소송구조라고 볼 수 있다. 미국의 특허소송은 매우 복잡하고 위험하고 비싼 것으로 알려져 있다. 1천만 불에서 2천 5백만 불이 걸린 소송이라면 소송비용이 2백만에서 3백만 불 정도 되고, 그 이상이면 5백 5십만 불 이상으로 추정되고 있다.

판사와 배심원은 예측 불가능하고, 일관성이 없으며, 모든 특허판결의 50%가 상고심에서 뒤바뀐다고 한다.⁴⁾ 이러한 환경 하에서 특허권이 재산권으로서의 기능을 다하기 위해서는

3) 대법원 1999.2.23. 선고 92도3350 판결

4) Jeremiah Chan, “FOOTSTEPS OF THE PATENT TROLL”, Intellectual Property Law Bulletin, 10, 2005, Fall, p.4.

특허권자가 특허소송을 할 수 있는 충분한 자본을 가지고 있다는 것이 전제가 된다.

대기업의 경우 자사의 특허권 침해에 대해서 법원에서 소송을 제기할 충분한 자본을 갖 춘 반면, 개인발명가나 중소기업의 경우에는 특허권을 가지고 있더라도 특허소송 비용 이 없으면 특허권을 활용하는데 일정한 한계를 가지게 되는 것이다.

비실시기관에게 유리한 미국의 특허소송구조가 특허괴물 현상을 심화시킨다는 지적이 제기되고 있는데, 그 요인을 분석하면 다음과 같다. 첫째, 발명을 실시하는 기업의 경우 침해금지청구가 받아들여질 경우 공장의 생산라인을 세워야 한다는 커다란 위험에 처하게 된다. 둘째, 특허괴물은 생산을 하지 않기 때문에 역제소에 면역이 되어 있다. 제조업체간 소송의 경우 크로스 라이선싱으로 상호간의 협력으로 종결되는 경우가 많으나, 특허를 실시하지 않는 기업은 크로스 라이선싱의 필요가 없기 때문에 제조업체가 상당히 불리한 입장에 놓이게 되므로 부당하게 특허괴물과 타협한다. 셋째, 소송과정에서 상대방에게 증거자료 제출을 요청하는 절차인 “디스커버리” 절차에서도 생산을 하지 않은 비실시 기관은 관련서류가 적기 때문에 제조업체에 비해 크게 유리한 위치를 점하고 있다. 넷째, 특허소송 결과에 대한 위험부담이 제조업자에게 더 크다. 비실시기관은 변호사로부터 무료 법률 자문을 받을 수 있다. 즉, 계약의 부대조항을 활용하여 승소 후에 이익을 나누어갖는 방법을 취할 수 있다는 점 등을 들 수 있다.

특허권자의 자본력이 특허 침해자의 자본에 미치지 못할 경우, 특허권자는 특허소송을 수행하는데 어려움을 겪게 된다. 이러한 점 때문에 특허권자가 대기업인 경우와 그렇지 않은 경우에 따라 특허권의 행사 여부는 많은 차이가 날 수 있다. 이를 메운 것이 “특허 소송대행시장”이라고 할 수 있다. “특허괴물시장” 또는 “특허소송시장”은, “자본과 특허 소송 능력을 가진 기관”이 자본력을 갖추지 못한 특허권자의 특허권을 매입하고 그 권리를 행사하여 수익을 창출하면서 생기게 된 것이다. 즉, 자본과 특허권의 결합에 의해서 그 동안 형식적으로 존재하던 특허권이 현실적인 힘을 갖게 된 것이라고 할 수 있다. 특히, 비실시기관에 유리한 소송구조와 특허권이 재산권으로서의 기능을 갖춘 조건과 환경하 에서, 자본과 소송능력을 갖춘 기관과 특허권의 결합이 새로운 가치창출 비즈니스 모델로 등장하게 되었으며, 이를 불편하게 여기는 IT 대기업에 의해서 “특허괴물”로 지칭되게 된 것이 “특허괴물 현상”이라고 하겠다. 이러한 판단과는 별개로, 현실적으로 특허괴물이

성공적인 수익모델인가는 논란의 소지가 있다고 하겠다. 특허괴물이 상당히 수익성이 높은 비즈니스 모델이라는 점에 대해서, 오히려 특허로 큰 수익을 올리는 경우는 IBM과 Texas Instrument사이며, Acasia와 같은 대표적인 특허괴물로 불리는 기관은 사실상 수익성이 높지 않다고 한다.

미국 특허법 제154조는, 특허권자가 제3자의 실시를 배척할 수 있는 권리가 있음을 규정하고 있고, 제283조는 “특허사건에 대해 관할권을 가지는 법원은 형평의 원리에 따라 특허에 의하여 보호되는 권리의 침해를 방지하기 위하여 법원이 상당하다고 판단하는 내용으로 침해금지명령을 내릴 수 있다”라고 규정하여 침해금지명령의 발령에 있어 형평의 원리를 고려할 것을 규정하고 있다.⁵⁾ 또한, 법원에서 전통적으로 금지명령을 발하기 위한 구체적인 “형평의 원리”의 판단기준을 ⅰ) 회복할 수 없는 손해, ⅱ) 금전적 보상과 같은 법률상 구제 수단의 피해구제수단으로서의 부적합성, ⅲ) 고통의 형평, ⅳ) 공공의 이익 4가지를 제시하여 적용해 왔다

특허권은 물권 등 다른 재산권뿐만 아니라, 상표권과 저작권과 같은 지식재산권 가운 데서도 매우 강한 독점권을 가진 권리이다. 특허권은 그 내용의 복잡함으로 인하여 한번 검색해서 그 존재를 알아내기가 용이하지 않으며, 특허사용자는 그 존재를 모르고 활용 하는 경우가 많다. 미국상표법의 경우 상표사용자의 실질적 사용을 요구하고 있으며, 저작권의 경우 독립해서 저작한 경우 침해로 인정하지 않고 있다. 이러한 관점에서 특허권은 지적재산권 중에서도 가장 강한 배타적 권리를 권리자에게 부여하고 있다고 할 수 있다. 그러나 상표법의 경우 특허괴물과 같은 비즈니스 모델을 적용하려는 시도가 있지만, 특허법과는 달리 “실제적 사용”이라는 요건으로 인하여 일정한 한계를 가진다고 하겠다.

미국이 상표 침해에 대해서는 민사적 구제 조치와 함께 형사적 구제 조치를 적용하는 반면, 특허 침해에 대해서는 민사적 구제 조치만을 적용하는 이유를, 먼저 연방 상표위 조법의 제정 및 개정 시 개진되어 왔던 공중 보건과 안전의 이유에서 찾을 수 있을 것이다.

상표 위조 행위는 상표권자 혹은 상표 사용권자에게 발생하는 경제적 피해 이외에,

5) 김기영, Patent Troll에 대한 법적･제도적 대응방안 연구, 서울대학교, 2008, 126쪽.

헬리콥터 부품, 자동차 부품, 의료기, 의약품 등과 관련하여 소비자의 보건 및 안전에의 심각한 영향을 이유로⁶⁾ 형사처벌의 대상이 되었다. 그리고 2008년에는 위조 상품으로 인한 심각한 신체적 상해와 사망 관련 조항이 추가되었고, 2012년에는 위조 의약품에 대한 처벌 규정이 구체적으로 상표위조법에 명시되기에 이른 것이다.

이에 반해, 특허 침해 행위는 특허권자나 적법한 실시권자에게 경제적 피해는 미치지만 소비자의 공중 보건 및 안전에는 악영향을 미치지 않는다. 이는 특허의 등록 요건 중 일 부를 통해서도 확인할 수 있을 것이다. 즉, 특허 출원된 발명은 산업상 이용 가능성 (utility),⁷⁾ 신규성(novelty)⁸⁾ 및 ⅲ) 진보성(non-obviousness)⁹⁾ 요건을 만족해야 하며, 이러한 요건을 만족한 발명은 당업자들이 실시할 수 있도록 충분하고 명확하고 간결하며 정확한 용어로 명세서에 기재되어야 한다.¹⁰⁾ 따라서, 특허권자의 허락 없이 특허된 발명을 실시하더라도, 적어도 침해된 발명에 대하여 유용한 물건을 생산할 수 있게 될 것이다. 이는 특허 침해 물품을 사용하는 소비자의 보건 및 안전에 피해를 일으킬 가능 성이 없거나 적어도 낮다고 해석해도 무리는 없을 것으로 보인다. 그렇기 때문에, 특허 침해에 대해 형사적 구제 조치를 적용해야 하는 당위성이 상표 위조 행위에 비해 상대 적으로 약한 것으로 사료된다.

이렇듯 미국과 일본 그리고 우리나라의 경우 각국의 상황에 맞도록 특허법과 상표법상 침해의 성립 및 침해로부터의 민･형사적 구제방안은 차이를 보인다. 이러한 차이를 살펴보고 정책적 시사점을 도출하여 대국민 서비스로 제공하는 것은 의의가 있다. 본 연구는 2012년부터 시작하여 올해 2014년까지 수행해오고 있는 계속과제의 일환으로 수행되고 있으며, 그동안 수행한 연구의 주제는 아래와 같다.

6) S. Rep. No. 98-526 at 4 (citing Rakoff & Wolff, Commercial Counterfeiting and the Proposed Trademark Counterfeiting Act, 20 Am. Crim. L. Rev. 145, 149—54 (1982)).

7) 35 U.S.C. §101.

8) 35 U.S.C. §102.

9) 35 U.S.C. §103.

10) 35 U.S.C. §112(a) (“full, clear, concise, and exact terms”).

<특허 부문 연구 주제>

분류 연구 주제

발명의 성립성

발명의 대상

산업상 이용가능성이 없는 발명 의료행위의 특허성

신규성 신규성의 요건 †

공지예외간주 †

진보성 진보성의 요건 †

특수한 유형의 발명과 진보성

선출원주의 선발명주의와 선출의주의의 비교

선출원의 판단요건

확대된 선원 확대된 선원과 선출원주와 비교

확대된 선원의 적용범위 † 명세서 기재요건 발명의 설명 기재방법 †

청구범위 기재방법 †

특허를 받을 수 있는 권리

모인출원(冒認出願) 직무발명 † 공동발명 †

출원절차

분할출원 † 명세서 보정 † 거절이유통지 †

청구범위 해석

청구범위해석의 일반원칙 균등론

특수한 청구항

특허침해의 유형 직접침해

간접침해 ‡

특허침해주장에 대한 항변

특허의 무효 항변 실시권 성립의 항변 특허권의 효력제한 ‡ 특허권의 소진 집행불능의 항변

특허침해에 대한 구제수단

권리침해에 대한 금지청구권 ‡ 손해배상청구권 ‡

기타 민사적 구제수단*

침해죄(형사적 구제수단)*

심판

특허거절결정 등에 대한 불복심판 ‡ 특허무효심판 ‡

권리범위확인심판 ‡ 정정심판 ‡ 통상실시권허여심판

†’12년 연구주제, ‡’13년 연구주제, * ’14년 연구주제

<상표 부문 연구 주제>

분류 연구 주제

상표등록요건

상표 동일･유사 판단 상표법상 상품 상표법상 보호대상†

사용의사확인제도†

관용표장†

기술적 표장†

사용에 의한 식별력 취득†

공서양속에 반하는 상표†

타인의 주지･저명 상표와 혼동의 우려†

유명 상표 희석화 우려†

품질오인･수요자 기만†

기능성 있는 상표†

지리적 표시 관련 부등록

상표침해요건

상표적 사용

상표권의 효력범위 및 등록상표 등의 보호범위(§50, 52, 66①(1))‡

상표권의 효력제한(§51)‡

진정상품의 병행수입 침해로 보는 행위(§66)‡

상표침해에 대한 구제수단

침해금지청구권(§65) * 손해배상청구권(§67, 67조의2)‡

신용회복청구권(§69) * 침해죄(§93) *

상표등록취소사유

상표권자의 부정사용(§73①(2))‡

불사용 취소심판(§73①(3))‡

상표권 등의 이전제한 규정 위반(§73①(4)) 단체표장 특유의 취소사유(§73①(5)(6)(10))

+ 지리적 표시 단체표장 특유의 취소사유(§73①(11)(12))‡

대리인 등의 부정등록(§73①(7)) 사용권자의 부정사용(§73①(8)) 상표권 이전 후 부정사용(§73①(9)) 증명표장 특유의 취소사유(§73①(13))‡

사용권 등록의 취소심판(§74)

†’12년 연구주제, ‡’13년 연구주제, * ’14년 연구주제

Ⅱ

특허법

제1절 개설

제2절 각국의 관련 법령 제3절 각국의 관련 입법 연혁 제4절 국가간 법령 비교

제

1

개 설

특허권자는 업으로서 그 발명을 실시할 권리를 독점한다. 따라서 특허권자가 아닌 제3자가 정당한 권한 없이 특허권자의 발명을 업으로서 실시하는 것은 특허권 침해에 해당한다. 특허권 및 전용실시권 등은 발명의 보호 및 이용이 적정하게 이루어질 수 있도록 설정된 제도로서 특허법은 이를 위해서 권리자에게 일정한 권리를 부여하고 있다.

그러나 특허법은 권리자에게 권리를 부여하는 것 외에도 이에 반하는 행위가 발행하는 경우에는 이를 억제하여 배제할 수 있는 제도를 두고 이러한 행위를 ‘침해’로 규정하여 민･형사상 책임을 지움으로써 권리보호를 도모하고 있다.

우리나라 특허법 제225조는 특허권 및 특허의 전용실시권을 직접 침해하는 행위는 처벌하는 친고죄로 인정하고 있으나, 간접침해 행위는 범죄를 구성하지 않는 것으로 판단하고 있다. 실시권 중에서도 채권적 성격을 가지고 있는 통상실시권은 처벌대상에서 제외하고 있으며, 고의범만을 처벌대상으로 하고 과실범은 처벌하지 않는다.

또한 특허법 제231조 규정에 따라 특허침해가 인정되는 경우에는 해당 침해행위를 조성한 물건이나 해당 침해행위로부터 생긴 물건에 대해서 몰수하거나 또는 피해자의 청구에 의해 그 물건을 피해자에게 교부하도록 하고 있으며, 특허법 제230조의 양벌규 정에 따라 행위자뿐만 아니라 법인도 처벌할 수 있도록 규정하고 있다. 특허권 침해가 인정되기 위해서는 ① 유효한 특허권이 존재하고, ② 실시가 특허권의 보호범위에 속하며,

③ 실시가 업으로서 행해지고, ④ 실시자가 실시에 관하여 정당한 권한을 가지고 있지 않을 때에 특허권 침해가 성립된다.

특허법상 침해죄는 우리나라와 일본 특허법에서는 법규정으로 명시되어 있으나, 미국은 특허침해의 유형만을 규정하고 있을 뿐이다. 우리나라의 경우 직접침해에 범죄 구성은 인정하고 있으나 간접침해 행위는 이를 인정하지 아니한다.¹¹⁾ 그러나 일본의 경우 직접

11) 대법원 1993.2.23. 선고 92도3350 판결.

침해는 물론 간접침해 행위의 형을 규정하였다는 점에서 차이가 있다. 반면, 미국의 경우 민사적 구제수단에 해당하는 징벌적 손해배상제도를 규정하고 있으나 형사적 구제수단에 대한 내용은 없다.

본 보고서는 우리나라의 특허권 침해시 이러한 침해로부터의 민･형사적 구제방안에 대하여 정의, 성립요건, 개정연혁 등을 자세하게 살펴보고, 일본과 미국의 특허권 침해에 대한 관련 규정의 비교･분석을 통하여 제도 운영의 문제점을 해결하고 시사점을 도출하 고자 한다.

특허법제97조 (특허발명의 보호범위)

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.

제98조 (타인의 특허발명등과의 관계)

특허권자･전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일전에 출원된 타인의 특허발명･등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자･실용신안권자･디자 인권자 또는 상표권자의 허락을 얻지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.

제126조 (권리침해에 대한 금지청구권등)

① 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

② 특허권자 또는 전용실시권자가 제1항의 규정에 의한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

제127조 (침해로 보는 행위)

다음 각호의 1에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산･양도･대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산･양도･대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

제

2

각국의 관련 법령

1 한국

제128조 (손해액의 추정등)

① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량 에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

② 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.

③ 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.

⑤ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4 항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

제129조 (생산방법의 추정)

물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다. 다만, 그 물건이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건

2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 물건

제130조(과실의 추정)

타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.

제131조(특허권자등의 신용회복)

법원은 고의 또는 과실에 의하여 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무 상의 신용을 실추하게 한 자에 대하여는 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상에 갈음하거나

손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

제132조(서류의 제출)

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 타당사자에 대하여 당해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지 자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니한다.

제225조 (침해죄)

① 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

② 제1항의 죄는 고소가 있어야 논한다.

제226조 (비밀누설죄등)

특허청 직원･특허심판원 직원 또는 그 직에 있었던 자가 그 직무상 지득한 특허출원 중의 발명(국제출원 중의 발명을 포함한다)에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 때에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

제227조 (위증죄)

① 이 법의 규정에 의하여 선서한 증인･감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 허위의 진술･감정 또는 통역을 한 때에는 5년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제1항의 규정에 의한 죄를 범한 자가 그 사건의 심결의 확정전에 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제 할 수 있다.

제228조 (허위표시의 죄)

제224조의 규정에 위반한 자는 3년이하의 징역 또는 2천만원이하의 벌금에 처한다.

제229조 (사위행위의 죄)

사위 기타 부정한 행위로써 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

제230조 (양벌규정)

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제225조 제1항, 제228조 또는 제229조의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에게는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다.

다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제225조 제1항의 경우 : 3억원 이하의 벌금

2. 제228조 또는 제229조의 경우 : 6천만원 이하의 벌금 제231조 (몰수등)

① 제225조 제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.

② 피해자는 제1항의 규정에 의한 물건의 교부를 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해의 액에 한하여 배상을 청구할 수 있다.

2) 해설

(1) 침해죄

가. 침해의 의의

특허법은 등록된 특허에 대하여 독점적 실시권과 배타적 금지권을 부여하고 있다.

따라서 특허권자는 타인의 방해를 받지 않고 스스로 특허발명을 실시하거나 제3자에게 전용실시권 또는 통상실시권을 부여할 수 있으며, 제3자가 특허권자의 허락 없이 특허를 실시한 경우 이를 금지하거나 그로 인한 손해배상을 청구할 수 있다. 그러므로 특허권의 존속 중에 정당한 권원이 없는 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 업으로서 실시하는 것은 특허권의 침해를 구성한다.¹²⁾

나. 특수성

특허권은 무형의 기술적 사상의 집합으로 유체물과 달리 점유가 불가능한 무체물을 그 보호객체로 하는 무체재산권으로 침해가 용이한 반면 침해사실의 발견이 곤란하고, 기술의 고도성･전문성･복잡성 등으로 인하여 그 침해여부의 입증이 어려운 특성을 갖는다.¹³⁾ 따라서 특허법은 특허권의 침해를 직접침해 뿐만 아니라 간접침해까지 확장하여 인정하고 있으며, 손해액의 추정(§128), 과실의 추정(§130), 생산방법의 추정(§129) 등과 같은

12) 윤선희, 특허법 (제5판), 법문사, 2012, 729면.

13) 윤선희, 앞의 책(주17), 729-730면.

특별규정을 마련하여 특허권의 보호를 위한 장치를 마련하고 있다.¹⁴⁾ 다. 고의

특허법은 처벌규정을 정함에 있어 고의를 그 요건으로 하고 있다. 벌칙의 적용에는 형법총칙 규정이 당연히 적용되므로 특허법상 과실범의 규정이 없는 이상 고의범만 처벌된다(형법 제13조). 침해죄가 성립하기 위해서는 행위자에게 고의가 있어야 한다.

특히 불확정적 고의의 하나인 미필적 고의가 인식 있는 과실과 어떻게 구별되느냐에 대해 통설은 용인설을 취하고 있으며, 판례도 “미필적 고의라 함은 범죄사실의 발생 가능성을 불확실한 것으로 표상하면서 이를 용인하고 있는 경우를 말하고, 미필적 고의가 있었다고 하려면 범죄사실의 발생 가능성에 대한 인식이 있음은 물론 나아가 범죄사실이 발생할 위험을 용인하는 내심의 의사가 있어야 한다”고 하여 같은 입장을 취하고 있다.¹⁵⁾ 일반 형법에서 말하는 위와 같은 ‘고의’의 의미가 특허의 침해죄에서만 달라진다고 볼 근거는 전혀 없기 때문에, 침해죄가 성립하기 위해서도 침해사실의 인정에 나아가 침해자가 침해라는 사실을 알고(또는 적어도 이를 용인하고) 실시하였다는 점이 입증되어야 한다.¹⁶⁾

라. 친고죄

특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 형사처벌을 하기 위해서는 피해자인 특허권자 또는 전용실시권자의 고소가 있어야 한다(§225②). 침해죄는 친고죄이다. 이는 사법기관에서 특허발명의 실시행위에 대하여 범죄를 구성하고 있다는 사실을 알기 곤란 하고, 특허권 침해가 주로 개인적인 이익을 침해하는 사법적인 성격이 강해 형사소추를 할 것인지 여부를 권리자인 피해자의 의사에 맡기는 것이 가능하기 때문이다.¹⁷⁾

14) 특허권 침해에 대해 민법규정만으로 충분하지 않아 특허법에서 특별규정을 두어 보호를 강화하는데 목적이 있다.

15) 대법원 2004.5.14. 선고 2004도74 판결 대법원 2004.2.27. 선고 2003도7507 판결 대법원 1987.2.10.

선고 86도2338 판결.

16) 강명수, “특허침해죄와 고의 입증”, 성균관대학교 법학연구, 제55권 제3호 (2014), 164면.

17) 윤선희, 앞의 책(주17), 1166면.

(2) 특허권 침해의 판단

가. 권리침해의 성립요건

특허권의 침해가 성립하기 위해서는 ① 유효한 특허권의 존재를 전제로, ② 그 보호 범위에 속하는 발명을 ③ 업으로서 실시하고 있으며, ④ 그 실시자가 실시에 관하여 정당한 권원을 가지고 있지 않을 때에는 특허권의 침해가 된다.

① 유효한 특허권이 존재할 것

특허권의 침해가 성립하기 위해서는 먼저 특허권이 존재하여야 한다. 특허권은 설정 등록에 의해 발생하기 때문에 일단 설정등록에 의하여 특허권이 발행한 이상 특허요건의 흠결이 있다고 할지라도 특허무효심판에 의한 무효심결이 확정되어 소멸등록이 되기 전까지는 특허권은 유효하게 존재한다.¹⁸⁾ 그러므로 출원중의 실시 또는 존속기간의 만료, 특허료의 불납, 특허권의 포기 등으로 인해 특허권의 소멸된 후의 실시는 특허권의 침해가 아니다. 한편 특허권의 존속 중의 제3자의 실시이면 침해의 성립요건으로 족하고, 특허권의 권리행사 당시 특허권이 존속 중이어야 하는 것은 아니다. 예를 들어, 특허권이 포기되어 소멸하더라도 포기되기 전의 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시하는 경우, 특허권자는 특허권이 포기된 후 침해를 이유로 권리행사를 할 수 있다.

② 특허발명의 보호범위에 속하는 발명일 것

특허권 침해는 ‘청구범위의 발명’을 업으로서 실시할 때 발생한다. 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해짐을 규정하고 있다. 즉 명세서 중의 발명의 설명 또는 도면에만 기재되고 있는 발명의 실시는 원칙적으로 특허권의 침해를 구성하지 않는다.¹⁹⁾ 특허발명의 보호범위 판단은 청구범위에 기재된 것뿐만 아니라 발명의 설명과 도면의 기재 전체를 실질적으로 판단하여야 한다. 따라서 청구범 위에 기재된 문언을 해석함에 있어서는 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 또는 도면, 출원시의 기술상식, 기술수준 등을 참작하여 객관적 합리적으로

18) 윤선희, 앞의 책(주17), 730면.

19) 윤선희, 앞의 책(주17), 730-731면.

해석하여야 한다.²⁰⁾ 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 청구범위에 기재된 문언을 해석한다고 하여, 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 청구범위에 기재된 사항을 제한하 거나 확장하여 해석할 수 없다.²¹⁾

특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(§96), 재심에 의하여 회복한 특허권의 효력의 제한(§181), 납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허권의 효력의 제한(§181의3④) 등의 법률의 제한에 해당된다면 보호범위에 속하지 않는다. 한편, 확인대상발명의 실시가 특허발명의 실시가 아니더라도 간접침해행위(§127)에 해당한다면 보호범위에 속하게 된다.²²⁾

③ 업으로서 실시할 것

업으로서의 의미는 사업으로서 실시를 의미한다. 통상 개인적･가정적 실시, 교육 목적으로의 실시, 실험을 위한 1회성 실시는 업으로서 실시에 해당하지 않는다. 한편, 개인적･가정적 실시가 아닌 이상 그 목적의 영리･비영리를 불문하며 1회의 실시라도 무방하다.²³⁾

실시란 특허법 제2조 제3호 각목의 행위를 말한다.²⁴⁾ 동조에서 규정된 실시행위는 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 양도 또는 대여의 청약 등으로 일련의 행위로서 행하는 것에 의해 실시되는 것을 의미하는 것은 아니다.²⁵⁾ 한편, 특허법이 규정하고 있는 위의 각각의 실시행위는 효력상 독립적이며, 하나의 실시행위가 다른 실시행위에 영향을

20) 대법원 2006.12.22. 선고 2006후2240 판결.

21) 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지므로, 문언의 해석은 청구범위에 기재된 사항을 대상으로 하여 이루어진다. 발명의 설명이나 도면 등은 문언해석의 대상이 아니라 청구범위에 기재된 문언의 해석에 참작되는 자료일 뿐이다.

22) 대법원 2006.10.12. 선고 2006다1831 판결.

23) 특허청, 특허･실용신안 심사지침서(2011), 제7부 제4장 4.12.

24) 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산･사용･양도･대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양 도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용･양도･대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

25) 윤선희, 앞의 책(주17), 731-732면.

미치지 않는다.²⁶⁾ 그러나 특허권자로부터 구입하는 등 적법하게 판매된 특허품을 자신이 사용･재판매하는 것은 특허권 침해에 해당되지 않는다.²⁷⁾ 판례도 “물건의 발명 또는 물건을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허권자 또는 그 특허권자로부터 허락을 받은 실 시권자가 우리나라에서 특허물건 또는 특허방법에 의해 생산한 물건을 양도한 경우에는 당해 물건에 관해서는 특허권이 이미 그 목적을 달성하였으므로 소진된다”고 판시하였다.²⁸⁾ 다만 특허물건을 가공이나 수선하는 경우에는 새로운 생산이라고 볼 수 없으나, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이며 이러한 경우까지 소진이론이 적용될 수 없다.^29)30)31)

④ 정당한 권원이 없을 것

정당한 권원없는 자가 특허발명을 실시하여야 한다. 예를 들어, 실시권이란 정당한 권원을 가진 자의 실시는 특허발명의 보호범위에 속하더라도 특허권의 침해가 아니다.

또한, 특허권자 또는 적법한 제조･판매권을 가진 자로부터 구입한 물품을 제3자가 실시 하는 경우는 침해로 보지 않는다.³²⁾

나. 판단과정

특허권의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해진다. 청구범위는 하나 이상의 특허청구항으로 이루어지는데 이러한 청구범위의 해석방법은 국가마다 다소간의 차이가 있다. 유럽의 경우는 실질적인 발명의 사상을 보호하기 위하여 청구범위의 확장 해석을 인정하는 경향이나,³³⁾ 한국을 포함한 미국 등의 경우는 확장해석을 제한하고 있다.³⁴⁾

26) 대법원 1983.7.26. 선고 83도1411 판결.

27) 윤선희, 앞의 책(주17), 732면.

28) 특허법원 2009.12.18. 선고 2008허13299 판결.

29) 소진이론은 적법하게 만들어진 특허품을 적법하게 판매한 경우, 그 특허물건의 소유자는 특허권자의 독점배 타적인 특허권에도 불구하고, 이를 재판매하거나 다른 방법으로 처분할 수 있다는 이론을 말한다.

30) 대법원 2003.4.11. 선고 2002도3445 판결.

31) 특허법원 2007.7.13. 선고 2006허3496 판결.

32) 박태일, ‘특허소진에 관한 연구’, 한국정보법학회 정보법학 제13권 제3호 (2008), 35면.

33) 유럽특허조약 EPC Article 69 Extent of protection (1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims.

Nevertheless, he description and drawings shall be used to interpret the claims.

청구범위의 확장해석을 제한하는 대표적인 원칙으로 구성요건완비의 원칙(All Elements Rule)을 들 수 있는데 이는 청구범위(독립항)가 복수의 구성요소elements)로 이루어진 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합된 하나의 발명을 형성하게 되므로, 제3자가 독립항의 모든 구성요소를 실시하는 경우에만 특허침해에 해당한다고 판단한다.³⁵⁾ 따라서 독립항의 모든 구성요소 중 일부의 구성요소를 실시하지 않은 경우에는 특허침 해에 해당하지 않는다.

특허권침해여부의 판단이란 특허의 보호범위가 침해여부가 문제되는 발명인 침해발 명에 미치는가의 여부를 판단하는 작업이다. 특허권의 효력의 본질에 관하여는 전용권 으로 규정하고 있는 독일법계와 배타권으로 규정하는 영미법계 사이에 큰 차이점이 존재한다. 그러나 금지권의 범위가 실시권의 범위보다 넓다고 보는 것이 일반적이다

.³⁶⁾³⁷⁾ 미국에서 특허권자의 보호를 위해 정립된 균등론, 간접침해 이론이 우리나라

판례에서도 인정되고 있고, 간접침해에 대해서는 별도의 입법으로 받아들였다(§127).

따라서 1단계로 특허발명의 보호범위 확정과 함께 2단계에서 그 특허발명의 기술적 범위를 침해발명과 비교하여 문언적으로 침해가 되는지를 판단, 마지막 3단계는 문언침해가 되지 않는 경우에 균등한 범위 내에서의 침해가 되는가를 판단하게 된다.³⁸⁾

① 1단계: 특허발명의 보호범위 확정

먼저 청구범위를 문언중심으로 해석하되, 보충적으로 상세한 설명의 참작, 출원경과의 참작, 의식적 제외의 참작 등의 원칙을 가미하여 판단한다. 특허법 제97조는 특허권의 보호범위를 확정하기 위해서는 특허명세서의 여러 기재 내용 중 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해짐을 명확하게 명시하고 있다. 그러나 청구범위는 발명의 필수요소 만으로 간결하게 기재되는 것이 원칙이기 때문에 그 내용이 추상적인 경우가 많다.³⁹⁾

34) 대법원 2000.11.14. 선고 98후2351 판결.

35) 대법원 2001.12.24. 선고 99다31513 판결.

36) 정상조･박성수 공저, 특허법 주해Ⅱ, 박영사, 2010, 1145면.

37) 실시권은 당해 특허발명 자체의 적극적 사용권인데 반하여 금지권은 실질적으로 이와 동일한 것으로 평가되 는 균등범위에까지 침해행위로 금지시킬 수 있기 때문이다.

38) 정상조･박성수 공저, 앞의 책(주42), 1145면.

39) 정상조･박성수 공저, 앞의 책(주42), 1146면.

따라서 청구범위의 기재에 의하여 특허의 기술구성을 알 수 없거나 기술구성을 알 수 있지만 그 범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 설명, 도면의 참작과 함께 출원 당시의 기술수준, 출원의 경과 등 및 특허권의 하자 등을 참작하여 해석된 청구범위가 특허발 명의 보호범위결정의 기준이 된다.⁴⁰⁾ 그러나 이 경우에도 명세서의 다른 기재 내용에 의하여 청구범위를 확장 해석하는 것은 허용되지 않는다.⁴¹⁾ 청구범위에 기재된 문언이 기능적 표현으로 되어 있는 경우에도 제한하거나 확장 해석할 수 없다.⁴²⁾

(a) 발명의 설명

청구범위에는 보호를 받고자 하는 핵심적인 내용이 기재되어 있기 때문에 청구범위에 기재된 사항만을 검토하는 것만으로는 그 의미내용을 파악할 수 없는 경우가 대부분이다.

발명의 설명은 청구범위가 명세서에 기재된 사항 중 보호받고자 하는 사항을 기재한 것 이기 때문에 청구범위에 기재되어 있는 기술적인 사항의 정확한 의미를 이해하기 위해 서는 발명의 설명 또는 도면을 참작하여야 한다.⁴³⁾

특별한 사정이 없는 한 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 청구범위에 기재된 사항을 제한하거나 확장하여 해석할 수 없다.⁴⁴⁾ 여기서 말하는 특별한 사정은 ㉠ 청구범위에 기재된 용어의 의미가 명료하더라도 그 용어로부터 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우, ㉡ 기술적 구성을 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우,⁴⁵⁾

㉢ 문언 그대로 해석하는 것이 명백하게 불합리한 경우⁴⁶⁾ 등을 말한다. 청구범위에 기재된 사항과 발명의 설명 또는 도면의 내용이 서로 모순되는 경우에는 청구범위의 기재 내용이 우선한다.⁴⁷⁾ 그러나 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작

40) 대법원 200..7.11. 선고 2001후2856 판결.

41) 대법원 1998.4.10. 선고 96후1040 판결.

42) 대법원 2009.7.23. 선고 2007후4977 판결.

43) 송영식외 6인, 지적소유권법(상) (제2판), 육법사, 2013, 549면.

44) 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지므로, 문언의 해석은 청구범위에 기재된 사항을 대상으로 하여 이루어진다. 발명의 설명이나 도면 등은 문언해석의 대상이 아니라 청구범위에 기재 된 문언의 해석에 참작되는 자료일 뿐이다.

45) 특허법원 2009.7.16. 선고 2008허6208 판결. 명세서를 다른 기재에 의한 보충을 하더라도 확정할 수 없는 경우, 권리범위확인 사건을 심리하는 특허심판원이나 법원이 특허발명의 권리범위를 제한 해석할 수 있다.

46) 대법원 2008.10.23. 선고 2007후2186 판결.

하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰하고 객관적･합리적으로 하여야 한다.⁴⁸⁾

(b) 공지기술

청구범위를 명확하게 이해하기 위해서는 출원시의 공지기술(기술수준)을 참작하여야 한다. 명세서는 출원시의 기술수준을 전제로 하여 기재하여야 하고 나아가 특허발명이 공지기술이거나 공지기술을 포함하고 있는 경우에 그 특허는 무효로 되어야 하는바, 이러한 경우에 제3자가 실시하는 발명이 특허발명과 동일하다고 하여 특허발명의 보호 범위에 속한다고 보는 것은 바람직하지 않다.⁴⁹⁾ 이와 같은 특허권에 기한 권리행사는 부정되어야 함이 상당하다. 이를 공지기술 참작의 원칙이라고 하는데 이 경우 개량 진보의 정도가 큰 발명의 보호범위는 넓게 해석하고 반대로 개량 진보의 정도가 작은 발명은 좁게 인정하여야 한다. 판례 또한 특허발명이 신규성이 없는 공지기술에 해당하는 경우에는 무효심결의 확정 여부에 관계없이 그 권리범위를 인정할 수 없다고 하면서 보호범위를 판단함에 있어서 출원시의 기술수준의 판단은 필수적임을 확인하였다.⁵⁰⁾

(c) 출원경과

청구범위의 의의를 명확히 이해하기 위해서는 출원으로부터 특허에 이르기까지의 과정을 통하여 출원인이 표시한 의사 또는 특허청이 표시한 견해를 참작하여야 한다.⁵¹⁾ 출원경과는 누구든 열람 또는 복사를 청구할 수 있는 출원서류⁵²⁾를 근거로 알 수 있기 때문에 공정하고 신중한 판단이 가능하다. 또한 더욱 넓은 관점에서 금반언 또는 신의칙

47) 한편, 청구범위에 기재된 사항이라 하더라도 그것이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있지 않다면, 제3자가 이 부분을 실시하고 있는 경우에 그 부분은 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다고 보아야 한다. 청구범위 속에 발명의 설명에 개시되어 있지 않은 발명이 포함되어 있는 경우에 제3자의 실시태양은 특허발명의 보호범위에 속하지 않는다.

48) 대법원 2006.12.22. 선고 2006후2240 판결.

49) 송영식외 6인, 앞의 책(주49), 550면.

50) 대법원 1983.7.26. 선고 81후56 전원합의체판결; 대법원 2000.11.10. 선고 2000후1283 판결.

51) 정상조･박성수 공저, 특허법 주해Ⅰ, 박영사, 2010, 1117면.

52) 신청서, 답변서, 거절결정불복 항고심판청구서 등

문제로서 파악될 수 있다.⁵³⁾

이는 우리나라와 미국, 일본 등에서 인정되고 있는 이론이다. 독일에서는 전통적으로 출원인에 의한 특허대상으로부터의 ‘포기(Verzicht)’ 혹은 특허청이 명한 권리범위의

‘제한(Beschrankung)’이 침해소송에서 보호범위의 감축에 귀결될 수 있다고 하는 이론이 확립되어 있다고 한다. 그렇지만 이것이 인정되는 것은 어디까지나 ‘포기’ 혹은 ‘제한’이 특허공보(Patentschrift)의 형태로 공시된 명세서, 도면에 명시되어 있는 경우에 한정된다.⁵⁴⁾

㉠ 출원경과를 참작한 청구범위에 기재된 문언의 해석

청구범위에 기재된 문언의 의미를 정확히 이해하기 위해서는 출원경과서류(명세서, 보정서, 의견서 등)에서의 출원인의 주장 및 특허청이 특허를 부여하기 위하여 나타난 견해 등을 참작하여 어떠한 발명에 특허가 부여되었는가를 아는 것이 필요하다.⁵⁵⁾ 출원 인이 의견서 등에서 밝힌 청구범위에 기재된 문언의 설명이 있으면, 이에 기초하여 청 구범위를 해석하되, 참작을 하는 경우에도 청구범위에 기재된 문언을 확장하거나 제한 하여 해석할 수는 없다.

출원경과참작은 언제나 강제되는 것이 아니다. 명세서의 기재로부터 청구범위에 기재된 문언의 의미가 명확하다고 인정되는 경우에는 굳이 참작할 필요가 없다. 또한 청구범위에 기재된 문언의 의미가 불명확한 경우에도 발명의 설명이나 도면, 출원시의 기술상식 등 으로부터 명확하게 될 수 있는 경우에는 출원경과를 참작할 필요가 없다.⁵⁶⁾

㉡ 출원경과금반언

발명자가 특허출원 단계에서 공지기술에 의한 등록거절을 피하기 위한 목적 등으로 청구범위를 특정의 방법으로 한정하거나 포기･삭제한 경우에 후에 균등이론을 적용하여 감축･보정한 부분에까지 청구범위의 확장적용을 주장하는 것은 허용되지 않는다.⁵⁷⁾ 이는

53) 송영식외 6인, 앞의 책(주49), 549-550면.

54) 성기문, “특허소송에서의 심사경과금반언에 관한 고찰”, 사법논집 제43집, 법원도서관, 684면.

55) 송영식외 6인, 앞의 책(주49), 549면.

56) 성기문, 앞의 논문(주60), 685면.

57) 조영선, 특허법 (제4판), 박영사, 2013, 397면.

특허침해소송에서 특허권자가 출원과정에서 행한 자기의 주장과 모순되는 주장을 허용 하지 않는다는 이론이다. 발명자가 특허출원 과정에서 선행기술에 의해 특허가 거절될 위기에 처하자 거절을 면하기 위하여 의도적으로 특정한 기술내용을 청구범위의 범주에서 배제 또는 제한적으로 해석하여야 한다고 주장하여 제한적 권리범위로서 특허를 등록받은 후에 제3자의 실시형태가 자신이 제한하였던 청구범위에 포함된다고 권리범위를 폭넓게 해석하는 것은 신의칙에 반하여 허용되지 않는다. 이러한 출원경과금반언은 청구범위에 기재된 문언에 수정을 가하여 특허발명의 보호범위를 제한하게 된다. 이는 앞에서 본 출원경과를 참작한 청구범위에 기재된 문언의 해석과 구별된다.

의식적 제외 등 출원경과에서 포기한 것은 침해소송에서 이를 주장할 수 없다. 출원 경과에서 특허발명의 요소의 일부를 의식적으로 제외하고 잔부에 한정하여 특허를 얻은 때에는 침해소송에서 제외된 요소는 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다고 보아야 한다. 특허발명과 대비대상이 되는 제품이 특허발명의 출원･등록과정 등에서 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에 서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다.⁵⁸⁾ 출원경과금 반언은 균등침해의 소극요건으로서의 역할을 하고 있다. 균등침해이론은 특허발명의 보호범위를 확장하는 이론인데, 출원경과금반언은 그 보호범위를 다시 제한하는 방향으로 작용하고 있다.⁵⁹⁾

(d) 특허권 하자

발명이 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않은 경우에는 특허법 제42조 제3항의 위배문제가 발생하는데, 판례는 이러한 경우에 그 보호범위를 부정하고 있다.⁶⁰⁾⁶¹⁾ 발명의 일부가 실시 불가능한 경우에는 실시 불가능한 영역에 있는 상대방의 대상제품

58) 대법원 2006.6.30. 선고 2004다51771 판결.

59) 조영선, 앞의 책(주63), 379면.

60) 대법원 1983. 1. 18. 선고 82후36 판결(공1983, 429),대법원 1985. 4. 9. 선고 80후39 판결, 대법원 1989.

3. 28. 선고 85후109 판결(공1989, 680) 등도 같은 취지로 판시하고 있다.

61) 이 경우에 정정심판에 의하여 구제받을 수 있는지 여부가 문제되나, 이와 같은 정정은 청구범위를 실질적으 로 변경하게 되어 허용될 수 없다.

역시 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다고 보아야 한다.

미완성 발명은 특허를 받을 수 없고, 심사관의 간과로 인하여 특허를 받았다고 하더 라도 특허권자는 제3자에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다고 보아야 한다. 미완성 발명에 대해서는 특허무효심결의 확정 전이라도 특허발명과 대비대상이 되는 제품은 특허발명의 보호범위에 속한다고 판단할 수 없다. 대법원은 미생물의 기탁에 관한 요건을 충족하지 못한 경우에 그 보호범위를 부정하고 있다. “미생물의 기탁에 관한 요건을 충족하지 못한 이 사건 특허발명은 미완성 발명에 해당하고, 미완성 발명의 경우는 특허무효심결의 확정 전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없는 법리이므로, 원고의 확인 대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 것도 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 한 원심의 판단은 정당하다.”고 판시하고 있다.⁶²⁾

또한 약리데이터가 없는 의약 용도발명의 경우에 발명이 완성되었다고 볼 수 없는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 없다고 하고 있다.⁶³⁾ 최근 신규성 결여와 선원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않다는 이유로, 선원주의 위반의 무효사유가 있는 발명에 관하여도 그 권리범위가 부정된다고 판시하였다.⁶⁴⁾

② 2단계: 문언침해의 판단

원칙적으로 특허발명의 구성요소가 모두 그대로 포함되어 있다면 문언침해를 인정하고, 특허발명의 구성요건이 누락되어 있거나 달라져 있다면 문언침해를 부정하여야 한다.⁶⁵⁾ 문언침해 판단은 구성요건완비의 원칙(All Elements Rule)에 따라 판단한다.⁶⁶⁾ 구성요 건완비의 원칙이란 청구항에 구성의 요소로 기재된 구성요건의 모두를 실시하는 것을

62) 대법원 2005.9.28. 선고 2003후2003 판결.

63) 대법원 2004.12.23. 선고 2003후1550 판결.

64) 대법원 2009.9.24. 선고 2007후2827 판결.

65) 정상조･박성수 공저, 앞의 책(주42), 1147면.

66) 대법원 2002.6.28. 선고 2000후2583 판결. (가)호 발명은 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소 내지는 그 범위에 속하는 각 구성요소간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하면서, 거기에 “접속케이스의 외면에 밴드 공을 형성하는 구성”을 부가한 것에 지나지 아니하므로, (가)호 발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 판시한다.