한국지식재산연구원 부연구위원
전 성 태
1. 서론
2. 당연대항제도의 도입
3. 모인 및 공동출원과 관계한 개정
4. 심결취소소송과 관계한 개정
5. 심결의 확정범위와 관계한 개정
6. 결론
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Issue Paper Vol.3, 2012 한국지식재산연구원
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11년 일본은 이노베이션 촉진의 관점에서 특허법의 대폭적인 개정* 실시
* 법률명은 平成23・６・８法律・６３ (2011년 6월 8일 공포된 법률로서 2012년 4월 1일부터 시행되는 현행 법률) •개정의 취지 : 특허제도를 둘러싼 국내외 환경변화*에 적절히 대응하고, 이노베이션을 통한 국가의 성장 및 경쟁력을 강화하고자 함 * 이노베이션 창출에 있어 중소기업이나 대학의 역할이 증대되고, 세계적인 특허출원의 급증하는 등 이노베이션 촉진에 있어 지식재산의 활용이 증가되는 상황 •개정의 경위 : 일본 특허법개정 경위를 간략히 살펴보면 아래와 같음 •개정의 주요내용 : 특허권의 활용, 정당한 권리자 보호, 분쟁처리제도의 개선 등 크게 4가지 측면에서 특허법을 개정함■
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11년 일본의 특허법 개정은 분쟁지연의 원인이 되어온 분쟁처리제도의 획기적인
개정 등 우리 特許法에 示唆하는 바가 크므로 관련 내용을 살펴보고자 함
서론
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일자 내용 2011. 2 경제산업성 산업구조심의회 지적재산정책부회 하에 설치된 특허제도 소위원회에서 검토한 특허법 개정 사항 보고서 정리 동회의 의장제도위원회 및 상표제도 소위원회에서도 특허제도 소위원회의 심의에 따라 검토 산업구조심의회 지적재산정책부회에서 동 보고서에 대해 검토 및 승인하여‘특허법 등의 일부를 개정하는 법률안’마련 2011. 3 각의결정(閣議決定) 2011. 4 제177회 통상국회에서 제출되고, 참의원 경제산업위원회에서 제출 이유를 설명 및 본회의에서 가결 2011. 5. 중의원 경제산업위원회에서 제안 거절이유 설명 및 본회의에서 가결 2011. 6. 평성23년 법률 제63호로서 공포 1 특허권자로부터 라이선스를 받아 사업 활동을 하는 자가 그 사실을 등록하지 않아도 특허권을 양수하는 자에게 대항할 수 있는 제도 도입 2 모인출원이나 공동발명자 중 1인이 특허권을 취득한 경우 정당한 발명자가 그 특허권의 반환을 청구할 수 있는 제도 도입 3 지식재산을 둘러싼 분쟁의 신속하고 정확한 해결을 위해 무효심판 등 분쟁처리 제도를 대폭 개선 4 특허무효심판에서 정정의 허용여부의 판단 및 심결의 확정을 청구항 별로 할 수 있도록 하고, 정정심판에서도 청구항 별로 취급을 하기 위한 개정 실시www.kiip.re.kr ’1 1년 일 본 특허법 개정의 주요내용과 시사점
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도입 배경
•개정前법에서는 통상실시권에 대한 등록대항제도를 두고 있어 통상실시권자는 등록하여야만 제3자(양수인)에게 대항이 가능하였음 •이 제도는 이용률*이 극히 저조하여 통상실시권자는 특허권의 양수인에게 특허권에 기한 금지청구 및 손해배상을 받을 잠재적 위험을 안고 있었음 * 일본 지적재산연구소 조사(‘09)에 의하면, 일본 국내기업 등으로 부터 통상실시권의 허락을 받고 있는 자 중 등록한 자의 비율은‘0% 또는 1% 미만’이라고 응답한 비율은 87.2%에 달한다고 함 •이에, 등록하지 않아도 제3자에게 대항할 수 있는 당연대항제도를 도입하여 실시권자의 안정적인 특허권 이용을 도모■
개정의 주요내용
•통상실시권 등 대항제도 개정 - 통상실시권은 등록 등 어떠한 요건을 구비하지 않아도 발생 후, 특허권(전용실시권)의 양수인에게 대항하는 것이 가능*하고, 파산관재인의 해제권도 제한됨 * 이 경우 민법의 일반원칙에 따라‘확정일자 있는 증서에 의한 통지’나‘확정일자 있는 증서에 의한 승낙’에 의해 대항요건을 갖추어야 함 - 통상실시권의 범위에는 실시허락에 의한 통상실시권, 법정통상실시권, 재정에 의한 통상실시권이 모두 포함됨 - 이 제도의 도입으로 제3자 대항요건이 법정통상실시권과 같게 되어 특허법 제99조 제2항이 삭제되었고, 또 통상실시권에 관한 권리변동의 대항요건을 규정한 특허법 제99조 제3항도 삭제됨 - 또한, 가통상실시권제도에도 당연대항제도를 도입하여 통상실시권의 경우와 같이, 등록에 따른 권리변동의 대항요건 규정을 삭제함 개정법 제99조(통상실시권의 대항력) 제1항 통상실시권은 그 발생 후에 그 특허권 혹은 전용실시권 또는 특허권에 대하여 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력을 가진다. 2, 3항 삭제 개정법 제34조의 5(가통상실시권의 대항력) 가통상실시권은 그 허락 후에 당해 통상실시권에 관계한 허락을 받을 수 있는 권리 또는 가전용실시권 또는 당해가통상실시권에 관계한 허락을 받수 있는 권리에 관한 가전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력을 가진다.당연대항제도의 도입
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Issue Paper Vol.3, 2012 한국지식재산연구원
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도입 배경
•개정前법은 정당한 권원이 없는 자의 출원은 거절이유 및 무효사유로 하고, 신규성 상실 예외를 규정하여 정당한 권리자의 특허취득이 가능토록 하였음 •또한 특허권 설정등록 전에는 판례*에서 진정한 권리자가 특허를 받을 권리를 가진다는 확인판결을 받아 단독으로 모인출원자로부터 출원인 명의 변경을 하는 것을 인정 * 東京地判昭和38ㆍ6ㆍ5 下民集14卷6 1074頁 [ ] •다만, 일본최고재판소 조사관은 위 사건의 해설에서 무권리자의 출원에 의해 정당한 권리자의 특허이전청구의 인정에 대해서는 신중할 필요가 있다고 주장 •게다가, 정당한 권리자가 출원하지 않고 있는 경우 스스로 출원하지 않는 자에게 특허를 부여할 필요가 없고, 또 모인특허라도 무효심결확정시까지 유효하게 취급해야한다고 한 판례*도 존재 * 東京地判平成14ㆍ7ㆍ17 判時1799 155頁〔ブラジャ一事件〕 •그러나, 최근 기업과 대학 간의 공동연구개발이 증가함에 따라 공동연구결과 외의 발명을 둘러싼 모인 출원 등이 증가하는 등 현실적인 문제* 발생 * 일본지적재산보호협회의 조사(‘09)에 따르면, 응답기업ㆍ대학 3천개 중 95%가 공동연구를 경험했고, 약75%가 현재도 진행 중이라고 응답하였고, 이 중 31%가 모인출원을 경험하였으며 과거 공동연구로 출원을 해야 할 발명을 단독으로 출원했다고 응답한 경우도 약40%에 달한다고 함 •이러한 배경 하에 모인 출원자 및 공동발명 중 1인의 출원 시 정당한 권리자가 그 특허권을 반환청구를 할 수 있도록 하여 정당한 권리자의 보호를 도모하고자 함 “무권리자가 특허출원을 하여 권리를 얻은 경우에 스스로 출원하지 않은 진정한 권리자가 특허권자가 되는 것을 인정할 이유는 없다”, “무권리자 출원에 기해 특허권의 이전청구를 인정하면 구법에서 출원일 소급……을 인정한 것과 같은 효과가 있으므로, 출원일 소급에 관한 규정을 두지 않았던 현행법의 입법취지에 반한다”모인 및 공동출원과 관계한 개정
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www.kiip.re.kr ’1 1년 일 본 특허법 개정의 주요내용과 시사점
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개정의 주요내용
•특허권 이전의 특례(개정법 제74조) - 정당한 권리자가 한 출원인지 여부와 관계없이 특허권의 이전청구*를 허용하도록 규정하여 이전청구권 제도 신설(제1항**) * 여기서 정당한 권리자가 이전 청구할 수 있는 특허권의 범위는 당해 특허권에 관계한 발명에 대하여 자신이 가지는 특허를 받을 권리의 지분임 ** 제1항의“특허권자에 대하여”의 의미는 모인자 등이 특허권을 양도하고 있는 경우에도 당해 특허권의 이전청구가 가능하다는 취지의 문언임 ※ 모인자 등이란 모인 출원자 및 공동출원위반자를 총칭하는 의미 - 이전청구권의 효과로는 특허권과 보상금청구권의 측면으로 나누어 규정(제2항) - 특허권이 공유인 경우 지분 양도 시 다른 공유자의 허락을 얻어야 하는데, 모인자 등의 지분을 이전할 경우에는 본조가 적용되지 않음*을 규정(제3항) *사례 •甲과 乙이 공동발명을 하였는데 乙과 丙이 무단으로 출원하여 특허권을 취득한 경우 甲이 丙에게 이전청구하게 됨 •그러나 제73조 제1항에 의할 경우 甲과 丙에 대한 청구권의 지분 청구가 乙의 동의 없이는 불가능하다고 해석될 우려가 제기됨 •따라서 丙으로부터 甲에게로의 이전이 동항의 규정에 의해 방해되지 않도록 제73조 제3항에서 제1항의 규정에 따라 특허권의 지분이전을 할 경우 제1항의 규정이 적용되지 않음을 확인적으로 규정 개정법 제74조(특허권 이전의 특례) ① 특허가 제123조 제1항 제2호에서 규정하는 요건에 해당될 경우(그 특허가 제38조의 규정에 위반하여 특허된 경우에 한한다) 또는 동항 제6호에서 규정하는 요건에 해당하는 경우에는 당해 특허에 관계한 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 경제산업성령에서 정하는 바에 따라, 그 특허권자에 대하여 당해 특허권의 이전을 청구할 수 있다. ② 전항의 규정에 의한 청구에 기한 특허권의 이전등록이 있는 경우에는 그 특허권은 처음부터 당해 등록을 받은 자에게 귀속하고 있었던 것으로 본다. 당해 특허권에 관계한 발명에 대한 제65조 제1항 또는 제184조의 10 제1항의 규정에 의한 청구권에 대해서도 마찬가지로 본다. ③ 공유에 관계한 특허권에 대하여 제1항의 규정에 의한 청구에 기해 그 지분을 이전할 경우에 있어서는 전조 제1항의 규정은 적용하지 않는다. 특허권의 경우 모인자 등의 특허권을 정당한 권리자가 이전 청구할 수 있도록 규정함에 따라, 그 특허권도 정당한 권리자에게 처음부터 있었던 것으로 효력 부여 보상금 청구권의 경우 모인자 등의 특허가 정당한 권리자에게로 인정된 경우 보상금 청구권도 특허권과 같이 이전하는 것으로 효력 인정Issue Paper Vol.3, 2012 한국지식재산연구원 •모인자 등으로부터 특허권 양수인 등의 보호(개정법 제79조의 2) - 이전청구의 대상이 되는 모인 출원에 기한 특허권이 이전되기 전에 이를 양수한 자, 실시권이나 질권 설정을 받은 자를 보호*하기 위하여 규정 * 당해 특허권이 모인 등에 관계한 것임을 알지 못하고, 특허권의 공시를 신뢰하여 모인 등에 관계한 특허권을 취득하거나 실시허락을 받아 실시를 위한 일정한 투자를 한 자를 보호하는 것을 목적으로 함 - 선의로 사업 또는 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적범위 내에서 통상실시권을 갖도록 하고, 정당한 권리자는 당해 통상실시권자로부터 상당한 대가를 받을 권리를 부여 •모인 등의 거절이유(개정법 제49조) - 특허법 제49조 제7호는 모인 출원에 대한 거절이유로서“그 특허출원인이 그 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가지지 않은 경우”라고 규정 - 이는 발명자가 특허를 받을 권리의 양도 후 다시 특허출원하여 특허를 받는 것을 방지하기 위해 거절이유로서 규정한 것임 개정법 제49조(거절 사정) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 그 특허출원에 대하여 거절을 하여야 한다는 취지의 사정을 하여야 한다. 1-6호 (생략) 7호 그 특허출원인이 그 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가지지 않은 경우 개정법 제79조의 2(특허권의 이전 등록 전 실시에 의한 통상실시권) ① 제74조 제1항의 규정에 의한 청구에 기한 특허권의 이전등록 시 현실로 그 특허권에 대한 전용실시권 또는 그 특허권 혹은 전용실시권에 대한 통상실시권을 가지고 있는 자이며, 그 특허권의 이전 등록 전에 특허가 제123조 제1항 제2호에서 규정하는 요건에 해당할 것(그 특허가 제38조의 규정에 위반하게 된 경우에 한한다) 또는 동항 제6호에서 규정하는 요건에 해당됨을 알지 못하고, 일본 내에서 당해 발명의 실시로 어느 사업을 하고 있는 자 또는 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업 목적의 범위 내에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. ② 당해 특허권자는 전항의 규정에 의해 통상실시권을 가진 자로부터 상당한 대가를 받을 권리를 가진다.
www.kiip.re.kr ’1 1년 일 본 특허법 개정의 주요내용과 시사점 •특허무효심판(개정법 제123조) - 정당한 권리자의 이전청구권 행사로 특허권이 이전된 경우에도 모인 등을 무효사유로 할 경우 정당한 권리자의 권리행사가 방해받을 수 있으므로, 이를 해소하기 위해 규정(제1항 제2호 및 제6호) - 모인 등을 이유로 하는 특허무효심판청구인 적격을 정당한 권리자로 한정*(제2항) * 개정前법에서는 이해관계인이라면 모인 등을 이유로 특허무효심판청구가 가능하여 정당한 권리자 이외의 자가 특허무효심판을 청구하게 되어 특허가 무효 되는 경우가 발생 - 이 경우 정당한 권리자가 이전청구를 할 기회가 상실될 가능성이 있어, 이를 해소하기 위하여 특허무효심판 청구인 적격을 정당한 권리자로 한정함 •모인자 등의 권리행사에 대한 항변 주장권자(개정법 제104조의 3) - 모인자 등의 권리행사가 정당한 권리자에게 실시허락 등을 받아 발명을 실시하고 있는 자에게 미칠 가능성을 고려하여, 이러한 실시자에게도 모인을 이유로 하는 무효의 항변 주장을 인정 개정법 제104조의 3(특허권자 등의 권리행사 제한) ①, ② 생략 ③ 제123조 제2항 단서 규정은 당해 특허에 관계한 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가지는 자가 제1항의 규정에 의한 공격 또는 방어방법을 제출하는 것을 방해하지 않는다. 개정법 제123조(특허무효심판) ① 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 그 특허를 무효로 하는 것에 대하여 특허무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 2 이상의 청구에 관계한 것에 대해서는 청구항 별로 청구할 수 있다. 1호 생략 2호 그 특허가 제25조, 제29조, 제29조의 2, 제32조, 제37조 또는 제39조 제1항에서 제4항까지의 규정에 위반한 경우(그 특허가 제38조의 규정에 위반한 경우에 있어서는 제74조 제1항의 규정에 의한 청구에 기해, 그 특허에 관계한 특허권의 이전등록이 있었던 경우를 제외한다) 3-5호 생략 6호 그 특허가 그 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가지지 않은 자의 특허출원에 대하여 특허출원이 된 경우(제74조 제1항의 규정에 의한 청구에 기해 그 특허에 관계한 특허권의 이전등록이 있었던 경우를 제외한다) 7-8호 생략 ② 특허무효심판은 누구라도 청구할 수 있다. 다만, 특허가 전항 제2호에 해당할 것(그 특허가 제38조의 규정에 위반된 경우에 한한다) 또는 동항 제6호에 해당하는 것을 이유로 한 자는 당해 특허에 관계한 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가지는 자에 한하여 청구할 수 있다. ③～④ 생략
Issue Paper Vol.3, 2012 한국지식재산연구원 - 즉, 모인 등을 이유로 하는 특허무효심판 청구인 적격을 정당한 권리자로 한정해도 무효의 항변의 주장권자가 정당한 권리자로 한정되지 않도록 규정 •그 밖의 관련 규정의 개정 - 개정前법은 모인 출원에 선원의 지위를 인정하지 않았지만, 이전청구권의 도입으로 이를 삭제하고, 모인 출원에 대하여 선원의 지위를 인정 - 개정前법에서는 특허권 설정등록 또는 정정인용심결확정 등록이 있는 경우에 한하여 특허권자에게 특허증을 교부하였으나, 모인 특허권이 정당한 권리자에게 이전된 경우에도 특허증을 교부하도록 함
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도입 배경
1. 심결예고제도의 신설과 심결취소소송 제기 후의 정정금지 •개정前법은 특허유효성판단을 특허청의 무효심판에 의하도록 규정하고 있었으나, 평성 12년 킬비 최고재판소 판결*에 따라 제104조 3항**을 도입 * 이 판결에서 침해법원은 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백한 지 여부에 대해서 판단할 수 있고, 무효이유가 존재하는 것이 명백한 경우에는 당해 특허권에 기한 청구는 특단의 사정이 없는 한 권리남용에 해당하지 않는다고 판시 ** 특허권 침해소송에서 당해 특허가“무효심판청구에 의해 무효가 되어야 한다고 인정되는 경우”에는 그 특허권의 행사는 허용되지 않음을 규정 •그 후, 특허유효성판단이 무효심판루트와 침해소송루트로 이원화되어, 이로 인해 소송효율성 저하, 당사자 간의 불필요한 부담 발생, 심리지연의 문제 발생 •또한, 개정前법 하에서 심결의 일부확정 및 일부정정의 허용여부 판단은 명문의 규정이 없어 해석으로 위임되어 온 문제점이 지적되어 왔음 •이러한 문제의 해결을 위해 심결취소소송제기후의 정정심판청구에 따라 발생하는 분쟁처리 지연을 해소하기 위하여 일련의 개정을 단행심결취소소송과 관계한 개정
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www.kiip.re.kr ’1 1년 일 본 특허법 개정의 주요내용과 시사점 2. 재심 사유의 제한 •개정前법 제125조는 특허무효심판에서 무효심결이 확정된 경우 그 효과가 소급한다고 규정하고, 제128조도 정정심판에서 정정인용심결이 확정된 경우 그 효과가 소급한다고 규정하고 있었음 •그 결과, 특허권 침해소송에서 판결이 확정된 후에는‘판결의 기초가 된…행정처분이 후에…행정처분에 의해 변경’된 것이 되어 민사소송법 제38조 제1항 8호의 재심사유에 해당될 가능성 존재 •한편, 특허침해소송의 피고는‘무효의 항변’을 하고, 특허권자는 이에 대한 반론을 주장하는 한편, ‘정정의 재항변’을 할 수 있었음 •즉 판결의 기초가 되는 특허의 유효성 및 그 범위에 따라 주장 입증을 할 기회와 권능이 부여되고 있었음 •이러한 상황에서 문제가 된 것은 침해소송인용판결 확정후의 무효심결의 확정1), 침해소송인용판결확정 후의 정정심결의 확정2)및 기각판결확정 후의 정정인용심결의 확정3)의 경우 민사소송법 제338조 제1항 8호의 재심사유가 될 가능성이 있다고 지적되어왔음 •이에 일본은 침해소송 등의 판결이 확정된 후에 무효심결, 정정심결, 연장등록무효심결이 확정되더라도 당해 소송의 당사자였던 자는 당해 종국판결에 대한 재심의 소에 있어서 당해 심결확정 후의 무효심결의 주장을 제한함
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개정의 주요내용
1. 심결취소소송 제기 후의 정정심판 청구의 금지 •특허무효심판에 있어서의 특칙(개정법 제164조의 2) 개정법 제164조의 2(특허무효심판에 있어서의 특칙) ① 심판장은 특허무효심판 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우에 심판청구에 이유가 있다고 인정되는 경우 그 밖의 경제산업성령에서 정한 경우에는 심결의 예고를 당사자 및 참가인에게 하여야 한다. ② 심판장은 전항의 심결의 예고를 할 경우에는 피청구인에 대하여 원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 정정을 청구하기 위하여 상당한 기간을 지정하여야 한다. ③ 제157조 제2항의 규정은 제1항의 심결 예고에 준용한다. 1) 知財高決平成20ㆍ7ㆍ14判タ1307 295頁 2) 最判平成20ㆍ4ㆍ24民集62卷5 1262頁[ナイフ加工 置事件의 판사의 개별의견]. 3) ナイフ加工 置事件의 의견에서도‘재심사유가 존재할 여지가 있음을 시사.Issue Paper Vol.3, 2012 한국지식재산연구원 - 심결 예고제도* 신설(특허법 제164조의 2 제1항) - 심결예고에 있어서 피청구인(특허권자)이 정정을 청구하기 위한 기간을 심판장이 지정할 수 있도록 하고 있음(제2항) - 심결예고에 있어서 심결의 기재사항에 관한 규정(개정법 제157조 제2항)을 준용하여 심결 결과와 동일한 내용을 기재하도록 함(제3항) •심리종결의 통지(개정법 제156조) - 개정前법은 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우 반드시 심리종결 통지를 하도록 규정하였으나, 개정법은 특허무효심판에 있어 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우 심결예고가 됨 - 그러나 개정법에서는 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우 개정前법과 같이 심리종결이 통지되는 심판(특허무효심판 이외의 심판)과 특허무효심판으로 나누어 규정 - 즉, 특허무효심판의 경우 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우 심결예고나 심리종결통지 중 어느 하나가 내려지게 됨 개정법 제156조(심리종결의 통지) ① 심판장은 특허무효심판 이외의 심판에 있어서는 사건이 심결을 할 정도로 성숙한 경우 심리 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다. ② 심판장은 특허무효심판에 있어서 사건이 심결을 할 정도로 성숙하며 제164조의 2 제1항의 심결 예고를 하지 않은 경우 또는 동항의 심결 예고를 한 경우이고 동조 제2항의 규정에 따라 지정한 기간내에 피청구인이 제134조의 2 제1항의 정정 청구 혹은 제17조의 4 제1항의 보정을 하지 않은 경우에는 심리 종결을 당사자 또는 참가인에게 통지하여야 한다. ③ 심판장은 필요가 있는 경우 전2항의 규정에 의한 통지를 한 후에라도 당사자 혹은 참가인의 신청으로 또는 직권으로 심리의 재개를 할 수 있다. ④ 심결은 제1항 또는 제2항의 규정에 의한 통지를 한 날로부터 20일 이내에 하여야 한다. 다만, 사건이 복잡한 경우 그 밖에 어쩔수 없는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 심결예고의 의의 심판청구로부터 구두심리까지는 현행제도와 같이 심리를 진행하고, ‘심결을 해도 될 정도의 성숙’단계에 이르면 심판관이 그 판단내용에 대해 심결예고를 하는 것임 심결예고의 내용 기존의 심결내용과 동일하며, 특허무효가 확정된 특허권자는 심결예고의 기재내용을 전제로 정정의 기회를 부여받게 됨 심결예고의 효력 심결예고에 따라 특허권자는 정정의 기회를 충분히 부여 받은 것으로 보아 심결취소소송을 제기해도 승소하지 못하는 경우 정정의 기회는 상실됨 심결예고의 시기 심판청구 있어서 심리를 개시한 후 최초 사건이 심리를 할 정도로 성숙한 경우 원칙적으로 심결예고를 하나, 피청구인의 주장이 모두 인용된 경우에는 예외
www.kiip.re.kr ’1 1년 일 본 특허법 개정의 주요내용과 시사점 2. 재심의 訴 등에 있어서 주장제한 •주장제한 규정의 신설(개정법 제104조의 4) - 재심의 訴에서 주장제한 : 특허소송에 관계한 판결이 확정된 후 심결이 확정됨으로써 일본 민사소송법 제338조 제1항 제8호의 재심사유에 해당할 경우에 이를 재심의 소에서 심결이 확정되었다는 취지의 주장을 할 수 없도록 재심을 제한 - 손해배상청구 및 부당이득반환청구를 목적으로 하는 訴에서의 주장 제한 : 이 경우는 가압류 사건에서의 주장제한과 가처분 사건에서의 주장제한으로 구분하여 살펴볼 수 있음 - 주장 제한의 대상이 되는 심결 : 민사소송법 제338조 제1항 8호의 재심사유에 해당될 우려가 있는 특허무효심결, 연장등록무효심결*, 정정인용심결이 이에 해당 * 개정법은 특허권 침해소송 및 전용실시권 침해소송에서 당사자는 연장등록의 유효성에 대해서도 다툴 수 있게 되어 연장등록무효심결의 경우에도 재심을 제한하여 분쟁의 반복을 방지하도록 규정 개정법 제104조의 4(주장의 제한) 특허권 혹은 전용실시권 침해 혹은 제65조 제1항 혹은 제184조의 10 제1항에서 규정하는 보상금 지불청구에 관계한 소송의 종국판결이 확정한 후에 다음에서 열거하는 심결이 확정한 경우는 당해 소송의 당사자였던 자는 당해 종국판결에 대한 재심의 소(당해 소송을 본안으로 하는 가처분 명령 사건의 채권자에 대한 손해배상 청구를 목적으로 하는 소와 동시에 당해 소송을 본안으로 하는 가처분 명령 사건의 채권자에 대한 손해배상 및 부당이득 반환청구를 목적으로 하는 소를 포함한다)에 있어서 당해 심결이 확정했음을 주장할 수 없다. 1호 당해 특허를 무효로 해야 한다는 취지의 심결 2호 당해 특허를 무효로 해야 한다는 취지의 심결 3호 당해 특허의 원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 정정을 해야한다는 취지의 심결이고 정령에서 정한 것 (1) 가압류 명령사건 에서의 주장제한 재심의 소에 있어서 주장을 제한함과 동시에 당해 소송을 본안으로 하는 가압류 명령 사건의 채권자에 대한 손해배상청구를 목적으로 하는 소에서도 주장을 제한하고 손해배상청구를 할 수 없도록 규정4) (2) 가처분 사건 에서의 주장제한 재심의 소에 있어서 주장을 제한하는 것과 함께 당해 소송을 본안으로 하는 가처분 명령 사건의 채권자에 대한 손해배상청구를 목적으로 하는 소 및 부당이득 반환청구를 목적으로 하는 소에 대해서도 주장을 제한함과 함께 채권자가 손해배상청구 또는 부당이득반환청구를 할 수 없도록 규정5) 4) 침해소송을 제기할 때 당해 소송에서 손해배상청구권을 보전하기 위하여 당해 소송을 본안으로 하는 가압류 명령을 청구하는 경우 가압류 명령이 내려진 후 본안소송에서도 손해배상청구를 인용하는 판결이 확정되어 강제집행 할 수 있게 되는 사이에 채무자가 재산을 은닉하지 못하도록 압류하는 것이 가능하다. 이 때, 후에 당해 특허의 무효심결이 확정된 경우 소급하여 무효가 된 특허에 기해 채권자는 채무자의 재산을 압류한 것이 되고, 채무자는 채권자에 대해 손해배상청구가 가능한 것으로 해석된다. 그런데 가압류 명령 후 본안 소송에서 손해배상청구를 인용하는 판결이 확정된 후, 당해 특허에 대한 무효심결이 확정되어도 본안 소송이 확정한 판결에 대해 재심을 제한하였기 때문에 판결번복이 되지 않고 채권자의 가압류에 의해 채무자가 손해배상청구를 인정하는 것이 타당하지 않다고 판단되어 이를 제한하도록 규정한 것이다. 5) 특허권 침해소송 등을 제기할 때 당해 소송에서 금지청구권을 보전하기 위해 당해 소송을 본안으로 하는 가처분 명령을 청구하는 경우가 있다. 이 경우 가처분 명령이 발령되어 침해품의 제조ㆍ판매를 금지했으나, 후에 당해 특허의 무효심결이 확정된 경우 소급적으로 무효가 되는 특허에 기해 채권자는 잠정적으로 채무자의 제품의 제조ㆍ판매를 금지한 것이 된다. 그러므로 채무자는 그 손해에 기해 채권자에 대하여 손해배상청구를 할 수 있다고 해석되고 있다. 그러나 가처분 명령이 발령된 후에 본안 소송에서 금지청구를 인용하는 판결이 확정되고, 그 후에 당해 특허에 기해 무효심결이 확정된 경우 본안소송이 확정한 인용판결은 재심을 제한함으로서 번복되지 않는다. 그러나 채권자(특허권자)가 가처분 명령을 집행함에 따라 손해배상청구 또는 부당이득반환청구를 채무자에 대하여 하는 것은 부당하다. 그리고 재심의 소에 있어서 주장을 제한하는 것과 함께 당해 소송을 본안으로 하는 가처분 명령 사건의 채권자에 대한 손해배상청구를 목적으로 하는 소 및 부당이득 반환청구를 목적으로 하는 소에 대해서도 주장을 제한함과 함께 채권자가 손해배상청구 또는 부당이득반환청구를 할 수 없도록 규정한 것이다.
Issue Paper Vol.3, 2012 한국지식재산연구원 •연장등록 무효의 항변에 관한 규정의 신설(개정법 제104조의 3) - 특허법 제104조의 3은 킬비 최고재판결의 취지*에 따라 제정된 조문이며, 이는 연장등록의 유효성이 문제된 경우와도 같다고 보아 연장등록의 유효성에 대해서도 무효의 항변을 주장할 수 있도록 입법화한 것임 * 이 판결의 취지는‘ⅰ) 특허권자에게 부당한 이익을 주어 형평의 이념에 반하는 결과를 초래해서는 안 된다, (ⅱ) 특허의 대세적인 무효까지도 구할 의사가 없는 당사자에게 특허무효심판 절차를 강요하는 것은 타당하지 않다, (ⅲ) 분쟁해결의 실효성ㆍ소송경제에 반하지 않도록 하여야 한다’임
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도입 배경
•특허법은 하나의 특허출원에 대하여 행정처분으로 하나의 특허권이 부여되는 것을 기본구조로 하고 있음 •한편, 복수의 청구항에 관계한 특허나 특허권의 일체분가분의 취급을 하는 것이 부적당하다고 생각될 경우 명문으로 청구항 별로 취급하는 예외를 규정 •그러나 최근 판례*에서 특허법상 명문의 규정은 없으나, 특허무효심판 심결은 청구항 별로 구분한 행정처분이고, 청구항 별로 부분적으로 확정한다고 판시 * 知財高決平成19年6 月20日判タ1263 327頁・判時1997 119頁 知財高決平成19年7 月23日判タ1266 320頁 判事1998 110頁 知財高判平成19年9 月12日・平成18年（行ケ）10421 知財高判平成20年2 月12日判タ1265 311頁・判時1999 115頁. 개정법 제104조의 3조 (특허권자 등의 권리행사의 제한) ① 특허권 또는 전용실시권 침해에 관계한 소송에서 당해 특허가 특허무효심판에 의하거나 또는 당해 특허권 존속기간 연장등록이 연장등록무효심판에 의해 무효가 되어야 한다고 인정되는 경우는 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다. ② 전항의 규정에 의한 공격 또는 방어의 방법에 대해서는 이것이 심리를 부당하게 지연시킬 목적으로 제출된 것으로 인정되는 경우 신청으로 또는 직권으로 각하 결정을 할 수 있다. ③ 제123조 제2항 단서의 규정은 당해 특허에 관계한 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 가지는 자 이외의 자가 제1항의 규정에 의한 공격 또는 방어 방법을 제출하는 것을 방해하지 않는다.심결의 확정범위와 관계한 개정
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www.kiip.re.kr ’1 1년 일 본 특허법 개정의 주요내용과 시사점 •또한, 정정청구에 있어서 정정 허용여부 판단에 대한 해석에 대해서도 최고재판결6)은 “특허청구범위의 감축을 목적으로 하는 정정”에 대해서는 정정 대상이 되고 있는 청구항 별로 개별적으로 그 허용여부를 판단해야 한다고 판시 •따라서 특허무효심판에서 정정의 허용여부의 판단 및 심결의 확정을 청구항 별로 하도록 하고, 정정심판에서도 청구항 별로 취급하도록 개정
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개정의 주요내용
•정정심판 및 정정청구의 청구단위의 개정(개정법 제126조) - 심판청구인이 요구한 경우에 청구항 별로 정정심판의 심리가 이루어지도록 청구항 간의 인용관계의 해소(제1항) - 특허무효심판이 청구항 별로 청구된 경우에 일부심결이 확정되어도 정정심판청구를 해서는 안 된다는 점을 확인하는 측면에서 규정(제2항) - 청구항이 2이상인 경우에는 청구항 단위로 청구할 수 있음을 규정하고, ‘일군의 청구항’이라는 개념을 도입하여, 이들 청구항은‘일군의 청구항’으로서 일체적으로 취급(제3항) - 청구항 별로 정정심판을 청구하여야 하고, 명세서 또는 도면의 정정이 복수의 청구항과 관계한 경우 그 관련 청구항 전체에 대하여 청구를 하도록 규정(제4항) 개정법 제126조(정정심판) ①특허권자는 원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 정정을 하는 것에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 그 정정은 다음에서 열거한 사항을 목적으로 하는 것에 한한다. 1, 2호 생략 3호 명료하지 않은 기재의 석명 4호 다른 청구항의 기재를 인용하는 청구항의 기재를 당해 다른 청구항의 지재를 인용하지 않는 것으로 할 것 ② 정정심판은 특허무효심판이 특허청에 계속된 시부터 그 심결(청구항 별로 청구가 된 경우에 있어서는 그 전부의 심결)이 확정될 때 까지는 청구할 수 없다. ③ 2이상의 청구항에 관계한 원서에 첨부한 특허청구범위의 정정을 할 경우에는 청구항 별로 제1항의 규정에 의한 청구를 할 수 있다. 이 경우에 있어서 당해 청구항 중에 하나의 청구항의 기재를 다른 청구항이 인용하는 관계 그 밖의 경제산업성령에서 정하는 관계를 가진 1군의 청구항(이하‘1군의 청구항’이라 한다)가 있는 경우는 당해 1군의 청구항 별로 당해 청구를 하여야 한다. 6) 最判平成20年7 月10日民集62卷7 1905頁 照.Issue Paper Vol.3, 2012 한국지식재산연구원 •심판청구의 방식(개정법 제131조) - 청구항 별로 정정심판을 청구할 수 있게 됨에 따라, 새롭게 도입된 규정이며 청구의 취지 및 그 이유가 청구항 별로 심리되도록 경제산업성령**에서 정한 바에 따라 기재하도록 요구(제3항)* * 이는 정정 청구의 경우도 마찬가지이며, 특허법 제134조의 2 제9항에서 준용 ** 경제산업성령(특허법 시행규칙 제46조의 3)의 규정사항 •특허무효심판에 있어서 정정 청구(개정법 제134조의 2) 특허법 제134조의 2(특허무효심판에 있어서 정정의 청구) ① 특허무효심판 피청구인은 전조 제1항 혹은 제2항 다음조 제153조 제2항 또는 제164조의 2 제2항의 규정에 따라 지정된 기간에에 한하여, 원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다. 다만, 그 정정은 다음에서 열거한 사항을 목적으로 하는 것에 한한다. 1, 2호 생략 3호 명료하지 않는 기재의 석명 4호 다른 청구항의 기재를 인용하는 청구항의 기재를 해당 다른 청구항의 기재를 인용하지 않는 것으로 할 것 ② 2이상의 청구항에 관계한 원서에 첨부한 특허청구범위의 정정을 할 경우에는 청구항 별로 전항의 정정청구를 할 수 있다. 다만, 특허무효심판이 청구항별로 청구된 경우에 있어서는 청구항 별로 동항의 정정청구를 하여야 한다. ③ 전항의 경우에 있어서 당해 청구항 중에서 일군의 청구항이 있는 경우에는 당해 일군의 청구항 별로 당해 청구를 하여야 한다. ④～⑥ (생략) ⑦ 제1항의 정정청구는 동항의 정정 청구서에 첨부된 정정한 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대하여 제74조의 4 제1항의 보정을 할 수 있는 기간 내에 한하여 취하할 수 있다. 이 경우에 제1항의 정정청구를 제2항 또는 제3항의 규정에 의해 청구항 별로 또는 일군의 청구항별로 한 경우에는 그 청구항 전체를 취하하여야 한다. ⑧ 제155조 제3항의 규정에 의해 특허무효심판청구가 청구항 별로 취하된 경우에는 제1항의 정정청구는 당해 청구항 별로 취하된 겻으로 간주하고, 특허무효심판의 심판사건에 관계한 모든 청구가 취하된 경우에는 당해 심판사건에 관계한 동항의 정정청구는 전부 취하된 것으로 본다. ⑨ 제126조 제4항으로부터 제8항까지 제127조, 제128조, 제131조 제1항, 제3항 및 제4항, 제131조의 2 제1항, 제132조 제3항 및 제4항과 함께 제133조 제1항, 제3항 및 제4항의 규정은 제1항의 경우에 준용한다. 이 경우에 있어서 제126조 제7항 중“제1항 단서 제1호 또는 제2호‘가 있는 것은 ’특허무효심판청구가 되어 있지 않은 청구항에 관계한 제1항 단서 제1호 또는 제2호‘로 대체하는 것으로 한다. (1) ‘청구의 취지’의 기재에 대하여 특허법 제126조 제3항(동법 제134조의 2 제9항에서 준용하는 경우에는 동조 제2항 및 제3항) 및 제4항(동법 제134조의 2 제9항에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 적합하도록 기재하도록 규정(제1항) (2) ‘청구의 이유’의 기재에 대하여 청구항(또는 일군의 청구항)별로 청구를 할 경우에 명세서 또는 도면의 정정이 복수의 청구항과의 관계를 가질 경우에는 당해 청구항(또는 일군의 청구항)별로 그 명세서 또는 도면의 정정과의 관계를 기재하여야만 하도록 규정(제2항) 개정법 제131조 (심판청구의 방식) ① 생략, ② 생략 ③ 정정심판을 청구할 경우에 있어서 제1항 제3호에서 열거한 청구의 취지 및 그 이유는 경제산업성령에서 정한 바에 따라 기재하여야 한다.
www.kiip.re.kr ’1 1년 일 본 특허법 개정의 주요내용과 시사점 - 정정청구에 있어서 정정이 인정되기 위한 정정의 목적을 제시한 것이며, 동조 제1항 제4호7)는 특허법 제126조 제1항 단서 제4호의 규정에 대응하는 것임(제1항) - 동조 제2항 본문은 제126조 제3항 전단에 대응하는 것으로 특허무효심판의 경우 그 심결확정을 청구항 별로 할 수 있도록 하기 위한 규정이며, 제3항은‘일군의 청구항’의 취급에 대해 규정(제2항 및 제3항) - 정정청구를 취하할 수 있는 시기와 범위에 대하여 규정하고, 청구의 취하와 보정의 시기적 제한을 일치시킨 규정(제7항) - 특허무효심판청구가 취하된 경우 정정청구도 취하된 것으로 취급함을 명백히 한 규정*(제8항) * 심판청구가 취하되어도 정정청구는 그대로 남아 있는 것으로 하면, 그 후에 정정의 기회가 부여되지 않으면 정정 전의 상태로 되돌아가지 않아 특허권자의 의사를 반영할 수 없는 경우를 방지하기 위함 - 정정의 요건, 절차, 효과 등에 대하여 관련 조문을 준용하는 규정이나, 정정청구서 불비 시의 취급을 정정심판청구서의 불비 시의 취급과 동일시 함(제9항) •심결 또는 결정의 취소(개정법 제181조) - 청구항 별로 청구된 특허무효심판의 심결에 대하여 청구항 별로 소제기가 가능하므로, 심결의 취소도 청구항 별로 이루어지도록 규정(제2항 후단) - 다만, ‘일군의 청구항’의 경우 일부 청구항에 대한 심결 취소가 확정되고, 다른 미확정 청구항에 대해서는 심결취소가 되지 않는 경우 다른 청구항의 정정허용여부 판단 및 심결확정을 같이 할 수 없어, 이를 같이 심리할 수 있도록 함(제2항 후단) •심결 확정 범위의 명확화 규정 신설(개정법 제167조의 2) 개정법 제167조의 2 (심결의 확정 범위) 심결은 심판사건 별로 확정한다. 다만, 다음 각 호에서 열거하는 경우에는 각각 당해 각호에서 규정하는 바에 따라 확정한다. 1호 청구항 별로 특허무효심판청구가 된 경우이고, 일군의 청구항별로 제134조의 2 제1항의 정정청구가 된 경우 당해 일군의 청구항 마다 2호 일군의 청구항 별로 정정심판청구가 된 경우 당해 일군의 청구항 마다 3호 청구항 별로 심판청구가 된 경우이고, 제1호에서 열거한 경우 이외의 경우 당해 청구한 마다 개정법 제181조 (심결 또는 결정의 취소) ① (생략) ② 심판관은 전항의 규정에 의한 심결 또는 결정의 취소 판결이 확정된 경우에는 다시 심리를 하고, 심결 또는 결정을 하여야 한다. 이 경우 심결의 취소 판결이 제134조의 2 제1항의 정정청구가 된 일군의 청구항 중에 일부 청구항에 대하여 확정된 경우에는 심판관은 심리를 함에 있어 당해 일군의 청구항 중 다른 청구항에 대한 심결을 취소하여야 한다. 7) 특허권자가 청구항의 인용관계를 해소하는 정정을 하는 것으로, 최고재판결에서 제시한 바와 같이‘공격방어의 균형’(정정의 연속적인 불인용 의 방지)를 도모할 수 있다.
Issue Paper Vol.3, 2012 한국지식재산연구원 - 청구항별로 청구된 심판의 심결이 청구항 별로 확정된다는 판례의 해석*을 명문화하고, ‘일군의 청구항’별로 심판 또는 정정청구가 있는 경우도 심결의 확정범위를 명백히 할 목적으로 신설됨 * 知財高決平成19年6 月20日判タ1263 327頁 等 - 특허무효심판과 정정심판청구가 청구항 별로 된 경우 이에 대한 심결확정범위에 대하여 단 서 각호*에서 규정 * 제167조의 2 각 호의 규정 내용 •심결 등에 대한 소(개정법 제178조) - 정정 청구서에 불비가 있는 경우의 각하 결정에 대한 취급을 정정심판청구서의 불비가 있는 경우의 각하결정의 취급을 동일시하도록 규정 - 예를 들면, 정정심판(특허법 제126조 제4항) 및 심판청구의 방식(제131조 제3항)에 따른 적절한 청구가 되지 않은 경우 심판장은 보정명령을 하였으나, 적절한 보정이 되지 않은 경우 청구서가 각하됨 - 이러한 정정심판 청구서의 각하에 대한 소는 동경고재의 전속관할이 되나, 특허무효심판 중의 정정청구서의 각하에 대한 소는 개정전법에서는 행정불복심사법의 적용(동법 제184조의 2)을 받아, 행정불복심사법 제4조의 심사청구를 거쳐 지방법원에 불복 신청을 하도록 되어 있었음 - 정정청구 각하 결정에 대한 소도 기술전문성을 요하는 실체적인 심리가 필요하므로, 정정심판 청구서의 각하결정과 같이 동경고재(지재고재)의 전속관할로 하도록 규정함 •무효심판의 확정 심결의 제3자 효력의 폐지(개정법 제167조) - 무효심판의 확정심결의 효력이 제3자에게 미치지 않도록 하였으나, 심판 당사자와 참가인은 심판에서 주장입증을 다할 수 있었으므로, 이들에게는 일사부재리효가 남아 있도록 규정 - 또한 개정前법에서는“확정심결의 등록이 있는 경우”에 심결의 효력이 발생하도록 하고 있었으나, 개정법에서는“심결이 확정한 경우”에 심결의 효력이 발생하는 것으로 하였음 개정법 제167조 (심결의 효력) 특허무효심판 또는 연장등록무효심판의 심결이 확정된 경우에는 당사자 및 참가인은 동일 사실 및 동일 증거에 기하여 그 심판을 청구할 수 없다. 개정법 제178조 (심결 등에 대한 소) 심결에 대한 소 및 심판 혹은 재심의 청구서 또는 제134조의 2 제1항의 보정 청구서의 각하 결정에 대한 소는 동경고등재판소의 전속관할로 한다. 제1호 청구항 별로 특허무효심판이 청구된 경우이고, 일군의 청구항 별로 정정청구가 된 경우 당해 일군의 청구항 별로 심결이 확정함을 규정 제2호 일군의 청구항 별로 심판청구가 된 경우(일군의 청구항 별로 심판청구를 할 수 있는 것은 정정심판뿐이다)에 그 심결도 당해 일군의 청구항 별로 확정함을 규정 제3호 청구항 별로 심판청구가 된 경우 그 심결도 제1호에서 열거하는 경우를 제외하고 청구항 별로 확정함을 규정
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