필리핀의 지식재산권제도 개요

필리핀의 지식재산권제도 개요

특허청 해외지식재산권보호센터

<http://copi.kipo.go.kr>

제1장 서론

제1절 개관

제2절 지식재산권 담당기관

제3절 지적재산권 관련 법률

제2장 지식재산권의 출원 및 관리

제1절 특허의 출원 및 관리

1. 출원 ···3

2. 심사 ···5

3. 등록 ···8

4. 특허권의 효력 ···9

5. 실시권 ···10

제2절 디자인의 출원 및 관리

1. 출원 ···13

2. 심사 ···15

3. 등록 ···16

4. 디자인권의 효력 ···17

5. 실시권 ···17

제3절 상표의 출원 및 관리

1. 출원 ···18

2. 심사 ···20

3. 등록 ···24

4. 상표권의 효력 ···25

5. 실시권 ···25

제3장 지식재산권의 보호

1. 담당기관 ···26

2. 심판 종류 ···26

3. 기타 ···27

제2절 소송에 의한 보호

1. 침해로 보는 행위 ···27

2. 손해액 산정 ···27

3. 민사적 구제 ···28

4. 형사적 구제 ···29

5. 행정적 구제 ···29

제3절 부정경쟁방지법에 의한 보호

1. 보호대상 ···30

2. 침해시 구제방안 ···30

제4장 지식재산권 관련 분쟁사례

제1장 서론

제1절 개관

오늘날 지식재산권과 관련된 분쟁이 날로 격화되어 심각한 양상을 보이고 있 다. 이는 미국이나 일본 등의 선진기업 앞에 첨단 기술을 적용하는 대기업은 물 론 상대적으로 인적자원이 빈약한 중소기업이나 벤처기업의 경우도 예외가 아니 어서, 요즘 우리 주변에서 전혀 예기치 못했던 특허침해 소송에 휘말려 낭패를 보는 기업들이 적지 않다.

지식재산권 문제에 있어서 국내 기업들이 선진 기업들의 특허를 침해하는 경 우도 있지만 최근에는 중국, 베트남, 필리핀 등 동남아시아의 기술 후진국으로부 터 국내 기업들이 특허침해를 당하는 일이 빈번하게 발생하고 있다. 이처럼 기술 후진국에 의한 특허침해가 나날이 증가하고 있는 상황에서 국내 기업들은 각자 의 지식재산권을 보호하기 위하여 올바른 대응방안을 마련해야 한다.

이를 위해 필리핀의 지적 재산권 등록과 관련된 법률적 제도 절차들을 살펴보 고, 필리핀에서 발생한 지식 재산권 관련 사례들을 분석하여, 국내 중소기업과 벤처 기업들이 지식 재산권과 관련된 문제에 슬기롭게 대처할 수 있도록 하고자 한다.

제2절 지식재산권 담당기관

필리핀의 산업재산권 전담 기구는 필리핀 특허청(IPO: Intellectual Property Philippines)이다. 필리핀 특허청은 마카티에 소재하며, 주소 및 연락처는 다음과 같다.

IPO Building, 351 Sen. Gil Puyat Ave., Makati City 전화 (632) 752-5450 팩스 (632) 897-1724

이메일 dittb@ipophil.gov.ph 또는 mail@ipophil.gov.ph 홈페이지 http://www.ipophil.gov.ph

필리핀 특허청은 기존의 특허상표기술이전부서를 대체하여 설립된 기관으로, 특허국(Bureau of Patents), 상표국(Burea of Trademarks), 소송국(Bureau of Legal Affairs), 문서․정보․기술이전국(Documentation, Information and Technology Transfer Bureau), 관리국(Management Information System and EDP Bureau), 행정․재정․인사국(Administrative, Financial and Personnel Services Bureau) 으로 이루어져있다.

제3절 지적재산권 관련 법률

필리핀은 1995년 1월 1일 이후로 다양한 지적재산권법을 하나의 법령으로 정 리하였는데 그 법이 「필리핀 지적재산권법(Intellectual Property Code of Philippines: IPC, 본 절 이하 지식재산권법)」이라고도 알려진 공화국법령 (Republic Act 8293)이다.

Republic Act (RA) 8293 에서 개정된 주요 사항은 다음과 같다.

- 선출원주의(first-to-file system)로 개정.

- 특허의 존속 기간이 17년에서 20년으로 개정.

- 실용신안의 존속 기간 갱신 없이 7년간으로 개정.

- 심사 청구 제도 도입.

- 출원일 또는 우선일로부터 최우선일로부터 18개월 경과시 출원 공개.

- 침해시 처벌 벌금은 100,000 ～ 300,000 페소, 구금은 6개월～3년으로 강화.

- 상표 출원에 대한 선사용 규정 철회.

- 상표 갱신 기간 10년으로 개정.

- 상표 출원 후 3년 내에 사용증거 제출 및 이후 5년을 주기로 제출.

- 침해시 처벌 벌금은 50,000 ～ 200,000 페소, 구금은 2년～5년으로 강화됨.

제2장 지식재산권의 출원 및 관리

제1절 특허의 출원 및 관리

1. 출원

가. 특허출원 종류

발명 분야에 관련된 지식 재산권에는 특허권 및 실용신안권이 있다. 필리핀 지 식 재산권법 제21조에 의하면, 발명이란 “인간 활동 분야에서의 문제에 대한 해 결 수단”을 의미하며, “신규성과 진보성을 수반하며, 산업적으로 적용 가능한” 해 결 수단 즉, 발명은 특허를 받을 수 있다고 규정되어 있다.

한편, 실용신안은 특허와 동일하게 발명에 대하여 인정되는 것이나 등록 요건 으로 진보성을 요구하지 않는다는 것에 차이점이 있다. 필리핀 지식 재산권법 제 108조에 의해, 실용신안은 특허에 관련된 규정을 준용한다.

한편, 다음과 같은 것은 특허나 실용신안 등록 대상이 되지 않는다.¹⁾ ① 발견, 과학 이론 및 수학 방법

② 정신 작용을 수행하고, 게임을 하거나, 사업을 하는 방식, 규칙 및 방법 및 컴퓨터 프로그램

③ 사람의 몸이나 동물의 몸에 가해진 외과수술, 치료 및 진단 방법으로 사람 의 몸이나 동물의 몸을 처리하는 방법

④ 식물이나 동물의 생산을 위한 식물 품종 또는 동물 품종 또는 본질적으로 는 생물학적 방법 (다만 미생물 및 비-생물 및 미생물 방법은 특허를 받을 수 있다)

⑤ 심미적 창조물(Aesthetic creations) ⑥ 공공 질서나 도덕에 반하는 것

나. 특허권을 받을 수 있는 자(출원인 적격)

해당 발명을 고안한 발명자 또는 그의 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리를

1) 필리핀 지식 재산권법 제22조 참조.

갖는다. 직무발명 계약에 의해 발명을 양도 받은 고용인은 승계인에 해당하므로, 특허를 받을 수 있는 권리자에 해당한다. 한편 외국인의 경우에는 필리핀이 가입 한 국제조약 국가의 국민은 특허를 받을 수 있는 권리가 있다.²⁾

다. 출원서류

특허․실용신안 출원시 필요한 정보 및 서류는 다음과 같다:

① 출원인 이름, 주소 및 국적 ② 발명자 이름, 주소 및 국적

③ 명세서 2부 (발명의 명칭, 상세한 설명, 청구항, 요약서, 도면으로 구성) ※ 명세서는 영어 또는 필리핀어로 제출이 가능하다.

※ 실용신안 출원시, 도면이 출원과 동시에 제출되지 않고 추후 제출될 경우 출원일자는 도면 제출일이 된다.

④ 위임장

⑤ 우선권 출원 국가, 우선권 주장 출원 번호 및 우선권 주장 출원일 (우선권 주장시)

⑥ 우선권 증명서류 (우선권 주장시)

※ 우선권 주장시에 해당되며, 출원시 제출하지 못한 경우 출원일로부터 3개 월내에 제출

라. 기타

3,600.00페소(대기업), 1,800.00페소(소기업) ② 추가료

- 출원서 30페이지 초과시 장당 30페소(대기업), 15페소(소기업) - 청구항 5항 초과시 1항당 300페소(대기업), 150페소(소기업) - 우선권 주장시 1,800페소(대기업), 900페소(소기업)

2) 필리핀 지식 재산권법 제3조 참조

3) 필리핀 특허청 홈페이지 (www.ipophil.gov.ph) 참조

③ 심사 청구료

3,500.00페소(대기업), 1750.00페소(소기업) ④ 기타 요금

- 조기공개 요청시 5,550페소 (대기업, 소기업 구분 없음) - 분할 출원시 3,600페소(대기업), 1,800페소(소기업)

- 변경출원(실용신안→특허)시 1,200페소(대기업), 600페소(소기업) - 구비서류 제출 기간 연장시 1,300페소(대기업), 650페소(소기업) - 심사관 답변 제출 기간 1차 연장시 600페소(대기업), 300페소(소기업) - 심사관 답변 제출 기간 2차 연장시 650페소(대기업), 325페소(소기업) - 보정서 제출시 보정된 페이지 당 70페소(대기업, 소기업 구분 없음)

출원료 납부 기한

출원료는 출원시 또는 늦어도 출원일로부터 1개월내에 납부하여야 한다.

대기업․소기업 자격

소기업 자격(Small Entity)은 필리핀 화폐로 2백만 페소 이하의 자본금을 가진 기업 또는 개인, 필리핀 정부 산하 기관, 국․공립 학교, 국․공립 연구기관 등이 포함된다. 소기업 자격으로 출원할 경우, 출원료의 50%가 감면된다. 소기업임을 증명하는 진술서가 제출되어야 감면이 가능하며, 제출은 출원 건 각각에 대해 이 루어져야 한다. 대기업에서 소기업으로의 양도 또는 이전 등의 주체 변경이 있었 다 하더라도, 진술서가 제출되기 이전에 납부된 수수료는 환불이 불가능하다. 반 면, 소기업에서 대기업으로의 양도 또는 이전 등의 주체 변경이 있었다 하더라도 변경 이전에 납부된 수수료에 대해서는 추가 납부를 하지 않아도 된다. 대기업 자격(Big Entity)은 위의 소기업 자격을 제외한 기업을 말한다.

2. 심사

출원 → 방식심사 → 써치 리포트 발행 → 등록결정 → 등록 공고

(1) 출원일 인정⁴⁾

특허 출원일은 특허청이 특허출원서를 수령한 날로 한다. 다만, 특허청이 수령

4) 필리핀 지식 재산권법 제40조

한 출원서에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 한다.

(a) 필리핀 특허가 요구된 명확한 또는 암묵적 표시 (b) 출원인 정보

(c) 필리핀어나 영어로 된 발명의 상세한 설명 및 하나(1) 이상의 청구항.

(2) 방식 심사

특허 출원에 출원일이 인정되고, 필요한 수수료가 규정에 따라 기일 내에 납부 되면 출원에 대한 방식 심사가 진행된다. 방식 심사는 출원 서류 방식 및 출원인 자격이 적법한지 여부를 심사하는 것으로, 필리핀 지식재산권법 제32조에 규정된 요건에 대하여 심사한다.

필리핀 지식 재산권법 제32조 규정에 의하면, 특허출원서는 필리핀어나 영어로 작성되어야 하고, 다음과 같은 내용이 포함되어야 한다.

(a) 특허결정요청;

(b) 발명의 상세한 설명;

(c) 발명의 이해에 필요한 도면;

(d) 하나 이상의 청구범위;

(e) 요약서.

또한, 출원인이 확정되어야 하고, 출원인과 발명자가 일치하지 않는 경우에는 출원인에게 증명서를 제출할 것을 요구할 수 있다.

(3) 출원 분류 및 선행 기술 검색

방식 심사 결과 적법한 출원이라고 판단되면, 선행 기술 검색을 위해 출원을 분류한다. 출원 분류에 따라 선행 기술을 검색하고, 이를 토대로 써치 리포트를 작성하여 출원인에게 송부한다.

(4) 출원 공개

최우선일로부터 18개월이 경과하면, 선행기술 검색 결과와 함께 해당 출원은 공개된다. 다만, 출원의 공개가 필리핀 국가 방위에 불리한 경우, 특허청장은 필 리핀 산업무역부(Secretary of Trade and Industry)의 승인 하에 해당 출원을 공

개하지 않을 수 있다.

출원 공개 후에는 누구든지 해당 출원에 대해 필리핀 특허청에 이의 신청서를 제출할 수 있다.

(5) 심사청구

심사청구는 공개일로부터 6개월 내에 이루어져야 하며, 상기 기한 내에 심사청 구서가 제출되지 않은 출원은 취하 간주된다.

(6) 실질 심사

특허요건이란, 특허 등록을 받기 위해 발명이 실질적으로 갖추어야 할 요건을 말하며, 특허 요건에는 신규성(New), 진보성(Inventive Step) 및 산업상 이용가능 성(Industrial Applicability), 선출원주의 등이 있다.

① 신규성

신규성이란 출원 발명이 종래기술의 부분을 형성하지 않는 새로운 발명일 것 을 요구하는 특허요건이다. 이때 종래 기술이란, 출원 발명의 출원일 또는 우선 일 이전에 전 세계 어느 곳의 사람들에게 이용될 수 있게 된 것 또는 출원 발명 의 출원일 또는 우선일 이전에 출원 또는 공개된 특허 출원, 실용신안 또는 디자 인 등록의 내용을 이루는 것을 말한다.

따라서, 출원 발명이 출원일 이전에 공개 또는 공지되어 공중이 이용가능하게 된 발명과 동일한 발명이거나, 동일한 내용의 선출원 발명이 존재하는 경우에는 신규성이 없는 것으로 보아 특허를 받을 수 없다. ⁵⁾

② 진보성

진보성이란 출원 발명이 출원일 또는 우선일을 기준으로 종래 기술과 비교하 여 그 발명이 속하는 기술 분야의 당업자가 자명하지 않을 것을 요구하는 특허 요건이다. 이때 종래 기술은 신규성의 종래 기술과 동일하다. ⁶⁾

5) 필리핀 지식 재산권법 제24조 참조.

6) 필리핀 지식 재산권법 제26조 참조.

③ 산업상 이용 가능성

산업상 이용가능성이란 출원 발명이 산업에서 사용되거나 응용될 수 있어야 한다는 특허요건을 말한다.

④ 선출원주의

선출원주의란 동일한 발명에 대하여 2이상의 출원이 있는 경우에는 먼저 출원 한 자만이 특허를 받을 수 있다는 특허요건을 말한다.⁷⁾

(7) 실용신안 심사 절차

실용신안의 경우, 방식 심사 리포트 및 써치 리포트를 접수한 출원인은 상기 리포트 발행일로부터 2개월 내에 실용신안을 특허 출원으로 변경하거나, 해당 출 원을 취하하거나, 명세서를 보정하거나, 등록 리포트 요청을 할 수 있다.

출원인이 등록료 납부 및 등록 요청서를 제출한 날로부터 2개월 내에 등록 리포 트(Registrability report)가 출원인에게 송부된다. 이 리포트에는 출원인이 신규성 면에서 실용신안의 유효성을 판단하는 데 도움이 될 수 있도록 기술 관련도가 기재된 관련선행기술문헌이 포함된다.

실용신안 출원이 위와 같이 등록 요건을 충족시키고 특허청이 출원인으로부터 아무런 절차 요청을 받지 않는다면, 해당 출원은 등록료 납부를 조건으로 등록된 것으로 간주된다.

3. 등록 가. 등록절차

필리핀 특허청의 심사 결과, 출원 발명이 모든 요건을 충족하였다면, 특허청장 은 출원인에게 특허결정서를 송부하여야 한다. 특허 결정서는 다른 관련 정보와 함께 조항에서 규정된 기간 내에 IPO 간행물에 공개된다.⁸⁾ 이 경우 이해 당사자 는 특허청에 제출된 특허의 발명의 상세한 설명, 청구범위 및 도면을 조회할 수 있다.

7) 필리핀 지식재산권법 제29조 참조.

8) 필리핀 지식재산권법 제52조

한편, 특허 등록을 받기 위해서는 모든 수수료는 기간 내에 납부되어야 하고, 만약 특허 결정 및 공개에 필요한 수수료가 기간 내에 납부되지 않는다면, 출원 은 철회된 것으로 간주된다. 특허는 IPO 간행물에 특허 결정서의 공개일자로 효 력을 갖는다.⁹⁾

나. 등록료

500페소(대기업), 250.00페소(소기업) ② 기타 요금

- 특허 명세서 또는 특허증 정정시 600페소(대기업), 300페소(소기업) ③ 연차료

- 5년차 연차료 2,700페소(대기업), 1,350페소(소기업) - 6년차 연차료 3,600페소(대기업), 1,800페소(소기업) - 7년차 연차료 4,500페소(대기업), 2,250페소(소기업) - 8년차 연차료 5,400페소(대기업), 2,700페소(소기업) - 9년차 연차료 7,200페소(대기업), 3,600페소(소기업) - 10년차 연차료 9,000페소(대기업), 4,500페소(소기업)

4. 특허권의 효력 가. 특허권의 존속기간

특허권의 존속 기간은 필리핀 출원일로부터 20년이며, PCT 국내단계진입 출원 의 경우는 PCT 출원일로부터 20년이다. 실용신안의 경우는 출원일로부터 7년이 다. 추가 권리 갱신은 불가능하다.

나. 특허권의 보호범위

특허는 IPO 간행물에 특허 결정서의 공개일자부터 효력이 발생한다. 특허권자

9) 필리핀 지식재산권법 제50조

는 특허 대상이 되는 발명을 실시할 권리를 독점한다. 또한 특허권자는 특허를 상속에 의해 양도 또는 이전할 수 있는 권리와, 특허의 실시권 계약에 동의할 권 리를 갖는다.

다. 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위

다음과 같은 경우에는 특허권의 효력이 미치지 않는다.

① 필리핀에서 거래된 특허 물품이 물품의 소유자에 의해, 또는 소유자의 명백 한 동의 하에 이용되는 경우

② 특허 발명의 실시가 개인적으로 이루어지며, 비-상업적인 목적으로 판매되는 경우 (단, 그러한 행위가 특허 소유자의 경제적 이익을 상당히 침해하지 않 아야 한다.)

③ 특허 발명의 실시가 특허 발명의 대상에 관련된 실험을 목적으로 배타적으로 제조 또는 이용되는 경우

④ 특허 발명의 실시가 약국에서 또는 의학 전문가가 개인적으로 조제하는 행 위, 의학 처방에 따른 약 또는 그에 따라 조제된 약에 관한 행위인 경우 ⑤ 특허 발명이 잠시 또는 사고로 필리핀 영내에 진입한 다른 나라의 선박,

배, 항공기, 또는 육상수단에서 사용되는 경우 (단, 그러한 발명은 선박, 배, 항공기 또는 육상수단의 필요에서만 배타적으로 사용되며, 필리핀 내에서 판매되기 위해 제조하는데 사용되지 않는다.)

라. 기타

연차료 (출원유지료)

특허 출원 또는 특허권을 존속 기간 동안 유지하기 위해서는 특허 유지료 즉, 연차료를 납부하여야 한다. 특허 출원 공개일로부터 4년이 되는 해부터 매년 납 부하여야 한다. 납부 기일 3개월 이전부터 납부가 가능하며, 기일이 경과되었을 경우에는 6개월간의 유예기간 동안 과태료와 함께 납부가 가능하다.

5. 실시권 가. 실시권의 종류

실시권은 독점으로 실시할 수 있는지 여부에 따라 통상 실시권과 전용 실시권

으로 구분되며, 발생 원인에 따라 허락실시권과 강제 실시권으로 구분된다.

통상 실시권은 실시권 허여 범위 내에서 특허 발명을 실시할 수는 있으나, 다른 사람의 실시를 배제할 수 없는 실시권을 말하며, 전용 실시권은 실시권 허여 범 위 내에서 특허 발명을 독점적으로 실시할 수 있는 실시권이다.

한편, 허락 실시권은 특허권자의 실시권 계약에 의해 발생하는 실시권을 말하 며, 강제 실시권은 특허권자의 동의 없이 법무부 장관의 허여되는 실시권을 말한 다. 다음과 같은 경우에 강제실시권 설정이 가능하다.

- 국가 비상 사태

- 해당 특허의 실시가 국가 방위, 공중위생, 필수적인 경제 산업 분야의 개발 등에 도움이 되는 경우

- 국가 행정부가 판단시, 특허권자 또는 그의 실시권자의 실시 형태가 반경쟁 적(anti-competitive)인 경우

- 특허권자의 특허 실시가 상업적이 아닌 대중을 위한 경우

- 특허된 발명이 충분히 실시 가능성이 있는데도, 필리핀에서 상업적으로 실시 되지 못하고 있는 경우 (예를 들어, 해당 특허 관련 물품의 수입시 해당 특 허의 실시 또는 사용을 조건으로 한다)

나. 실시계약 및 허가

일반적으로 허락실시권 계약 체결시 다음과 같은 조항은 금지 조항으로 명시 되어 있다. 따라서 실시권 계약서는 다음과 같은 사항을 포함하여서는 안 된다.

- 구체적인 자본재, 중간생산물, 원자재, 기타 기술의 구입 또는 특허권자가 임 명한 인사 고용 등의 의무를 실시권자에게 강요하는 조항

- 실시권을 기반으로 제조된 제품의 도소매가격을 특허권자가 정할 수 있도록 하는 조항

- 제품의 수량 및 구조에 관하여 제약을 두는 조항

- 통상 실시권 계약 체결시, 경쟁 기술의 사용을 금지하는 조항 - 특허권자에게 물품의 전부 또는 일부 구매 옵션을 설정하는 조항

- 실시권 대상의 기술 사용으로 인하여 얻어질 수 있는 발명 또는 개량품을 특허권자에게 무상으로 이전하기로 하는 조항

- 사용되지 않는 특허의 특허권자에게 로열티 지불을 요구하는 조항

- 특허 제품의 제작 및 실시에 대한 독점권이 이미 설정된 국가로의 수출 등 특허권자의 이익을 위한 정당한 이유가 아닌 이상, 실시권자가 특허 제품의 수출을 금지하는 조항

- 계약의 조기 종료 등의 예외를 제외하고, 기술 이전 계약 체결 후 제공된 기 술에 대해 사용을 제한하는 조항

- 계약 종료 후, 특허 및 기타 지적재산권에 대해 지불을 요구하는 조항

- 실시권자가 특허권자가 제공한 특허에 대해 유효성을 문제시하지 않을 것을 요구하는 조항

- 새로운 제품, 방법 또는 장비와 관련하여, 실시 허여된 특허를 실시권자가 연구하거나 개발하는 등의 활동을 금지하는 조항

- 수입된 기술을 자국의 조건에 맞춰 개량하거나 이노베이션을 적용하는 것을 금지하는 조항, 단 이 경우 실시권자는 특허권자가 규정한 품질 기준을 손상 시켜서는 안 된다.

- 실시권 계약에 따른 의무를 특허권자가 이행하지 않은 경우의 책임, 또는 실 시된 제품 및 기술 사용 후 제3자가 제기한 소송에 대한 책임 등에 대해 특 허권자에게 면책을 주는 조항

반면, 다음과 같은 조항은 의무 조항으로 실시권 계약서에 명시되어야 한다 - 특허권자와 분쟁시 필리핀 법의 지배를 받으며, 재판 장소는 실시권자의 주

사무소가 있는 지역의 관할 법원으로 한다는 조항

- 실시 대상 기술에 관련된 방법 및 기술 개량은 실시권 계약 기간 동안 계속 행해져야 한다는 조항

- 분쟁 중재시에는, 필리핀의 중재법, 유엔 국제무역법 위원회 (UNCITRAL:

United Nations Commission on International Trade Law)의 중재 절차, 또 는 국제상공회의소(ICD: International Chamber of Commerce) 절차에 따르 며, 중재 법원은 필리핀 또는 기타 중립국으로 한다는 조항

- 실시권 계약에 따라 지불된 모든 금액에 대한 필리핀 세금은 특허권자가 부 담한다는 조항

다. 실시권의 효력

허락실시권은 위에서 언급한 금지와 의무 조항을 따르는 한, 필리핀 특허청에 실시권 설정 등록을 하지 않아도 효력이 발생된다. 금지와 의무 조항을 준수하지 않은 허락실시권의 경우, 필리핀 특허청에 설정 등록을 하여 승인을 받지 않는 이상 법적인 효력이 없다.

허락실시권의 유효 기간은 특허권의 존속 기간과 동일해야 한다. 반면, 강제실 시권의 범위와 기간은 실시권 목적에 따라 법무부 장관이 결정한다.

라. 기타

- 강제실시권 설정 등록료

특허: 16,000페소(대기업), 10,400페소(소기업) 실용신안: 10,400페소(대기업), 7,700페소(소기업)

제2절 디자인의 출원 및 관리

1. 출원

가. 출원 종류

산업 디자인은 선이나 색 또는 3차원 형태 또는 이들의 조합을 말한다. 상기 요소들의 조합이나 형태는 산업 제품이나 공예품에 특별한 외관을 부여하고 이 를 위한 패턴으로서 사용될 수 있다.¹⁰⁾

산업 디자인이 지식 재산권으로 보호받기 위해서는 새롭고 독창적인 디자인이 여야 한다. 다만, 새롭고 독창적인 디자인이라 할지라도, 기술적이거나 기능을 확 보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인이나 공공질서 및 공공의 이익에 반하 는 디자인은 등록을 받을 수 없다. ¹¹⁾

10) 필리핀 지식재산권법 제112조 참조.

11) 필리핀 지식재산권법 제113조 참조.

나. 디자인권을 받을 수 있는 자(출원인 적격)

해당 디자인을 고안한 창작자 또는 그의 승계인은 디자인권을 받을 수 있는 권리를 갖는다. 직무발명 계약에 의해 양도 받은 고용인은 승계인에 해당하므로, 디자인권을 받을 수 있는 권리를 갖는다. 한편, 외국인의 경우에는 필리핀이 가 입한 국제조약 국가의 국민은 디자인권을 받을 수 있는 권리를 갖는다.

다. 출원서류

출원시 필요한 정보 및 서류

디자인 출원시 필요한 정보 및 서류는 다음과 같다:

① 출원인 이름, 주소 및 국적 ② 창작자 이름, 주소 및 국적

③ 디자인 물품을 나타내는 명칭과 디자인의 특징에 대한 간단한 설명문 ④ 사진 또는 도면 6 세트

※ 사시도, 정면도, 평면도, 배면도, 우측면도, 좌측면도 및 저면도로 구성 ⑤ 위임장

⑥ 우선권 출원 국가, 우선권 주장 출원 번호 및 우선권 주장 출원일 (우선권 주장시)

⑦ 우선권 증명서류 원본 (우선권 주장시)

라. 기타

3,000.00페소(대기업), 1,500.00페소(소기업) ② 추가료

- 1디자인 초과시 1,500페소(대기업), 750페소(소기업) - 우선권 주장시 1,500페소(대기업), 750페소(소기업) ③ 기타 요금

- 심사관 답변 제출 기간 1차 연장시 600페소(대기업), 300페소(소기업) - 심사관 답변 제출 기간 2차 연장시 650페소(대기업), 325페소(소기업) - 보정서 제출시 보정된 페이지 당 70페소(대기업, 소기업 구분 없음)

2. 심사

출원 → 방식심사 → 실질 심사 → 등록결정 → 등록 공고

가. 방식심사

디자인 출원서가 제출되면 먼저, 출원인의 신원을 확인하는 표시와 그 산업 디 자인이나 그 도면의 표시를 구현하는 물품의 표시를 포함하는 출원을 접수한 날 을 출원일로 인정한다. 만일 이 출원이 이들 요건을 충족하지 않는다면, 기간을 정하여 보정을 명하고, 보정에 의해 적법한 출원서가 제출된 날을 출원일로 인정 한다. 만일 규정된 기간 내에 보정이 이루어지지 않으면, 그 출원은 취하된 것으 로 간주된다.

출원일이 인정되면 제출된 출원 서류 및 출원인 자격에 대한 방식 심사가 이 루어진다.

방식 심사 결과 흠결이 있는 경우에는 기간 내에 보정을 하여야 하며, 보정이 이루어지지 않거나 흠결이 치유되지 않은 경우에는 출원이 취하된 것으로 간주 된다.¹²⁾

나. 실질심사(디자인 등록 요건)

방식 심사가 완료되면 디자인 등록 요건을 심사하는 실체심사가 이루어진다.

디자인 등록을 받기 위해서는 신규성, 선원주의 등의 요건을 갖추어야 한다. 신 규성과 선원주의에 관한 규정은 특허의 신규성 및 선원 주의에 관한 규정을 준 용한다.¹³⁾

즉, 출원 디자인이 종래기술의 부분을 형성하지 않는 새로운 디자인이여야 하 고, 동일한 디자인에 대하여 2이상의 출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자만이 디자인 등록을 받을 수 있다.

다만, 디자인에서 종래 기술이란, 출원일 또는 우선일 이전에 전 세계 어느 곳 의 사람들에게 이용될 수 있게 된 것 또는 출원일 또는 우선일 이전에 출원 또 는 공개된 특허 출원, 실용신안, 또는 디자인 등록의 내용을 이루는 것 중에서 그 개시 내용이 인쇄물이나 임의의 유형적 형태에 포함된 경우에 한한다.

12) 필리핀 지식재산권법 제116조 참조.

13) 필리핀 지식재산권법 제119조 참조.

다. 심사절차

방식 심사 리포트 및 써치 리포트를 접수한 출원인은 상기 리포트 발행일로부 터 2개월 내에 ① 해당 출원을 취하 ② 디자인 보정 ③ 등록 리포트 요청 등의 조치를 취할 수 있다. 출원인이 등록료 납부 및 등록 요청서를 제출한 날로부터 2개월 내에 등록 리포트(Registrability report)가 출원인에게 송부된다.

디자인 출원이 등록 요건을 충족시키고 특허청이 출원인으로부터 아무런 절차 요청이 없으면, 해당 출원은 등록료 납부를 조건으로 등록된 것으로 간주된다.

3. 등록 가. 등록절차

등록 공고 (Post-Grant Publication)

디자인 출원을 심사한 결과 등록 요건에 흠결이 없는 경우에는 산업 디자인 등록원부에 그 등록을 명하고 산업 디자인 등록 증명서를 발행하며, 그렇지 않은 경우, 그 출원을 거절한다.

나. 등록료

① 등록 리포트 요금

1,100페소(대기업), 550.00페소(소기업) ② 기타 요금

디자인 명세서 또는 디자인 등록증 정정시 500페소(대기업), 250페소(소기업) ③ 갱신료

- 1차 갱신료 1,800페소(대기업), 900페소(소기업) - 2차 갱신료 3,600페소(대기업), 1,800페소(소기업)

4. 디자인권의 효력 가. 디자인권의 존속기간

디자인 출원일로부터 5년이며, 5년씩 2회의 권리 갱신이 가능하다.

갱신료는 등록 기간 만료 전 12월이내에 납부하여야 한다. 다만, 상기 만료일 후 수수료를 납부하는 외에 가산금을 납부하면 6월의 추가 기간이 허여된다. 등 록 갱신을 위한 레코드에 관한 갱신 수수료, 가산금, 및 기타 요건은 시행규칙에 의해 정해진다.

나. 디자인권의 보호범위

디자인권의 보호 범위에 관한 규정은 특허권의 보호 범위에 관한 규정을 준용 한다. 따라서 특허권의 보호범위와 동일하다. 즉 디자인권자는 그 디자인권의 대 상되는 물품을 권한 없는 자가 그 물품을 제조, 이용, 판매를 위해 제공, 판매 또 는 수입하는 것을 제지, 금지 및 방지할 권리를 갖으며, 디자인권을 상속에 의해 양도 또는 이전할 수 있는 권리와, 실시권 계약에 동의할 권리를 갖는다.

한편, 디자인권의 제한에 관한 규정은 특허권의 제한에 관한 규정을 준용한다.

따라서 특허권이 제한되는 범위와 동일하다.

5. 실시권 가. 실시권의 종류

디자인권에는 허락실시권(Voluntary license)만 있고 강제 실시권은 없다. 허락 실시권은 디자인권자의 설정 계약에 의해 발생하는 실시권을 말하며, 독점적 실 시 가능 여부에 따라 통상 실시권과 전용실시권으로 구별된다. 통상 실시권은 실 시권 허여 범위 내에서 특허 발명을 실시할 수는 있으나, 다른 사람의 실시를 배 제할 수 없는 실시권을 말하며, 전용 실시권은 실시권 허여 범위 내에서 특허 발 명을 독점적으로 실시할 수 있는 실시권이다.

나. 실시계약 및 허가

특허의 허락 실시권과 마찬가지로, 디자인 실시권 계약 체결시 특허에서 언급 한 금지 및 의무 조항을 준수해야 한다. 또한 실시권 계약 및 양도 절차에 관한 규정은 위에 언급된 특허의 절차를 준용한다.

다. 실시권의 효력

실시권이 설정되면 실시권자는 실시권 설정 계약에 의해 그 디자인을 실시할 권리를 갖는다. 이 때 허락실시권의 유효 기간은 디자인권의 존속 기간과 동일해 야 한다.

제3절 상표의 출원 및 관리

1. 출원

가. 상표 출원 종류

상표란 자신의 업과 관련된 상품/서비스를 타인의 상품/서비스와 식별하기 위 해 사용하는 눈에 보이는 기호, 표상, 무늬 또는 이들을 결합한 것으로 이루어진 다. 무늬가 새겨져있거나 인장이 찍힌 상품 컨테이너도 이에 속한다. 상표의 사 용은 영업권을 발생시킨다.

나. 상표를 받을 수 있는 자(출원인 적격)

상품 및 서비스를 업으로 사용하고자 하는 개인 또는 회사라면 누구든 상표 출원을 하여 상표권 등록을 신청할 수 있다. 또한, 외국인의 경우 필리핀이 가입 한 국제조약 국가의 국민은 해당 상표를 출원하여 등록을 받을 권리가 있다.

다. 출원서류

필리핀 니스(NICE) 분류 8판을 채택하여 사용하고 있다.

출원시 필요한 정보 및 서류

상표 출원시 필요한 정보 및 서류는 다음과 같다:

① 상표 출원서

※ 출원서는 반드시 영어 또는 필리핀어로 작성되어야 하며, 출원인의 서명이 기재되어야 한다.

② 출원인 이름, 주소 및 국적 ③ 표장

※ 견본 10개 제출

※ 입체 표장의 경우, 효과를 설명하는 진술서 제출

※ 색채 표장의 경우, 색채명과 효과를 설명하는 진술서 제출 ④ 표장에 대한 설명

※ 글자 표장이 영어나 아닌 외국어일 경우, 표장의 의미에 대해 영어로 제출 ⑤ 상품 분류에 따른 지정상품 리스트

※ 지정상품․서비스 명칭은 포괄적이어서는 안 되며, 외국에서 포괄적인 명 칭으로 등록을 받았다 하더라도 필리핀 특허청에 출원시에는 상품명을 명 확히 기재하여야 한다.

⑥ 위임장

※ 추후 제출이 가능하며, 공․인증은 받지 않아도 된다. 단, 출원 포기에 대 한 위임장인 경우에는 반드시 공증을 받아야 한다.

⑦ 우선권 출원 국가, 우선권 주장 출원 번호 및 우선권 주장 출원일 (우선권 주장시)

⑧ 우선권 증명서류 원본 및 영어 번역문 (우선권 주장시) ※ 필리핀 출원일로부터 3개월 내에 제출

⑨ 소기업 진술서

※ 소기업에 해당되는 경우, 소기업임을 나타내는 진술서 제출

우선권 주장

파리조약에 따른 우선권 주장을 하고자 할 경우, 상표 출원은 반드시 최초 출 원일로부터 6개월 내에 필리핀 특허청에 출원이 되어야 한다.

마. 기타

① 기본료(상품 분류1개 기준)

2,160.00페소(대기업), 1,080.00페소(소기업)

② 추가료

- 색채 표장 신청시 500페소(대기업), 250페소(소기업) - 우선권 주장시 1,500페소(대기업), 750페소(소기업) ③ 기타 요금

- 우선심사 요청시 2,200페소(대기업), 2,600페소(소기업)

- 심사관 답변 제출 기간 60일 연장시 600페소(대기업), 300페소(소기업) - 분할출원시 500페소(대기업), 250페소(소기업)

- 보정료 700페소(대기업), 350페소(소기업)

대기업․소기업 자격

소기업 자격(Small Entity)은 필리핀 화폐로 2백만 페소 이하의 자본금을 가진 기업 또는 개인, 필리핀 정부 산하 기관, 국․공립 학교, 국․공립 연구기관 등이 포함된다. 소기업 자격으로 출원할 경우, 출원료의 50%가 감면된다. 소기업임을 증명하는 진술서가 제출되어야 감면이 가능하며, 제출은 출원 건 각각에 대해 이 루어져야 한다. 대기업에서 소기업으로의 양도 또는 이전 등의 주체 변경이 있었 다 하더라도, 진술서가 제출되기 이전에 납부된 수수료는 환불이 불가능하다. 반 면, 소기업에서 대기업으로의 양도 또는 이전 등의 주체 변경이 있었다 하더라 도, 변경 이전에 납부된 수수료에 대해서는 추가 납부를 하지 않아도 된다. 대기 업 자격(Big Entity)은 위의 소기업 자격을 제외한 기업을 말한다.

2. 심사 가. 방식심사

특허청 산하의 상표국 (BOT: Bureau of Trademarks)에 출원이 되면, 출원 서 류 및 출원인 자격에 대한 방식 심사가 이루어진다. 상표 출원일은 출원서(결격 사유가 없어야 함)와 출원료를 납부한 날이 출원일이 된다. (즉, 출원료를 납부할 때까지 출원일자가 부여되지 않는다) 이때, 출원서는 적어도 출원인 정보, 상표, 표장의 의미, 지정상품 리스트에 대한 사항이 기재되어 있어야 한다.

제출된 출원서에 출원번호 및 출원일자 발급에 따른 결격 사유가 발견되면, 방 식 심사관은 해당 결격 사유의 보완을 요청하는 보정요구서를 출원인에게 송부

하고, 결격 사유가 없을 경우, 방식 심사관은 ‘출원료 납부 후 출원번호가 부여 됨’을 통지하는 납부요청서를 출원인에게 송부한다. 출원인이 보정요구서를 받은 경우에는 그 발행일로부터 1개월 내에 출원서의 결격 사유를 보완 또는 보정하 여야 한다. 보정을 하지 않을 경우 해당 출원은 취하 간주된다.

나. 실질심사

상표법에 따라 아래와 같은 표장은 등록될 수 없다.

- 지정상품 또는 서비스가 타인이 상표권자로 되어 있는 등록된 상표와 동일 하거나, 혼동을 줄 정도로 유사한 경우

- 부도덕하고 사기성이 농후한 표장, 또는 공인 및 현존하는 사람, 기관, 신념 을 비난하거나 모욕을 주는 표장

- 필리핀 또는 다른 국가를 나타내는 표장, 국기 등으로 이루어진 표장 - 포괄적인 상품명을 가리키는 식별력이 없는 표장

- 공공질서에 위배되는 표장

- 표장 또는 표장의 의미가 국제적으로 그리고 필리핀 내에서 널리 알려진 주지 상표(well-known trademark)와 동일하거나, 혼동을 줄 정도로 유사한 경우 - 품종, 수량, 품질, 원산지, 시기, 지리, 제조지 등을 나타내는 기호로만 이루

어진 표장

- 상품의 원산지, 품질, 특징 등과 관련하여 소비자를 현혹시키는 표장 - 형태 없이 색채로만 이루어진 표장

- 실존 인물의 이름, 초상화 및 서명 (해당 실존 인물이 허락 시 가능)

- 필리핀 대통령의 미망인이 살아 있는 동안 전대통령의 이름, 초상화 및 서명 (미망인이 허락 시 가능)

다. 심사절차

출원 심사 결과 등록 요건에 부합되지 않는 이유가 발견되면, 심사관은 <거절 이유통지서>를 통해 거절이유 내용을 출원인에게 통지한다. 출원인은 상기 <거 절이유통지서> 발행일로부터 2개월내게 보정서와 답변서를 제출할 수 있다. 상

기 제출 기한은 소정의 수수료 납부와 함께 연장이 가능하나, <거절이유통지서>

발행일로부터 4개월을 초과해서는 안 된다.

재심사 및 최종거절결정

심사관은 출원인이 제출한 보정서 및 답변서를 기초로 재심사하여, 출원을 허 여하거나 다시 거절할 수 있다. 이때 최종 거절이 되지 않는 이상, 출원인은 재 차 발행된 <거절이유통지서>에 대해 답변서를 제출할 수 있다. 심사관이 <최종 거절결정서>를 통해 해당 출원의 등록을 최종적으로 거절할 경우, 출원인은 거 절결정불복심판을 청구할 수 있다.

출원 취하 및 회복

출원인이 심사관의 <거절이유통지서>에 대해 기간 내에 답변서 제출을 하지 못할 경우, 해당 출원은 답변 기한 마지막 날에 취하된 것으로 간주된다. 그러나, 답변서 미제출이 단순한 실수나 사고 등에 기인한 고의가 아닌 경우, 출원인은 취하된 날로부터 3개월 내에 소정의 수수료 납부와 함께 해당 사유를 설명하는 사유서를 제출하여 취하된 출원을 복구시킬 수 있다. 단, 동일한 이유로 두 번의 회복 신청은 불가능하다.

심사 보류 요청

심사관이 납득할 만한 정당한 이유가 있을 경우, 출원인은 소정의 수수료 납부 와 함께 일정 기간 동안 자신의 출원에 대한 심사를 보류할 것을 심사관에게 요 청할 수 있다. 심사관은 1회에 한하여 그러한 요청을 수락할 수 있으며, 추가 요 청에 대해서는 특허청장의 승낙을 받아야 한다. 단, <거절이유통지서>가 발행되 어 출원일로부터 답변서 제출을 기다리고 있는 건에 대해서는, 보류 요청 자체가 불가능하다.

라. 기타

출원인은 최초 출원서에 속한 지정상품․서비스를 분리하여 하나 또는 그 이 상의 분할 출원을 신청할 수 있다. 1개류 단독일 경우에는 분할이 가능하지 않

다. 분할 출원에는 새로운 출원 번호가 부여되지만, 출원일은 원출원과 동일하다.

또한, 분할 출원시 원출원의 우선일은 소급 받게 된다. 분할 출원의 시기는 원출 원의 심사 이전 또는 심사결과 특허청의 1차 거절이유통지서(Office Action)가 접수된 후 2개월이다.

우선 심사 청구(Priority of Action)

일반적으로 심사는 출원된 순서대로 진행된다. 그러나, 아래와 같은 경우에 출 원인은 소정의 수수료 납부와 함께 우선 심사 청구를 통해, 다른 상표 출원보다 우선적으로 자신의 상표 출원에 대한 심사를 이행할 것을 요청할 수 있다.

- 등록된 상표였으나 상표 갱신을 하지 못하여 취소된 상표를 동일한 등록권 자 또는 양수인이 재출원한 경우

- 취하된 출원을 동일한 출원인이 재출원한 경우

- 국가, 정부간 기관 또는 국제기구의 이름 및 로고 등에 관한 출원인 경우 - 짧은 기간내에 개최되는 국제적인 스포츠 행사의 이름 및 로고 등에 관한

출원으로, 해당 상표의 등록이 스포츠 행사 홍보에 필요한 경우

- 국내 및 국제적인 무역 박람회에 참석하는 출원인의 제품 및 서비스의 이름, 로고 등에 관한 출원으로 짧은 박람회 기간 동안 상표 등록이 요구되는 경우 - 소정의 목적을 달성하기 위해 조기 등록이 요구되는 종교, 사회, 자선, 교육

활동 단체의 이름 및 로고에 관한 출원 - 도메인 이름인 경우

- 정보통신기술(ICT) 관련 조직이 사용하는 상표 및 상호명에 관한 출원

취하서 제출

출원인 또는 그의 양수인은 해당 출원의 포기를 선언하는 진술서를 통해 출원 취하를 요청할 수 있다.

3. 등록 가. 등록절차

심사 결과, 허여된 출원은 이의신청을 목적으로 공보를 통해 공고 된다. 공고

일로부터 30일내에 이의신청이 접수되지 않을 경우, 특허청은 이를 출원인에게 통지한다. 출원인은 공고일로부터 2개월내에 등록료를 납부하여 상표 등록증을 발급 받는다.

출원서에 등록증 발행 또는 등록 공고에 필요한 사항 중 어느 하나라도 빠져 있는 경우, 심사관은 이의 보완을 요구하는 <보정요구서>를 송부한다. 출원인은 상기 <보정요구서> 발행일로부터 2개월내에 결격 사유를 보완해야 하며, 보정서 를 제출하지 못할 경우 해당 출원은 취하 간주된다.

사용증거 제출

상표 출원 후 3년 내에 모든 출원인 또는 등록권자는 (등록된 경우) 해당 상표 의 필리핀 내에서의 사용 증거(Proof of Use) 진술서를 제출하여야 한다. 이 기 한은 연장이 불가능하며, 제출하지 못할 경우 해당 상표 출원은 취하된다. 사용 증거 진술서에는 출원인 또는 등록권자 이름, 해당 상표가 사용되고 있는 지정상 품 리스트, 해당 지정상품이 판매되고 있는 지역 및 판매처 이름이 기재되어야 한다. 실제로 사용되고 있는 사실이 입증되도록, 해당 상품에 부착된 라벨, 사진, 판매 비용지불서 등 사용 증거품 또한 제출되어야 한다.

나. 등록료

1,000페소(대기업), 500.00페소(소기업) ② 기타 요금

- 상표 등록증 정정시 1,000페소(대기업), 500페소(소기업)

- 사용증거 제출(출원일로부터 3년): 1,600페소(대기업), 800페소(소기업) - 사용증거 제출(등록 후 5년): 2,000페소(대기업), 1,000페소(소기업) - 사용증거 제출 기한 연장(1회)시 3,200페소(대기업), 1,600페소(소기업) ③ 갱신료

갱신료 5,500페소(대기업), 2,750페소(소기업)

4. 상표권의 효력 가. 상표권의 존속기간

상표 출원일로부터 10년이며, 권리 만료시 10년 단위로 갱신이 가능하다. 횟수 제한은 없다.

나. 상표권의 효력

상표 등록권자는 지정상품에 대하여 등록된 상표를 독점적으로 사용할 권리를 갖는다. 등록 상표권자는 상표권자의 동의를 받지 않는 모든 제3자에 대하여 등 록된 상표와 혼동 가능성이 있는 표장을 동일하거나 유사한 제품이나 서비스에 대해 사용하지 못하도록 하는 독점권을 가진다.

다. 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위

등록된 상표권의 효력은 출원일이나 우선일 전에, 선의로 자기의 사업이나 기 업을 위해 그 표장을 사용하고 있었던 자에게는 효력이 없다.

5. 실시권

상표권에 대한 실시권은 디자인권과 마찬가지로 허락실시권(Voluntary license) 만 존재한다. 허락 실시권 계약시에는 금지 조항과 의무 조항을 준수하여야 하 며, 실시권 계약 및 양도 절차에 관한 규정은 특허와 동일하다.

다만 상표의 등록 또는 출원과 관련된 실시권 계약서에는 해당 표장을 사용하 는 실시권자의 지정 상품 및 서비스의 품질을 상표권자가 효과적으로 통제할 수 있도록 하는 조항이 명시되어야 한다. 실시권 계약서가 그러한 품질 통제 조항을 명시하지 않거나, 품질 통제가 효과적으로 이루어지지 않고 있다면, 실시권은 법 적으로 효력이 없다. 상표 실시권 계약서는 특허청에 설정 등록되어야 하며, 설 정 등록되지 않은 실시권은 타인의 침해시 법적으로 대항할 권리를 갖지 못한다.

제3장 지식재산권의 보호

제1절 심판에 의한 보호 1. 담당기관

필리핀 특허청(IPO)

특허심사국장(Director of Bureau of Patents) 특허청장(Director General)

특허심판원(Bureau of Legal Affairs)

2. 심판 종류

특허․디자인 관련 소송에는 다음과 같은 것이 있다.

① 청원

심사관의 통지문이 옳지 않음을 제기하는 청원서로, 청원 내용을 뒷받침 하는 사건일지 또는 기록문서가 첨부되거나 청원서에 구체적으로 기재되어야 한다. 청 원서에 대해 심사관은 답변서를 제출해야 하며, 심사관의 답변서에 대해 청원자는 답변서를 제출할 수 있다. 이후에 특허심사국장은 최종 결정문을 송부하게 된다.

② 불복심판

심사관의 <거절결정서>에 대해여 불복하고자 할 경우, 출원인은 특허청 특허 심사국장에게 불복심판청구서를 제출할 수 있다. 심판청구인은 심판청구일로부터 2개월 내에 청구의 이유를 제출해야 하며, 상기 2개월의 기간은 연장이 되지 않 는다. 청구의 이유에 대해 심사관은 답변서를 제출할 수 있다. 이후에 특허심사 국장은 최종 결정문을 송부하게 된다.

③ 심결취소소송 (Appeal against Decision)

특허심사국장의 최종 결정에 불복하고자 할 경우, 특허청장에게 심결취소소송 을 청구할 수 있다. 소송청구인은 소송청구일로부터 1개월 내에 청구의 이유를 제출해야 한다. 청구의 이유에 대해 특허심사국장은 코멘트(comments)를 제출할

수 있다. 심사국장의 심결에 불복하고자 할 경우, 특허 법원(Court of Appeal)에 심결취소소송을 제기할 수 있다. 특허 법원의 심결에 불복하고자 할 경우, 대법 원(Supreme Court)에 심결취소소송을 제기할 수 있다. 대법원의 심결에 대한 취 소소송은 없다.

3. 기타

특허․디자인: 16,000페소(대기업), 10,400페소(소기업) 실용신안: 12,200페소(대기업), 10,400페소(소기업) 상표: 12,200페소(대기업), 8,600페소(소기업)

- 이의신청

상표: 12,200페소(대기업), 8,600페소(소기업)

제2절 소송에 의한 보호

1. 침해로 보는 행위

특허권자의 허락 없이 특허된 물품을 제작, 사용, 대여, 판매 및 수입하거나, 특허된 방법의 사용, 특허된 방법으로부터 직접 또는 간접적으로 얻어진 물품의 제작, 사용, 대여, 판매 및 수입의 행위를 침해로 간주한다.

상표의 경우는, 상표권자의 허락 없이 상표 등록된 표장을 상업상 사용, 제작, 모방, 대여, 판매, 광고하는 행위를 침해로 간주한다.

2. 손해액 산정

z 특허․디자인 침해시 손해액 산정 - 특허권자가 벌어들였을 로열티 금액

14) 필리핀 특허청 홈페이지 (www.ipophil.gov.ph)

- 특허․디자인 등록된 발명의 판매량 - 해당 기계 및 물품의 판매 점유율 - 특허․디자인 등록된 물품에 대한 수요 - 상기 수요에 응할 수 있는 특허권자의 능력 - 허용할 만한 비침해 요소의 부재

- 단위당 이익 손실 금액

- 침해 소송시 대리인 소송 수수료

법원은 특허권자가 찾은 상기 실손해액 금액을 합계하여 배상액을 결정한다.

단, 배상액은 실손해액의 3배를 초과해서는 안 된다.

z 상표 침해시 손해액 산정

- 침해자가 침해를 하지 않았을 경우, 상표권자가 벌어들였을 합리적인 금액 - 침해자가 침해로 벌어들인 이익

- 손해배상액 측정이 쉽게 이루어지지 않을 경우, 침해 대상 상표와 관련된 물 품의 총 판매액 또는 서비스 가치를 기준으로 합리적인 금액을 결정한다.

3. 민사적 구제

침해에 대한 민사적 구제는 지방 법원(Regional Trial Court) 또는 시립 법원 (Municipal Trial Court)이 담당하며, 손해배상액 청구와 및 금지 명령 (injunction)이 있다. 상황에 따라, 청구인은 법원에 가처분 신청(preliminary injuction)을 청구할 수 있다.

z 청구서류 및 절차

- 지방 법원 또는 시립 법원에 소장을 제출.

- 소환장 송달.

- 소환장 접수 후 15일내에 답변서 제출.

- 법원의 중재의 기회 제공.

- 중재에 실패한 경우, 소송전 협의(Pre-trial Conference) 단계 진행.

- 심결문을 작성, 당사자에게 송부.

4. 형사적 구제

법무부 산하의 검찰청(Office of the Prosecutor)은 고소인이 접수한 고소장을 처리할 책임이 있으며, 고소의 이유가 타당할 경우 시립 법원(MTC: Municipal Trial Court)에 접수시킬 것을 권장한다.

침해시 형사적 구제에 관한 법령은 지적재산권법 RA No. 8293 제84조에 명시 되어 있다. 법원의 최종 판결 이후에도 침해자 또는 침해자와 공모한 자가 침해 행위를 반복할 경우, 해당 범법자는 민사 소송 손해배상액 청구와는 별도로, 형 사 처벌을 받아야 하며, 유죄 판결시 법원은 6개월 이상 3년 미만의 구금 또는 필리핀 화폐로 100,000 페소 (미화로 약 2천불) 이상 300,000 페소 (미화로 약 6 천불) 이하의 벌금형을 선고할 수 있다.

z 청구서류 및 절차

- 검찰청에 고소장이 접수, - 고소장에 대한 예비 조사 착수.

- 범법 행위가 분명할 경우, 시립 법원(MTC)에 해당 사건을 접수.

- 시립 법원의 체포 영장 발부.

- 피고인 체포 및 공소 발효. (공소란 피고인이 자신의 혐의 내용을 통지 받는 절차임)

- 시립 법원에서 심리 진행 후 피고인의 무죄 또는 유죄를 결정.

5. 행정적 구제

특허․디자인․상표 침해시 행정적 구제로는 특허청에 행정 소송 청구를 하는 것이 유일한 방법이다. 이때, 손해배상액청구 금액의 총 금액은 필리핀 화폐로 200,000 페소 (미화로 약 4천불) 미만이어야 한다. 침해시의 민사 소송과 유사하 며, 행정 소송의 절차로는 손해배상 청구와 금지 명령(injunction)이 있다. 특허 침해시 행정 소송은 이외의 기타 소송 제기와 별도로 무관하게 진행될 수 있다.

즉, 민사․형사 및 행정 소송은 동시에 진행되는 것이 가능하다.

z 청구서류 및 절차

- 특허청 특허심판원에 소장 제출.

- 소장 사본 및 소환장 발부.

- 소환장 접수 후 10일 이내에 피고의 답변서를 제출. 답변서를 제출하지 못할 경우, 고소인이 고소장에서 요구한 구제 방안을 판결로 선고.

- 답변서가 제출된 경우, 소송전 협의(pre-trial conference) 단계.

- 특허심판원의 심결문 작성 및 당사자에게 송부.

제3절 부정경쟁방지법에 의한 보호

1. 보호대상

상표 또는 특허의 등록 여부와는 상관없이, 물품에 대해 정당한 영업권을 갖고 있는 자라면 누구든 부정경쟁으로부터 보호를 받을 수 있다.

다음과 같이 부정경쟁의 유형은 지적재산권법 제168조, 제168.1조, 제168.2조, 제 168.3조에 명시되어 있다.

- 등록 상표의 실시 여부와는 상관없이, 자신이 제조하는 물품 또는 취급하는 사업 서비스가 대중에게 확실하게 인식되어 있다면, 그런 물품 또는 서비스의 영업권을 소유한 자는 지적재산권과 마찬가지로 보호를 받을 권리가 있다.

- 사기 또는 신의에 어긋나는 기타 방법으로, 영업권을 설정한 자의 물품, 비 즈니스 또는 서비스를 자신이 제조한 것처럼 사칭하여 유통, 또는 이러한 결 과를 유도하도록 계획된 행위는 부정경쟁방지법에 위반된다.

- 부정경쟁방지에 따른 보호 범위를 제약하는 어떠한 행위

2. 침해시 구제방안

민사적 구제와 형사적 구제, 행정적 구제 방법이 있으며, 각 구제 방법의 청구 절차 및 서류는 상기에 기재된 것과 동일하다.

z 민사적 구제

지방 법원(Regional Trial Court) 또는 시립 법원(Municipal Trial Court)이 담 당하며, 상표권에서의 손해액 산정 방식이 적용된다. 부정경쟁 행위시 민사 구제 로는 손해배상액 청구와 및 금지 명령(injunction)이 있다. 상황에 따라, 제소자는 법원에 가처분 신청(preliminary injunction)을 청구할 수 있다.

z 형사적 구제

법무부 산하의 검찰청(Office of the Prosecutor)은 고소인이 접수한 고소장을 처리할 책임이 있으며, 고소의 이유가 타당할 경우 시립 법원(MTC: Municipal Trial Court)에 접수시킬 것을 권장한다.

부정경쟁 행위시 형사적 구제에 관한 법령은 지적재산권법 RA No. 8293 제 168조 에 명시되어 있다. 법원의 최종 판결 이후에도 부정경쟁방지법 위반자 또 는 위반자와 공모한 자가 부정경쟁 행위를 반복할 경우, 해당 범법자는 민사 소 송 손해배상액 청구와는 별도로, 형사 처벌을 받아야 하며, 유죄 판결시 법원은 2년 이상 5년 미만의 구금 또는 필리핀 화폐로 50,000 페소 이상 200,000 페소 이하의 벌금형을 법원의 재량하에 선고할 수 있다.

z 행정적 구제

부정경쟁 행위시 행정적 구제로는 특허청에 행정 소송 청구를 하는 것이 유일 한 방법이다. 이때, 손해배상액청구 금액의 총 금액은 필리핀 화폐로 200,000 페 소 (미화로 약 4천불) 미만이어야 한다. 침해시의 민사 소송과 유사하며, 행정 소 송의 절차로는 손해배상 청구와 금지 명령(injunction)이 있다. 부정경쟁 행위시 행정 소송은 이외의 기타 소송 제기와 별도로 무관하게 진행될 수 있다. 즉, 민 사, 형사 및 행정 소송은 동시에 진행되는 것이 가능하다.

제4장 지식재산권 관련 분쟁사례

z 특허 분쟁 사례

케이스 번호: G.R. No. 121867, July 24, 1997

Smith Kline & French Laboratories, Ltd. vs. Court of Appeals, Bureau of Patents, Trademarks and Technology Transfer and Doctors Pharmaceuticals, Inc.

사건 개요:

청구인 Smith Kline은 영국에 본사가 있는 외국 법인이다. 청구인은 CIMETIDINE이라는 약품에 대한 필리핀 특허를 소유하고 있다. 피청구인 닥터 Pharmaceutical Inc.("닥터“)는 제약품을 제조 및 배포 사업에 종사하는 국내 법 인이다. 피청구인은 약품 Cimetidine으로부터 의약품을 제조하고, 그 결과로서 생 기는 제품을 자신의 브랜드로 필리핀에서 제조, 판매할 수 있도록 하기 위해 BPTTT에 의한 강제 실시권 허여를 신청하였다.

공화국법 제 165호 제 34조에 의하면, 특허된 발명이 특히 공공의 건강 또는 공공의 안전에 필요한 의약품 등에 관한 것일 경우, 특허 허여로부터 2년 만료 후에 특정한 특허의 강제 실시권을 허여할 수 있다고 규정되어 있다. 상기 규정 에 의해 BPTTT(Bureau of Patents Trademark and Technology Transfer)는 강 제 실시권을 허여하였다.

이에 대해 Smith Kline은 닥터가 특허된 제품을 생산할 능력이 없다고 주장하 여 상기 강제 실시권의 허여에 이의를 제기하였다.

이슈:

닥터가 Smith Kline으로부터 강제 실시권을 획득할 수 있는지 여부

판결:

파리 조약의 제 5조 A는, 각 동맹국이 불실시 등과 같이 특허권을 남용하는 행위를 방지하기 위해 강제실시권을 허여하는 입법조치를 취할 수 있다는 것을

규정하고 있다. 파리 조약은 특허권 남용에 예시된 것 이외에 다른 유형을 포함 하는 것을 배제하지 않고 있다.

공화국법 제 165호 제 34조는 필리핀이 파리조약에 가입하기 이전에 제정되었 다. 강제 실시권은 특허된 제품을 대중에게 제공할 기회를 다른 사람에게 제공하 기 위한 것일 뿐만 아니라, 독점을 방지하는 수단이기도 하다. 이 사건에서 법원 은 제 34조 제1항 e)목을 언급하고 있는데, 이 항목은 특허된 발명 또는 물품이 음식물 또는 의약품 또는 제조품이거나 음식물 또는 의약품으로 사용될 수 있는 물질이거나 공중의 건강과 안전에 필요한 물질인 경우에 적용되는 것이다.

RA 165의 규정은 파리 조약의 제 5조 A(2) 규정에 위반되지 않으며, 동맹국의 권리를 해하지도 않는다. 파리 조약의 강제실시권 허여에 대한 기간의 제한의 규 정은 근거가 “불실시 또는 불충분한 실시”인 경우에만 적용되며, 가맹국이 임의 로 정한 강제 실시권 허여 근거 또는 상황에는 적용되지 않는다. Smith Kline가 소유권을 부당하게 박탈당했다며 낸 청구도 기각되었는데, 이는 RA 165가 독점 권리를 누릴 수 있는 2년의 보호 기간을 특허권자에게 허여하고 있을 뿐 아니라, 법에 의해 특허권 사용료의 형태로 보상금을 허여하고 있기 때문이다.

z 상표 분쟁 사례

케이스 번호: G.R. No. 112012, 2001년 4월 4일

Societe Des Produits Nestle, S.A. and Nestle Philippines, Inc. vs. Court of Appeals and CFC Corporation

사건 개요:

1984년 1월에, 제소자 CFC Corporation은 인스턴트 커피에 대한 상표 FLAVOR MASTER의 등록을 위한 출원을 BPTTT에 출원하였다. 피소자 Societe Des Produlits Nestle, S.a.는 피소자의 제품의 상표가 커피 및 커피 추출 물에 대한 상표와 혼란스럽게 유사하여, “MASTER ROST 및 MASTER BLEND로 알고 있음을 청구하는 소를 제기했다. 마찬가지로, 상표 FLAVOR MASTER의 등록을 위한 CFC의 출원에 대해 Societe Des Produits Nestle S.A.

의 라이센스를 네슬레 필리핀에 의해 출원되었다.

이슈:

전체 테스트 또는 우선 테스트가 상표 FLAVOR MASTER의 등록을 결정하도 록 적용가능한지의 여부, 단어 MASTER가 일반적인지의 여부.

판결:

우선 테스트는 적용가능하다. 홀리스틱 테스트는, 혼란스러운 유사성이 시장의 실질성에 직면할 때 논쟁 대상인 상표에 의해 발생된 시각적, 청각적, 함축성 비 교 및 전체 인상을 기초하여 결정되도록 하는 상표 및 불공정 경쟁에 대한 법의 기본적인 요구에 반한다. 이것은 2개의 상표 사이의 시각적 비교에만 의존하는 반면, 우선 테스트는 2개의 상표 사이에 시각적 뿐 아니라 청각적 및 함축적 비 교 및 전체 인상에 의존한다.

단어 MASTER는 주요 특정이 방해자의 마크이다. 단워 MASTER는 인쇄 단 어 ROAST의 크기의 거의 2개로 된 진한 글자의 라벨 중 중간 부분에 걸쳐 인 쇄된다. 더욱이, 단어 MASTER는 TV 및 라디어 광고 및 다른 광고에서 항상 강조된다. 구매자의 마음은 방해자의 물품과 단어 MASTER를 연관시키려 한다.

단어 MASTER가 방해자의 광고 계획을 통해 얻은 이익 대부분은, 동일한 것이 제소자의 상표 FLAVOR MASTER에 병합될 때 수행된다. 따라서, 상표 FLAVOR MASTER를 지지하는 라벨에서 볼 때, 존재하는 차이보다는 단어 MASTER에 쉽게 집중된다.

단어 MASTER는 네슬레의 광고 계획에 의해 발생한 암시적인 용어이다. 이와 같이, 상표로서 무효하지 않을 수 있으므로, 법적으로 보호될 수 있다. 커피 제품 을 프로모팅할 때 네슬레에 의해 채택된 광고 계획에 기초하여, 용어는 네슬레에 의해 생산된 커피 제품 MASTER ROAST 및 MASTER BLEND를 의미하도록 특정 함축 의미를 얻는다.