특허권의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 특정한 요소들에 의해서 정 해진다(특허법 제97조). 특허청구권의 침해는 만일 특허청구에서 인용된 요 소들이 침해자라고 주장된 자의 상품이나 공정에서 발견되면 인정된다. 미 국 사법부가 판례법으로 부여한 특허권자의 보호는 同等性의 法理 (doctrine of equivalents)로 불려져왔다.324) 근래에 미국의 특허항소심 에서 배타적 관할권을 갖는 연방순회항소법원에서 동등성의 법리의 적용 제 한이 인정되었다.325) 첫 번째 항소후, 연방대법원은 환송판결에서 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.판례의 맥락 에서 그 이상의 심리를 무효로 결정하였다. 두 번째 항소심에서, 연방순회법 원은 전원재판부로서 특허권자인 Festo에 대하여 동등성의 법리의 제한으 로서 권리주장사실 금반언칙(prosecution history estoppel)을 적용하 고, 사실심의 판결을 번복하였다.326) 또 다른 사건인 Interactive Pictures Corp. v. Infinite Pictures, Inc.사건에서 2000년10월에 Interactive Pictures Corporation (iPIX)이 사진의 魚眼이미지(fish eye images)를 왜곡을 교정한 영상으로 변환시켜서 사용자에게 살펴볼 수 있도록 해주는 자사의 특허(U.S. Patent 5,185,667)를 침해한 혐의로 Infinite Pictures, Inc.를 제소하였다.327) 배심원들은 iPIX 특허가 유효 324) Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 608
(1950).
325) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki, 234 F.3d 558 (Fed. Cir. 2000) (en banc), cert. granted, 121 S. Ct. 2519 (June 18, 2001) (No. 00-1543).
326) Festo Corp., 234 F.3d at 591.
327) 274 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2001).
하고 침해되었음을 인정하고 iPIX에게 백만달러의 손해배상을 받을 권리를 인정하였다. 항소심법원은 배심원들의 평결을 완전히 지지하고 Infinite Pictures의 3개의 이미지를 equirectangular 포맷으로 30도의 파노라마 이미지로 정열하고 연결하는 SmoothMove Panorama Web Builder 가 iPIX의 특허권을 침해하였다고 판시하였다. 다툼이 된 기술은 전체 半 球形(hemispherical) 시각의 일련의 이미지를 만드는 어안렌즈를 포함 하였는데, 침해혐의자는 유사한 이미지를 자신의 equirectangular 파노 라마 기술을 이용하여 만들어냈다. 법원은 동등성의 법리에 근거하여 침해 당했다고 주장한 iPIX의 청구에 동의하였고 특히 SmoothMove의 equirectangular 파노라마 파일이 어안렌즈 카메라로부터 직접적으로 획 득한 이미지는 아니었지만, 실질적으로 그것과 유사하다고 인정하였다. 법원 은 iPIX의 특허권이 어안, equirectangular나 그와 동등한 사진 이미지 의 교정된 투시 이미지로의 변형을 커버한다고 확인하였다. 법원은 특히 iPIX는 prosecution history estoppel에 의하여 equirectangular 파노라마가 iPIX의 특허권을 침해했다는 주장을 동등성의 법리하에서 하지 못하게 되지 않는다고 판시하였다. 쟁점이 된 것은 개정과 관련하여 iPIX가 특허청에 한 주된 청구와 주장에 대한 개정이었는데, 이를 Infinite는 prosecution history estoppel에 해당한다고 주장하였다. 판시사항을 지 지하기 위하여 법원은 또한 Festo판례와 Warner-Jenkinson판례 이후의 판례인 Turbocare Division of Demag Delaval v. General Electric 판례328)를 인용하였다. Turbocare 판례에서 법원은 “청구에 대하여 ‘접촉 (contact)’이라는 말을 추가하는 것은 청구범위를 좁히지 않으며 따라서 다 른 청구문구인 ‘小口徑 위치(small diameter position)’가 특정의 차원에 서 해석하면 필연적으로 접촉을 암시하므로 그 요소 때문에 동등성의 법리 의 적용이 금반언의 원칙에 반하게 되지는 않는다.”고 하였다.329)
제록스사는 1984년 이래로 독립서비스조직(ISO)이 또한 최종소비자가 아닌 경우에는 어느 ISO에게도 일정한 부품을 팔거나 일정한 소프트웨어의 라이센싱을 하지 않기로 하는 정책을 취해왔다. 제록스는 1994년에 일부 328) 264 F.3d 1111, 1125-26 (Fed. Cir. 2001).
329) Interactive Pictures, 274 F.3d at 1378.
ISO들과 독점금지소송상의 합의를 하였는데, 그 합의에 의하여 동사는 일 정한 일정한 기간동안 제한적 부품정책을 중단하고 진단소프트웨어를 라이 센스하기로 동의하였다.330) 그 합의에서 탈퇴한 ISO인 CSU는 제록스가 자사의 특허부품에 대한 가격을 ISO에게는 최종소비자들에게보다 더 높게 설정함으로써 셔먼법을 위반하였다는 이론으로 제록스를 제소하였다. 제록 스는 특허와 저작권 침해를 이유로 반소를 청구하였다. 제록스는 캔자스 지 방법원의 사실심에서 승리하였다. 연방순회법원에의 항소에서, 동법원은 이 를 그대로 인정하였는데, 선례를 인용하며 특허권이 독점금지법을 위반할 수 있는 특권을 부여하지는 않지만, 특허권의 존재만으로 셔먼법 제2조의 위반이 되지는 않으며 별도로 셔먼법 제2조 위반의 요건을 구비하여야 한다 고 판시하였다.331) 제록스의 지적재산권의 일방적인 공유거절이 독점금지 법위반이 아니라고 하는 입장을 취하면서, 법원은 제9순회법원과 논리적으 로 모순된 입장을 취하였다. Image Tech. Services, Inc. v. Eastman Kodak Co.사건에서 제9순회법원의 패널은 적법하게 획득된 지적재산권의 행사는 셔먼법 제2조위반이 아니라는 Kodak이 요청했으나 주어지지 않은 배심원의 교시를 근거로 하여 번복하기를 거부하였다.332) 지방법원이 Kodak의 지적재산권에 대한 배심원교시에 비중을 두지 않은 것이 재량의 남용이었음은 인정하였으나 동법원은 그 실수는 무해하였다고 판시하였다.
이것은 제1순회법원의 입장인, 지적재산권은 다른 이에게 라이센스를 거절 할 권리를 추정하게 한다는 견해와 일치하는 견해로 보일 수 있다.333) 제9 순회법원은 “독점자가 경쟁자를 그 보호받는 일로부터 배제하려고 하는 의욕 은 소비자에게 어떤 직접적인 해악을 미치더라도 정당하다고 추정된다.”고
330) In re Indep. Serv. Org. Antitrust Litig., 203 F.3d 1322, 1324 (Fed.
Cir. 2000), cert. denied sub nom. CSU, L.L.C. v. Xerox Corp., 121 S.
Ct. 1077 (2001).
331) In re Indep. Serv. Org., 203 F.3d at 1325 (quoting Abbott Lab. v.
Brennan, 952 F.2d 1346, 1354 (Fed. Cir. 1991)).
332) 125 F.3d 1195, 1218 (9th Cir. 1997), cert. denied, 523 U.S. 1094 (1998).
333) Image Tech. Serv., Inc. v. Eastman Kodak Co., 125 F.3d 1195, 1218 (9th Cir. 1997) (citing Data Gen. v. Grumman Sys. Support, 36 F.3d 1147, 1187 (1st Cir. 1994)).
판시하였다.334) 제록스사건의 법원은 제9순회법원의 Kodak사건 판례를 추종하지 않았다.335) 동법원은 그러한 의문은 특허권자의 주관적 동기를 포 함한다고 믿고, 비록 그 거부가 반경쟁적 효과를 발생시키더라도, 그 반경쟁 적 효과가 조문상의 특허권의 허용한계를 넘어서 불법적으로 확장되지 않는 한 지적재산권의 라이센스를 거부한 동기에 대하여 심리하지 않으려 하였 다. 결론적으로 제록스는 자사의 특허부품을 판매하거나 라이센스할 아무런 의무도 부담하지 않으며 이를 거부함으로써 독점금지법을 위반하지 않았다 고 판시하였다.336) FTC 전의장인 Robert Pitofsky교수는 제록스 판결 자체보다 더 중요한 문제들이 독점금지법과 지적재산권간의 균형에 관련하 여 보다 지적재산권의 보호를 제고하는 것으로 보이는 연방거래위원회의 접 근방법에 대하여 제기된다고 하고, 특허권자가 제록스사건과 같은 경우에 특허권을 라이센스하거나 판매할 의무를 부담하지 않는다는 기본적 규칙에 대해서는 동의하지만, 제록스판례는 거래거절이 경쟁에 미치는 효과나 혁신 의 유인을 보호하기 위한 거래거절의 중요성을 불문하고, 동판례에서 설명 된 3가지 상황에서의 예외를 제외하고는 지적재산권의 실시가 문제를 해결 한다는 내용으로 해석될 수 있을 것이라고 하였다.337)