(1) 知的財産權과 獨占化
단일 기업에 의한 독점화를 발생시키거나 그러한 우려가 있는 3가지 지적 재산권전략이 존재한다. 첫째, 경제적 시장에서 지배를 부여하거나 그 우려 가 있는 강력한 지적재산권은 위법하게 획득될 수 있고 또는 집단적으로 그 러한 힘을 부여하는 둘 이상의 그러한 권리가 위법하게 결합될 수 있다. 둘 째, 시장에서 실질적인 힘을 부여하는 지적재산권의 적법한 보유자가 그 지
359) United States v. Borland International, Inc., 1992 WL 101767 (N.D.
Cal.1992)(법원은 Borland가 Ashton-Tate를 인수하는 것을 허용하는 동의명령을, Borland의 일정한 지적재산권을 행사하지 않기로 하는 협정을 조건으로 승인하였다).
적재산권을 효율성이 정당화하지 않는 방식으로 경쟁자를 해함으로써 그 힘 을 보호하거나 확대하는 방식으로 이용할 수 있다. 셋째, 독점력을 발생시키 는 지적재산권의 소유자는 효율성이 정당화하지 않는 행위에 의하여, 그 힘 을 인근의 후방시장이나 보충재를 위한 시장에서, 독점이나 실질적인 경쟁 상의 피해를 획득하거나 위협하기 위하여 도구로 사용할 수 있다. 공동행위 에 기초한 셔먼법 제2조 위반행위는 또한 동법 제1조나 클레이튼법 제7조 위반도 될 수 있다.
셔먼법 제2조에 의거한 대부분의 독점금지 사건은 특허권 소송이다. 실로 특허권, 노우하우 또는 소프트웨어저작권을 제외한 다른 지적재산권은 심각 한 셔먼법 제2조쟁점을 야기할 충분한 경제적 힘을 발생시킬 가능성이 적 다.360) 그리고 시장지배력은 지적재산권으로부터 추정되지 않는다는 지침 의 원칙을 전제한다. 비록 이것을 연방대법원이 아직까지 명시적으로 받아 들이지 않고 있지만, 이 원칙은 전술한 것처럼 한 연방대법원 판례와는 일관 되는 것이다.361) 지침이 시사하듯이, 지적재산권의 보유가 시장지배력의 보 유와 동시된다는 생각은 근거를 결하는 것이다.
1) 詐欺的으로 획득하거나 無效인 特許權의 行使
지적재산권 독점사건은 표준적인 셔먼법 제2조 행위기준에 의하여 규율된 다. 만일 독점자의 행위가 독점력을 보호, 확장 또는 레버리지하기 위한 것 이거나 독점화된 시장에서의 경쟁을 제거, 또는 저해하기 위한 것이라면, 그 행위는 제2조위반이다. Walker Process에서, 연방대법원은 특허청 소관 위원회에의 특허권을 얻기 위한 신중하고, 의도적인 부실표시는 그것에 뒤 이은 경쟁자에 대한 집행의 소와 수반될 때, 독점금지법에 위반된다고 판시 했다. 그러한 행위는 만일 제2조의 다른 요건들이 증명되면, 동조에 위반된 다.362) Walker Process판례가 특허청에 대한 신중한, 부실표시의 상황에
360) H. Hovenkamp, Federal Antitrust Policy : The Law of Competition and Its Practice, §3.9d. 그러므로 이하에서 지칭하는 특허권은 때때로 특허권과 일반적으로 힘을 발생시키는 그 밖의 지적재산권을 의미하는 것이다.
361) Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp., 382 U.S. 172, 86 S.Ct. 347 (1965).
362) Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical
만 해당되는지 아니면 공시되었다면 신규성(novelty)의 결여나 비명백성 (non-obviousness) 때문에 특허권의 등록이 배제되었을 기만적인 선행 기술의 비공시에도 적용되는지 여부에 관하여 논란이 있다. Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc.사건363)에서, 연방순회법원의 한 재 판부가 1997년11월에, Walker Process 기망원칙이 적용되기 위해서는 적극적인 부실표시가 필요하다고 판시하였다. 1998년3월에는 동일한 재판 부가 처음의 견해를 철회하고 특허청에의 기만적인 비공시도, 그것을 나중 에 기망 때문에 무효임을 알면서 특허권침해 소송을 제기하면, 독점화행위 를 구성하기에 충분하다고 판시하였다.364) 두 번째 견해가 타당하다. 공시 의무가 있을 때에는 알면서 공시하지 않는 것은 작위에 의한 사기와 구별되 지 않는다. 어느 경우이건 특허권자는 기만적으로 획득한 것을 알면서 특허 권을 행사하는 소송을 제기하고 있는 것이다.
만일 그 특허권만으로 경제적 시장에서 독점력을 발생시키면, 위반은 성립 하는데, 그것은 집행하기 위한 소송이 수반되는 그 기망은 배타성 요건을 충 족하고, 효율성 정당화사유도 결여되어있기 때문이다. 미수사건에서는 그러 한 기망은 고의요건을 입증하기 위하여 중요한 요소이다. 만일 특허권이 독 점을 위협하는 충분한 힘을 발생시킨다면, 그 기망과 집행의 소는 미수요건 을 충족한다. 기만적 인수 이전에 피고는 상당한 힘을 가졌지만, 지배에 이를 정도는 아니었고, 그리고 그 특허권이 다른 경우라면 지배에 이르지 않았을 것이지만, 피고의 기존의 시장에서의 지위를 감안하고, 특허권을 덧붙이면 독점을 발생시키거나 위협한다고 가정하자. 피고의 시장에서의 상황을 감안 하면 제2조의 지배력 요건은 충족되고, 피고의 기망은 행위요건을 충족한다.
Corp., 382 U.S. 172, 86 S.Ct. 347, 15 L.ED.2d 247 (1965)(그러나 기만적인 특허권취득이 시장지배력을 부여하지 않았기 때문에, 제2조위반을 구성하지는 않았 다.). 그 밖에도 Charles Pfizer & Co. v. FTC, 401 F.2d 574 (6th Cir.1968), cert. denied, 394 U.S. 920, 89 S.Ct. 1195, 22 L.Ed.2d 453 (1969)(특허청에의 부실신고는 FTC법 제5조위반이다.); Handgards, Inc. v.
Ethicon, Inc., 743 F.2d 1282 (9th Cir.1984)(90퍼센트의 시장점유율을 가진 기업이 무효임을 알면서 특허권침해소송을 제기하였는데, 법원은 그 행위는 독점화기도 에 해당한다고 판시했다).
363) 129 F.3d 1463 (Fed. Cir.1997), superseded 141 F.3d 1059 (Fed. 1998).
364) WL 122399 (Fed. Cir.1998).
피고가 특허권을 기망에 의하여 취득하지는 않았지만, 그 특허권이 무효 임을 알면서 이 피고가 집행의 소를 제기하고, 그렇게 함으로써, 독점력을 획득할 우려가 있다면, 셔먼법 제2조 위반이다.365) Walker Process판례 에서의 위반의 본질적 요소는 경쟁자를 배제하기 위한 목적의 소를 제기함 으로써 독점력을 획득하거나 보호하기 위하여 기만적으로 획득한 특허권을 사용한다는 점이다. Handgards판례는 만일 특허권이 무효이고 특허권자 가 그것을 알면서도, 특허권에 근거하여 제소함으로써 독점을 획득, 확장, 또는 보호하려고 했다면, 특허권의 무효성의 원인은 셔먼법 제2조위반을 위 해서는 중요하지 않다고 봄으로써 그 판시를 확장한다. Walker Process 와 Handgards 판례 양자는 Noerr-Pennington법리하에서의 쟁점을 제 기할 수도 있다. 이것은 무효로 알려진 특허권을 집행하기 위한 소송은 그 소송이 PRE판례366)로 명확하여진, California Motor Transport Co.
판례367)의 의미에서의 협잡(sham)이 아니라면, 셔먼법 제2조에 의해서 공 격을 당하지 않음을 의미한다. PRE판례 이후에, 특허권침해소송은 그것이 객관적으로 근거가 없고 경쟁자의 사업활동을 직접적으로 간섭하기 위하여 제기된 경우에만 Walker Process와 Handgards법리에 의하여 공격을 당할 수 있다. 만일 어떤 특허가 명백히 무효이고 특허권자가 그것을 알고 있다면, 그것을 집행하기 위한 어떤 소송이건 PRE의 객관적 근거결여의 기 준을 충족할 것이다. PRE판례의 주관적 요소의 상세한 내용은 분명하지는 않지만, 기망에 의하여 획득한 것을 아는 특허권을 집행하려고 시도하는 것 이 그 기준을 충족할 것임은 의심의 여지가 없다. 만일 무효성에 대한 다른 근거가 필요하다면, PRE 기준은 피고가 그 무효성을 알았고 그 소송에 의 하여 원고의 경쟁하려는 시도를 좌절시키려 하였다는 것을 확신시키는 증거 를 요구할 것이다.368)
365) Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc., 743 F.2d 1282 (9th Cir.1984).
366) Professional Real Estate Investors v. Columbia Pictures, 508 U.S.
49, 113 S.Ct. 1920, 123 L.Ed.2d 611 (1993).
367) California Motor Transport Co. v. Trucking Unlimited, 404 U.S.
508, 92 S.Ct. 609, 30 L.Ed.2d 642 (1972).
368) James B. Kobak, JR., Professional Real Estate Investors and the Future of Patent-Antitrust Litigation : Walker Process and Handgards
심각한 기망 쟁점이 특히 특허청에서 다툼(interference)이 선언되고 당 사자들이 和解한 경우에는 문제가 될 수 있다. 예컨대, 어떤 다툼의 두 대립 하는 당사자중에서, 한쪽이 다른 쪽이 특허청에서의 기망을 하였음을 증명 할 수 있지만, 자기쪽의 청구가 박약하여서 패소를 염려하여, 라이센스에 대 한 대가로 다른 쪽에 대한 우월성을 숨기는 경우이다.369) 또는 공시된다면 특허권 등록을 차단하게 되는 정보를, 이기고 있는 상대방이 알건 모르건, 순위가 밀리는 당사자가 안다고 가정하면, 나중에 그 특허권을 집행하는 것 은 셔먼법 제2조에 의해서 공격을 받을 것인지 문제된다. 그것은 그 순위가 밀리는 당사자가 명시적으로 또는 묵시적으로 라이센스의 대가로 관련정보를 공개하지 않기로 협상하였는지 여부에 따라 달라지는 지는 분명하지 않다.
이와 관련하여, Noerr-Pennington법리, California Motor Transport Co.판례 그리고 PRE판례 모두 관련이 있고 PRE에서의 주관적 기준이 충 족될지 여부는 은폐하기로 의식적으로 협상이 되었는가 여부에 달려있다.
그러나 주의할 점은 그러한 쟁점을 다루는 목적은 독점금지를 특허권 신청 과정의 공정성 감독을 위해서 사용하는 것이 아니라, 확립된 행위와 힘에 관 한 독점금지 규범을 특허권과 관련하여 제기되는 경쟁 쟁점에 대하여 공정 하고, 객관적인 방식으로 적용하기 위한 것이라는 점이다.
2) 市場去來를 통한 特許權 讓受
연방대법원의 1950년대 판례에서의 “단지 특허권만의 집적은 그 수를 불 문하고 그 자체 위법하지 않다”는 선언370)은 그 특허권을 보유한 기업에 의 해서 후원되거나 지원된 연구의 결과로서 획득된 특허권에 적용될 수 있듯 이, 의심의 여지없이 오늘날에도 건전한 판례법이다. 특허권은 혁신에 대한 효과적인 투자를 촉진한다. 이것은 의회가 연구․개발경쟁에 참여하고 승리
Meet Noerr-Pennington, 63 Antitrust L.J. 185 (1994).
369) American Cynamid Co. v. FTC, 363 F.2d 757 (6th Cir.1966);
Brunswick Corp. v. Riegel Textile, 752 F.2d 261 (7th Cir.1984), cert.
denied, 472 U.S. 1018, 105 S.Ct. 3480, 87 L.Ed.2d 615 (1985).; United
denied, 472 U.S. 1018, 105 S.Ct. 3480, 87 L.Ed.2d 615 (1985).; United