2016
지식재산
이슈페이퍼
2016.12
■ 지식재산(특허) 실효적 보호 방안 : 실효적 손해배상을 위한 증거제도의 보완을 중심으로 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 최승재 (법무법인 다래 변호사, 대한변호사협회 법제연구원장, 법학박사) ■ 인공지능(AI) 기술 및 정책 동향 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 곽 현 (한국지식재산연구원 경제연구팀 전문위원) 전성태 (한국지식재산연구원 법제연구팀 부연구위원) 박성혁 (한국지식재산전략원 특허동향팀 선임연구원) 석왕헌 (한국전자통신연구원 기술경제연구실 선임연구원) ■ 4차 산업혁명 시대에 대응하는 IP의 역할 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77 이성기 (한국지식재산연구원 경제연구팀 부연구위원) ■ 국제지식재산보호지표에 대한 비판적 고찰 : 미국 GIPC지표를 중심으로 ・・・・・・・・・・・・117 최재식 (한국지식재산연구원 법제연구팀 부연구위원) 이주연 (한국지식재산연구원 경제연구팀 부연구위원) ■ 문화콘텐츠의 지식재산보호 : 저작권법의 논의를 중심으로 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153 김형렬 (성균관대학교 법학연구소 선임연구원, 법학박사) 전성태 (한국지식재산연구원 부연구위원) ■ 신기술 활성화와 개인정보보호법의 조화 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・191 유계환 (한국지식재산연구원 정책연구팀 부연구위원) 이정현 (한국인터넷진흥원 정보보호산업분쟁조정위원회 사무국장, 법학박사) 차상육 (경북대학교 법학전문대학원 조교수, 변호사)
■ 정부출연연구기관의 지식재산 성과확산과 효율성 분석 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・241 조상규 (한국지식재산연구원 정책연구팀 전문위원) ■ 전문의약품의 상표･디자인 관련 쟁점 분석 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271 이명희 (한국지식재산연구원 법제연구팀 선임연구원) ■ IP금융의 현황 및 시사점 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・305 박성화 (한국지식재산연구원 경제연구팀 전문위원) 배동석 (인텔렉추얼디스커버리(주), 본부장) ■ 우리나라의 FTA 전개와 향후 전망 : 지식재산권을 중심으로 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・337 이헌희 (한국지식재산연구원 법제연구팀 부연구위원)
: 실효적 손해배상을 위한 증거제도의 보완을 중심으로
목차 Ⅰ. 서론 1. 검토 배경 2. 쟁점 Ⅱ. 현행 지식재산보호제도의 문제점 1. 특허침해 손해배상제도의 문제점 2. 증거조사제도의 문제점 Ⅲ. 지식재산의 실효적 보호를 위한 제언 1. 디스커버리 제도의 검토 필요성 2. 미국식 디스커버리 제도의 개요 3. 일본식 디스커버리 제도의 개요 4. 한국식 디스커버리 제도에 대한 해석론과 입법론 Ⅳ. 결론 • 2016년 현재까지도 특허권자의 보호를 위해서 지속적으로 특허법 개정을 하고 개정논의를 했음에도 왜 특허권자는 여전히 실효적인 보호가 되지 못하고 있을 까하는 의문이 풀리지 않고 있는데, 이 질문에 대한 필자는 기존의 논의들이 주 로 특허법 제128조(손해추정조항)개정을 해서 문제를 해결하는 것에 집중하거나 징벌적 손해배상제도를 도입하자는 데에 집중되었다고 봄. 물론 이런 방법으로 특허침해의 경우 손해배상제도의 실효성을 높일 수도 있음. 기본적으로 우리 법 이 특허권침해의 경우 특허권을 실시하기 위한 허락을 받기 보다는 침해를 하는 것이 더 큰 인센티브를 주고 있는 상황에서 이런 인센티브를 줄일 수 있는 방안 이 되기 때문임.※ 본 보고서 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산연구원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.
Ⅰ. 서론
1. 검토 배경
■ (오래된 문제) 우리나라에서 지식재산의 보호와 관련하여 가장 큰 문제점이 무 엇인지에 대해서 질문을 기업가들이나 실무에 있는 변호사나 변리사들에게 한 다면 가장 많은 답은 손해배상액이 지나치게 낮다는 점을 지적할 것이고, 그러 므로 특허출원을 해도 크게 실익이 없다는 답을 하는 경우가 보임 ‒ 이 문제는 상당 기간 동안 제기되어 온 문제이지만 정작 이 문제에 대한 답이 뚜렷하게 제기되지는 못하고 있으나, 징벌적 손해배상(punitive damage)제도를 도입하여야 한다는 주장이 가장 자주 등장하는 답이었던 것으로 보임 • 그러나 아무리 징벌적 손해배상제도를 도입한다고 하더라도 실제 그 모수가 되는 배상 액이 낮으면 여전히 실효성은 낮을 수밖에 없고, 또 제128조를 개정하여 손해증명을 용이하게 하더라도 여전히 아무 증거 없이 손해배상액을 높이기는 어려움. • 결국 이 문제의 본질적인 부분은 증거법적인 문제에 있다고 보며, 그런 점에서 본 보고서는 현행 특허법 제132조를 활용하는 방안과 미국에서의 사용되는 디스 커버리 제도와 이를 변용한 일본의 제도를 살펴봄으로써 우리나라 지형에 부합 하는 한국형 디스커버리의 가능성에 대한 시론을 제시하고자 함. 이를 통해서 지 금까지 지속적으로 지적되어온 특허를 비롯한 지식재산권 침해 시 그 보호가 실 효적으로 이루어지고 있지 않다는 문제가 왜 여전히 해결되고 있지 않을까 하는 의문과 관련하여 문제점들을 판례와 종합하여 현실적으로 실행 가능한 대안 및 검토방향을 제시해 보았음. 작성자 : 최승재 (법무법인 다래 변호사, 대한변호사협회 법제연구원장, 법학박사)|징벌적 손해배상논의를 다룬 최근 논문들| 김현수, “미국법상 징벌적 손해배상”, 재산법연구 제29권 제2호 325~ 355면 윤기승, “특허법상 징벌적 손해배상제도 도입에 관한 연구 : 개인발명가 및 중 소기업 보호를 중심으로”, 과학기술법연구 제20집 제1호 (2014년 2월) 225-272면 김성돈, “징벌적 손해배상제도의 법이론적 문제점과 그 극복방안”, 성균관법학 제25권 제4호 (2013. 12) 281-298면 권인희, “특허법상 징벌적 손해배상제도 도입 가능성에 관한 소고 : 하도급법상 징벌적 손해배상제도의 도입에 즈음하여”, 숭실대학교 법학논총 제27집 (2012 년 1월) 27-43면 * 기타 다수의 논문이 있음 ‒ 그러나 징벌적 손해배상을 도입하는 주장을 3가지 기본적인 문제점으로 인해 서 도입이 이루어지고 있지 않음. 향후에도 징벌적 손해배상제도가 도입되는 것은 단기간에 이루어지기는 어려운 과제임 ∙ 민법학계는 대륙법 체계에는 부합하지 않는 제도라는 점을 들어 강력하게 반대 하고 있음 ∙ 특허권을 보호하여야 한다는 주장이 있지만 다른 한편으로는 특허괴물로 상징 되는 특허권자의 권리행사에 대한 부정적인 시각이 국내에 있는 것도 사실임 ∙ 도입을 한다고 해도 배수(倍數)의 기초가 되는 기본배상액이 낮으면 아무리 배 수를 곱해도 실효적인 배상이 이루어지기는 어려움 ■ (중소기업의 성장의 걸림돌) 중소･중견 기업 기술탈취 방지방안을 강구하여야 한다는 문제는 2010년 이후 지속적으로 논의 되어 온 과제임1) ‒ 중소･중견 기업이 노력을 해서 지식재산을 확보하더라도 대기업의 기술탈취 에 특허소송 등을 제기하는 것이 현실성이 떨어지는 것이 지적됨 1) 최승재, “중소･중견 기업 기술탈취 방지를 위한 손해배상소송의 실효성 확보방안”, 지식재산연구 제10 권 제2호(2015. 6) 69-98면.
∙ 소송을 제기하면 거래관계의 단절을 감수하여야 함 ∙ 그런데 소송을 해서 승소하더라도 그 결과로 받게 되는 손해배상액이 낮음 ‒ 이런 상황에서는 중소･중견 기업은 기술개발을 해서 특허 등을 출원하고 등록 하고 유지를 해도 실제 침해를 당하면 소송을 제기하는 것은 어렵기 때문에 굳이 연구개발에 많은 비용을 들이지 않게 되는 문제가 발생함 ■ (중소기업의 지식재산 보호를 위한 종래의 노력) 중소･중견 기업의 지식재산 보 호를 위한 대응방안은 대부분 공정거래위원회를 통한 방지방안이었음 ‒ 대표적인 것이 공정거래위원회의 소관법령인 ｢하도급거래 공정화에 관한 법 률｣(이하 ‘하도급공정화법’)에 기술탈취*에 대한 규정을 두고 이를 위반한 경우 우리나라 입법사상 최초로 손해배상액 가중제도**를 규정하는 계기가 되었음 * 하도급공정화법은 기술자료 탈취행위로 위법행위의 대상을 규정하고 있다. 법 제2조 제15호는 정의규정으로, “이 법에서 ‘기술자료’란 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 제조･수리･시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료를 말한다”고 규정하고 있음 ** 종래 징벌적 손해배상(punitive damage)라는 이름으로 논의되었으나, 징벌적 손해배상의 경 우에는 실손해액(actual damage)을 계산하는 것이 논리필연적으로 예견되는 것이 아닌 반면, 가중적 손해배상(enhanced damage)의 경우에는 2배나 3배와 같은 가중의 기초가 되는 실손 해액이 계산되어야 한다는 점에서 구별됨2) ‒ 이러한 규정도입에도 불구하고, 중소기업청 조사에 따르면 대기업과 거래하는 중소기업의 12.1%가 최근 3년 내 기술유출 피해를 경험하고 건당 피해규모도 약 15억7,000만원에 달한다고 함 ‒ 이런 조사결과를 보면 하도급공정화법에 기술탈취 및 이에 대한 3배까지의 배 상을 규정하고 있더라도 여전히 기술탈취 문제는 계속되고 있는 것으로 보임
2. 쟁점
■ (손해배상액의 현실화) 징벌적 또는 가중적 손해배상제도가 도입이 되더라도 실 효성이 문제가 될 수 있음 ‒ 예를 들어 일정한 실손해(actual damage)에 일정한 배수를 곱하여 손해배상을 명할 수 있는 제도를 도입하더라도 실손해액이 낮게 산정될 경우 여전히 실효 적인 손해배상이 이루어지지 않을 수 있음 ‒ 보다 근본적인 문제해결을 위해서는 실손해액을 실효성 있게 산정할 수 있는 증거법적 수단과 이를 실현하는 특허법상 손해추정규정(특허법 제128조)의 개 정이 동시에 이루어져야 함 ∙ 하도급공정화법 제35조*는 기술탈취에 대한 대응을 위하여 기술자료 유용행위 에 대한 3배 범위 내에서 가중적 손해배상제도(enhanced damage mechanism)을 명문화하였으나 이 조문에 근거한 소송이 제기된 사실은 거의 알려진 바가 없음 * 하도급공정화법은 소위 3배 배상제도를 도입을 통한 수급사업자 보호를 도모하고 있음 하도급공정화법 제35조(손해배상 책임) ① 원사업자가 이 법의 규정을 위반함으로써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 그 자에게 발생한 손해에 대하여 배상책임을 진다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 원사업자가 제4조, 제8조제1항, 제10조, 제11조제1항･제2항 및 제12조의3제3항을 위반함으로써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 그 자에게 발생한 손해의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상책임을 진다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입 증한 경우에는 그러하지 아니하다. (증거법적 수단의 보완) ‒ (현재 특허소송 실무상 문제점) 손해배상제도를 보완해도 증거없이 재판을 해 서는 고액의 배상을 받을 수 없는데, 현재 특허소송 실무에서 가장 큰 문제는 원고가 침해의 증거를 찾는 것이 매우 어렵다는 점에 있음‒ (디스커버리 제도의 도입) 현행법에서 미국식의 디스커버리(discovery) 제도를 도입하려고 하면 증거의 대상 및 범위는 물론 증거 제출 거부의 범위, 증거 제 출 명령 위반 시 법원이 가할 수 있는 제재의 강도 등의 차이를 보완하여야 하나, 우리 법원은 재량이 커서 엄격한 당사자 주의(adversarial system)에 입각 한 미국 법원과 상당히 소송절차상의 차이가 있음 ∙ 실무적으로 미국식 디스커버리 제도의 도입은 매우 큰 변화를 의미하는 바, 미 국식 디스커버리 제도의 도입은 특허권자의 보호에 효과가 있을 것으로 생각됨 ‒ (수정된 디스커버리의 모습) 국내 특허소송에서 상대방의 증거를 확보하려면 당해 증거에 대한 최소한의 사전 지식을 인지한 후 이를 상대방에게 요청해야 하여야 하지만, 미국 특허소송에서 상대방의 증거를 확보하는 데에는 당해 증 거에 대한 사전 지식이 필요 없다는 점에서 특허권자의 보호에 유리함 ∙ 그러나 미국 실무에서 디스커버리 제도는 과도한 비용이 소요되는 문제점이 제 기되고 있어 한국식 디스커버리 제도의 도입에 대한 논의가 필요하다는 것이 다수의 견해임
Ⅱ. 현행 지식재산보호제도의 문제점
1. 특허침해 손해배상제도의 문제점
■ (현행제도 분석) 현재 특허권 침해를 비롯한 지식재산권 제도의 가장 큰 문제는 권리를 침해하는 의사결정(대안 1)과 권리를 존중하고 실시권3)을 받기로 하는 의사결정(대안 2) 중에서 대안 1을 선택하는 것이 대안 2를 선택하는 경우보다 더 유리한 결정이라는 점에 있음4) 3) 이용허락, 사용 등 각 지식재산권법은 서로 다른 용어를 사용하고 있어 이 보고서에서는 실시라는 단 어를 사용하여 이를 용례를 포괄적으로 표현하고자 한다. 4) 최승재, “특허법 제128조에 의한 손해배상체계의 적정성에 대한 연구”, 변호사 제43집(서울지방변호사우리 특허법 제128조의 규정(붙임1 참조)을 염두에 두고 현행 특허법의 손해배상 체계와 침해의 유인체계를 보면, 우리 특허법 제128조 제3항은 통상 받을 수 있는 실시료 상당액을 권리자의 손해액으로 청구할 수 있다고 보고 있음 ‒ 만일 실제로 전손해 X가 이 경우 “통상 받을 수 있는 실시료 상당액”이 되면 다음과 같은 식으로 정리할 수 있을 것임* R = PX + (1 – P) Y (식1) (전제) ① 특허권자가 특허침해라는 불법행위에 의한 경우에 가상의 손해가 X라고 하면, 이 경우 이러한 전손해액인 X를 배상받을 수 있는 확률은 P임 ② 만일 P가 1이 된다면 실제로 특허권자가 받게 되는 손해는 특허법 제128조의 어 떤 방법에 의하더라도 그 방법이 실제로 특허권자의 전손해액 X를 정당하게 표 상하고 있으므로 전보 받게 되는 금액(R)은 X와 같게 됨 ③ 현실에서는 실제 전보 받게 되는 금액은 항상 P가 1보다 작거나 같을 것이기 때 문에 R을 상한으로 하므로 손해액이 증명이 되지 않아서 P가 1보다 작게 되면 특허권자는 실제로는 적은 금액만을 받게 됨 ④ 이런 법제를 취하게 되면, 과소배상 문제가 발생하여 특허권자가 제대로 보호받 지 못하는 문제가 발생하므로, 이 때 과소배상의 문제를 해결하여야 중소기업이 특허를 출원하고 자신의 기술을 특허권에 의해서 보호함으로써 기술탈취에 대응 할 유인(誘因)이 생김 * 상세는 최승재, “특허법 제128조에 의한 손해배상체계의 적정성에 대한 연구”, 변호사 제43집, 서울지방변호사회 (2013. 3.) 337면 이하 참조 ‒ (특허법 제128조 제3항) 위의 식에서 Y는 X보다는 작은 금액이고, 개별적인 사 건에서 구체적인 증명의 정도가 다르기 때문에 범위는 X>Y≧0임. 따라서 Y는 사건에서의 증명의 정도에 따라서 특허법 제128조 제3항에 의해서 입법자가 의도한 배상액 이하로 받게 되는 경우를 나타내기 위한 가상의 금액을 말하는 것임
∙ 만일 X가 100이고, Y가 50이고, 특허권의 경우에는 “통상 받을 수 있는 실시료 상당액”을 판사가 증명이 되었다고 볼 수 있게 될 정도로 증명을 하는 것이 어 려워서, P가 0.5가 되면 R은 75가 됨 ∙ 원래 법이 상정하였던 것은 100을 주라는 것인데, 실제로 법을 집행하게 되면 확률적으로 25만큼 적은 배상을 받게 되는 것임 ∙ 위와 같이 시스템이 설계되면 특허침해를 염두에 두고 있는 자는 위의 확률(P) 에 의지하여 기회주의적 거동(opportunistic behavior)을 하게 됨 ‒ (특허침해자의 기회주의적 거동) 타인의 특허를 사용하려는 자는 다음이 2개 의 확률을 두고 자신의 행동을 결정하게 됨 ① 위의 (식 1)의 경우에 P=1이라고 한다면, 소송을 방어하려고 하더라도 소송비용*이 들 것이기 때문에 굳이 침해를 할 이유가 없으므로 당해 특허를 쓰려고 하는 자는 특허권자를 찾아가서 특허권의 실시계약을 할 것임 * 여기서의 소송비용은 변호사비용만을 의미하는 것이 아니라 소송이라는 절차를 진행하기 위하 여 소요되는 일체의 시간과 노력을 경제학적인 관점에서 의미하는 거래비용(transaction cost) 을 의미함 ∙ 만일 거래비용이 영(0)이라고 한다면 이 경우에 특허를 사용하려는 자의 관점에 서는 침해하기로 결정하는 것과 특허권의 실시계약을 체결하는 것은 중립적임 * 다시 말해 경제학적인 관점에서는 어느 쪽의 행동을 해도 모두 합리적인 행동임 ∙ 만일 심정적으로 침해자라는 비난을 듣는 것을 싫어한다면 경제학적으로는 모 두 합리적인 행동이지만 이 경우 기술을 사용하고자 하는 자는 특허권자와 특 허권의 실시계약을 체결할 것임 ② P가 1보다 작아지면, 위의 (식 1)에서 보는 것처럼 항상 침해가 경제적으로는 합리적 인데, 그럼에도 불구하고 특허권자에게 실시권을 허여 받는 것은 겉으로 드러나지 않 는 숨은 동기가 있거나, 침해가 유리하다는 사실을 모르는 행위자가 아니라면 당해 특허기술을 사용하려는 의사를 가지고 있는 자들은 일단 사용하고 특허권자가 문제 를 삼으면 이에 대하여 대응하는 방식을 취할 것이라고 예측할 수 있음
(현행제도 분석 결과) 우리나라의 법제는 특허침해소송을 제기하더라도 손해배 상이 제대로 이루어지지 않을 것이기 때문에 권리자에게 협상을 해서 정식으로 실시권을 허여 받는 것보다는 특허를 포함한 타인의 지식재산권을 허락받지 않고 사용(침해)하고, 특허권자 등이 손해배상소송을 제기하면, 증거를 제대로 수집하 지 못하도록 증거수집을 하지 못해서 결국 손해배상액을 줄이는 행동을 하는 것 이 유리한 법제임 ■ (기존의 대책 및 문제점) 국내에서의 특허침해의 경우 손해배상액이 극히 낮다 는 지적이 나왔고, 저작권 침해의 경우와 같이 특허를 제외한 다른 지식재산권 침해의 경우에도 손해배상액이 높지 않은 것은 마찬가지임 ‒ 지금까지의 논의는 ① 미국처럼 징벌적 손해배상제도 내지 손해배상액 증액제 도(enhanced damage)5)를 도입하여야 한다는 주장이 하나 있고, ② 다른 하나 는 특허법 제128조를 개정하자는 주장이 있었음. (징벌적 손해배상제도) 징벌적 손해배상제도는 피해자의 피해액 이상을 손해배 상으로 부과하여 공중의 일반예방적인 목적을 달성하고자 하는 손해배상제도의 하나로서 가해자의 수익과는 관계없는 일반적으로 가해행위의 성격과 의도, 원고 에 대한 위해의 성격과 피고의 자력 등을 고려하여 부과하는 제도 ‒ 징벌적 손해배상이 이루어지기 위해서는 고의 또는 중과실이 요구되는 바, 고 의 또는 중과실은 일반적으로 다른 사람의 권리나 이익에 대한 악의(malice, fraudulent or evil motive) 또는 의도적 무시(conscious and deliberate reckless indifference, gross negligence)를 의미한다. 이러한 주관적 요건의 증명책임은 피해자가 부담함6) ‒ (한계) 우리 민법의 민사손해배상제도와 이질적인 요소를 가지고 있음은 부인 할 수 없음7) 5) 정차호･양성미, “특허법상 손해배상액 증액제도-중국, 대만, 캐나다, 호주의 최근 행보-”, 법조 제62권 제8호, 법조협회 (2013) 참조. 6) 류근홍, “징벌적 손해배상제도에 관한 연구-도입필요성과 그 적용한계를 중심으로”, 청구대학교 박사학 위논문, (2006) 21면.
(특허법 제128조 개정론) 징벌적 손해배상 제도가 우리 법체계상 이질적인 요소 가 있다는 점을 고려하여 제128조를 개정하자는 논의가 있음8) ① 특허법 제128조 제1항(일실이익)과 관련하여, 첫째 이익의 개념에 대하여 특허권자의 매출액에서 ‘침해행위와 직접적으로 연관되어 지출된 비용’, 즉 증분비용을 공제하는 한계이익설을 취하여야 한다는 점을 제시하고, 둘째, 제1항 손해배상액의 한도인 특 허권자의 생산능력을 ‘생산 및 판매능력’이라고 수정 ② 특허법 제128조 제2항(침해자 이익액)과 관련하여, 침해자 이익액은 매출액에서 증분 비용을 공제하는 한계이익설을 취하여야 하고, 둘째 현재의 추정규정에서 미국, 영 국, 독일 등과 같이 침해자 이익액 전부를 반환하는 간주규정으로 개정 ③ 특허법 제128조 제3항(실시료 상당액)과 관련하여 동규정의 문구를 합리적 실시료를 의미하는 것으로 개정하면서 침해개시시점과 재판 경과 후 실시료 상당액을 지급할 시점의 차이를 계산하여 침해자에게 이자지급 의무를 부과하여야 한다고 주장 ④ 특허법 제128조 제4항 전단의 해석과 관련하여, 최소한의 손해배상액으로서 실시료 상당액을 의미하는 방안 또는 복합산정*을 의미하는 방안을 제시하고, 제4항 후단에 대해서는 침해자가 경과실이 경우 전부배상, 고의 또는 중과실인 경우 배상액 증액을 하는 방안을 주장 * 복합산정(複合算定)이란 하나의 침해에 대해서 두 개 이상의 산정방법을 사용하여 배상액을 산 정하는 것을 의미하며, 이러한 복합산정은 특허권 침해에 의한 손해배상액의 산정에 있어 기초 를 특정하는 방식을 최소판매가능부품원칙, 전체시장가치원칙, 기여도배분원칙 등 하나의 방식 만을 사용하거나, 제128조의 각 항의 산정방식을 하나만 사용하는 것이 아니라 복수의 조문을 경합적으로 사용하는 것을 포함하는 개념임 ⑤ 특허법 제128조 제5항의 경우, 제1항 내지 제3항에 의한 손해배상액을 산정함에 있어 서 보완적으로 제5하을 적용할 것과 동 법리의 용이한 적용을 저해하는 ‘극히’라는 문구를 삭제할 것을 주장 7) 김도형, “징벌적 손해배상제도 도입에 관한 소고”, 경성법학 제17집 제1호 (2008) 195면. 8) 상세는 장태미, “특허권 침해 손해배상: 특허법 제128조의 해석론 및 입법론”, 성균관대학교 법학박사
(특허법 제128조 개정론의 한계) 특허법 제128조 개정을 통해서 특허침해에서의 손해배상의 기초(base)를 올리는 방법은 실효적일 수 있으며 동시에 징벌적 손해 배상과 달리 국내법과의 정합성 문제에서 상대적으로 자유로울 수 있다는 점에서 장점이 있음 ‒ 그러나 실무에서 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손 해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명 하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 부딪히는 경우가 많아서 사실상 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조 사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정하는 경우가 많음(특허법 제128조 제6항) ‒ 이런 상황에서 특허법 제128조 제6항을 적용하는 법원이 고액의 손해배상을 ‘변론의 전취지’ 만으로 인정하는 것을 요구하는 것은 장점만큼이나 단점이 있 을 수 있음 ‒ 이런 점을 생각하면 증거법적인 문제를 해소하지 않고는 아무리 특허법 제128 조를 위의 주장과 같이 개정하더라도 그 손해배상액이 현실화되어 특허침해에 대한 유인을 줄이고 실효적으로 특허권자가 보호되도록 하는 방안을 제시하는 것은 한계가 있으므로 특허법 제128조 개정론을 언급하기 위해서는 증거법적 인 보완을 생각하여야 함
2. 증거조사제도의 문제점
■ (현행법의 태도) 특허법은 특허침해의 증명이 어렵다는 점을 인식하여 일정한 행위를 업으로 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 보거나 (제127조의 간접침해), 제128조는 변론의 전취지 등에 의한 상당한 손해액의 인정을 규정하고 있으며, 제130조는 과실을 추정하는 규정을 두고 있음 ‒ 그러나 이러한 규정에도 불구하고 여전히 미국에 비하여 간접침해의 인정범위 가 협소하고, 변론의 전취지 등에 의한 상당한 손해액의 인정의 경우 손해배상액이 현저히 소액에 그치고 있음 ‒ 우리나라에서 집중증거조사를 실현하는 데에 큰 애로점의 하나는 미국 민사소 송절차상의 디스커버리(discovery) 제도와 같이 당사자가 증거를 적시에 수집 할 효율적인 수단이 부족하다는 점임 ‒ 이를 보완하기 위해서 현행법은 일반법인 민사소송법에 문서제출명령이 규정 하고, 특허법에서는 제132조가 규정되어 있음 특허법 제132조(서류의 제출) “법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 타당사자에 대하여 당해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니한다.” (특허법 제132조) 특허법 제132조 상의 서류제출명령이란 특허침해행위로 인한 손해액을 계산하는 데에 필요한 서류*를 소지한 당사자에 대하여 그 문서의 제출 을 명하는 법원의 재판을 의미 ‒ 특정 문서를 증거로 제출하고 싶어도 그것을 상대방이 소지하고 있기 때문에 직접 제출할 수 없는 당사자는 서류제출명령을 구하는 신청을 함으로써 증거 로 제출할 수 있게 하려고 하는 것이 이 조항의 입법취지임 * 민사소송법 제344조의 문서제출명령은 증거에 관한 장 중 서증의 절에 규정되어 있으므로 서 증으로서의 문서를 말하는 것으로 해석하는 것이 옳을 것이나, 특허법 제132조의 서류제출명령 은 서증에 한정하여 해석할 이유가 없음 ** 특허법 제132조가 민사소송법 제344조 등 서증 부분에서 사용하는 ‘문서’라는 용어를 사용하 지 아니하고 ‘서류’는 용어를 사용한 것도 이러한 해석을 뒷받침함 ‒ 특허법 제132조의 서류제출명령 위반의 경우에는 민사소송법 제349조*를 바로 적용하여 문서제출명령에 따르지 않은 당사자에 대해서 상대방의 그 문서에 관한 주장, 다시 말해 문서의 성질, 내용, 성립의 진정 등에 관한 주장을 진실 한 것으로 인정할 수 있음
∙ 다만 이와 같은 효과를 부여한다고 하여 바로 손해액에 대한 계산을 주장대로 인정할 수 있는 것은 아님9) 민사소송법 제349조(당사자가 문서를 제출하지 아니한 때의 효과) 당사자가 제347조 제1항･제2항 및 제4항의 규정에 의한 명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. (특허법 외의 지식재산권법에 수용된 특허법 제132조) 특허법 제132조의 규정도 다른 지적재산권법에 수용되어 있음 ‒ 실용신안법 제30조는 특허법 제132조를 준용(準用)하고 있어 특허법과 동일한 규정을 가지고 있음 ‒ 상표법 제70조(서류의 제출)는 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 타당사자에 대하여 당해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는데 필요한 서류의 제출을 명할 수 있음 ∙ 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니하다고 규정함 ‒ 디자인보호법 제118조(서류의 제출)는 법원은 디자인권 또는 전용실시권의 침 해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 해당 침해행위로 인한 손해를 계 산하는 데에 필요한 서류를 제출하도록 다른 당사자에게 명할 수 있음 ∙ 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있을 때에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있어 상표법과 같은 형식의 규정을 두고 있음 ‒ ｢부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률｣ 제14조의3도 규정의 내용은 거 의 동일하지만, 서류가 아닌 ‘자료’의 제출로 된 점이 상이함.* 이는 서류라고 부르기 어려운 자료에 대해서도 제출의무를 인정하기 위한 것으로 보임 9) 특허법 주해 II(박성수 집필부분), 353면.
제14조의3(자료의 제출) 법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행 위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에 대하여 해당 침해행위로 인한 손해액을 산정하는 데에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다. * 특허법 제132조가 민사소송법과는 달리 ‘문서’의 제출이 아닌 ‘서류’의 제출을 규정한 것이 그 적용범위를 넓히는 결과를 가져오듯이 ‘서류’보다는 ‘자료’라고 규정한 것은 제출의무 대상을 넓히는 결과를 가져올 것으로 보임 ‒ 저작권법은 특허법 제132조와 같은 일반적인 규정을 가지고 있지 않음 ∙ 다만, 제107조가 “서류열람의 청구”라는 제목 아래 저작권신탁관리업자는 그가 신탁관리하는 저작물등을 영리목적으로 이용하는 자에 대하여 당해 저작물등 의 사용료 산정에 필요한 서류의 열람을 청구할 수 있음 ∙ 이 경우 이용자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다고 규정하여 저작 권신탁관리업자가 저작물의 사용료 산정에 관련하여 유사한 규율을 하고 있음 * 반면 일본 저작권법 제114조의2는 우리의 저작권법과는 달리 특허법과 동일한 규정이 있음 (민사소송법상 문서제출명령) 2002년 민사소송법 개정 전후로 변화가 있었는데, 특히 문서의 제출의무 규정인 민사소송법 제344조(붙임2 참조)는 일정한 경우에 는 문서 보관자가 문서를 제출할 의무를 부과하는 문서제출명령제도가 보완됨 ‒ 이 제도는 일종의 증거개시제도에 해당하는 제도로서, 법원의 통제 하에서 특 정한 문서를 제출하도록 하여 증거법적인 균형을 도모하는 제도임 ∙ 제1항의 경우는 종래의 규정과 별다른 것이 없다고 할 수 있지만, 제2항의 경우 에는 제1호와 제2호에서 열거한 경우를 제외하고는 모든 문서에 대해서 문서제 출명령의 신청과 발령이 가능하게 되어 그 적용범위를 크게 확대됨(=일반적 문 서제출명령) ‒ (2002년 민사소송법 개정) 2002년 민사소송법 개정 전에는 당사자와 문서 사 이에 특별한 관계가 있는 경우로서 법에 열거된 일정한 문서에 한하여 문서제
출의무를 인정하고 있었음 ∙ 그러나 2002년 개정 민사소송법은 종래 문서제출의무가 인정되는 경우를 한정 적으로 열거하는 방식(구 민사소송법 제316조)*으로는 증거의 구조적 편재현상 을 시정하기 어렵다는 인식하에, 증인의무 등과 균형을 맞춤 ∙ ‘증거의 구조적 편재’ 문제를 시정하기 위하여 당사자와 문서 사이에 특별한 관 계가 없는 경우에도 일정한 제외사유에 해당하지 않는 한 문서를 가지고 있는 사람은 문서제출의무를 부담하도록 문서제출의무의 대상을 모든 문서로 확대 하였음(민사소송법 344조 2항) * 구 민사소송법 제316조는 민사소송법상 문서제출의무를 열거적으로 규정하고 있었음 구 민사소송법 제316조(문서제출의무) 다음 경우에는 문서소지자는 제출을 거부하지 못한다. 1. 당사자가 소송에서 인용한 문서를 소지한 때 2. 신청자가 문서소지자에 대하여 그 인도나 열람을 구할 수 있는 때 3. 문서가 신청자의 이익을 위하여 작성되었거나 신청자와 문서의 소지자간의 법률 관계에 관하여 작성된 것인 때 ‒ (2002년 민사소송법 개정 내용) 2002년 민사소송법 개정으로 문서형식의 증거 수집의 곤란성은 다소 완화되었음 ∙ 문서소지자에 대한 문서제출의무를 확대하여 형사소추, 치욕, 직업비밀 등 증언 거부사유와 같은 일정한 사유가 있는 경우, 오로지 문서를 가진 사람이 이용하 기 위한 문서 및 공무원 또는 공무원이었던 사람이 그 직무와 관련하여 보관하 거나 가지고 있는 문서를 제외하고는 문서를 가진 사람이 제출을 거부하지 못 하도록 하는 포괄적 문서제출의무규정이 신설되었음(제344조 제2항) ∙ 문서정보에 대한 공개의 한 방법으로서 문서의 소지자에게 문서목록의 제출을 명할 수 있는 제도를 신설하였음(제346조) ∙ 문서가 개인의 프라이버시, 영업비밀 등과 관련된 문서인지를 판단하여야 할 경우 법원이 문서를 제출받아 비공개로 심리하는 in camera 제도*를 도입하였음 (제347조 제4항)
* 여기서의 camera는 판사실을 의미하는 것으로 외부와 완전히 차단된 판사실에서의 절차로서 in camera proceeding이란 판사실에서 비공개로 진행하는 절차임 ∙ 문서제출명령을 함에 있어서 문서의 일부에 제출거절사유가 있는 경우에는 그 문서 중 그 부분을 제외하고 나머지 부분만을 제출하게 하는 문서일부제출제도 를 신설하였음(제347조 제2항) ∙ 제3자에게 문서제출을 명하는 경우 반드시 제3자 또는 그가 지정한 자를 심문 하도록 민사소송법 제347조 제3항을 개정하였음 민사소송법 제347조(제출신청의 허가여부에 대한 재판) ① 법원은 문서제출신청에 정 당한 이유가 있다고 인정한 때에는 결정으로 문서를 가진 사람에게 그 제출을 명할 수 있다. ② 문서제출의 신청이 문서의 일부에 대하여만 이유 있다고 인정한 때에는 그 부분 만의 제출을 명하여야 한다. ③ 제3자에 대하여 문서의 제출을 명하는 경우에는 제3자 또는 그가 지정하는 자를 심문하여야 한다. ④ 법원은 문서가 제344조에 해당하는지를 판단하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 문서를 가지고 있는 사람에게 그 문서를 제시하도록 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 문서를 다른 사람이 보도록 하여서는 안된다. ‒ (문서제출명령 위반의 효과) 대법원은 “피고가 문서제출명령에 불구하고 제출 명령 받은 문서를 제출하지 아니하였다고 하더라도, 그렇다고 하여 문서제출 의 신청에 문서의 표시와 문서의 취지로 명시된 위 문서들의 성질･내용･성립 의 진정에 관한 원고의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있음은 별론으로 하 고, 그 문서들에 의하여 입증하려고 하는 원고의 주장사실이 바로 증명되었다 고 볼 수는 없다”라는 태도를 취하고 있음(대법원 1993. 11. 23. 선고 93다41938 판결: 자유심증설) ■ (현행법에 대한 평가) (특허법) 특허법은 제132조가 법원이 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는 데에
필요한 서류의 제출을 명할 수 있도록 하고 있지만, 실제로 제132조를 활용한 서 류제출을 활용할 수 있는 경우가 많지 않음 ‒ 2002년 민사소송법 개정으로 문서제출명령의 적용범위가 넓혀짐으로써 특허 법 제132조의 실효성이 다소 줄어들었다고 볼 수 있으나*, 특허법 제132조는 민사소송법 제344조가 적용되지 않는 경우에도 적용되는 영역이 존재하기 때 문에 특허법 제132조의 실효성이 문제될 정도로는 보이지는 않음 ‒ 특허법 제132조가 적용되는 부분을 제외하면 일반원칙규정인 민사소송법의 규 정이 적용될 것이나, 민사소송법과 특허법의 관계는 민사소송법 제344조가 특 허법 제132조를 모두 포함하는 전체집합과 부분집합의 관계라기보다는 일부 교집합을 가지지만 상호 독립적인 영역을 가지는 관계라고 볼 것임 * 특허청은 “이 조문 신설 당시의 민사소송법 제316조 (현행 민사소송법 제344조에 해당)는 제한 적인 문서제출의무를 규정하였기 때문에 이 구 민사소송법 제316조만으로는 손해배상액의 산 정에 필요한 서류에 대해 상대방 당사자에게 제출의무를 부담시킬 수 없는 경우가 생길 수 있 었기 때문이다. 따라서 이 조문은 구 민사소송법 제316조를 보완하는 성격을 지닌 규정으로서 신설된 것이다. 하지만 2002년 개정된 민사소송법 제344조는 일반적 문서제출의무를 규정하 고 있으므로 특허법 제132조의 실효성이 향후 문제될 것이다”라고 전망하고 있음10) (민사소송법) 대법원은 법원의 문서제출명령 위반의 효력에 대해서 자유심증설 을 취하고 있고, 민사소송법 제349조의 활용을 적극적으로 하지 않음으로 인해서, 민사소송법에 의한 현행법과 실무상 문서제출명령을 위반에 대한 실효적인 제재 가 이루어지지 않고 있음 ‒ (영업비밀이라는 항변) 실무에서 가장 흔하게 문제되고 있는 것은 서류제출을 거부할 수 있는 정당한 사유에 영업비밀이 포함되는지 여부로, 제출 대상서류 로 지목받은 서류에 자신의 영업비밀이 기재되어 있다는 이유만으로 제출거부 의 정당한 이유로 인정받을 수 있느냐의 문제인데, 이에 대해서 일본에서는 적 극설과 소극설이 대립하고 있으나, 우리나라의 학계에서 이 점에 대한 활발한 논의를 찾아보기 어려움 10) 특허청, 우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰(2007), 652면.
∙ 우리나라에서 찾아볼 수 있는 학설로서는, 영업비밀에 대하여 제출거부사유로 당연히 인정하면서도 영업비밀 주장에 의하여 서류제출명령이 무력하게 되는 점이 불합리하다는 점을 지적하면서, 영업비밀의 보호는 미국의 민사소송규칙 과 같이 별도의 제도에 의하여야 한다는 주장이 있음11) ∙ 영업비밀이라는 이유로 제출거부가 되는지 여부와 관련하여, 민사소송법 제315 조 제1항 제2호는 “기술 또는 직업의 비밀에 속하는 사항에 대하여 신문을 받을 때” 증언을 거부할 수 있음을 규정하고 있고, 이를 받아서 같은 민사소송법 제 344조 제1항 제3호 다목은 같은 사유에 해당하는 경우에 문서제출명령을 거부 할 정당한 이유가 있는 것으로 규정하고 있으므로, 민사소송법에 의하면 자신 의 영업비밀에 대해서는 증언할 의무가 없고, 그에 관한 문서를 제출할 의무도 없는 것이 원칙임 ∙ 이에 따라 실무에서는 영업비밀이라는 항변만으로 사건이 더 이상 진행되지 못 하는 경우가 발생함 ∙ 한편 특허법은 소송에서 영업비밀이 누설되는 것을 막기 위해서 비밀유지명령 제도(특허법 제224조의3)를 도입했음(붙임3 참조). 상표법 제92조의7 등 다른 지식재산권법에도 비밀유지명령제도가 도입됨 ‒ (소지여부의 증명) 민사소송법이 말하는 소지자란 현재 문서를 자기 품속에 넣고 있다는 좁은 의미로 해석할 것이 아니라, 현재는 그 품속에 없더라고 언제 라도 사실상 문서를 자기의 지배에 옮길 수 있는 지위에 있는 자를 포함한다고 해석 ∙ 반면, 문서의 소유자이기는 하지만 현실로 그 문서를 소지하고 있는 제3자가 문서의 반환을 거부하고 있는 경우에는 그 소유자는 문서소지인이라고 할 수 없다는 유력한 견해가 있음 ∙ 법원은 문서의 제출의무는 그 문서를 소지하고 있는 자에게 있는 것이므로 법 원이 문서제출명령을 발함에 있어서는 먼저 그 문서의 존재와 소지가 증명되어 야 하고 그 입증책임은 원칙적으로 신청인에게 있다고 하고 있는 바(대법원 1995. 5. 3.자 95마415 결정; 대법원 2005. 7. 11. 자 2005마259 결정), 실무상으로 는 소지의 증명조차 쉽지 않은 경우가 드물지 않게 생김
Ⅲ. 지식재산의 실효적 보호를 위한 제언
1. 디스커버리 제도의 검토 필요성
■ (디스커버리 제도의 도입) 손해배상제도의 실효성을 높이기 위한 입법적 시도에 서 가장 중요한 작업은 2015년 현재 증거조사제도의 보완에 있다고 봄 손해배상제도를 아무리 보완한다고 해도 증거가 없이 재판을 하고 고액의 배상을 명할 수는 없음 ‒ 이는 민사소송법의 대원칙임에도 기존의 특허보호제도의 실효성 강화수단에 서 상대적으로 논의가 부족했던 부분이라고 생각됨 다만 미국식 디스커버리(Discovery) 제도를 바로 도입하는 것보다는 우리나라의 지형에 맞는 제도를 설계하고 도입하도록 하여야 함2. 미국식 디스커버리 제도의 개요
■ (미국의 디스커버리 제도) 증거개시는 당사자들이 합의하여 진행할 수도 있지 만, 법원으로부터 명령서(subpoenas)를 받아서 강제증거개시신청(a motion to compel discover)을 통해서 강제로 증거개시를 하도록 할 수도 있음이러한 증거개시신청제도는 특허소송의 진행에서 증거를 수집함에 있어서 매우
유용한 제도적인 수단임
‒ 증거개시제도(discovery)는 소송전단계에 있어서 각 당사자가 반대당자자로서 부터 증거자료를 확보하는 절차로서 미국 민사소송규칙(Federal Rules of Civil Procedure) Title V, Rule 26-37은 특허소송을 포함한 민사 소송 시 연방법원에서 의 증거조사 절차, 범위 등에 대하여 규정하고 있음(붙임4 참조)
‒ 미국제도의 도입에 대해서는 미국의 실무가들조차도 과도한 비용이 소요되는 비경제적인 제도라는 이유로 비판이 많다*는 점을 고려하면 신중하여야 함
* 증거개시 제도의 문제점을 지적한 문헌으로 Weisbord, Margaret L, Sanctions Under Amended Rule 26-Scaplel or Meat-ax? The 1982 Amendments to the Federal Rules of Civil Procedure, The Ohio State University Law Journal Vol 46, Issue 1 (1985); Connolly, Holleman & Kuhlman, Judicial Controls and the Civil Litigative Process: Discovery, Federal Judicial Center (1978); C. Ellington, A Study of Sanctions for Discovery Abuse, Department of Justice (1979) (미국의 증거개시제도의 변천) 미국의 증거개시제도는 여러 차례 변화를 겪었음 ‒ 1983년 FRCP 제16조와 제26조가 개정되어 소송일정명령(scheduling order)을 내 릴 수 있는 권한이 법원에 부여되었고, 과잉증거개시요구를 제한할 수 있는 권 한(§27(b)(2))도 ‒ 1999년 가을 연방대법원 자문위원회가 논의를 시작한 전자정보에 대한 증거개 시에 대한 결과물인 2004년 8월 보고서에 의하여 변화를 겪게 됨 ‒ 2006년 4월 12일은 미국 상원의 승인을 받아 연방대법원은 전자증거개시제도 (e-discovery)에 대한 새로운 규칙을 제정하여 2006년 12월 1일자로 시행됨 * 당시 전자적으로 저장된 정보의 상대적인 방대함, 정보수집의 곤란성, 증거수집거부특권 판단 의 곤란성 등의 문제가 제기됨 ∙ 이 개정에서 미국 민사소송규칙 제16조와 제26조 및 양식 35(Form 35)의 개정을 통하여 전자적으로 저장된 데이터의 수집 및 이와 관련된 제출형태(the form of production), 정보의 보존(data preservation), 증거수집거부특허권의 포기 (privilege waiver)에 대한 사항들이 명시적으로 증거조사개시를 위한 기일 (discovery meeting), 법원보고(report to the court), 소송일정결정기일(scheduling meeting)의 대상이 되었음 ∙ 특히 민사소송규칙 34(a)는 전자적으로 저장된 정보를 문서의 일종으로 파악하 던 종래의 견해를 버리고, 독자적인 카테고리로 정의되었고, 민사소송규칙 제37 조(f)는 전자정보시스템의 선인의 일상적인 작동 과정에서 발생할 수 있는 전자 적인 저장정보의 소실에 대하여는 예외적으로 제재를 하지 않을 수 있도록 규 정함
(미국의 증거개시제도의 내용) 증거개시 제도에 대한 주요조항을 요약하면 아래 와 같음
‒ 제26조(a)는 최초공개(initial disclosure), 변론기일전 공개(pre-trial disclosure) 등 의 상세 항목에 대한 규정으로서, 기본적으로 소송 당사자는 상대방의 요구가 없더라도 자신의 사건에 대한 증거를 상대방과 공유할 의무가 있으며, 만일 소 송 당사자가 위의 의무를 이행하지 않을 경우, 당해 당사자는 당해 증거를 추 후 재판에서 사용하지 못할 수도 있다고 규정함 ‒ 제26조(b)는 증거개시제도의 범위 및 제한에 대한 규정으로서, 일반적으로 소 송 당사자는 자신의 변호사 특권에 의하거나 또는 법원이 동의한 보호에 의하 지 않고서는 모든 자료를 상대방에게 제공할 의무가 있다고 규정함 ∙ 단 소송 일방이 상대방에게 요청하는 자료가 불필요하거나 중복되거나 또는 당 해 자료 제공이 극도로 어렵다고 판단되는 경우, 사안의 중요성을 감안하여 법 원은 증거개시의 범위를 제한할 수 있음 ‒ 제26조(c)는 소송 일방이 상대방이 요청하는 자료에 대하여 증거개시의 전부 또는 일부를 제한하려는 목적의 비밀유지명령에 대한 조항으로 본 항에 의하 면 비밀유지명령를 신청하는 일방은 이에 대한 정당한 사유를 입증하여야 함 ∙ 법원은 이에 따라 특정 자료에 대한 제출을 요구하는 상대방에 대한 일방의 자 료 제출을 면제시켜 주거나, 상대방에게 제공할 자료의 범위를 제한하거나, 상 대방이 요구한 방식과는 다른 방식으로 자료 제출을 명령하거나, 특정 사안에 대한 자료 제출 및 문의 자체를 금지하거나, 당해 자료에 대하여 증언할 증인을 특정하거나, 법원의 명령에 의해서만 증인 신문을 허락하거나, 영업비밀의 공 개를 금지하거나, 당해 영업비밀을 특정인에게만 공개하도록 명령하는 등의 다 양한 방법으로 증거개시의 범위를 제한할 수 있음 ‒ 제27조(a)는 소장 접수 전 증거 수집을 위한 신청(Petition)에 대한 제반 규정에 해당함 ∙ 일방이 추후 연방법원에 소를 제기할 예정인 사건에 대한 증인을 신문하고자 할 경우, 상기 증인이 거주하는 지역의 지방법원에 증거개시신청을 할 수 있으
며, 이 경우 일방의 소송 목적, 참여 정도 등을 포함하여야 함 ‒ 제28조(a)는 증인 신문 시 반드시 법원이 임명하였거나 연방법에 의하여 지정 된 개인 또는 관리의 입회하에 진행되어야 하며, 상기 개인 또는 관리가 증인 서약을 받도록 규정함 ‒ 제37조(a)는 상대방이 증거개시절차에 응하지 않을 경우, 일방은 증거개시에 응하지 않는 상대방으로 하여금 증거개시에 응하도록 강요할 수 있음 ∙ 이를 위하여 일방은 강제공개신청(motion to compel disclosure)를 제출할 수 있
으며, 이를 법원이 승인할 경우 discovery 절차에 응하지 않은 상대방은 이와 관 련된 법정 수수료 및 일방의 변호사 비용을 지불해야 함 ‒ 제37조(b)는 특정 사안에 대하여 답변하도록 하는 법원의 결정에 일방이 응하 지 않을 경우, 법원은 이를 법정모독(contempt of court)으로 간주하고 당해 결 정에 응하지 않는 개인에게 법적 제재를 가할 수 있다고 규정함 ‒ 제37조(c)는 위에서 규정한 사안들을 일방이 상대방에게 공개하지 않거나 이 를 일방이 인정하지 않는 경우 역시 법원은 제재를 가할 수 있다고 규정함 ‒ 제37조(d)는 일방이 자신이 주재하는 증인 신문에 참석하지 않는 경우, 상대방 의 증인신문서에 대한 답변을 제출하지 않는 경우 또는 상대방이 요청한 검사 요청(request for inspection)에 응하지 않을 경우 법원은 제재를 가할 수 있다고 규정함 ‒ 제37조(f)는 일방이 증거개시계획(discovery plan)을 작성하지 않거나 이를 제 출하지 않을 경우 법원이 일방의 이에 대한 답변이 불충분하다고 판단할 경우 법원은 제재를 가할 수 있다고 규정함
3. 일본식 디스커버리 제도의 개요
■ (일본의 디스커버리 제도) 일본 특허법 제105조가 1999년 일본 특허법 개정에서 신설되면서 일본에서도 약화된 증거개시제도가 도입되었다고 설명됨‒ 제1항의 전단은 침해행위 입증을 위한 서류의 제출명령 제도인 바, 피고제품이 시장에서 입수 불가능한 경우라든지 비공개의 장소에서 특허발명을 실시하고 있는 경우에 피고의 제품이나 피고의 방법의 기술적 구성을 파악하기 곤란하 여 침해를 입증하기 어려운 경우에 대비한 것임 ‒ 일본 특허법 제105조의 경우 침해행위 입증을 위한 서류제출명령을 규정하여 특허권자를 두텁게 보호한다는 점과, 정당한 이유의 존재 여부를 심리하기 위 하여 비공개심리(in camera) 절차를 제2항에 두고 있다는 점이 특이함 ∙ 법원이 제1항 단서의 정당한 이유 존부를 판단하기 위하여 서류의 소지자에게 서류 제시를 명하되, 어느 누구도 그 제시된 서류의 개시를 구할 수 없게 하였음 (일본 특허법 제105조의 구체적 규정내용) ‒ 재판소는 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신 청에 따라 당해 침해행위를 증명하기 위하여 또는 당해 침해에 의한 손해의 계산을 하기 위하여 상대방 당사자에 대하여 필요한 서류의 제출을 명할 수 있음 ∙ 그 서류의 소지자가 그 제출을 거부할 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아 니함 ‒ 재판소는 제1항 단서에 규정된 정당한 이유가 존재하는지 여부를 판단하기 위 하여 필요하다고 인정한 때에는 서류의 소지자에게 그 서류를 제시하게 할 수 있음 ∙ 그 경우에 누구도 그 제시된 서류의 개시를 구할 수 없음 (書類の提出等）第105条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟におい ては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、 又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることがで きる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由が あるときは、この限りでない。《改正》平11法041
4. 한국식 디스커버리 제도에 대한 해석론과 입법론
■ (한국식 디스커버리 제도의 검토) 일본과 같은 정도의 제도 도입은 현행 민사소 송법과 특허법과의 관계에서도 문제가 없을 것임 ‒ 현행 민사소송법과 특허법의 해석론의 운용으로도 일본과 같은 결론을 도출하 는 것은 가능할 것으로 보임 결국 문제는 미국식 디스커버리 제도를 도입할 것인지 여부인데, 이 문제는 민사 소송제도 전반에 걸친 문제로 특허소송에서만 도입하는 것이 가능한지 여부부터 신중한 검토가 필요함 ■ 특허법 제132조 해석론 (특허법 제132조상의 서류의 의미) 앞서 본 바와 같이 특허법 제132조는 민사소 송법상의 문서제출명령과 달리 문서라고 하지 않고 서류라고 하고 있는 바, 특허 법 개정 입법이 바로 되지 않더라도 손해계산에 필요한 서류를 넓게 봄으로써 원 고의 증거법적인 곤란을 보완하는 방법을 생각할 수 있다고 봄 ‒ 일본의 판례 및 학설은 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류라 함은 매상장 부, 경비지출장부, 대차대조표, 손익계산서, 납품서 등이 이에 해당한다고 봄 ∙ 이 규정에 의하여 제출을 명할 수 있는 문서는 “당해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류”이므로 침해행위에 의한 손해액 계산을 위하여 직접 필요한 서류인 한, ① 매상액(판매수량 및 판매 단가)을 나타내는 서류, ② 원가(예를 들면, 매입수량, 매입단가, 원재료비, 일반관리비 기타 경비 등)를 나타내는 서류, ③ 이들 서류의 진실성을 체크하기 위한 서류 등을 제출명령의 ２ 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため 必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場 合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。《追 加》平11法041대상으로 보고 있음*12) * 실무적으로는 구체적인 장부명은 개개의 당사자에 따라 다를 것이므로 이것이 중요하지 않고, ①에 속하는 서류로서는 외상매출장부(주고객별 원장), 매출원장, 납품전표 부본, 청구명세서, 수령증, 출고전표 등, ②에 속하는 서류로는 매입원장, 외상매입장부(매입처별 원장), 납품서철, 손익계산서 및 그 부속명세서등, ③에 속하는 서류로는 총계정원장, 확정신고서 및 그 첨부서류 의 부본 등이 있을 것임 ‒ 東京高裁 1997. 5. 20. 결정 [1997년(ラ)제605호 문서제출명령에 대한 항고사건] (判時 1601号 143)에서 서류제출을 명한 별지 제2기재의 문서는 “① 대차대조 표, 손익계산서 등의 결산보고서, ② 영업보고서, ③ 확정신고서(첨부서류를 포함), ④ 총계정원장, ⑤ 거래처별 원장(외상매출대장), ⑥ 매입선별원장(외상 대장), ⑦ 매상원장, 매상전표, ⑧ 매입원장, 매입전표, ⑨ 제조원가보고서, ⑩ 원료수불대장, ⑪ 출고전표, 제품수불대장, ⑫ 재고표, ⑬ 경비명세서(제조경비 및 판매경비), ⑭ 납품서, 청구서, 수령서, ⑮ 품질시험서, 쇬쇻 판매회사와의 위 탁판매계약에 기한 도매원가관리표, 계약(거래)대장, 쇬쇼 제조지도서, 제조기록 서, 쇬쇽 시험검사에 관한 기록(시험검사기록) 및 쇬쇾 그 명칭의 여하를 묻지 않고, “베세라-루카푸세루”, “베세라-루도라이시론푸”의 제조량, 판매량, 판매단가, 제 조원가, “베세라-루카푸세루”, “베세라-루도라이시론푸”의 판매를 위하여 직접 소요된 판매경비를 나타내는 문서”라고 하여 제출대상 서류를 넓게 보고 있음 ‒ 서울고등법원의 판례 중에서도 아래와 같은 범위로 비교적 서류를 넓게 해석 한 사례가 있음(서울고등법원 2002. 7. 24. 자 2001나42518 결정) ∙ 이 결정에서 서울고등법원은 “피고가 생산 판매한 CD Audio Disc에 관한 다음의 문서(피고가 이미 문서제출명령에 따라 제출한 계정별원장 및 재고수불장 제 외). (1) 대상 기간 : 1991. 1. 1. - 2001. 7. 11. (2) 대상 문서 : ① 대차대조표, 손익계산서, ② 영업보고서, ③ 매출처별 원장, ④ 매입처별 원장, ⑤ 매출원장 (매출전표), ⑥ 매입원장(매입전표), ⑦ 제조원가명세서, ⑧ 원재료 수불부, ⑨ 출고전표, 제품수불대장, ⑩ 재고표, ⑪ 경비명세서 (제조경비 및 판매경비), ⑫ 12) 牧野利秋 編, 裁判實務大系(9) 工業所有權訴訟法, (雨宮正彦 집필 부분) “損害(6)ー書類の提出”, 靑林書 院(1985), 378면.
기타 명칭을 불문하고 CD Audio Disc의 생산량, 판매량, 판매단가, 매출액, 제조 원가, 판매를 위하여 직접 소요된 판매경비 등을 알 수 있는 문서”를 제출대상 이 되는 서류로 보았음 ■ 입법론 (특허법 제132조 개정) 현행 특허법 제132조는 제출대상 서류를 한정하고 있음 ‒ 원고가 특허법 제128조 제1항에 기한 청구를 하였다면, 원고로서는 특허침해 물건의 판매수량, 판매기간, 판매처에 대한 서류 모두 제출의무 대상으로 신청 할 것이고, 피고로서는 물건의 단위수량당 이익액을 산정하기 위한 서류, 원고 의 생산능력에 관한 서류, 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정에 관 한 서류 등의 손해의 액을 산정함에 필요한 서류에 한정될 것임 ‒ 그러나 어떠한 문서가 제출명령의 대상이 되는 문서의 범위는 손해의 계산에 필요한 문서라면 특별한 제한이 필요한 것인지 의문이 있음 ‒ 입법론으로 우리 특허법 제132조를 개정하여 서류제출명령의 대상이 되는 서 류를 손해의 계산에 필요한 서류로 한정하지 않고 특허침해소송에서의 증명에 필요한 모든 서류를 서류제출명령의 대상으로 규정하는 것이 타당하다고 봄 ‒ 특허법 제132조가 이렇게 개정되면 민사소송법과 결합하여 일본 특허법 제105 조 정도의 입법은 된 것으로 볼 수 있다고 생각됨
Ⅳ. 결론
1. 문제의 핵심
우리나라의 민사 손해배상법제는 과다배상을 우려한 나머지 과소배상을 하는 제 도를 택함으로써, 특허침해소송을 제기하더라도 손해배상이 제대로 이루어지지 않는 상황에 처해있음또한, 특허권을 사용하려는 자는 권리자에게 협상을 해서 정식으로 실시권을 허 여 받는 것보다는 특허를 포함한 타인의 지식재산권을 허락받지 않고 사용(침해) 하고, 특허권자 등이 손해배상소송을 제기하면, 현행법 하에서는 증거를 제대로 수집하지 못하므로 결국 적은 손해배상액을 지불하는 행동을 하는 것이 유리한 법제임 이런 상황에서 특허법상 손해배상추정 규정의 개정을 통하여 특허침해에서의 손 해배상의 기초(base)를 올리는 방안을 도입해도 그 실효성은 반감이 되므로, 현재 의 상황이 계속되는 한 특허를 포함한 지식재산권의 실효적 보호는 요원하고 특 허 및 지식재산권이 제대로 된 가치를 인정받기 어려움
2. 손해배상액의 증액
이와 관련하여 징벌적 손해배상제도가 하도급공정화법에 도입되었다고는 하지만 특허법에의 도입은 법제도의 차이로 인해서 실현이 쉽지 않으므로 점진적으로 추 진하여야 할 것으로 보임 특허법 제128조를 개정하여 실효성을 높이자는 제안은 상당히 현실성이 있으나 기본적으로 손해배상액 산출의 기초를 높이는 것에 한계가 있을 것임 실제 사안은 손해배상을 위한 침해 및 손해배상증거의 부족으로 제128조 제6호에 의하여 변론의 전취지로 손해배상액이 정하여 지는 경우가 많음 따라서 특허법 제128조를 위의 주장과 같이 개정하더라도 그 손해배상액이 현실 화되어 특허침해에 대한 유인을 줄이고 실효적으로 특허권자가 보호되도록 하는 방안을 제시하는 것은 한계가 있으므로 특허법 제128조 개정론을 언급하기 위해 서는 증거법적인 보완을 생각하여야 할 것임3. 증거법적인 보완
한국식 디스커버리 제도를 검토할 시점이 되었는데, 일본과 같은 정도의 제도 도 입은 현행 민사소송법과 특허법과의 관계에서도 문제가 없을 것이고, 현행 민사소송법과 특허법의 해석론의 운용으로도 일본과 같은 결론을 도출하는 것은 가능 할 것으로 보임 입법론으로 우리 특허법 제132조를 개정하여 서류제출명령의 대상이 되는 서류 를 손해의 계산에 필요한 서류로 한정하지 않고 특허침해소송에서의 증명에 필요 한 모든 서류를 서류제출명령의 대상으로 규정하는 것이 타당하다고 볼 수 있고, 특허법 제132조가 이렇게 개정되면 민사소송법과 결합하여 일본 특허법 제105조 정도의 입법은 된 것으로 볼 수 있다고 생각됨 결국 문제는 미국식 디스커버리 제도를 도입할 것인지 여부인데, 이 문제는 서류 제출에 따른 비밀유지뿐만 아니라 민사소송제도 전반에 걸친 문제로 특허소송에 서만 도입하는 것이 가능한지 여부부터 신중한 검토가 필요함 한편, 제도 개정이전에 변론기일전 증거조사제도의 활용을 고려하여 현행 증거조 사제도의 문제점을 보완하는 방법도 생각할 수 있으나, 이 제도 도입에도 불구하 고 활발하게 활용되고 있지는 않는데, 이는 이 제도를 이용하기 위해서는 관련성 입증이 선행되어야 하는 등의 현실적인 어려움이 있기 때문인 것으로 보이는 바, 이런 점을 감안하면 이 제도의 활용은 분명한 한계가 있을 것으로 판단됨 따라서, 서둘러 결론을 내리기 보다는 법원과 변호사, 변리사, 법무부, 특허청을 비롯한 관련 정부부처 실무간의 합동연구를 통해서 우리 실무와 기업의 실정에 부합하는 결론을 도출하는 것이 필요함
【붙임 1】 특허법 제128조 손해액의 추정 규정 특허법 제128조(손해액의 추정 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의나 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었 던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. ② 제1항에 따라 손해액을 산정하는 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량 당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행 위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다. ③ 특허권자 또는 전용실시권자가 고의나 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위로 이익을 얻었을 때에는 그 이익액을 특허권자 또 는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다. ④ 특허권자 또는 전용실시권자가 고의나 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용 실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다. ⑤ 제4항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과 액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해 한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다. ⑥ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인 정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성 질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. [전문개정 2014.6.11.]
【붙임 2】 민사소송법 제344조 문서의 제출의무 규정 민사소송법 제344조(문서의 제출의무) ① 다음 각 호의 경우에 문서를 가지고 있는 사람은 그 제출을 거부하지 못한다. 1. 당사자가 소송에서 인용한 문서를 가지고 있는 때 2. 신청자가 문서를 가지고 있는 사람에게 그것을 넘겨 달라고 하거나 보겠다고 요 구할 수 있는 사법상의 권리를 가지고 있는 때 3. 문서가 신청자의 이익을 위하여 작성되었거나, 신청자와 문서를 가지고 있는 사 람 사이의 법률관계에 관하여 작성된 것인 때. 다만, 다음 각목의 사유 가운데 어 느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 제304조 내지 제306조에 규정된 사항이 적혀있는 문서로서 같은 조문들에 규 정된 동의를 받지 아니한 문서 나. 문서를 가진 사람 또는 그와 제314조 각호 가운데 어느 하나의 관계에 있는 사람에 관하여 같은 조에서 규정된 사항이 적혀 있는 문서 다. 제315조 제1항 각호에 규정된 사항 중 어느 하나에 규정된 사항이 적혀 있고 비밀을 지킬 의무가 면제되지 아니한 문서 ② 제1항의 경우 외에도 문서(공무원 또는 공무원이었던 사람이 그 직무와 관련하여 보관하거나 가지고 있는 문서를 제외한다)가 다음 각 호의 어느 하나에도 해당하지 아니하는 경우에는 문서를 가지고 있는 사람은 그 제출을 거부하지 못한다. 1. 제1항 제3호 나목 및 다목에 규정된 문서 2. 오로지 문서를 가진 사람이 이용하기 위한 문서
【붙임 3】 특허법 제224조의3 비밀유지명령 규정 제224조의3(비밀유지명령) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 그 당사자가 보유한 영 업비밀(｢부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률｣ 제2조 제2호에 따른 영업비밀 을 말한다. 이하 같다)에 대하여 다음 각 호의 사유를 모두 소명한 경우에는 그 당사 자의 신청에 따라 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하 여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 그 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 그 영업비밀에 관 계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다. 다만, 그 신청 시점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 제1호에 규정된 준비서면의 열람이나 증거조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 이미 제출하였거나 제출하여야 할 준비서면 또는 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거에 영업비밀이 포함되어 있다는 것 2. 제1호의 영업비밀이 해당 소송 수행 외의 목적으로 사용되거나 공개되면 당사자 의 영업에 지장을 줄 우려가 있어 이를 방지하기 위하여 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있다는 것 ② 제1항에 따른 명령(이하 “비밀유지명령”이라 한다)의 신청은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 한다. 1. 비밀유지명령을 받을 자 2. 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실 3. 제1항 각 호의 사유에 해당하는 사실 ③ 법원은 비밀유지명령이 결정된 경우에는 그 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에 게 송달하여야 한다. ④ 비밀유지명령은 제3항의 결정서가 비밀유지명령을 받은 자에게 송달된 때부터 효력이 발생한다. ⑤ 비밀유지명령의 신청을 기각하거나 각하한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.
