特許權과 並行輸入規制

特許權과 並行輸入規制

金 淳 錫*

Ⅰ. 序 說

특허제품의 竝行輸入이라 함은 국내에 특허권이 존재하고 외국에서 특허권자 또는 그 라이센 시(Licensee)에 의해 製造․販賣된 특허제품을 제3자가 정당하게 취득하여 특허권이 존재하는 국 내로 輸入하는 행위를 말한다.¹⁾ 병행수입은 지적재산권의 존재와는 관계 없이 정규의 루트 이외 의 루트로 진정상품을 수입하는 것을 말한다. 여기서 정규의 루트라 함은 외국의 제조업자 또는 그 총대리점과 국내의 수입업자간에 계약이 체결되어 있는 루트를 의미한다.

일반적으로 유통은 가격차가 존재하기 때문에 발생하게 된다. 가격차가 합리적인 범위 이내이 면 가장 합리적인 수입루트만이 존재하게 될 것이다. 그러나 국내외시장간에 가격차이가 제품원 가에 수송비, 관세, 판매비 등을 포함한 가격보다도 더 많은 차이가 날 때에는 병행수입이 발생 하게 된다. 즉, 정상적인 유통마진보다도 더 높은 가격차가 존재하여야만 병행수입의 유인이 제 공되는 것이다. 사실 병행수입업자는 정규의 수입업자보다 여러 가지 면에서 불리한 점이 많다.

우선 수입할 제품의 수량이 많지 않을 뿐만 아니라 구입시기나 구입품목이 불규칙하기 때문에 좋은 가격조건으로 공급을 받기가 어려운 실정이다. 반면, 병행수입업자는 정규의 수입업자가 투 자한 광고비나 제품의 AS망 구축 등에 대한 투자를 하지 않고 무임승차하는 경향이 있다. 또한 소비자의 입장에서는 병행수입품인지 모르고 싼 가격에 샀다가 나중에 애프터서비스가 되지 않 아 어려움을 겪는 등 피해도 종종 발생하고 있다.

우리나라에서도 리바이스 청바지 사건이래 스팸사건, 버버리 사건 등에서 상표제품의 병행수 입이 문제된 바 있다.²⁾ 또한 외환위기의 도래에 따라 1997년말에서 1998년초에 걸쳐 환율이 급상 승한 결과 많은 병행수입업체들이 도산하였다. 이에 따라 AS를 받기가 곤란하게 되는 등 소비자 의 피해가 발생하였다. 그러나 최근 환율이 하락세로 돌아섬에 따라 병행수입이 다시 활발해질 것으로 예상된다.

이 논문에서는 최근 우리 나라에서도 문제되기 시작한 특허제품의 병행수입을 다루는 데 필 요한 기본적 이론들을 검토하고 병행수입에 관한 정책을 선택할 때 고려하여야 할 사항들을 분

* 광주대학교 법학과 교수ㆍ법학박사

1) 이 경우 대부분의 학설은 국내에 특허권이 존재하고 또한 그에 대응하는 특허권이 외국에 존재함과 동시에 양특허권자가 동일하거나 혹은 경제적으로 동일하다고 볼 수 있는 관계 가 존재하는 것을 조건으로 하고 있다(Warwick A. Rothnie, Parallel Imports, Sweet &

Maxwell, 1993, p. 1).

2) 이상정, “진정상품의 병행수입에 관한 소고”, AIPPI KOREA JOURNAL Vol. 2 No. 18 (1998), 11-13면 참조.

석한다. 특히, 최근 일본 대법원의 BBS 사건 판결을 전후하여 논의된 내용을 중심으로 다루고자 한다. 병행수입은 특허권에만 한정되어 있는 것은 아니며 지적재산권권 일반 즉, 특허권, 실용신 안권, 의장권, 상표권, 저작권, 반도체칩회로의 배치설계권 등에 관해서도 문제되며 각각 그 특수 성에 관한 구체적 검토가 필요할 것이다. 이 논문에서는 특허권과 병행수입과의 관계에 한정하여 고찰하고자 한다.

Ⅱ. 並行輸入制度의 本質

1. 特許權의 國際的 消盡과 竝行輸入

特許權의 國際的 消盡³⁾이 문제되는 것은 竝行輸入(Parallel Import: Paralleleinführung)의 경우뿐 이다. 특허권에 관해서는 우리 나라는 일본의 학설 및 판례의 영향을 받아왔다. 일본의 경우 종 전에는 볼링핀 사건⁴⁾을 계기로 竝行輸入은 특허권의 침해로 되었지만 최근에는 대부분 문제가 되는 일 없이 많은 자동차나 시계 등의 特許製品이 竝行輸入되어 왔다. 그러나 BBS사건의 판결⁵⁾ 에 의해 特許製品의 竝行輸入의 問題가 크게 주목받게 되었으며 이에 대한 새로운 검토가 필요 하게 되었다.

우리 나라의 특허법 제2조 제3항 가목은 ‘물건을 수입’하는 것을 발명의 ‘실시’의 개념에 포함 시키고 있기 때문에, 형식적으로 보면 眞正商品이라도 그 수입행위는 특허권을 침해한 것처럼 보 인다. 따라서 여기서 말하는 輸入의 개념에는 眞正商品의 수입을 포함하지 않는다고 해석할 수 있는가 라는 점이 문제된다. 즉, 외국에서 우리 나라의 특허권자 또는 그 라이센시에 의해 적법 하게 유통된 경우, 그 제품에 대해서 국내 특허권은 소진하는가 하는 문제이다. 구체적으로는 국 내에서 특허권을 가지고 있는 외국기업의 국내 총대리점(국내에서 특허권자 또는 전용실시권자가 되는 경우가 많다)과는 별도의 루트로 眞正商品을 수입한 제3자의 행위를 특허권을 침해하였다는 이유로 중지시킬 수 있는지 여부가 문제될 것이다.⁶⁾

3) 권리소진의 원칙(Exhaustion Doctrine)이라 함은 권리자 자신 또는 그의 승낙을 얻은 자가 일단 시장에 유통시킨 물건에 대해서는 그 권리는 대가의 취득에 의해 사용되어 소진된 것으로 보고, 다른 사람에 의한 사용ㆍ판매 등의 행위는 침해행위로 되지 않는다고 하는 원칙이며, 이른바 ‘First-Sale Doctrine'이라고도 한다. 권리소진은 권리소모로 번역하는 경우 도 있다.

4) 大阪地裁判決 1969年 6月 9日 無體例集 1券 160면.

5) 第1審, 東京地裁判決平成 6年 7月 22日, 判例時報 1501호 72면; 第2審, 東京高栽判決平成 7 年 3月 23日, 判例時報, 1524호 3면; 第3審, 最高裁判決平成 9年 7月 1日 (平成7年(オ) 第 1988号).

6) 또한 국내기업이 외국기업에 라이센스를 주고 그 외국기업이 유통시킨 특허제품을 병행수 입업자가 국내로 수입한 경우에도 문제가 될 수 있을 것이다. 극단적인 경우에는 국내에서 제조한 상품을 한 번 해외에 수출하여 외국에서 판매하고 그것을 다시 국내로 병행수입한 경우에도 문제가 될 수 있다.

이 문제는 한편으로는 법적으로 엄연하게 국경이 존재하고 있지만 다른 한편으로는 경제의 세계화가 가속화하고 있는 데에서 비롯된 것이다. 즉, 경제적으로 세계는 하나의 시장을 향해 나 라가고 있는 데 반해, 특허권은 그 속지적 성격에 따라 각 국가별로 존재하고 법률적으로 상품의 자유로운 유통을 방해하고 있기 때문이다. 竝行輸入의 문제란 결국 법과 경제라고 하는 2개의 현 상을 어떻게 조화롭게 해결하여 나아갈 것인가 라는 문제이다.⁷⁾

2. 特許獨立의 原則․屬地主義와 竝行輸入

特許權과 竝行輸入에 관한 종래의 논의를 검토하기 위해서는 우선 1969년 일본 오오사카 지 방법원의 볼링핀 사건의 판결⁸⁾을 검토할 필요가 있다. 이 사건은 중고의 특허제품을 수입한 경우 로서 原告(美國人)는 호주와 일본에서 ‘볼링핀을 자동으로 세우는 장치’에 관한 특허권을 가지고 있었다. 원고의 특허권에 대한 호주의 實施權者로부터 再實施의 許諾을 받은 자에 의해 호주에서 제조․판매된 장치를 被告가 물려받아 일본에 수입하여 사용하고 있었다. 이 사건에 대한 판결은 일반론으로서 特許權의 “國內的” 消盡理論을 인정한 다음에, 「특허권에는 지역적인 제한이 있고 각 국의 특허권은 서로 독립하여 있기 때문에, 特許權의 消耗理論이 적용되는 것은 그 특허권을 부여받은 나라의 영역 내에 한정된다고 해석하여야 한다. 그렇다면 어느 제품에 대해서 1국의 특 허권의 소모를 초래하는 사유가 생겼다고 하더라도, 이것에 의해 당연히 타국의 특허도 또한 소 모하여야 한다고 해석하여야 하는 것은 아니다」라고 함으로써, 特許權의 “國際的” 消盡이라는 사고방식을 부정하였다.

이 판결에서 特許權의 國際的 消盡을 부정하는 논거로서 特許獨立의 原則이나 屬地主義를 기 술하고 있지만, 그 이해는 정당하다고는 생각할 수 없다. 산업재산권 보호를 위한 파리조약(The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: 이하 “파리조약”이라 한다) 제4조의 2에서 말하는 特許獨立의 原則이란 어느 나라에서의 特許權의 成立․效果․消滅은 다른 나라의 특허권 의 영향을 받지 않는다는 것을 말한다. 예컨대, 어떤 사람이 동일한 발명에 대해서 일본과 미국 에서 특허권을 취득하였는데 그 후 일본의 특허권이 무효가 되었더라도 미국 특허권에는 아무런 영향도 주지 않는다는 것을 의미할 뿐이다.

또한 屬地主義라 함은 國際私法上의 屬人主義에 대립하는 개념이며 특허법의 경우 국내에서 의 특허권의 효력은 국내 특허법에 따르며, 또한 그 효력은 국내의 영토 내에 한정한다는 당연한 원칙을 의미하고 있을 뿐이다.⁹⁾ 特許法은 이 屬地主義를 당연히 전제로 하고 있지만 특허권을 이

7) 中山信弘, “竝行輸入と特許權侵害”, 「知的財産の潮流－知的財産權硏究所5周年記念論文集

－」, 信山社, 1995, 285면 註(4); 中山信弘, 工業所有權法 上, 弘文堂, 1993, 273-274면 참 조.

8) 大阪地裁判決昭和 44年 6月 9日 無體例集 1券 160면.

9) 지적재산권과 속지주의에 대한 상세한 내용은 桑田三郞, 工業所有權法における比較法, 中 央大學出版部, 1984, 299면 참조.

유로 竝行輸入을 금지할 수 있는가 하는 문제의 검토에 있어서는 屬地主義는 상관이 없다.¹⁰⁾ 竝行輸入을 인정할 것인가에 관한 판단은 당해 특허제품이 외국에서 적법하게 유통되었다는 사실을 우리 나라의 특허법으로서는 입법상 또는 해석상 어떻게 평가할 것인가 하는 문제로 귀 착되며 特許獨立의 原則이나 屬地主義의 原則과는 직접적으로는 관계가 없는 문제인 것이다.¹¹⁾

3. 竝行輸入의 本質的 問題點

竝行輸入의 문제가 特許獨立의 原則이나 屬地主義와는 관계가 없다면 이 문제를 어떻게 파악 하여야 할 것인가. 그것은 기본적으로는 국내 특허법의 입법 또는 해석의 문제로서 논하면 족하 다. 물론 국제적인 조화라고 하는 문제는 있지만, 이는 모든 입법이나 해석의 경우에 생기는 문 제이며 竝行輸入 특유의 문제는 아니다. 竝行輸入의 問題도 외국에서의 유통행위를 국내 특허법 상 어떻게 해석하여야 하는가 라는 문제일 뿐이다.¹²⁾

요컨대, 特許獨立의 原則이나 屬地主義는 特許權의 國際的 消盡을 검토하는 데에 고려할 필요 는 없다고 본다. 독립의 원칙이나 屬地主義로부터 결론을 도출하면 특허권, 상표권, 저작권의 경 우 모두 동일한 결론이 되지 않으면 안될 것이다. 왜냐하면, 특허독립의 원칙과 속지주의는 기본 적으로는 모든 지적재산권에 관해서 합치하는 것이기 때문이다.¹³⁾ 종래의 판결이나 학설도 그 표 면적인 문언은 별개로 하더라도 그 결론은 지적재산에 관한 법률마다 병행수입 문제는 개별적으 로 고찰하여 도출하여 왔다.

특허제품의 병행수입에는 특허권자의 보호와 소비자의 이익 증진이라는 두 가지의 이해관계 가 대립한다. 병행수입품의 존재여부는 국내시장에서 소비자가 부담하는 가격에 직접적인 영향을 미친다.¹⁴⁾ 따라서 병행수입의 허용여부에 관한 문제는 근본적으로 특허권자에 대한 독점권의 보 장과 소비자의 이익의 보호라는 두 가지 상충되는 목표 가운데 어디에 비중을 두고 정책을 선택 할 것인가에 관한 가치판단의 문제로 귀착하게 된다.

Ⅲ. 特許製品의 並行輸入에 대한 比較法的 考察

竝行輸入問題에 관해서는 세계적으로 아직 통일된 제도가 없기 때문에 미국, EU, 일본 등의

10) 中山信弘, 前揭論文, 276면 참조.

11) 이 문제에 대해서는 BBS사건의 제1심, 제2심 및 제3심 모두 동일한 입장을 취하였다. 또 한 대부분 학설도 이 문제를 일본 특허법의 해석의 문제로 인식하고 있다(桑田三郞, 前揭 書, 336면; 中山信弘, 工業所有權法 上, 弘文堂, 1993, 335면; 日高和明, “TRIPs協定 國境措 置規定の展開”, 貿易と關稅, 1993年 8月号, 58면 참조).

12) 中山信弘, 前揭論文, 276-277면 참조.

13) 그러나 종래의 판결이나 학설은 명백히 특허권의 경우와 상표권의 경우와를 나누어서 논 하고 있다.

14) Warwick A. Rothnie, op. cit., Sweet & Maxwell, 1993, p. 3 참조.

제도를 비교분석할 필요가 있다. 그러나 竝行輸入의 문제에 대해서는 선진국만을 주목해서는 안 되며 글로벌한 관점도 잊어서는 아니된다. 무역관련 지적재산권협정(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: 이하 “TRIPs협정”이라 한다)의 제정을 위한 협상에서도 竝 行輸入에 관한 각국의 이해를 조정할 수 없었다. 따라서 이 문제는 일부 선진국의 입장만을 보고 국제적인 동향으로 판단할 수 없다.¹⁵⁾

병행수입에 대한 주요국의 판례는 일률적이지 않고 병행수입의 유형에 따라 달리 판단하고 있다. 예컨대, 미국의 경우 특허제품의 병행수입을 모두 금지하는 것은 아니며 그 유형별로 다르 게 판단하고 있는 실정이다. 따라서 병행수입에 대한 비교법적 고찰은 유형별 고찰과 더불어 이 루어져야 할 것이다.

1. 美 國

⑴ 美國 特許法

미국 특허법 제154조 (a)(1)항에 따르면 특허권자는 미국내에서 당해 발명을 제조ㆍ사용ㆍ판매 를 위한 제공ㆍ판매하는 것을 금지할 수 있을 뿐만 아니라 미국으로의 수입도 금지할 수 있다.¹⁶⁾ 또한 미국 특허법 제271조 (a)항은 특허권의 존속기간중에 미국내에서 특허된 발명을 허가없이 제조ㆍ사용ㆍ판매를 위한 제공ㆍ판매한 자나 특허제품을 미국으로 수입한 자는 특허권을 침해한 것으로 규정하고 있다.¹⁷⁾ 이 조항들에 따르면 특허제품의 병행수입이 금지되는 것처럼 보이지만 이는 권리소진의 원칙에 의하여 제한을 받는다.¹⁸⁾

⑵ 美國의 判例

미국은 특허제품의 竝行輸入을 금지하는 것으로 알려지고 있으나 政府․民間․司法機關 모두 가 일치하여 竝行輸入을 반대하고 있는 것은 아니다. 확실히 미국 정부의 견해는 竝行輸入에 반 대하지만 그것은 정치적인 문제이며 竝行輸入을 금지함으로써 이익을 얻는 기업이나 단체의 로

15) 中山信弘, “特許製品の竝行輸入問題における基本的視座”, ジュリスト No. 1094 (1996.7.15), 67-68면. 최근 일본에서는 우리 나라를 비롯하여 싱가포르, 말레지아, 태국, 오스트레일리 아 등에 대한 지적재산권제도 연구가 활발히 진행되고 있다(中島 敏 外10人, 「アジア諸 國における 知的財産權保護」, 知的財産硏究所, 1995 참조).

16) 35 U.S.C.A. § 154(a)(1) (West Supp. 1997). 특허권자의 수입금지 권한은 1994년도 특허법 개정시 삽입되어 1996년 1월 1일부터 발효되고 있다.

17) 35 U.S.C.A. § 271(a) (West Supp. 1997).

18) Darren E. Donnelly, Comment, "Parallel Trade and International Harmonization of the Exhaustion of Rights Doctrine", 13 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 445, 450 (1997).

비활동의 결과라고 볼 수도 있다.¹⁹⁾

특허제품의 竝行輸入에 대한 미국의 判例는 아직 명확하다고 할 수 없으며 이에 관한 유일한 大法院 判例는 보쉬사건(Boesch v. Graff)²⁰⁾이다. 이 사건에서는 미국과 독일에서 램프버너에 관한 특허권이 성립되어 있었으나, 그 중에 독일에서의 특허권에 대해서는 이미 다른 사람에게 先使用 權이 인정되어 있었다. 피고는 이 선사용권자가 제조ㆍ판매한 상품을 독일에서 구입하여 미국으 로 수입하였는데 이에 대해 원고가 특허권의 침해를 이유로 제소한 사건이다. 미국 대법원은 독 일에서의 특허권의 소진에 의해 미국의 특허권이 소진한다고 하게 된다면 외국에서 발생한 사실 이 미국 특허권의 유효기간을 제한하는 기능을 하게 되며, 미국에서 수입품의 판매가 외국법에 의해 좌우된다고 해석하는 결과가 되어 타당하지 않다고 판시하였다. 그러나 이 사건은 외국에서 의 先使用權이 특허권자의 의사에 의해서 부여된 것이 아니었기 때문에 다른 일반적인 병행수입 사건과는 성격이 다른 것이다. 여기서 주의하여야 할 점은 미국에서는 자세한 法律論이 아직 없 으며 외국의 상황을 판단할 때에는 단지 정부의 견해만을 보아서는 안된다는 점과, 국가에 따라 법률의 기본적인 구성이 다르기 때문에 이론뿐만 아니라 구체적 결과에 관해서도 세심한 주의를 기울여야 한다는 점이다.²¹⁾

미국의 주요한 판례를 유형별로 검토하면 첫째, 국내외 특허권이 동일인에게 귀속하고 국내특 허권자가 수출국에서 스스로 제조ㆍ판매한 사건에서는 병행수입을 허용한 판례가 2건(Holiday v.

Mattheson, Sanofi v. Med-Tech)이 있으며 부정한 판례가 1건(Griffin v. Keystone Mushroom)이 있 다.²²⁾ Holiday v. Mattheson 사건²³⁾은 보쉬판결보다 5년 이전에 내려진 판결로서 법원은 해외에서 재수입금지 조건이 없이 판매된 경우에 미국의 특허권은 소진한다고 판결하였다.²⁴⁾ Sanofi v.

Med. Tech 사건²⁵⁾에서는 미국 특허권자인 Sanofi사가 프랑스에서 자회사를 통하여 동물용 의약품 을 브로커에게 판매하였는데, 이것이 몇 단계를 거쳐 미국의 판매업자 Med. Tech사에 매도되어 미국에 수입되었다. 법원은 Sanofi사의 금지청구권을 인정하지 않았는데 그 근거는 ① 특허권자

19) 中山信弘, 前揭論文, 67-68면.

20) Boesch v. Graff, 133 U.S. 697 (1890).

21) 中山信弘, 前揭論文, 68면.

22) 澁谷達紀, “特許品の並行輸入”, 「知的財産と並行輸入(日本工業所有權法學會年報 第19号)

」, 1995, 92면 참조.

23) Holiday v. Mattheson, 24 F. 185 (S.D.N.Y. 1885).

24) 이 사건에서는 원고(Holiday)가 동일제품에 대해 미국과 영국에서 특허권를 가지고 있었는 데 피고(Mattheson)가 이 제품을 영국에서 구입하여 미국으로 수입하자 이에 대해 원고가 그 금지를 청구하였다. 법원은 원고의 특허권이 소진하였기 때문에 원고의 금지청구권을 인정하지 않았다. 법원은 병행수입을 허용하는 근거로 이른바 소유권행사론에 근거하였 다. 이는 물품의 소유자가 그 물품에 어떠한 제한을 가하지 아니하고 판매한 때 그 매수 인은 매도인이 가지고 있는 모든 권리, 즉 물품을 사용ㆍ수익하는 권리나 타인에게 그 權 原을 이전하는 권리를 포함하여 물품에 대한 무제한의 소유권(unrestricted ownership)을 취 득하게 된다는 것이다. 이 이론은 영국의 Tilghman's 사건에서 Cotton 판사가 보완의견으 로 제시한 것이었는데 미국의 판례들이 계승하고 있다.

25) Sanofi, S.A. v. Med. Tech Veterinarian Products, Inc., 565 F. Supp. 931 (D.N.J. 1983).

자신이 이 의약품을 판매하였기 때문에 독점으로 인한 충분한 보상을 받았으며, ② 판매당시에 서면으로 판매제한조건을 부과하지 않은 점을 들고 있다.²⁶⁾ 반면 Griffin v. Keystone Mushroom Farm 사건²⁷⁾에서는 Griffin이 미국과 이탈리아에서 推肥제조기의 특허를 가지고 있었는데 이탈리 아에서는 Carminati에게 전용실시권을 설정하였다. Keystone사는 이탈리아의 전용실시권자가 제조 한 제품을 구입하여 미국으로 수입하였다. Griffin은 Keystone사를 특허권 침해로 제소하였으며 법 원은 이를 인정하였다.²⁸⁾

둘째, 국내외 특허권이 동일인에게 귀속하고 외국에서 특허제품을 판매한 자가 외국특허의 라 이센시인 경우에는 병행수입을 허용한 판례가 2건(Curtiss Aeroplanes v. United Aircraft, Hatori Seiko v. Refac)이 존재한다.²⁹⁾ Curtiss Aeroplanes v. United Aircraft 사건³⁰⁾에서는 법원은 소유권행 사론에 근거함과 동시에 특허권자와 라이센시간의 포괄적 권리이전에 관한 특약에 주목하여 원 고의 특허권 침해주장을 배척하였다.³¹⁾ Hattori Seiko v. Refac 판결³²⁾에서는 특허권자(Rafac)가 라 이센시(Hattori)에게 통상실시권을 설정하여 주었는데 라이센시가 외국으로 수출한 제품이 제3자 에 의해 미국으로 수입되었다. 법원은 특허권의 국제적 소진론에 근거하여 특허권자의 침해주장 을 배척하였다.³³⁾

26) 여기서 왜 서면으로 판매제한조건을 부과하여야 하는지에 대해서는 설명이 없으나 제품 의 유통질서를 보호하기 위한 것으로 보인다. 또한 이 사건에서 Sanofi사는 American Home Products Corporation(AHPC)에게 미국에서의 전용실시권을 설정하고 있었는데 AHPC 의 금지청구는 인용되었다. 그 근거로 법원은 특허권이 소진하기 위해서는 판매자가 미국 에서 판매할 권한이 있어야 하는데 Sanofi사는 이미 전용실시권을 설정하였기 때문에 미 국에서 판매할 권한이 없으며 따라서 Med. Tech사도 미국에서 판매할 권한이 없다고 하 였다(Warwick A. Rothnie, op. cit., pp. 180-181).

27) Griffin v. Keystone Mushroom Farm, Inc., 453 F. Supp 1283 (E.D.Pa. 1978).

28) 법원은 그 논거로 세 가지를 제시하고 있는데 첫째, Boesch v. Graff 판결의 선례구속성을 지적하였으나 이는 사안의 상이성을 주목하지 않은 것으로 생각된다. 둘째, 미국과 이탈 리아에서 이 기계를 무단으로 판매ㆍ사용하는 행위는 잠재적으로 Griffin에 대한 두 가지 의 별개의 불법행위를 구성하기 때문에 이탈리아에서 Keystone사의 행위가 불법행위가 되 지 않는다고 해서 미국에서의 불법행위를 해소하는 것은 아니라는 점이다. 셋째, 이중회 복론(double recovery)을 부정하면서 이중회복론의 주장이 미국 특허법의 근저인 권리침해 론을 오해하고 있다는 것이다.

29) 澁谷達紀, 前揭論文, 94-96면 참조.

30) Curtiss Aeroplanes & Motors Corp. v. United Aircraft Engineering Corp., 226 F. 71 (2d Cir.

1920).

31) 원고(Curtiss사)는 항공기에 대해 미국과 캐나다의 특허권을 가지고 있었는데 그 중 캐나 다의 특허권에 근거하여 라이센스를 부여하였다. 이 라이센시가 제조한 항공기를 피고 (United Aircraft사)가 구입하여 미국으로 수입하자 원고가 미국의 특허권을 침해하였다고 주장한 것이다. 법원은 원고의 권리침해 주장을 배격하면서 소유권행사론을 원용하였다.

또한 이 사건에서는 원고와 라이센시간에 항공기의 처분에 관해서 라이센시가 광범위한 권원을 가진다는 “특약”이 있었다는 사실에 주목하였다.

32) Kabushiki Kaish Hattori Seiko v. Refac Technology Development Corp., 690 F. Supp. 1339 (S.D.N.Y. 1988).

셋째, 국내외 특허권이 다른 사람에게 존재하는 경우에는 병행수입을 일반적으로 금지하고 있 다. 처음부터 다른 사람에게 특허권이 존재하는 경우뿐만 아니라 나중에 일부 특허권이 양도되어 다른 사람에게 소속하게 되는 경우에도 특허권에 근거하여 병행수입을 금지시키고 있다.³⁴⁾

2. EU

⑴ Rome 條約

유럽경제공동체 창설조약(The Treaty Establishing European Economic Community: 이하 “로마조 약”이라 한다)은 유럽에서 특허제품의 병행수입에 커다란 영향을 미치고 있다. 로마조약 제30조 는 수입에 대한 양적 제한과 동등한 효과를 가지는 모든 조치는 회원국간에는 금지된다고 규정 하고 있다. 이는 제품을 일단 EU 역내국의 시장에 유통시킨 경우 다른 회원국으로 그 제품이 이 동하는 것을 제한할 수 없다는 것을 의미한다. 다만, 로마조약 제36조에 의해 産業財産權을 근거 로 하는 정당한 權利行使로서의 제한은 인정되는데, 여기에는 회원국간의 교역에 대한 恣意的 差 別이나 僞裝된 制限이 되어서는 아니된다는 조건이 부가되고 있다. 유럽법원(European Court of Justice : ECJ)은 특허권의 보호를 위해 정당화되는 행위를 판단하는 데에 특허권의 소진이론을 도입하였다. 즉, 수출에 관한 양적 제한의 철폐를 규정하는 로마조약 제30조와 특허권 등에 대해 그 적용을 배제하는 로마조약 제36조와의 조화를 위하여 ECJ는 특허권을 “특허제품을 최초로 EU역내에 유통시키는 자유권”으로 정의하고, 이 자유권을 특허권자가 향유한다고 생각되는 경우 에는 특허권은 소진되며, 반면 향유하지 못한다고 생각되는 경우에는 특허권은 소진되지 않으며 수입을 제한할 수 있다는 입장이다.³⁵⁾ ECJ의 이러한 판결은 1974년 센트라팜(Centrafarm)사건³⁶⁾에 서 최초로 내려졌는데 지금까지 동일한 입장을 유지하고 있다. 그러나 域外로부터의 특허제품의 수입에 관해서는 국제적 소진이론이 인정되지 않는다.³⁷⁾

33) 법원은 특허권자 또는 국내판매권을 가진 라이센시가 권한에 근거하여 국외에서 최초로 판매함으로써 특허권은 소진한다고 보고, 본 건에서는 라이센시가 미국내에서 판매권을 가진다는 것에 대해서는 당사자간에 다툼이 없었기 때문에 특허권자의 권리주장에는 이 유가 없다고 판시하였다. 또한 본 판결에 의하면 특허권은 국내판매권을 가진 라이센시에 의한 최초의 판매에 의해서만이 아니라 특허권자 자신에 의한 최초의 판매에 의해서도 소진한다.

34) Featherstone v. Ormonde Cycle Co., 53 F. 110 (S.D.N.Y. 1892); Dickerson v. Matheson, 57 F.

524 (2d Cir. 1893); Dikerson v. Tinling, 84 F. 192 (8th Cir. 1897) 등 참조.

35) 日本知的財産協會 國際委員會 第3小委員會, “歐洲における特許製品の並行輸入”, 知財管理 Vol. 46 No. 3 (1996), 418-419면 참조.

36) Centrafarm BV v. Sterling Drug Inc., Case 15/74, [1974] ECR 1147.

37) W. R. Cornish, Intellectual Property 3rd ed., Sweet & Maxwell, 1996, pp. 38-39.

⑵ 유럽법원의 判例

센트라팜(Centrafarm)사건에서 Sterling Drug사는 영국과 네덜란드에서 네그람(Negram)이라는 약 품에 대한 特許權과 商標權을 가지고 있었으며 각국에서 자회사를 통하여 판매하고 있었다. 네델 란드의 의약품 도매상인 Centrafarm사는 영국에서 약품을 대량으로 구입한 후 네덜란드로 수입하 여 판매하였다. 당시 영국은 의약품에 대해 엄격한 價格統制를 실시하고 있었지만 네델란드는 그 렇지 아니하였다. Sterling사의 네델란드의 자회사인 Winthrop사는 네델란드에서 판매가격을 영국 보다 2배 높게 책정하고 있었기 때문에 Centrafarm사는 Winthrop사 보다 싼 가격으로 판매하면서 도 상당한 이윤을 획득할 수 있었다. 이에 따라 Sterling Drug사는 네델란드의 자회사인 Winthrop 사를 통해 Centrafarm사를 네델란드에서의 商標權 侵害로 提訴³⁸⁾함과 동시에, Sterling Drug사 자 신도 Centrafram사를 네덜란드에서의 特許權 侵害로 提訴한 事件이다. 유럽법원은 특허권자가 스 스로 영국에서 특허제품을 판매한 행위의 결과 영국의 특허권은 물론 네덜란드의 특허권도 소진 하였기 때문에 특허권 침해에 해당하지 않는다고 판시하였다. 특허를 근거로 한 竝行輸入의 금지 는 ① 당해 특허제품에 대해 특허를 허용하지 않는 국가로부터 특허권자의 허가 없이 제3자에 의해 제조되어 수입된 경우, ② 수출국과 수입국의 특허권자가 법적ㆍ경제적으로 독립적인 관계 에 있는 경우에만 허용된다는 것이다. 다른 회원국에서 특허권자 또는 그 동의를 얻어 판매된 경 우에 당해 특허는 소진되며 그 竝行輸入을 저지하는 것은 로마조약 제30조의 위반이라고 한다.

즉, EU역내에서는 國際的 消盡理論이 인정된다는 것이며 그 근거로 특허권자가 스스로 또는 자 기의 허락을 받은 자를 통하여 당해 특허제품을 역내에 유통시켰다는 점을 들고 있다.

메르크(Merck) 사건³⁹⁾에서 유럽법원은 특허제도가 허용되지 않는 회원국가에서 특허제품이 판 매된 경우일지라도 그것이 특허권자의 동의를 얻어 판매된 경우라면 그 특허권은 역내에서는 소 진한다고 결정하였다. 이 사건에서는 메르크(Merck)사가 네델란드에서 의약품에 대한 특허권을 가지고 있었는데 의약품의 특허제도가 없는 이탈리아에서 스스로 당해 특허제품을 製造하여 販 賣하였다. 슈테파(Stephar)사가 이탈리아에서 이 약품을 구입하여 네덜란드로 수입하자 이에 대하 여 메르크사가 슈테파(Stephar)사를 상대로 네델란드에서의 특허권 침해를 이유로 병행수입을 저 지하고자 한 사건이다. 메르크(Merck)사는 이탈리아에는 당해 제품에 대한 특허제도가 존재하지 않았기 때문에 충분한 보상을 받지 못하였다고 주장하였다. 그러나 유럽법원은 특허권의 본질은 발명자에게 당해 제품을 최초로 유통시킬 수 있는 배타적 권리를 부여하는 것이며, 이러한 권리 를 통하여 그 창조적인 노력에 대해 보상을 받을 수는 있지만 모든 경우에 그러한 보상을 받을 수 있도록 보장하는 것은 아니라고 하였다. 특허권자는 특허제도가 없는 국가를 포함하여 어떠한 조건하에서 판매할 것인가를 결정할 권한이 있다. 그러나 일단 결정을 하면 유럽공동시장에서 제 품의 자유로운 유통원칙에 관하여 자신이 선택한 결과를 받아들여야 한다. 제품의 자유유통에 관

38) Centrafarm BV v. Winthrop BV, Case 16/74, [1974] ECR 1183. 상표권에 관해서도 특허권 과 같은 취지의 판결이 내려졌다.

39) Merck & Co. v. Stephar BV, Case 187/80, [1981] ECR 2063.

한 기본원칙은 특허권자가 배타권을 어떻게 행사할 것인가를 결정하는 데 있어서 고려할 필요가 있는 법적ㆍ경제적 상황의 일부이다.⁴⁰⁾

한편 강제실시권자가 제조한 제품을 특허권이 존재하는 국가로 병행수입한 경우에 유럽법원 은 이를 허용하지 않았다. Hoechst 사건⁴¹⁾에서 Hoechst사의 영국특허의 강제실시권자인 DDSA사 가 영국에서 제조한 특허제품을 네델란드의 Pharmon사에 수출하고 Pharmon사가 이 제품을 네델 란드에서 유통시켰다. 이에 대해 Hoechst사가 Pharmon사를 상대로 네델란드에서의 특허권 침해를 이유로 금지소송을 제기하였는데 유럽법원은 이를 받아들였다. 강제실시권의 경우 특허권자의 의 사에 근거하여 실시권이 허여된 것이 아니기 때문이다. TRIPs협정에서도 강제실시권의 사용은 주 로 국내시장에 대한 공급을 위해서 허락되어야 한다고 규정하고 있다.⁴²⁾

3. 日 本

⑴ 日本의 特許法

일본 특허법 제2조 제3항 제1호에 따르면 특허발명의 실시의 개념에 “輸入”이 포함되어 있으 며, 동 법 제68조는 “특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 專有한다 … ”고 규정하고 있다. 또한 동 법 제100조는 특허권자는 자기의 특허권을 침해하는 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있다고 규정하고 있으며, 제101조에서는 간 접침해의 경우에 대하여 규정하고 있다.

따라서 형식적으로 보면 일본 특허법에서는 진정특허제품의 병행수입이 금지되는 것처럼 보 인다. 그러나 특허권이라는 독점권과 공공의 이익을 조화시키기 위하여 특허권의 국내적 소진이 해석상 인정되고 있는데, 이 이론이 국제적으로도 적용되느냐에 관하여 판례와 학설이 대립하고 있다.

⑵ 日本의 判例

㈎ 從來의 立場

일본 정부는 GATT/TRIPs 협상에서 미국과 마찬가지로 特許製品의 竝行輸入을 禁止하는 입장 에 찬성하였다. 일본 정부의 이러한 자세는 그 때까지 일본에 존재하였었던 유일한 판례인 볼링 핀 사건⁴³⁾에서 竝行輸入이 허용되지 않았던 데에 기인한다. 오오사카지방법원은 특허독립의 원칙

40) Warwick A. Rothnie, op. cit., p. 351.

41) Pharmon BV v. Hoechst AG, Case 19/84, [1985] ECR 2281.

42) TRIPs협정 제31조 (f)항. 자세한 내용은 拙稿, “特許權의 國際的 保護에 관한 硏究―TRIPs 協定을 中心으로―”, 成均館大 博士學位論文, 1997, 150-151면 참조.

과 속지주의의 원칙에 근거하여 특허권의 국제적 소진을 부정하였으며 그 결과 당해 특허제품의 병행수입을 허용하지 않았던 것이다.

㈏ BBS事件에 대한 下級審의 判決

BBS사건은 일본에서 특허제품의 병행수입에 대한 논의가 활성화되는 계기를 제공하였다.⁴⁴⁾ BBS사건에서는 자동차 타이어용 알루미늄 휘일을 생산하는 독일의 BBS사가 일본과 독일에서 특 허를 가지고 있었는데 제3자가 이 특허제품을 독일에서 구입하여 일본으로 수입하였다. 이에 대 하여 BBS사가 일본에서의 特許權의 侵害를 근거로 하여 이 竝行輸入者를 상대로 수입금지와 손 해배상을 청구한 사건이다. 동경지방법원에서는 原告가 勝訴하여 당해 竝行輸入은 특허권의 침해 가 된다고 판시하였다.⁴⁵⁾ 그러나 抗訴審인 東京高等法院은 東京地方法院의 판결을 번복하여 竝行 輸入의 특허권 침해를 부정하였다⁴⁶⁾.

東京高等法院은 병행수입의 특허권 침해를 부정하면서 특허권의 국제적 소진에 관한 이중이 득설에 근거를 두었다. 특허권자가 국내시장에서 특허대상 물품을 판매한 경우 그 권리가 소진되 는 것은 물론이지만, 당해 특허권자가 외국에 등록되어 있는 동일한 특허를 근거로 하여 그 상품 을 외국에서 판매하여 이익을 얻은 경우, 당해 특허는 일본 국내에서도 소진되었다고 볼 수밖에 없다는 것이다. 따라서 제3자가 特許製品을 竝行輸入한다고 하더라도 특허권을 침해하지 않는다 고 한다. 만일 이러한 상황에서 특허권자가 특허권을 구실로 竝行輸入을 저지할 수 있다면 특허 권자는 동일한 특허상품에서 이중으로 이익을 받게 된다는 것이다. 이 판례의 적용범위는 2국가 이상의 복수국에서 특정인이 동일한 특허를 가지고 있고, 그 중의 1국가에서 동일한 특허권자가 製造·販賣한 제품을 제3자가 타국으로 竝行輸入을 하는 사안에 관해서만 미친다고 해석할 수 있 다.

⑶ BBS事件에 대한 日本大法院 判決

㈎ 判決의 內容

日本 大法院은 1997년 7월 1일의 판결에서 이 사건의 병행수입은 일본의 특허권을 침해한 것

43) 大阪地判昭和44年6月9日 無體例集 1券 160面. 자세한 내용은 이 논문 Ⅱ.2.특허독립의 원 칙ㆍ속지주의와 병행수입 참조.

44) BBS사건에 관한 동경지방법원의 판결 이후 일본에서는 병행수입과 특허권에 관해 많은 논문이 발표되고 있다. 이에 관한 문헌은 中山信弘, “特許製品の竝行輸入問題における基 本的視座”, ジュリスト No. 1094 (1996.7.15), 68-69면 註(2)에 자세히 정리되어 있다.

45) 東京地裁判決平成 6年 7月 22日, 判例時報 1501호 70면; 윤선희, “특허제품의 병행수입에 관한 고찰”, 창작과 권리 창간호 (1995), 35-41면 참조.

46) 東京高栽判決平成 7年 3月 23日, 判例時報, 1524호 3면; 윤선희, 전게논문, 42-44면 참조.

이 아니라는 이유로 上告를 棄却하였다.⁴⁷⁾ 일본대법원은 特許權의 國際的 消盡의 문제는 국내 특 허법의 해석의 문제라는 점을 명확히 하였다. 이에 따라 특허권의 국제적 소진은 特許獨立의 原 則이나 屬地主義의 原則과는 관계가 없다는 점도 명확하게 되었다. 특이한 점은 일본대법원이 특 허제품의 병행수입을 허용하면서도 그 근거로 국제적 소진론을 채택하지 아니하고 黙示的 許諾 說(Implied License)⁴⁸⁾과 유사한 입장을 취함과 동시에 국제적 소진원칙의 적용을 회피할 수 있는 방법으로 「合意」와 「表示」라는 기준을 제시한 것이다. 즉, 特許權者와 讓受人이 국제적 소진 을 금지하기 위한 合意를 하고 또한 병행수입을 금지한다는 명백한 表示가 제품에 부착되어 있 는 경우에는 특허권이 국제적으로 소진되지 아니한다는 것이다.⁴⁹⁾ 그러나 특허권자가 이러한 권 리유보사항을 첨부하지 않은 채 특허제품을 국외에서 양도하였을 경우에는, 그 양수인이나 전득 자에 대해, 일본에서 양도인이 가지고 있는 특허권에 의한 제한을 받지 아니하고 당해 특허제품 을 지배할 수 있는 권리(즉 일본으로 수입할 수 있는 권리)를 묵시적으로 부여한 것으로 본다.

이 사건에서는 권리유보의 합의나 표시가 있었다는 BBS사의 입증이 없었기 때문에 輸入禁止請求 나 損害賠償請求가 인정되지 않은 것이다. 그 이외에도 일본 대법원은 이 판결에서 “특허권자와 동일시 할 수 있는 자(자회사 또는 관련회사)”에 의한 특허제품의 판매는 특허권자 자신이 특허 제품을 양도한 경우와 같다고 보며, 특허제품을 판매한 지역에서의 대응특허권의 존재여부는 병 행수입의 허용여부와는 관계가 없는 것으로 판시하고 있다.⁵⁰⁾

47) 最高裁平成9年7月1日判決 平成7年(オ)第1899号(이 판결의 국문번역은 윤동렬, “특허제품의 병행수입을 인정한 일본최고재판소의 판례”, AIPPI KOREA JOURNAL Vol. 1 No. 8 (1997), 28-35면 참조). BBS사건에 대한 일본대법원의 판결은 국제적으로 커다란 관심을 불러 일으켰다. 그것은 문제가 단순히 국내적인 특허권 행사에 관한 것이 아니라, 국제적 인 상품의 자유이동에 관한 것이었기 때문이다. 또한 선진국에서 조차도 이 문제에 대한 대법원판례가 아직까지 없었기 때문이기도 하다(澁谷達紀, “BBSアルミホイ―ル事件最高 裁判決”, ジュリスト No. 1119 (1997.9.15), 96면 참조).

48) 이 학설은 1871년 영국의 Betts v. Willmott 사건에서 유래하였다고 볼 수 있다(Betts v.

Willmott (1871) LR 6 Ch. App. 239). 이 사건에서는 원고가 영국과 프랑스에서 특허권을 가지고 있었는데 대리인을 통하여 프랑스에서 당해 특허제품을 제조하여 판매하였다. 원 고는 대리인에게 당해 제품을 영국으로 수출하는 경우에는 판매하지 않도록 지시하였다.

그러나 이 제품이 제3자에 의해 프랑스에서 구입되어 영국으로 수출된 사건이다. 영국법 원은 특허권자가 특허제품의 유통에 제한을 가할 수는 있으나 그 제한을 대리인에 대한 것으로는 불충분하고 반드시 매수인에게 대해 명확하게 통지를 하여야 한다는 것이다. 이 사건에서는 영국으로 수출을 금지한다는 「명확하고 명시적인 합의(clear and explicit agreement)」가 없었기 때문에 수입을 금지할 수 없다고 판시하였다. 법원은 상거래의 편 의나 매수인의 일반적인 기대를 고려할 때, 반대의 명시적인 합의가 없는 한 특허권자가 당해 특허제품에 대한 절대적인 지배권원을 매수인에게 묵시적으로 허락한 것으로 보아 야 한다고 하였는데 이를 「묵시적 허락설」이라고 한다(Warwick A. Rothnie, op. cit., pp.

126-129).

49) 상고인은 특허독립의 원칙에 근거하여 주장을 전개하고 피상고인은 이중이득기회론에 근 거하여 각자의 주장을 전개하였지만, 일본대법원은 그 어느 쪽도 아닌 묵시적 허락설을 채택하였다.

묵시적 허락설(Doctrine of Implied License)은 특허권의 소진에 대하여 커먼로(영국과 구영연방 국가들의 판례법)에서 인정되고 있는 이론으로 종래 소진이론으로써 특허제품의 병행수입을 논하 였던 사고방식과는 좋은 대조를 이루고 있다. 진정특허제품의 병행수입을 허용할 것인가의 여부 에 대해서는 지금까지 독일 등 대륙법계 국가와 미국에서 인정되고 있는 소진이론(doctrine of exhaustion)을 국제적인 거래에서도 적용할 수 있다고 하는 국제적 소진이론이 주장되어 왔다. 이 러한 국제적 소진이론에 의해 진정특허제품의 병행수입을 시인한 것이 BBS 사건의 동경고등법원 의 판결이며 일본의 많은 학자들도 이에 동조하고 있다. 그러나 일본 대법원은 국제적 소진이론 을 채택하는 대신에 묵시적 허락설을 채택하면서 특허제품을 판매할 때 조건을 부가하는 것을 인정하였으며, 특허제품을 판매할 때 조건을 부가할 수 없는 소진이론의 적용을 배제한 것이다.

따라서 향후 일본에서는 이번 대법원의 판례에 따라 묵시적 허락이론에 의한 특허제품의 병행수 입을 논하는 시대로 접어들었다고 볼 수 있다.⁵¹⁾

㈏ 檢討

일본 대법원의 판결에 대한 평가는 크게 두 가지의 부류로 나누어진다. 먼저 주로 실무계쪽에 서는 변호사의 경우 견해가 찬반으로 나누어지고 있으며, 기업의 법무관계자들은 대법원이 국제 적 소진론을 부정한 데 대하여 찬성하는 편이다.⁵²⁾ 동경고등법원이 엄격한 국제적 소진론을 채택 한데 비해 일본대법원은 묵시적 허락설을 채택하면서 진정특허제품을 양도할 때 특허권자가 조 건을 부가할 수 있도록 허용함으로써 특허권자의 권리를 강화시켰다고 본다. 이에 따라 특허권자 와 소비자간의 이해관계가 균형이 되고 주요 선진국으로부터의 비난도 피할 수 있게 되었다고 한다.⁵³⁾ 반면, 일본의 학계에서는 국제적 소진론을 찬성하는 편이 우세한 것으로 보인다. 다만 일 본의 특허권자가 병행수입제품의 유통지역에서 대응하는 특허권을 가지고 있는지 여부에 관계없 이 소진을 인정하여야 한다는 입장에서부터 동경고등법원의 판결과 같이 대응특허권이 유통지역 에 존재하는 경우에만 소진을 인정하는 입장으로 나누어 진다.⁵⁴⁾

BBS 판결이 그동안 병행수입에 대한 법적 불안정성을 한꺼번에 불식시키기 위하여 여러 가지 방론까지 제시하였는데 이는 아직 실무계나 학계에서 충분히 논의가 되지 않은 사항도 포함하고

50) 角 修二, “最高裁がBBS事件で是認したインプライドライセンス理論”, パテント Vol. 51 No. 3 (1998), 16-17면 참조.

51) 上揭論文, 17면 참조.

52) 日本知的財産協會ライセンス委員會第1小委員會, “並行輸入とライセンス”, 知財管理 Vol.

48 No. 4 (1998), 501면 참조. 소진설은 對世的 권리에 관한 것이기 때문에 경직적인 반 면 묵시적 허락설은 비교적 융통성이 있는 이론으로 본다.

53) 日本知的財産協會特許委員會第2小委員會, “並行輸入訴訟最高裁判決(平成9年7月1日判決言渡)につい て”, 知財管理 Vol. 47 No. 9 (1997), 1314면; 小野昌延, “BBS特許並行輸入事件判決”, AIPPI Vol. 42 No. 8 (1997), 603면 참조.

54) 田村善之, “竝行輸入と特許權－BBS事件最高裁判決の意義とその檢討－”, NBL No. 627 (1997.10.15.), 29면 참조.

있어서 너무 성급했다는 평가이다. 특히 이러한 방론부분 가운데 권리유보의 가능성이나 그 표시 방법에 관한 것은 일본대법원의 의도와는 반대로 오히려 여러 가지 해결되지 않은 문제를 남기 게 되었다. 예컨대, 특허제품의 전득자에 대해 권리를 유보하기 위해서는 그 의사를 특허제품에 표시하여 둘 필요가 있다고 하고 있지만, 판지가 참조했다고 생각되는 영국판례(Betts v. Willmott) 의 경우는 보다 엄격하게 양수인이 「명확하고 명시적인 합의(clear and explicit agreement)」를 하 여야 한다는 요건을 부과하고 있다.⁵⁵⁾

판지로부터 파생하는 해석문제도 많다.⁵⁶⁾ 예컨대, 권리유보를 표시하는 언어에 대해서 판지는 언급이 없다. 澁谷 敎授는 일본에서 권리행사를 유보하고자 하였으므로 일본어로 표시되어야 한 다고 주장한다. 만약 영어로 표시된다거나 또는 문자가 아니라 기호로 표시된 경우에는 소극적으 로 해석하여야 한다는 것이다.⁵⁷⁾ 이에 대해 田村 敎授는 일본에 특허제품을 수출하고자 하는 자 가 반드시 일본어에 정통하고 있는 것은 아니며, 배포지의 언어나 국제적으로 통용되고 있는 언 어가 양수인에게는 명확한 표시라고 하면서 어떠한 언어가 여기에 속하는 가는 상식의 문제라고 한다.⁵⁸⁾

만일 이러한 표시가 유통과정에서 제거된 경우에는 어떻게 할 것인가도 문제이다. 澁谷 敎授 는 그 이전의 관계자에게는 권리유보의 효력이 미치지만 그 이후의 전득자에 대해서는 악의의 전득자를 제외하고는 효력이 미치지 않는다고 한다.⁵⁹⁾ 이에 대해 田村 敎授는 특허권자의 입장에 서는 표시가 제거되는 경우에 대처할 유효한 대책을 강구하는 것이 물리적으로나 법적으로 곤란 하다는 점을 감안하면 특허권 행사를 허락하여야 한다고 한다.⁶⁰⁾

표시의 인식도 문제이다. 권리유보가 효력을 갖기 위해서는 특허제품의 매매계약의 체결당시 나 소유권을 이전할 때에 양수인 자신이 표시를 인식하고 있을 필요가 있다. 수입할 때에 이르러 처음으로 표시의 존재를 알았다고 하는 것으로는 충분하지 않을 것이다. 계약체결시의 선의에 대 해서는 과실의 유무를 따져야 하는 것은 아니다. 양수인의 구입의사의 형성에 영향을 미치는 사 실은 중요하지 않기 때문이다.⁶¹⁾

판결이 나타내고 있는 해석에는 폐해도 수반될 것이다. 즉, 상품의 극히 일부에 경제적 가치 가 별로 없는 특허권이 성립하여 있는 것에 불과한 경우에 억지로 권리유보의 표시를 부착하는 것에 의해 병행수입을 저지할 수 있게 된다. 이러한 행위는 일본시장만을 대상으로 한다거나, 국 제시장의 분할을 목적으로 행하여질 수도 있다. 또한 권리유보의 표시는 특허권자 자신의 이익보 호를 위한 것보다도 수입총대리점의 이익보호를 위한 것인 경우도 있을 것이다. 수입총대리점 측

55) 澁谷達紀, “BBSアルミホイ－ル事件最高裁判決”, ジュリスト No. 1119 (1997. 9. 15.), 100면 참조.

56) 공정거래법이나 물권법정주의 등의 관점에서 본 문제점에 관해서는 이상정, “BBS 사건의 일본 최고재판소 판결에 대한 약간의 의문”, 창작과 권리 제12호 (1998), 8-11면 참조.

57) 澁谷達紀, 前揭論文, 100면 참조.

58) 田村善之, 前揭論文, 38면 참조.

59) 澁谷達紀, 前揭論文, 100-101면 참조.

60) 田村善之, 前揭論文, 38면 참조.

61) 澁谷達紀, 前揭論文, 100-101면 참조.

이 이니셔티브를 가지고 한다면 이는 독점금지법상의 불공정 거래방법에 해당하는 행위가 될 수 도 있다.⁶²⁾ 따라서 일본대법원의 결론부분은 타당하지만, 이상과 같은 점을 고려할 때 판지가 채 택하고 있는 묵시적 동의론으로부터 도출되는 권리유보 표시에 관한 해석을 지지하는 데는 난점 이 있다.

日本大法院이 特許權의 國際的 消盡에 관하여 새로운 이론을 제시한 것은 판결의 본질적인 부분과 관계가 없었던 것이지만, 국제적 소진문제를 둘러싼 법률논쟁을 해결하기 위한 의도로 보 인다. 그러나 일본대법원의 의도와는 정반대로 “合意”나 “表示”의 해석을 둘러싸고 오히려 더 복 잡한 법률문제를 제기한 결과를 초래하게 되었다. 일본대법원의 판결은 특허권의 국제적 소진문 제에 대한 논쟁을 오히려 더욱 유발할 것으로 보인다.

4. 우리 나라

발명의 「실시」개념에 대해 우리 특허법은 제2조 제3항 가목에 의하면 물건의 발명인 경우

「수입」행위가 포함되며, 제2조 제3항 다목에 따르면 물건을 생산하는 방법의 발명의 경우에도 그 방법에 의해 생산한 물건을 「수입」하는 행위를 포함한다. 또한 특허법 제94조는 특허권의 효력과 관련하여 “特許權者는 業으로서 그 特許發明을 實施할 權利를 獨占한다 … ”고 규정하고 있다. 한편 동 법 제126조에서는 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다고 규정하고 있으 며, 제127조에서는 간접침해에 대해서 규정하고 있다.

形式論理的으로 해석하면 특허제품의 수입행위는 특허권의 침해로 보인다. 그러나 여기서의 輸入行爲란 모든 상품의 수입을 포함하는지 아니면 眞正商品은 제외하는지가 문제가 된다. 결국 수입의 개념을 확정하는 작업이 필요하게 되는데 이 경우 특허법 제1조에 규정된 특허법의 목적 을 고려하여 해석하여야 할 것이다. 특허권이라는 배타적 독점권과 공공의 이익을 조화시키기 위 하여 특허권의 국내적 소진원칙이 인정되고 있다. 문제는 이러한 원칙이 국제적으로도 적용될 수 있느냐는 것이며, 만일 국제적 소진을 인정할 경우 그 이론적 근거는 무엇인가에 있다. 우리 특 허법상 진정특허제품의 병행수입이 허용될 수 있는 것인가에 대해서도 우리 나라와 유사한 규정 을 가지고 있는 일본에서의 최근 논의를 참고할 수 있을 것으로 생각된다.

우리 나라의 경우 特許權과 竝行輸入에 관한 大法院 判例는 아직 없다. 다만, 下級審判決의 경우 1981년 서울지방법원 동부지원 판례가 1건 있다.⁶³⁾ 이 사건에서 원고(Farmatalia Carlo Erba) 는 의약품에 대해 한국, 이탈리아 등에서 특허권을 가지고 있었는데 한국에서는 일동제약에 독점

62) 上揭論文, 101면 참조.

63) 서울지법 동부지판 1981. 7. 30. 81가합466. 병행수입과 상표권에 관해서는 최근 리바이스 청바지 세관압류 사건, 스팸사건, 가짜 폴로 사건(제1심: 수원지법 1995. 12. 27, 95고단 2093; 제2심: 수원지법 1996. 8. 8, 96노126; 제3심: 대법원 1997. 10. 10 선고, 96도2191 판 결(공보 1997. 11. 15, 3528면) 등이 있다.

판매권을 부여하였다. 그러나 원고가 이탈리아에서 판매한 당해 제품이 스위스로 수입되었고 이 를 다시 한국의 국제약품이 한국의 무역업체를 통해 수입하여 판매하였다. 이에 대해 원고가 한 국에서의 특허권에 의거하여 국제약품의 수입판매를 금지하는 소송을 제기한 사건이다.

이 판결에서 법원은 “각국에서의 특허권은 서로 독립적이고, 또 개개의 特許實施行爲는 서로 독립된 것이라 할지라도, 특허권은 특허권자가 제품을 독자적으로 제조하여 적법하게 외국에 수 출함으로써 이미 소진된 것이라고 한다. 그 이후에 그 제품이 어떻게 유통 또는 소비되는가 하는 점은 특허권자의 제조․판매행위에 기초를 두고 그 제품이 실수요자에게 분배되는 과정에 불과 하여 특허권자가 관여할 사정이 아니며, 위 제품은 竝行輸入業者가 특허권자로부터 직접 국내로 수입하는 경우와는 달리, 이미 적법하게 이를 수입한 제3국에서 다시 수입하는 경우에까지 追及 權을 행하여 특허권자로서의 권리를 주장할 수는 없는 법리이므로, 특허권자의 승낙 없이 제3국 으로부터 위 특허제품을 수입하였다 하여 특허권이 침해되어야 한다고 볼 수 없다. 가사 제3국에 특허권자의 특허등록이 되어 있지 아니하여 위 제품을 수출함에 있어 特許實施料를 징수하는 등 특허권을 행사할 기회가 없었다 하더라도 적어도 특허권자의 손을 떠나 버린 당해 제품에 관한 한 특허권 행사 없이 流通ㆍ消費되리라는 것을 특허권자도 용인하였다고 볼 것이다”라고 판시하 고 있다.⁶⁴⁾

이 판결은 特許權消盡論에 관한 目的到達說을 취하고 있는 것으로 보인다. 이는 권리자가 특 허에 관련된 물건을 적법하게 배포하였다는 것은 당해 물건에 관하여 특허권은 목적을 달성하여 소진한다고 보는 견해이며 이는 타당하다고 생각한다. 다만, 屬地主義, 特許獨立의 原則과 國內 特許法의 解釋과의 관계에 대한 명쾌한 논리가 없는 것이 아쉽다. 이에 대해서는 BBS사건에 관 하여 일본대법원이 판시한 바와 같이, 특허권의 국제적 소진과 속지주의 및 특허독립의 원칙은 별개의 문제이고, 특허권의 소진문제는 국내 특허법을 해석할 경우 외국에서 발생한 사실을 어떻 게 판단하여야 할 것인가의 문제이며, 이러한 논리는 우리 나라 특허법의 경우에도 그대로 적용 될 수 있을 것이다.⁶⁵⁾ 이 사건을 BBS사건에서 일본대법원이 채택한 특허권의 국제적 소진에 관 한 묵시적 허락설의 입장에서 보더라도 특허권자가 이탈리아에서 판매할 때 아무런 제한없이 판 매하였기 때문에 특허권은 소진하게 된다. 또한 BBS사건에서 동경고등법원이 채택하였던 이중이 득설에 의해서 분석하면 특허권자가 이탈리아에서 판매할 때 이미 이익을 얻었기 때문에 이에 대해 스위스에서 한국으로 수입할 때 다시 이익을 보장하여야 하는 것은 아니어서 같은 결론이 다.

64) 윤선희, “지적재산권과 병행수입(완)”, 발명특허, 제21권 제3호 (1996.3.), 36-37면 참조.

65) 윤선희 교수는 “외국에서 적법하게 확포되어 권리가 소진되었으므로 곧 국내에서의 권리 와 관련하여도 이는 소진되었는 바의 설명은 속지주의에 반한다” 주장한다(윤선희, 前揭 論文, 37면). 이 입장은 1969년 오오사카 지방법원의 볼링핀사건 판결의 입장이지만, 최근 일본에서는 BBS사건 제1심, 제2심 및 제3심 판결 모두 이 문제에 관한 종래 입장을 변 경하고 있다.

Ⅳ. 竝行輸入의 許容與否에 관한 檢討事項

⑴ 國際 라이센스에 미치는 影響

우리 나라 特許法 제1조는 特許法의 目的을 産業發展에 이바지하는 데 두고 있다. 따라서 특 허법은 기본적으로 발명 및 실시를 장려하는 방향으로 해석하여야 할 것이며 이를 위해서는 일 반적으로 라이센스가 활발히 이루어질 수 있도록 해석하는 것이 바람직할 것이다.

우선 竝行輸入을 인정 할 경우 국제 라이센스에 대한 인센티브가 감소할 것인지가 문제된다.

일반적으로 시장을 세분화하여 각 시장에서 최대의 이익을 올릴 수 있으면 특허권자의 이익은 최대화된다. 병행수입을 부정하는 것은 국가마다 시장을 분할할 수 있다는 것을 의미하여 국제 카르텔을 허용하는 것과 같은 효과가 나타난다. 그러나 시장분할에 의해 특허권자의 이익이 최대 화하여 산업을 발전시킬 것으로 보이지만 현실은 그렇지 않다. 오히려 이러한 독점행위는 장기적 으로 보아 경제를 정체시키며 다양한 기술의 출현을 방해하여 산업의 건전한 발달과 소비자의 이익에 부정적인 효과를 나타낸다. 국제 라이센스는 특허권자의 전략적 결정에 따르는 것이다.

국제 라이센스의 제공은 생산비용, 환율차이, 수입제한, 수입관세 및 기술여건 등을 고려하여 종 합적으로 이루어지는 것이지 병행수입만을 고려하지는 않는다.⁶⁶⁾

또한 竝行輸入을 인정하게 되면 국내에서 타국으로의 라이센스를 제공하는 데 인센티브가 없 어지게 된다는 주장이 있다. 다른 나라에서 제조한다거나 그 시장이 매력이 있다고 생각하면 竝 行輸入을 두려워하여 투자를 하지 않는다는 것은 생각할 수 없다. 왜냐하면 다른 경쟁기업이 그 시장에 진입하게 되어 투자기회를 상실할 수 있을 뿐만 아니라 기술이전이나 투자결정은 특허권 보다는 투자환경, 정치적ㆍ경제적 여건에 더 비중을 두는 것이 일반적이기 때문이다.⁶⁷⁾

한편 竝行輸入을 허용하게 되면 전세계 시장으로 수출을 허락한 라이센스를 부여하는 것과 같은 효과가 생기는 것인지가 문제된다. 라이센스를 부여할 때에 특약으로 수출을 제한할 수 있 으며 그와 같은 輸出禁止特約이 있는 경우 라이센시는 당해 국가에 직접 수출할 수 없게 된다.⁶⁸⁾

⑵ 無賃乘車의 問題

輸入總代理店은 宣傳廣告 비용을 부담하며 또한 자동차 등의 경우에는 수선용으로 在庫投資

66) S.K. Verma, "Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade － Article 6 of the TRIPS Agreement, 29 IIC 534, 563 (1998).

67) Ibid.

68) 라이센스 계약에 있어서 수출금지조항과 병행수입과는 관계가 없는 문제라고 한다(日高和 明, “TRIPs協定 國境措置規定の展開”, 貿易と關稅, 1993年 8月号, 64면 註53 참조).

를 필요로 하지만 竝行輸入業者는 이러한 부담을 하지 않고 무임승차한다는 점이 문제로 된다.

또한 총대리점의 상품에 관해서는 保證(Warranty)이 붙고 있지만 竝行輸入品에 관해서는 그것이 없는 경우가 많다. 또한 같은 규격의 제품이라도 사용자는 原産地에 구애되어 있을지도 모르기 때문에 사용자에게 예측하지 못한 손해를 줄 수도 있다는 점 등이 많이 거론된다.

그러나 이들은 상표법상의 문제이고 그 점에 관해서는 이미 상표상품의 竝行輸入 논의에서 다루어지고 있으며 굳이 특허법에서 논의하여야 하는 것은 아니다. 왜냐하면 特許權은 技術에 대 한 獨占權이며 영업자의 신용을 나타내는 것은 아니기 때문이다. 使用者(user)로서는 당해 기술의 특허권이 누구에게 귀속하고 있는가하는 점은 보통 의식하지 않는다.⁶⁹⁾

⑶ 商標商品에 미치는 影響

特許製品의 竝行輸入을 금지할 경우에 가장 염려가 되는 점으로는 商標商品의 竝行輸入도 사 실상 금지되어 버리는 것 아닌가 하는 것이다. 상표는 상품에 부착되는 것이며 또한 많은 상품은 동시에 特許權․實用新案權․意匠權도 포함하고 있다. 그 결과 特許製品의 竝行輸入을 금지함으 로써 사실상 동일제품인 상표상품도 수입이 금지될 우려가 있다. 기술적으로는 각별히 우위에 서 는 일이 없는 것처럼 약한 特許權․實用新案權․意匠權이라도 竝行輸入을 저지하는 권리로서는 유효한 것이 된다.⁷⁰⁾ 그렇다면 금후는 특허권 등을 이용하여 사실상 많은 竝行輸入品을 저지할 수 있을 것으로 우려된다.

⑷ 竝行輸入과 國內外價格差

국내외 가격차가 합리적인 범위내의 것이면 가장 합리적인 수입방법만 존재할 것이며 이는 외국의 생산자로부터 직접 수입하는 방법으로서 이른바 정규의 루트(route)라고 불린다. 이에 비 해 竝行輸入이란 외국에서 특허권자 또는 그 라이센시에 의해 일단 유통된 제품을 구입하여 국 내로 수입하는 것이기 때문에 정규루트를 통한 수입에 비교하면 값이 비싸게 될 것이다. 따라서 정상적인 상태이면 원칙적으로 竝行輸入은 생기지 않게 된다. 반대로 國內外價格差가 합리적인 범위를 넘으면 竝行輸入이 생기게 되며 그 결과 당해 수입품의 국내에서의 가격을 이론적으로는 합리적인 가격차까지 하락시키게 된다.⁷¹⁾

69) 中山信弘, “竝行輸入と特許權侵害”, 「知的財産の潮流―知的財産權硏究所5周年記念論文集

―」, 信山社, 1995, 283면 참조.

70) 특허권에는 사실상 우열이 있으며 강력한 특허권에 의해 경쟁상 극히 우위에 설 수 있다.

그러나 경쟁상 우위에 설 수 없는 약한 특허권이라 하더라도 병행수입을 금지하는 목적 에 있어서는 일률적으로 같은 효력을 가지는 것으로 된다. 즉 병행수입을 저지할 수 없는 상표권의 약점을 특허권에 의해 보강할 수 있게 된다.

71) 현실적으로는 병행수입업자의 자본력, 유통사정 등에 따라 반드시 항상 충분한 양의 병행 수입이 가능한 것은 아니기 때문에, 이론처럼 합리적인 가격차까지 인하할 수는 없는 것

⑸ 國際的 觀點

特許權과 竝行輸入의 문제에 관해서는 아직까지 국제적인 합의가 없으며,⁷²⁾ 또한 각국의 입법 도 국제적인 경향을 보이지 않고 있는 상황이다. 특히 이 문제에 관해서는 지적재산권이 발달된 국가는 竝行輸入을 금지하고자 하는 반면, 약한 나라는 竝行輸入을 허용하려고 한다. 요컨대, 특 허권을 포함한 모든 知的財産權과 竝行輸入의 문제는 궁극적으로는 세계의 시장을 지적재산권으 로 분할하는 것을 인정하여야 하는 것인가에 대한 價値判斷의 問題로 귀착한다고 생각된다. 지적 재산권이 존재하지 않는 경우에는 이러한 시장분할은 사실상 불가능한 경우가 많고 불합리한 국 내외 가격차가 있으면 상품은 가격이 싼 시장으로부터 비싼 시장으로 흐르는 것이 정상적이다.

그것을 어떠한 인위적인 방법으로 저지하고자 하는 행위가 있으면 공정한 경제질서를 왜곡하는 부당한 힘이 작용하는 것이기 때문에 競爭法의 문제로 되는 경우가 많다.⁷³⁾

⑹ 價格統制와 强制實施權

竝行輸入을 허용하여야 한다는 견해를 취하더라도 주의하지 않으면 안되는 것은, 竝行輸入을 인정한다는 것은 세계가 원칙적으로 하나의 시장이며 또한 그 사이에 자유로운 거래가 이루어지 고 있다는 것을 전제로 하고 있다는 점이다. 竝行輸入을 인정함으로써 국내외 가격차를 합리적인 범위 이내로 억제하는 것이 바람직하지만, 그것은 특허권자가 가격을 자유롭게 설정할 수 있고, 또한 상품이 자유롭게 유통하는 사회임을 전제로 하여 비로소 성립하는 것이다. 예컨대, 가격에 관한 강제가 있는 시장에서 자유로운 시장으로의 竝行輸入을 인정하는 것은 권리자에게 부당한 결과가 되기 때문이다.⁷⁴⁾ 또한 强制實施權의 설정에 의해 제조된 상품에 관해서도 竝行輸入을 인 정하지 않아야 할 것이다. 이 경우에는 특허권자가 자의에 따라 상품을 시장에 유통시킨 것은 아 니며 권리자는 국제시장을 분할하여 이윤을 올리는 행위를 하고 있지 않기 때문이다.⁷⁵⁾

이지만, 병행수입이 특히 브랜드제품의 국내외 가격차를 축소시키는 효과가 있다는 것은 경험칙상 명백하다.

72) TRIPs협정 제6조는 이 문제를 다루지 않는 것으로 하였으며 또한 권리자의 승낙을 얻어 서 타국시장에서 유통된 물품에 대해서는 국경규제조치의 규정을 적용할 의무가 없다 (TRIPs협정 제51조 註13).

73) 中山信弘, 前揭論文, 282-283면 참조.

74) 예컨대, 의약품 등의 경우 정부정책상 가격통제를 실시하는 경우가 많은데 EU역내에서 병행수입이 문제된 사례가 많다. 이것은 EU역내에서는 로마조약 제85조에 따라 지적재산 권을 이용한 시장의 분할은 인정되지 아니하지만, 각국의 의약법제는 아직 통일되지 않았 기 때문에 정부에 의한 가격차가 발생하며, 병행수입의 문제가 빈번하게 발생한다.

75) 松居祥二, “特許製品並行輸入事件最高裁判決と産業の立場からの未解決な問題點”, 知財管理 Vol. 48 No. 4 (1998), 490-491면 참조.