대 법 원 제 2 부 판 결
사 건 2006후2912 취소결정(특)
원고, 상고인 주식회사 디피아이홀딩스 (변경 전 상호 : 주식회사 디피아이) 소송대리인 변리사 박영우
피고, 피상고인 특허청장
소송수행자 채희각 외 6인
원 심 판 결 특허법원 2006. 9. 1. 선고 2005허8739 판결 판 결 선 고 2008. 6. 26.
주 문
상고를 기각한다.
상고비용은 원고가 부담한다.
이 유
상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 위 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
1. 상고이유 제1점에 관하여
특허무효심판절차 또는 특허이의신청절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여 부는 무효심판절차 또는 이의신청에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립 된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결 이 확정되거나 이의신청에 대한 결정이 확정되는 때에 함께 확정된다고 할 것이다.
원심이 적법하게 인정한 사실 및 기록에 의하면, 명칭을 “수성계 포비성 연소방지용 도료조성물 및 이를 이용하여 제조된 연소 방지재”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제182660호)에 관하여 1998. 12. 12. 대한페인트잉크 주식회사(2004. 9. 4. 원고로 상호 변경되었다. 이하 ‘원고’라고 한다) 명의로 특허권설정등록이 된 사실, 그 후 1999. 6.
30. 고려화학 주식회사로부터 이 사건 특허발명에 대한 이의신청(이하 ‘이 사건 이의신 청’이라고 한다)의 제기가 있자 원고는 2000. 1. 15. 이의신청절차에서 이 사건 특허발 명의 특허청구범위 제1항과 제6항을 감축하는 내용의 정정청구(이하 ‘이 사건 정정청 구’라고 한다)를 한 사실, 심사관 합의체는 2000. 9. 22. 이 사건 정정청구가 정정 전 특허청구범위의 청구항 제1항과 제6항의 일부 구성요소를 구체적으로 한정하여 청구범 위를 감축하고 있다는 이유로 적법한 정정으로 인정한 다음, 이 사건 특허발명의 정정 된 특허청구범위는 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 비교대상발 명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있다는 이유로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제7항의 등록을 모두 취소하는 결정을 한 사실, 그런데 심사관 합의체는 위 결정 이전에 원고에게 정정청구된 특허청구범위가 특허받을 수 없으므로 이에 대한 의견을 제출하라는 통지를 하지 않았던 사실, 그 후 위 취소결정에 대한 원고의 불복 심판청구(특허심판원 2000취65호)가 기각되고 이에 대한 원고의 심결취소소송(특허법 원 2001허7042호) 역시 기각되었으나, 원고의 상고제기에 대하여 대법원은 2003. 11.
13. 2003후90 판결로써 ‘위 취소결정은 형식적으로는 정정청구가 이유 있는 것처럼 판 시하였지만 그 실질에 있어서는 정정청구를 받아들이지 않은 결과로 되었으니, 그 취 소결정에는 심사관 합의체가 원고에게 의견서 제출 기회를 부여하지 않은 채 결정을 한 강행규정 위반의 위법이 있을 뿐만 아니라, 만일 심사관 합의체가 그 정정청구가 정정의 요건을 모두 충족한 것으로 본 것이라면 정정된 청구항에 대한 특허를 취소하 는 결정 대신 특허유지결정을 하였어야 함에도 그를 위반한 잘못이 있다’는 이유로 특 허법원의 위 판결을 파기하고 특허심판원의 위 심결을 취소한 사실, 그 후 특허심판원 {2004취(취판)4}은 2004. 5. 31. 위 이의결정을 취소하고 심사국으로 이 사건 이의신청 사건을 환송한 사실, 위 사건을 환송받은 심사관 합의체는 2004. 7. 8. 원고에게 정정 불인정 이유 통지서를 보낸 후 2005. 3. 31. ‘위 정정청구를 인정하지 아니하고 이 사 건 특허발명의 특허청구범위 제1항 내지 제7항에 대한 등록을 취소한다’는 내용의 결 정을 한 사실 등을 알 수 있는바, 위 법리에 비추어 보면, 이의신청절차에서 심사관 합 의체가 정정을 인정한 바 있다고 하더라도 원고가 심사관 합의체의 특허취소결정에 대 하여 불복심판청구를 제기함으로써 위 취소결정이 확정되지 아니한 이상 정정 부분만 이 따로 독립하여 확정되었다고 할 수 없으므로, 이 사건 이의신청사건을 환송받은 심 사관 합의체는 정정청구에 대하여 다시 심리하여 결정할 수 있다고 할 것이다.
그렇다면 이의신청사건을 환송받은 심사관 합의체가 이를 다시 심리한 결과 이 사건 정정청구가 부적법하다는 판단에 이르러 원고에게 정정에 대한 의견제출의 기회를 부 여한 뒤 정정을 불인정하는 결정을 한 것은 정당하고, 거기에 어떠한 잘못이 있다고 할 수 없는바, 원심판결의 이유설시에 있어 다소 적절하지 아니한 점이 있으나, 심사관 합의체의 정정 불인정에 위법이 없다고 본 결론에 있어서는 정당하고, 거기에 상고이
유에서 주장하는 바와 같은 이의신청절차에서의 정정에 관한 법리오해 등으로 인하여 판결에 영향을 미친 위법이 없다.
2. 상고이유 제2점에 관하여
원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 채택 증거를 종합하여 그 판시 와 같은 사실을 인정한 다음, 정정청구된 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 원심판 시 비교대상발명들을 결합하여 용이하게 발명할 수 있고, 그 작용 효과도 비교대상발 명들로부터 예측할 수 있는 정도에 지나지 않으므로 그 진보성이 부정된다고 본 뒤, 이 사건 정정청구된 발명에 진보성이 없는 이상 그보다 광범위한 청구범위를 가지는 이 사건 특허발명에도 진보성이 인정되지 않는다는 취지로 판단한 조치는 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해, 심리미 진 등의 위법이 없다.
3. 결론
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일 치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
재판장 대법관 박시환 _________________________
대법관 양승태 _________________________
대법관 박일환 _________________________
주 심 대법관 김능환 _________________________
