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지식재산분야의 경쟁법적 쟁점과 과제
․기술혁신에 대한 인센티브로 일정기간 독점배타권을 보장해주는 지식재산제도로 인하여 경쟁이 제한되고 오히려 혁신이 저해되는 사례가 발생함에 따라, 지식재산권 행사에 대한 경쟁법 적용범위의 문제가 대두되고 있는 바, 본 보고서에서는 지식재산과 경쟁법이 교차하는 영역에서의 주요쟁점들을 검토하고 경쟁법과 지식재산권법 간에 적절한 균형을 도모하기 위한 방안을 제시하고자 함 * 작성자 : 심미랑(한국지식재산연구원 법제연구팀, 부연구위원) ※ 본 보고서 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산연구원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.1. 서론
□ (지식재산과 경쟁법의 관계) 기술 및 산업환경이 빠르게 변화함에 따라 과도한 독점을 규제하기 위한 경쟁법*과 독점배타권인 지식재산권이 저촉․교차하는 새로운 이슈들이 계속하여 발생 * “경쟁법(Competition Law)”이란 자본주의 시장경제에서 공정하고 자유로운 경쟁을 촉진하기 위하여 시장지배적지위의 남용과 과도한 시장독점을 방지하고, 부당한 공동행위 등을 규제하 기 위한 법분야를 총칭(우리나라의 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 ‘공정거래법’)」 등이 이에 해당) ○ 지식재산권의 행사로 인해 경쟁과 혁신이 저해되는 사례에 대한 공정거래법 적용범위의 문제 대두 관련 법규 공정거래법 제59조(무체재산권의 행사행위) 이 법의 규정은 「저작권법」, 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다. (공정거래법상 제한행위) 시장지배적 지위의 남용 금지(공정거래법 §3의2), 기업결합의 제한(§7), 부당한 공동행위 금지(§19), 불공정거래행위의 금지(§23), 사업자단체의 금지행위(§26), 재판매가격유지행위의 제한(§29) 등 (지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침) 공정거래위원회예규 제205호(2014.12.17. 일부개정), 지식재 산권 행사에 대한 공정거래법 적용의 일반원칙과 구체적 심사기준 제시 - 지식재산권의 행사가 시장지배적 사업자의 남용행위 및 복수 사업자의 부당한 공동행위에 해당하는지 여부에 대한 판단기준 제시 (불공정거래행위 심사지침) 공정거래위원회예규 제134호(2012.4.25. 일부개정), 지식재산권의 행사가 불 공정거래행위에 해당하는지 여부에 대한 판단기준 제시ISSUE & FOCUS on IP 2 이 슈 페 이 퍼 ○ 자유로운 경쟁과 지식재산권 보호 간에 적절한 균형을 도모하고, 시장질서를 왜곡하지 않는 범위 내에서 기술혁신을 촉진하는 제도적 방안 모색 필요
2. 주요 법이론 및 최근 동향
□ 과거 친특허정책의 일환으로 지식재산권의 권리행사가 그 권리범위 안에 포함되는 경우 그 행위에 대하여 자유를 보장해주려는 것이 주류적 경향이었으나, 최근에는 지식재산권의 배타 적 범위 내에 포함되는 경우에도 시장질서를 해칠 우려가 있는 경우 그 권리를 제한하려는 경향으로 변화하고 있음 □ (전통적 이론) 미국의 법원들은 전통적으로 특허권에 우호적인 입장을 취하여 ‘특허범위 이론’ 적용1) ○ (특허범위 이론) 특허권자의 권리행사가 특허권의 범위 안에 포함되면 그 배타적 권리범위에 포함되 므로 무조건 반독점법2)상 반경쟁성이 면책된다는 이론 □ (최근 동향) 2013년 미 연방대법원은 Actavis 사건에서 특허범위 이론을 파기하고, 역지불합의에 대해 합리의 원칙(rule of reason)을 적용하여야 한다고 판시3) ○ (합리의 원칙) 특허권의 배타적 범위 내의 행위일지라도 소비자 후생을 저해할 우려가 있는 경우에는 특허법이 아닌 반독점법 원칙에 따라 위법여부를 판단하여야 한다는 원칙 ○ (우리 대법원의 태도) 2014년 우리 대법원은 GSK와 동아제약 사건에서 「‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단해야 한다.」고 판시4)1) Valley Drug Co. v. Geneva Pharmaceuticals, Inc., 344 F.3d 1294, 68 USPQ2d (BNA) 1658 (11th Cir. 2003), cert. denied 125 S.Ct. 308 (2004); Schering-Plough Corp. v. FTC, 402 F.3d 1056 (11th Cir. 2005) cert. denied, 548 U.S 919 (2006).
2) 미국에서는 기업의 불공정한 독점을 막기 위한 법률을 통칭하여 반독점법(Antitrust Act)라고 하며, 1890년 제정된 셔먼법(Sherman Act), 1914년 제정된 클레이턴법(Clayton Act)와 연방거래위원회(Federal Trade Commission, 이하 ‘FTC’)법 등이 이에 속함).
3) Federal Trade Commission v. Actavis, Inc., 133 S. Ct. 2223 (2013). 4) 대법원 2014.2.27. 선고 2012두24498 판결.
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이 슈 페 이 퍼 - 미 연방대법원의 Actavis 판결의 취지를 수용한 것으로 평가됨 ○ 한국 공정거래위원회의 ‘지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침’에서도 2014년 개정(공정거래위 원회예규 제205호, 2014.12.17. 일부개정)시 합리의 원칙을 적용한 일반적 심사원칙 명시
3. 지식재산분야에서 경쟁법 적용범위에 대한 주요쟁점
□ 지식재산권의 행사에 대하여 경쟁법을 적용하여 규제할 수 있는지 여부에 대하여 최근 가장 이슈화되고 있는 1) 표준특허 관련 쟁점, 2) NPE 관련 쟁점, 3) 의약품 특허관련 쟁점으로 나누 어 살펴봄 (1) 표준특허 관련 쟁점 □ (FRAND 조건과 실시료) 표준화기구는 표준기술관련 지식재산권 공개의무와 함께 특허권자로 하여금 공정하고 합리적이고 비차별적인(Fair, Reasonable and Nondiscriminatory, 이하 ‘FRAND’) 조건에 제3 자에게 실시허락을 하겠다는 자발적인 선언 제출요구5) ○ (합리적 실시료 산정 방법) 표준특허권에 대한 실시료가 합리적인지 여부는 주로 표준특허권에 대한 침해소송시 손해배상액 산정에서 논의됨 ○ 실시료 산정에 대한 계약상 분쟁에 있어서 공정위 등 경쟁당국이 합리적 실시료를 산정하여야 한다거 나, 표준특허권자가 이를 초과하는 실시료를 부과하였다고 바로 공정거래법 위반을 인정할 수 있다는 것은 아님 ○ 합리적인 실시료 수준은 현재 산업 참가자들이 기대하는 합리적인 수준에 비추어 판단될 것이므로, 이전 세대 표준에서의 로열티 수준이나 동일한 특허권자가 다른 표준에 포함된 다른 특허에 대하여 책정한 실시료 수준, 그리고 현재 표준에서 다른 특허권자가 책정하는 실시료 수준 등 산업 관행 및 예상을 고려하여 결정될 것임6) 5) “표준기술”이란 정부, 표준화기구, 사업자단체, 동종기술보유 기업군 등이 일정한 기술 분야에서 표준으로 선정한 기 술 또는 해당 기술 분야에서 사실상 표준으로 널리 이용되는 기술을 말하며, 표준기술 중 “표준필수특허”란 표준기 술을 구현하기 위한 특허로서, 표준기술을 필요로 하는 상품을 생산하거나 서비스를 공급하기 위해서는 실시허락을 필수적으로 받아야 하는 특허를 말한다(지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침, 공정거래위원회예규 제205호). 6) 이황 외 4명, 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침 개선방안 연구, 공정거래위원회 (2014), 20쪽.합리적 실시료 산정시 고려될 수 있는 원칙
① 사전적(ex ante) 경쟁 수준: 표준 선정 이후 특허권자는 사후적으로 시장지배력을 가지게 되므로 표준 선정전 사전적 경쟁상태를 기준7)
② Georgia-Pacific 요소: Georgia-Pacific v. U.S. Plywood 사건에서 뉴욕남부지법이 합리적 실시료를 계산 하기 위해 제시한 15가지 고려요소8) → 2012년 Robart판사가 Microsoft v. Motorola 사건에서 표준특허 의 FRAND 실시료에 수정적용(특허기술을 표준에 편입시킴으로써 발생하는 가치는 배제하고 특허기술 의 가치만을 고려한 수정된 기준 제시)9)
③ 기여도 원칙: 특허의 상대적 기여도를 반영10)
- 실시료가 중복하여 계산되는 것을 방지하기 위하여 ⅰ) 해당 표준에서 합리적인 총 실시료 수준 (aggregated reasonable terms)과 ⅱ) 모든 표준필수특허 중 해당 특허권자의 표준특허의 비율 (proportion)을 반영 ④ 샤플리 값(Shapley value): 다수의 특허가 표준을 구성하는 경우, 각 특허의 실시료는 해당 특허가 표준에 한계적으로 기여하는 정도에 비례하여야 한다는 원칙을 구체화한 수학적 모형11) ○ (비차별적 조건) 차별적인 실시료 설정행위가 다음 3단계 판단과정을 거쳐 공정거래법적으로 의미있 는 경쟁제한적 가격차별행위에 해당하는지 판단12) ① 표준특허권자가 시장지배력이 있는지 여부 ② 표준특허권자가 하류(downstream)시장에도 참여하고 있는지 여부 ③ 시장지배력이 있는 표준특허권자가 하류시장에도 참여하고 있는 경우, 당해 기업의 차별적 실시료
7) Daniel G. Swanson & William J. Baumol, Resonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection and Control of Market Power, 73 Antitrust L.J. 1 (2005).
8) Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970). 9) Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).
10) Tim Frain, Patents in Standards & Interoperability, World Intellectual Property Organization, 2006, p.8. 11) Lloyd S. Shapley, A Value for N-Person Games, in H.W. Kuhn and A.W. Tucker, eds., Contributions to the
Theory of Games II. Princeton: Princeton University Press (1953); Christian Ahlborn and Carsten Grave, Walter Eucken and Ordoliberalism: An Introduction from a Consumer Welfare Perspective, Competition Policy International 2(2) (2006); David J. Gerber, Law and Competition in Twentieth Century Europe. Protecting Prometheus. Oxford University Press (1998).
12) 윤기호 외 4인, 표준특허 선정 관련 공정경쟁확보 및 합리적 라인센싱 방안에 대한 연구, 공정거래위원회 (2010), 179-183쪽; Daniel G. Swanson & William J. Baumol, Resonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standard Selection and Control pf Market Power, 73 Antitrust L.J. 1, 39 (2005).
ISSUE & FOCUS on IP 5 이 슈 페 이 퍼 설정행위가 진입장벽을 형성하는 등 시장경제에 부정적 효과를 지니는지 여부 판단 □ (표준특허권자의 침해금지청구) FRAND 확약을 한 특허권자의 침해금지청구 허용여부에 대해서 상당한 견해의 대립이 존재 ○ (공정거래법상 위법행위 유형) 표준특허권에 기한 특허침해금지청구는 공정거래법상 위법성 행위 중 시장지배적 사업자의 지위남용행위의 한 유형으로 거래거절행위에 해당하는지 여부 의 문제(공정거래법 §3의2①(2)) | 표준특허권자의 침해금지청구 인정 여부에 대한 견해 비교 | 표준특허권자의 침해금지청구를 금지하여야 한다는 견해 표준특허권자의 침해금지청구를 인정하여야 한다는 견해 ① 금지청구의 위협을 통해 표준기술의 기여도 보다 부당하게 많은 이익을 취할 우려가 있으므로 표준 특허권에 기한 금지청구는 경쟁법적 관점에서 허 용하지 않아야 한다는 견해13) ② FRAND 확약은 금지청구권의 포기에 해당, 금반 언의 원칙에 따라 허용되지 않는다는 견해14) ③ FRAND 확약은 잠재적 실시권자에 대한 실시계약 의 청약에 해당, 금지청구는 실시계약 위반으로 허 용될 수 없다는 견해15) ④ FRAND 확약은 잠재적 실시권자를 수익권자로 하 는 표준특허권자와 표준화기구 간의 제3자를 위한 계약에 해당 금지청구는 실시계약 위반16) ① FRAND 확약을 계약의 청약이나 금지청구권의 포기로 볼 수 없으며, ② 표준화기구도 표준특허 권자에게 성실한 협상의무를 넘어 금지청구권의 포기를 요구하는 경우는 없고, ③ 금지청구를 할 수 없다면 실시권자의 협상에 대한 유인을 저해시 켜 침해남발 우려17) ④ 침해자가 실시료 지급을 거부하거나, 협상을 지연 시키는 경우 금지청구가 필요18)
13) Joseph Farrell et al,, Standard Setting, Patents, and Hold-up, 74 Antitrust L.J. 603, 638 (2007). 14) Mark A. Lemley, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, 90 California L. Rev.1889,
1967 (2002); Joseph Scott Miller, Standard Setting, Patents, and Access Lock-In: RAND Licensing and the Theory of the Firm, 40 Ind. L. Rev. 351, 358 (2007); Douglas Lichtman, Understanding the RAND Commitment, 47 Houston L. Rev. 1023, 1043 (2010). 15) 弁護士知財ネット, 知的財産高等裁判所特別部による意見募集に対する意見書, 平成25(ネ)第100-43号事件 乙325号証, 2014年3月20日作成, 7~10頁. 16) 田村善之, 標準化と特許権-RAND条項による対策の法的課題, 知的財産法政策研究 43号 (2013), 87頁; 박영규, 삼성 과 애플의 분쟁에 대한 경제적, 특허법적 그리고 경쟁법적 고찰 –표준특허, FRAND 조건을 중심으로, 비교사법 제 19권 제4호 (2014), 1362~1363쪽.
17) Damien Geradin & Miguel Rato, Can Standard-Setting Lead to Exploitive Abuse: A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND, 3 European Competition Journal 101 (2006), pp. 118-119.
18) Apple Inc. v. Motorola Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014); 이처럼 표준특허를 실시하려는 제3자가 FRAND 조건에 따른 협상을 거부하였음에도 불구하고 침해금지청구권 행사가 허용되지 않는 결과 표준특허권 침해가 조장 되는 현상을 ‘역 특허위협(reverse patent hold-up)’이라고 일컫고 있다(Id. at 119).
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이 슈 페 이 퍼 ○ (미국의 법원 및 경쟁당국의 태도) 미국 법원은 Ebay 판결(547 U.S 388 (2006))에 따라 형평의 원리 ((i) 회복할 수 없는 손해, ii) 적절한 구제수단, iii) 불이익의 형량, iv) 공공의 이익)를 고려하여 침해금 지청구 인정여부에 대한 재량권이 있음
- 2014년 CAFC는 Apple v. Motorola 사건에서 FRAND 확약의 적용을 받는 특허권자는 회복할 수 없는 손해를 증명하기 어려울 수 있지만, 침해자가 실시료 지급을 거절하거나 협상을 부당하게 지연 시키는 경우에는 금지청구가 정당화될 수 있다고 판시하면서, 표준특허의 경우 특허침해금지청구를 할 수 없다는 당연법칙을 적용한 한도에서 원심판결 파기19) - (FTC의 동의명령) 연방거래위원회는 Bosch 사건20)과 Google 사건21)에서 특별한 경우를 제외하고 는 표준특허권자가 침해금지청구권을 행사하지 않겠다는 자발적 시정방안을 받아들이는 동의명령 채택 ○ (한국의 삼성 전자 v. 애플 사건) - 서울중앙지법 판결22): ⅰ) FRAND 선언 위반문제 : FRAND 선언이 라이선스 계약 청약의 의사표시 라거나 표준특허 실시행위를 청약에 대한 승낙이라고 볼 수 없고, FRAND 선언으로 금지청구권을 포기한 것이라고 해석할 수 없어 금반언의 원칙 위반이라고 볼 수 없으며, 양 당사자가 성실하게 협상에 임하지 않았고, 삼성이 FRAND 조건에 부합하지 않는 과도한 실시료를 요구하였다고 할 수 없어 권리남용에 해당한다고 할 수 없다고 판시 ⅱ) 공정거래법 위반 여부 : 해당 표준특허는 필수설비에 해당하지만, 원고에게 주관적 경쟁 제한 의도나 객관적으로도 경쟁제한 효과가 생길 우려가 있는 거래거절행위가 있었다고 볼 수 없고, 기타 차별취급이나 사업활동 방해를 인정할 증거가 없다고 판시 - 공정거래위원회 결정: 한국 공정거래위원회는 삼성전자가 해당 표준특허에 대하여 시장지배적 사업 자에 해당한다는 것은 인정하였으나, 삼성이 소송제기 전후로 다양한 실시조건들을 제시하여 협상을
19) Apple Inc. v. Motorola Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014).
20) In the Matter of Robert Bosch, Docket No. C-4377 (Apr. 24, 2013) (이 사건에서 Bosch사는 침해금지청구소송 을 취하하고 잠재적 실시권자들에게 관련 표준특허를 무상으로 실시허락을 하겠다고 자진시정방안을 제출하였고, FTC가 이를 받아들였음).
21) In the Matter of Motorola Mobility LLC., and Google., Docket No. C-4410 (Jul. 24, 2013) (이 동의명령에서는 ⅰ) 상대방이 구글의 표준특허의 사용에 대해 실시료를 지급할 의사가 없다는 점을 명백히 밝인 경우, ⅱ) 상대방 이 미국법원의 관할권 밖에 있는 경우에는 구글이 침해금지청구를 제기할 수 있는 예외를 인정하였음). 22) 서울중앙지법 2012.8.24. 선고 2011가합39552판결.
진행한 반면, 애플은 협상 중 먼저 미국에 특허침해소송을 제기하고 실시협상에 성실히 임하였다고 보기 어렵다는 점 등을 근거로 삼성의 금지청구권 행사가 시장지배적지위 남용 및 불공정거래행위에 해당하지 않는다고 판단23) ○ FRAND 선언을 한 표준특허권자의 침해금지청구 인정여부와 관련한 주류적 태도는 표준특허권자가 침해금지청구권을 행사하는 경우 경쟁을 제한할 우려는 있으나, 실시자가 협상을 거부하거나 실시료 지급을 하지 않는 경우에는 침해금지청구권을 인정하고 있다고 볼 수 있음 (2) NPE 관련 쟁점 □ (NPE의 정의) 특허기술을 이용하여 상품의 제조․판매나 서비스 공급은 하지 아니하면서 특허를 실시하 는 자 등에 대하여 특허권을 행사하여 수익을 창출하는 것을 사업활동으로 하는 사업자를 NPE(Non-Practicing Entity), 특허관리회사, 특허관리전문사업자 등으로 칭하고 그 중에서 소송전문 NPE를 PAE(Patent Assertion Entity) 또는 특허괴물(Patent Troll)이라 함
□ (미국의 법원의 태도) 연방대법원은 아직 NPE의 행위가 반독점법 위반에 해당하는지 여부에 대해 다룬 적이 없지만, Ebay 판결이후 NPE의 과도한 특허권 행사에 제약을 가할 수 있는 판결들을 선고 ○ 2006년 eBay 판결 이전 약 95%에 달하던 미지방법원의 특허침해금지청구 인용률은 eBay 판결 이후
75%까지 감소, 특히 특허발명을 직접실시하지 않는 PAE의 특허침해금지청구는 90%가까이 기각24)
□ (ITC의 집중현상) 미국 연방 무역위원회(International Trade Commission, 이하 ‘ITC’)의 특허침해사건 에서는 특허침해가 인정되면 금지명령이 거의 자동적으로 부여, eBay 판결이후 지방법원에서 금지명 령을 얻기 힘든 NPE, PAE 등의 소송이 집중되는 현상 발생25) □ (NPE의 활동에 대한 공정거래법 적용의 한계) NPE는 특허기술을 직접 실시하지 않아 시장지배적 사업자의 지위가 인정될 수 없고, 특허를 실시하는 자와 경쟁관계에 있지도 않아 경쟁제한성이 인정되 기 어려움 23) 공정거래위원회 보도자료, 삼성전자의 사업활동 방해행위 심의결과에 대한 건 (2014. 2. 26).
24) Colleen V. Chien & Mark A. Lemley, Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest, 98 Cornell L. Rev. 1, 4-5 (2012).
25) ITC 특허침해소송에서 침해금지청구 판단기준에 대한 자세한 내용은 “심미랑, 미국 ITC 특허침해소송에서 ‘국내 산 업’ 요건의 의미, 아주법학 제8권 제1호 (2014)” 참조.
ISSUE & FOCUS on IP 8 이 슈 페 이 퍼 ○ 최근 NPE, PAE의 특허권 행사의 경쟁제한성에 대한 FTC의 실태조사 등 다양한 실증연구가 이루어지 고 있음 ○ 특허의 실소유주는 전면에 나서지 않고, NPE에 표면적으로 권리를 이전하여 무차별적으로 소송을 제기하는 사나포선 행위(privateer)가 최근 문제되고 있음 ○ 미국에서는 NPE가 제기하는 침해소송에 있어서 관련 특허의 실질적 특허권자가 누구인지 밝혀야 한다는 주장도 제기 (3) 의악품특허 관련 쟁점 □ (역지불합의) 의약품의 특허권자가 자신의 특허권을 침해할 가능성이 있는 의약품의 제조, 판매를 시도하면서 그 특허의 효력이나 권리범위를 다투는 자에게 그 행위를 포기 또는 연기하는 대가로 일정한 경제적 이익을 제공하기로 하고 특허 관련 분쟁을 종결하는 합의 ○ 일반적 합의와 달리 특허권자가 침해자에게 복제약을 출시하지 않거나 연기한 대가로 경제적 이익을 제공하는 것이기 때문에 역지불합의(reverse payment) 라고 함 ○ (발생배경) 1984년 미국에서는 제네릭 의약품의 시장진출 촉진을 위해 Hatch-Waxman Act 도입(PL 98-417)
ISSUE & FOCUS on IP 9 이 슈 페 이 퍼 Hatch-Waxman Act 의 주요내용 ① 존속기간 연장등록제도 도입, 허가를 위한 시험에 대해 특허권 제한(35 USC 271(e)(1))
② 오리지날 제약회사가 제출한 신약신청서(New Drug Application, NDA)의 안정성, 유효성 심사에 기초하 여 특허기간 존속 중에도 제네릭 의약품의 신약신청을 허용, 생물학적동등성(bioequivalence) 자료만 제 출하는 약식신청(Abbreviated New Drug Application, ANDA) 도입(35 USC 271(e)(2)(A))
③ 허가-특허연계제도: FDA에 NDA를 신청하는 경우 해당 신약과 관련된 특허번호 및 존속기간 만료일과 같은 정보를 제공(21 USC 355(a)) → 오렌지북(Orange Book)에 등재, 오렌지북에 등재되어 있는 특허약품의 안정성, 유효성 심사결과를 이용하여 제네릭을 출시하고자 하는 자는 ANDA 제출시 다음중 하나에 관한 확인서(certification) 첨부 (21 USC 355(j)(2)(A)(vii)) (I) 특허의 부존재 → 그대로 판매허가절차 진행 (II) 특허 존속기간 만료 (III) 특허 존속기간 만료 후 실시예정 → 존속기간만료일 후 판매허가 (IV) 특허무효 또는 해당 제네릭은 그 특허의 권리범위를 침해하지 않음
→ (IV)에 해당하는 경우(소위 “Paragraph IV”) 신청자는 신청사실을 특허권자에게 통지→ 특허권자가 통지 받은 후 45일 이내에 침해소송제기
→ 제네릭에 대한 FDA의 허가절차는 30개월간 자동중지(automatic stay), 침해소송이 없으면 FDA 허가 절차 진행 * 특허권자가 45일 이내에 침해소송을 제기하지 않은 경우에는 그때부터, 소송을 제기한 경우에는 30개월 의 중지기간이 경과한 날, 법원이 특허가 무효이거나 침해되지 않았다는 판결을 한 날, 특허권 존속기간 만료일 중 가장 빠른 날에 품목허가의 효력 발생(21 USC 355(j)(5)(B)(iii) ④ 제네릭 독점권(generic exclusivity) 부여: 제네릭 약품의 시장진입을 촉진하기 위한 인센티브로서 최초 Paragraph IV 신청인에게 180일간 독점권 부여 ○ (Hatch-Waxman Act의 긍정적 효과) 제네릭의 시장진출을 촉진함과 동시에 신약개발 활성화 ○ (Hatch-Waxman Act의 부정적 효과) 제네릭 업체의 ANDA 신청에 대한 특허권자의 침해소송
남발, 계속적인 등재목록 갱신을 통한 에버그리닝(Evergreening) 행위, 특허권자와 최초 제네릭 신청 자 간의 역지불합의에 의한 경쟁제한 효과
- 180일간의 독점권은 최초판매 개시 시점부터 발생하는데, 특허권자와 제네릭업체가 제네릭의 판매 포기나 지연에 대한 역지불합의를 하여 180일 기산 지연 → 특허권자의 독점기간 연장 ○ (Medicare Act) 2003년 Hatch-Waxman Act의 문제점을 보완하여 Medicare Act 입법(PL 108-173)
ISSUE & FOCUS on IP 10 이 슈 페 이 퍼 Medicare Act의 주요내용 (I) 최초 ANDA 신청인이 다음 중 늦은 날까지 의약품을 판매하지 않은 경우 - FDA 허가를 받은 날부터 75일 또는 최초 ANDA 신청일부터 30개월 경과 후 75일 중 빠른 날 - 지방법원 또는 항소법원에서 승소한 날, 우호적인 화해가 개시된 날, 특허의 존속기간이 만료된 날 또는 특허가 포기된 날로부터 75일
(II) 최초 ANDA 신청인이 자신의 ANDA 신청을 취하한 경우 또는 FDA가 최초 ANDA 신청이 허가요건 을 충족하지 못하였다고 판단한 경우
(III) 최초 ANDA 신청인이 Paragraph IV 신청을 철회하거나 다른 종류를 변경한 경우
(IV) 최초 ANDA 신청인이 신청 후 30개월 이내에 품목허가를 취득하지 못한 경우(다만, 허가를 취득하 지 못한 이유가 ANDA 신청일 이후에 규칙이 변경된 것에 의한 것이 아닌 경우)
(V) 최초 ANDA 신청인이 다른 ANDA 신청인, NDA 허가권자 또는 특허권자와 계약을 체결하였는데, FTC가 그 계약에 대하여 문제를 제기하여 반독점법 위반이라고 최종 결정한 경우
(VI) 최초 ANDA 신청인에게 180일 제네릭 독점권을 부여한 기초가 되었던 특허의 존속기간이 만료된 경우
① 오렌지북 등재가능 의약품을 물질특허, 조성물특허 및 용도특허로 한정 (21 CFR 314.53)
② 자동중지 절차 제한: 기존 Hatch-Waxman Act 하에서 ANDA신청 후 특허권자가 오렌지북에 특허를 추가로 등재하여 여러차례 30개월 자동중지 발생가능 → 한 건의 ANDA신청에 대한 자동중지를 1회로 한정, ANDA 신청 후 특허권자가 추가 등재한 특허에 관련하여서는 침해소송을 제기하더라도 자동중지는 발생하지 않음(21 USC 355(j)(5)(B)(iii), 21 USC 355(c)(3)(C))
③ 오렌지북 등재 목록 삭제소송: FDA는 신약 개발자가 제출한 특허정보에 대하여 형식적 요건만 심사, 해당 특허가 신약과 관련이 없는 경우에도 FDA는 오렌지북에서 직접 특허를 삭제할 권한이 없음 → 제네릭 허가지연을 목적으로 관련없는 특허를 등재하는 제도 악용사례 발생
→ 개정법은 ANDA 신청자는 Paragraph IV 소송에서 반소(counterclaim)로 관련 없는 특허를 오렌지북에 서 삭제하는 명령을 법원에 요구할 수 있도록 함(21 USC 355(j)(5)(C)(ii)) ④ 제네릭 독점권의 공유: 같은 날 복수의 Paragraph IV ANDA 신청이 있는 경우 180일간의 독점적 판매권 공유, 공유자 중 1인의 판매개시일 부터 180일 독점기간 시작(21 USC 355(j)(5)(B)(iv)(I) (2004)) ⑤ 제네릭 독점권의 상실: 다음의 경우 최초 ANDA 신청인의 180일 간의 독점적 판매권 몰수(21 USC 355(j)(5)(D)(i) (2004)) - 최초 ANDA 신청인이 독점권을 상실한 경우에는 그 의약품에 대해서는 180일간의 독점권이 대세적으로 소멸되어, 바로 제네릭의 시장진입이 가능
⑥ 제네릭 신청 통지시기: ANDA 신청자는 ANDA 신청후 FDA로부터 신청서 접수통지를 받은 후 20일 이내 에 NDA 허가권자 및 특허권자에게 통지하여야 함(21 USC 355(j)(5)(B)(ii)(I)
○ (Actavis 사건) Actavis 사가 ANDA를 FDA에 제출하면서 Paragraph IV 신청, 신약 특허권자인 Solvay 사가 Actavis 사를 상대로 침해소송 제기26)
ISSUE & FOCUS on IP 11 이 슈 페 이 퍼 - 소송계속 중 역지불합의를 통해 Solvay사의 특허만료 65개월 전까지 제네릭 의약품을 시판하지 않기로 화해계약 체결하면서, Solvay사가 Actavis 사에게 수천만 달러의 합의금을 지급 - 미 연방대법원은 다수의견으로 역지불합의에 따르는 반경쟁적 효과가 특허가 허용하는 배제권의 범위 내에 속한다고 하더라도 단순히 이러한 이유만으로는 역지불합의가 독점금지법 적용에서 제외 된다고 할 수는 없다고 하며 특허범위 기준을 명시적으로 파기 - 특허권자가 제네릭 업자에게 거액의 합의금을 지급하고, 특허의 유효성에 대한 판단없이 화해로 사건 종결, 특허범위 기준은 “유효한” 특허에 대하여 적용되는 이론인데, 이 사건의 경우 특허의 유효성이 의심됨 - 역지불합의의 반독점법 위반 여부를 판단함에 있어서 전통적인 반독점법 상의 판단요소들(행위의 경쟁제한효과와 반대급부의 크기, 시장지배력의 유무)과 사실관계를 통해 드러나는 특허법상의 고 려요소들을 모두 고려하여 평가하여야 한다고 판시(합리의 원칙 적용) □ (한국형 허가-특허 연계제도 도입) 2007년 타결, 2012년 발효된 한미 FTA 이행입법에 의해 도입, 2015년 허가-특허 연계제도 관련 약사법 규정 전면개정(법률 제13219호, 2015.3.15. 시행) ○ (특허목록 등재) 식약처로부터 품목허가 등을 받은 의약품에 관한 특허권을 허가를 받은 날부터 30일 이내에 특허목록(소위 ‘그린 리스트’) 등재신청가능 (약사법 §50의2) - 2015년 개정법에 의해 의약품에 관한 특허권을 특허목록에 등재하려는 자는 특허권자 또는 전용실시권 자의 동의를 받아 식약처에 등재신청, 등재될 수 있는 특허는 의약품 허가일 전에 출원된 특허로 한정 ○ (제네릭 허가 신청사실의 통지) 등재의약품의 안정성․유효성에 관한 자료를 근거로 품목허가를 신청 하는 자는 다음의 경우를 제외하고는 신청일로부터 20일 이내에 특허권등재자와 등재특허권자에게 통지(약사법 §50의4) (ⅰ) 등재특허권의 존속기간이 만료된 경우 (ⅱ) 등재특허권의 존속기간이 만료된 후에 의약품을 판매하기 위하여 허가를 신청한 경우 (ⅲ) 특허권등재자와 등재특허권자등이 통지하지 아니하는 것에 동의한 경우 (ⅳ) 등재특허권이 허가를 신청한 의약품의 효능․효과와 관련된 것이 아닌 경우 26) FTC v. Actavis Inc., 133 S.Ct 2223 (2013).
ISSUE & FOCUS on IP 12 이 슈 페 이 퍼 ○ (제네릭 판매금지 신청) 특허권자 등은 통지를 받은 날부터 45일 이내에 침해소송 또는 권리범위확인 심판을 제기하고, 식약처에 이에 관한 진술서를 첨부하여 판매금지 신청*을 할 수 있음(약사법 §50의5) - 식약처장은 판매금지신청기간을 도과한 경우, 존속기간만료 등으로 특허권이 소멸된 경우, 침해소송 이나 권리범위확인심판이 제기되지 않은 경우 등을 제외하고는 등재특허권자 등이 통지를 받은 날부터 9개월간 판매를 금지하여야 함(약사법 §50의6) ○ (우선판매품목허가 제도) 특허등재된 의약품의 자료를 근거로 가장 먼저 품목허가 등 신청하고, 허가 신청전 등재 특허권에 대한 무효심판 또는 권리범위확인심판을 제기하여 승소한 자로서 가장 먼저 심판을 제기한 자, 즉 최초 제네릭 업자에게 우선판매권*을 부여(약사법 §50의7～§50의10) - (판매금지효력) 최초 제네릭 의약품의 판매가능일부터 9개월간 동일의약품(후발 제네릭)의 판매를 금지할 수 있는 권한 부여(약사법 §50의9) - 다음에 해당하는 경우 판매금지효력은 소멸 (약사법 §50의10) (ⅰ) 우선판매권의 근거가 된 특허무효심판이나 권리범위확인심판의 심결 또는 판결에 대하여 취소 또는 파기하는 취지의 판결이 있은 경우 (ⅱ) 우선판매품목허가 의약품을 판매가능일부터 2개월 이내에 정당한 사유없이 판매하지 아니한 경우 (ⅲ) 우선판매품목허가를 받은 자가 판매금지 또는 품목허가와 관련하여 공정거래법상 시장지배적 지위의 남용, 부당한 공동행위 또는 불공정거래행위 금지에 관한 조항을 위반하였다는 공정거래위원회의 의결 또는 법원의 판결이 있은 경우 (ⅳ) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 우선판매품목허가를 받은 경우 ○ (합의보고 의무) 특허권자 등과 제네릭 신청자 간에 특허 분쟁이 있는 의약품의 제조, 판매, 또는 우선판매품목허가에 관한 합의가 있는 경우, 후발의약품 허가 신청자 간에 우선판매품목허가에 관한 합의가 있는 경우에는 그 합의사항을 식약처와 공정거래위원회에 보고하도록 함(약사법 §69의3) - 역지불 합의 등의 우려가 있는 사례를 사전에 감지할 수 있도록 하고, 정당한 사유없이 이러한 합의를 보고하지 않은 경우 5천마원 이하의 과태료(약사법 §97의2), 거짓이나 부정한 방법으로 신고 한 경우 1년이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금을 부과할 수 있도록 규정(약사법 §95①(10의2))
ISSUE & FOCUS on IP 13 이 슈 페 이 퍼 | 한미 허가-특허 연계제도의 차이점 | 미국 한국 등재시 특허권자 동의 해당규정 없음 식약처에 등재신청하려는 자는 특허권자 또는 전용실시권자의 동의를 받아 등재신청 등재와 특허의 시기 ANDA 신청 후 특허권자가 추가 등재한 특허에 관련해서는 침해소송을 제기하더라도 자동중지는 발생하지 않음 등재될 수 있는 특허는 의약품 허가일 전에 출원된 특허로 한정 특허권자에게 통지 paragraph IV의 경우에만 약사법 §50의4① 각호를 제외하고 모두 통지 제네릭 판매금지 기간 특허권자가 침해소송을 제기한 경우 30개월 허가 자동중지 특허권자가 침해소송 또는 권리범위확인심판을 제기한 경우 제네릭 판매금지신청가능 → 9개월간 판매금지 우선판매권 paragraph IV 신청한 퍼스트 제네릭 업자에게 180일 우선판매권 부여 허가신청전 무효심판 또는 권리범위확인심판을 가장 먼저 제기한 최초 제네릭 업자에게 우선판매권 부여, 9개월간 후발 제네릭의 판매금지 권한 부여 합의보고의무 특허권자와 제네릭업자 간에 합의가 있는 경우 그 내용을 FTC와 DOJ에 신고 특허권자와 제네릭업자 간에 합의가 있는 경우 그 내용을 식약처와 공정위에 보고 ○ (미국 제도에 비해 개선된 점) 특허된 오리지널 의약품을 보호하여 신약개발을 촉진하려는 기본 취지를 지키면서, 제네릭 업체에 의존도가 높은 국내 의약시장의 특성을 반영 - (에버그리닝 행위 방지) 등재가능 의약품을 허가일전 출원된 특허로 한정하여 개량발명 등 추가등록 을 통해 계속적으로 독점권을 행사하려는 행위 방지 - (절차 간소화) 특허권자 측의 동의가 있는 경우 통지하지 않을 수 있으므로 실질적으로 미국보다 통지예외 범위가 넓어 제네릭 업체의 절차 간소화 - (제네릭 업체의 보호) 통지받은 특허권자가 침해소송 등을 제기하고 제네릭 판매금지신청을 하여야 9개월간 판매금지가능, 침해소송을 제기한 경우 30개월 자동으로 허가가 중지되는 미국에 비해 제네릭 판매금지 기간이 짧고, 특허권자의 판매금지신청을 요구하고 있어 제네릭 업체 보호 - (역지불합의 방지) 실제 소제기 여부와 상관없이 ANDA 신청시 paragraph IV 신청한 퍼스트 제네릭 업자에게 우선판매권을 부여하는 미국과 달리, 제네릭 품목허가 신청
ISSUE & FOCUS on IP 14 이 슈 페 이 퍼 전에 무효심판 등을 제기한 최초 제네릭 업자에게만 우선판매권을 부여하여 우선판 매권 발생요건을 엄격히 함
4. 주요국의 관련 지침 및 정책 동향
(1) 미국□ (경쟁당국의 가이드라인) FTC와 DOJ(Department of Justice, 미국 법무부, 이하 ‘DOJ’) 공동으로 1995 년 “지식재산권의 라이선스에 대한 반독점법 가이드라인(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)”을 제정하여 현재까지 운영 중 ○ 1995년 가이드라인 발행 이후 지식재산권법과 경쟁법이 교차하는 영역에서 표준특허, NPE, 의약품 특허 등과 관련하여 중요한 사건이 다수 발생하였고, 2003년 FTC가, 2007년과 2011년에는 DOJ와 FTC가 공동으로 지식재산권 분야의 경쟁법 이슈에 대한 보고서 발행27) - 1995년 가이드라인 제정후 20년이 경과하였으므로, 각 이슈의 특성을 반영하여 가이드라인 개정 필요 □ (미국 의회의 동향) 최근 미국에서 NPE, PAE 등 특허관리전문회사의 활동 급증, 표준특허권자가 법원 또는 ITC에 침해금지청구나 배제명령을 신청하는 사례 증가에 따라 관련제도 개선의 필요성에 대한 의회의 관심 증가 ○ 미국 의회조사처는 2012년 “표준필수특허권자의 금지적 구제수단 이용가능성(Availability of Injunctive Relief for Standard-Essential Patent Holders)”에 대한 보고서 발행, 2013년 “특허괴물 논쟁 에 대한 개관(An Overview of the Patent Trolls Debate)”에 대한 보고서 발행
○ 미국 의회는 지식재산과 경쟁법이 교차하는 영역에서 벌어지는 논쟁을 주도하고 있으며, 최근에는 NPE 등 특허관리전문회사의 특허남용행위를 규제하기 위한 다양한 법안이 발의되고 있음 - 2015년 3월 3일, 미국 Christopher Coons 상원 의원 등은 「국가 성장을 위한 기술 및 연구 지원
특허법(Support Technology and Research for Our Nation's Growth Patents Act of 2015, STRONG
27) Fed. Trade Comm’n , To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (2003); U.S. Dep’t of Justice & Fed. Trade Comm’n, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007); U.S. Dep’t of Justice & Fed. Trade Comm’n, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice And Remedies With Competition (2011).
ISSUE & FOCUS on IP 15 이 슈 페 이 퍼 Patents Act)」 발의(S.632) - 동 법에서는 FTC에 권한을 부여하여 특허침해 경고장 발송을 남용하는 기업에 대하여 엄중하게 대처하도록 하고, 연방 민사소송규칙(Federal Rules of Civil Procedure, FRCP) Form 18의 적용을 배제함으로써 막연하고 애매한 특허침해 주장에 근거한 소장이 제출되지 못하도록 명시 ○ 2015년 3월 3일, 지식재산을 연구하는 미국의 51명의 교수는 특허소송이 혁신 및 기술의 진보를
저해한다는 내용의 성명서를 미국 의회에 제출
○ 2015년 3월 18일, 미국 상원 법사위원회는 「남용적인 특허소송 관행이 미국 경제에 미치는 영향(The Impact of Abusive Patent Litigation Practices on the American Economy)」이라는 주제로 공청회를 개최하고 특허법 개정에 관한 공개적인 논의 진행
(2) 유럽연합
□ (적용법규) 유럽연합에서 경쟁제한적인 실시허락계약에는 경쟁제한적 합의에 대한 EU기능조약(Treaty on the Functioning of the European Union, 이하 ‘TFEU’) §101 적용, 시장지배적 사업자의 지식재산권 행사에 대하서는 시장지배적 지위남용에 관한 TFEU §102 적용 가능 ○ 지식재산권에 대한 TFEU §101의 적용과 관련하여 EU 집행위는 다양한 규칙과 가이드라인을 제정하 여 시행, 시장지배적 사업자에 해당하는 지식재산권자의 행위에 대한 §102 적용과 관련하여는 별도의 가이드라인이 없으며, 주로 판례법과 집행위 결정에 의존 - 표준특허 이슈에서 FRAND 선언과 실시허락계약, NPE의 실시허락거절이나 차별적 실시허락행위 등에 대해서는 경쟁제한적인 실시허락계약에 관한 TFEU §101, 표준특허권자의 특허침해금지청구 및 역지불합의 등 의약품 특허 관련 문제에 대해서는 시장지배적 지위남용에 관한 TFEU §102 적용 검토 가능 □ (기술이전계약에 관한 규칙 및 가이드라인) 지식재산권에 관한 TFEU §101의 적용과 관련하여 가장 중요한 지침으로 “기술이전계약에 대한 규칙”28) 및 “기술이전계약에 대한 가이드라인”29)이 있음
28) Commission Regulation (EU) No. 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements. 29) Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to
ISSUE & FOCUS on IP 16 이 슈 페 이 퍼 ○ 위 규칙에서는 기술이전계약이 TFEU §101 적용에서 면제되기 위한 요건을 규정, 위 가이드라인은 위 규칙의 구체적 적용방법과 심사원칙 규정 ○ (역지불합의 관련 개정) 2014년 3월 28일 EU 집행위는 “기술이전계약에 대한 가이드라인”을 개정하 여, “합의의 당사자가 실제 또는 잠재적 경쟁자이고, 특허권자로부터 실시권자에게로 상당한 가치이 전(value transfer)이 있는 경우 집행위원회는 시장분할(market allocation/market sharing)의 위험성 을 특히 주의깊게 살펴볼 것”이라는 조항 추가(§4.3 Settlement agreements, 239.) (3) 일본 □ (독점금지법) 일본 독점금지법(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 제21조에서는 우리 공정거래법 제59조와 같이 “이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 의장법 또는 상표법에 의한 권리의 행사로 인정되는 행위에는 적용하지 아니한다”고 규정 □ (관련 지침) 1968년 ‘국제적 기술도입 계약에 관한 불공정거래 인정기준“을 제정, 지식재산 이용에 대한 독점금지법적 규율을 최초로 시도 ○ 1989년 동 기준을 ‘특허․노하우 라이센싱 계약에서의 불공정한 거래방법의 규정에 관한 운영기준’으로 변경하고 행위 규정을 크게 다음의 세가지로 구분 ① 원칙적으로 불공정한 거래방법에 해당되지 않는 경우 ② 불공정한 거래방법에 해당되는 경우 ③ 불공정한 거래방법에 해당될 우려가 있는 경우 - ③의 경우 합리의 원칙을 채택하여, 계약상 행위 제한의 내용 뿐만 아니라 지식재산권자와 실시권자 의 관련시장에서 지위, 관련시장의 상황 등을 종합적으로 고려하여 판단하도록 함 ○ 1999년 위 운영기준을 ‘특허․노하우 라이센싱 계약에 관한 독점금지법상의 지침’으로 변경하면서 세 가지 유형 외에 ④ 불공정한 거래 방법에 해당할 개연성이 높은 경우 추가 ○ 2007년 9월 28일 동 지침을 전면 개정하면서 “지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침(知的財 産の利用に関する独占禁止法上の指針)“을 제정, 2010년 1월 1일 개정을 거쳐 현재에 이르고 있음
ISSUE & FOCUS on IP 17 이 슈 페 이 퍼 일본 “지적재산의 이용에 관한 독점금지법상의 지침”의 구성 제1장 서론: 경쟁정책과 지적재산제도의 의의, 지침의 적용대상, 지침의 구성 제2장 기술이용 제한 행위에 독점금지법을 적용하는 경우 기본적으로 고려해야 되는 사항들(독점금지법과 지적재산권법의 관계, 시장, 경쟁제한효과 등) 제3장 사적독점(私的独占) 또는 부당한 거래제한(不当な取引制限) 관점에서 고려사항 제4장 불공정한 거래방법(不公正な取引方法)의 관점에서 고려사항 - 본 지침 ‘제2장 1. 독점금지법과 지적재산권’에서는 지식재산권 행사에 독점금지법을 적용할 수 있는 일반원칙으로 ｢기술에 대한 권리를 가지는 자가 타인에게 그 기술을 이용하지 못하게 하는 행위 및 이용범위를 한정하는 행위는 외형상 권리행사로 보이지만, 이들의 행위에 대해서도 실질적 으로 권리행사로 평가할 수 없는 경우는 역시 독점금지법 규정이 적용됨 - 즉 이들 권리행사로 볼 수 있다고 하더라도 행위의 목적, 상태, 경쟁에 미치는 영향의 크기를 고려한 후 사업자에게 창의력을 발휘하고 기술의 활용을 도모한다는 지적재산제도의 취지를 일탈하거나 이제도의 목적에 반한다고 인정될 경우 독점금지법 제21조에서 규정하는 ”권리의 행사로 인정되는 행위“로 평가하지 못하고 독점금지법이 적용된다.｣고 규정하여 합리의 원칙 명시 (4) 중국 □ (지식재산권을 남용한 경쟁 배제․제한 행위 금지에 관한 규정) 2015년 4월 7일 중국 국가공상행정관리 총국은 19개 조항으로 구성된 ｢지식재산권을 남용한 경쟁 배제․제한 행위 금지에 관한 규정(이하 ‘동 규정’)｣을 제정 2015년 8월 1일부터 시행예정
ISSUE & FOCUS on IP 18 이 슈 페 이 퍼 중국 “지식재산권을 남용한 경쟁 배제․제한 행위 금지에 관한 규정”의 주요내용 ① 적용범위: 동 규정 §2에서는 지식재산권 관련 법률, 행정법규의 규정에 따른 사업자의 지식재산권 행사 행위는 “중화인민공화국 반독점법(이하 ”반독점법“)”의 규제를 받지 아니하며, 지식재산권을 남용한 사업자 의 경쟁 배제․제한 행위는 반독점법의 적용을 받는다고 규정 ② 시장지배적 남용행위의 금지: 시장지배적 지위를 가진 사업자는 지식재산권을 행사하는 과정에서 다음의 행위를 하여 경쟁을 배제․제한하여서는 안됨(동 규정 §6 내지 §11, §13) 1) 해당 지식재산권이 영업, 생산활동에서 필수적인 요소인 상황에서 정당한 사유없이 다른 사업자에 대하여 해당 지식재산권의 실시를 거절하는 행위 2) 정당한 사유없이 ⅰ) 거래상대방이 자신과만 거래하도록 하거나, ⅱ) 자신이 지정한 사업자와만 거래 하도록 하는 행위 3) 정당한 사유없이 직접 필요하지 않은 상품 또는 기술을 함께 구입하도록 하는 행위 4) 정당한 사유없이 다음과 같은 불합리한 조건을 부가하는 행위 (ⅰ) 거래상대방이 개량한 기술에 대한 독점실시권 허여 요구 (ⅱ) 지식재산권의 효력을 다투는 것을 금지 (ⅲ) 실시계약 기간이 만료된 후 거래상대방의 경쟁 상품 또는 기술의 사용 제한 (ⅳ) 보호기간이 만료되었거나 무효화된 지식재산권에 대한 지속적인 권리 행사 (ⅴ) 거래상대방의 제3자와의 거래금지 (ⅵ) 거래상대방에게 기타 불합리한 조건 부가 5) 정당한 사유 없이 거래상대방을 차별하는 행위 6) 정당한 사유 없이 표준의 제정 및 실시 과정에서 다음의 행위를 하는 행위 (ⅰ) 표준기술 선정에 참여하는 과정에서 의도적으로 자신의 특허에 관한 정보를 공개하지 않았거나 권리 포기 의사를 명백히 밝혔음에도, 어떠한 표준이 자신의 특허와 관련될 때 그 표준의 실시권자에게 특허권을 주장하는 행위 (ⅱ) 자신의 특허가 표준필수특허가 되었을 경우 FRAND 원칙을 어기고 특허실시를 거부하거나 다른 특허를 끼워 팔거나 기타 불합리한 거래조건을 부가하는 행위 ○ 중국 국가공상행정관리총국의 지식재산권 남용행위 금지 규정은 지식재산권 행사와 관련한 수평적 독점협의, 수직적 독점협의, 시장지배적 지위남용행위 등을 규제하기 위한 것으로, 가격과 관련한 반독점 업무는 중국 국가발전개혁위원회가 담당하고 있어 공상총국이 제정한 동 규정에는 가격 독점 행위는 제외되어 있음 ○ 표준특허권자의 권리행사와 관련하여 동 규정에서 명시적으로 규정하고는 있으나, 합리적인 실시료 및 비차별적 실시료 등과 관련한 문제에 대하여는 언급이 없는 한계가 있음 (5) 한국 □ (지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침) 2000년 공정거래위원회 예규로 “지적재산권의 부당한
ISSUE & FOCUS on IP 19 이 슈 페 이 퍼 행사에 대한 심사지침” 제정, 2010년 지침명을 “지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침”으로 변경 하면서 전면 개정 ○ 2014년 12월 17일 개정을 통해 NPE, 표준특허 관련 규정 등 보완 2014년 개정 지침의 주요내용 ① NPE 관련: NPE 등 특허관리전문회사에 대한 용어를 ‘특허관리전문사업자’라고 칭하고 정의규정 마련, 특허관리전문사업자의 남용행위를 ⅰ) 과도한 실시료 부과, ⅱ) FRAND 조건의 적용 부인, ⅲ) 부당한 합의, ⅳ) 부당한 특허소송 제기 및 소송제기 위협, ⅴ) 사나포선 행위(privateer, 私拿捕船) 등 5가지 유형으로 구체화
② 표준필수특허 관련: 표준기술 이외에 표준필수특허(Standard-Essential Patent, SEP)의 정의규정을 마 련, 표준필수특허권자의 침해금지청구 관련 내용 추가 - 특히, 표준필수특허권자가 잠재적 실시권자와 실시허락을 위해 성실하게 협상하지 않고 침해금지청구 를 제기하는 행위는 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다는 점을 명시, 표준필수특허권자가 성실하게 협상했는지 여부에 관한 판단기준을 마련 - 또한 FRAND 조건으로의 실시허락을 부당하게 회피․우회하거나, 실시권자가 보유한 관련 특허권 행사 를 부당하게 제한하는 행위 등 새로운 유형의 표준필수특허권자의 남용행위를 추가 ③ 심사원칙 개편: 지재권 행사의 ‘일반적 심사원칙’ 관련 내용을 보완․추가, 공정거래법 적용이 배제되는 지재권의 정당한 행사에 대한 판단기준을 명확히 함 (합리의 원칙 적용) - 현행 불공정거래행위 중심의 심사지침을 시장지배적지위 남용행위 중심으로 전환, 지재권과 시장지배 력과의 관계와 지재권 행사의 친경쟁적 효과를 명시, 지재권 행사의 관련 시장에 혁신시장 추가 ④ 남용행위 유형체계 개편: 지재권 행사의 남용행위 유형 체계를 조정․보완, 법위반 행위 유형을 특허권 취득부터 행사(소송, 실시허락 등) 순서로 단계적으로 제시하는 체계로 개선 - 패키지 실시허락(Package Licensing)을 하면서 불필요한 특허를 함께 구입하도록 강제하는 것은 끼워 팔기에 해당할 수 있음을 명시 ○ 우리 공정위 지침의 특징은 “표준기술”, “표준특허기술”, “특허관리전문사업자” 등을 “I. 총칙”에서 구체적으로 정의하고, “II. 일반적 심사 원칙” 이외에도 각 사례별로 “III. 구체적인 판단기준”을 제시 하고 있음 - 예를 들어, 표준특허 관련해서는 동 지침 “III. 구체적인 판단기준”에서 “5. 표준기술 관련 특허권의 행사” 부분이 적용되며, 역지불합의와 관련해서는 “6. 특허분쟁과정의 합의”, NPE와 관련해서는 “7. 특허관리전문사업자의 특허권 행사”부분이 적용
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5. 지식재산권법과 경쟁법의 조화 방안
□ 지식재산권의 행사가 경쟁법 등 타법과 저촉되는 경우 이에 대한 조화방안에 대하여 총괄적인 검토가 필요 ○ 지금까지는 경쟁법적 관점에서 경쟁제한성을 가지는 지식재산권의 부당한 행사에 대하여 지식재산권 을 제한하는 방향으로 논의가 진행되고 있음 ○ 향후 지식재산권법적 관점에서 지식재산권의 정당한 행사의 범위를 명확히 하고, 타법과의 저촉으로 인해 지식재산권의 행사가 부당히 제한되는 경우에 대해서도 분석 필요 ○ 미국 FTC의 NPE 활동의 경쟁제한성에 대한 조사 및 의회에서 논의되고 있는 법안 등을 추적 분석하 는 등 일본․유럽․중국 주요국에서 지재권 행사에 대한 경쟁법 적용의 동향을 파악 - 국내 환경과 비교하여 국내 지식재산제도 개선 및 타법과 조화로운 법적용에 활용 □ (구제수단의 차이로 인한 한계) 공정거래법상 사후적 구제로는 지식재산권의 부당한 행사에 대한 효율적 구제가 어려움 ○ 기술수명주기가 짧은 현재의 산업환경에서는 표준특허에 기한 침해금지청구권 행사, NPE의 침해금 지청구권 행사, 의약품 특허에 대한 역지불합의 등이 공정거래법상 위법한 행위에 해당하는 경우에도 시정명령이나 과징금 부과와 같은 사후적 구제만 가능 ○ 공정거래법상 사후적 구제로는 실시권자와 소비자의 급박한 피해를 막을 수 없음 ○ 미국과 같이 특허침해금지청구권 인정여부에 대하여 재량권을 부여하는 방안 등 과도한 특허권 행사 에 대한 제한 규정을 특허법상 도입하여 회복할 수 없는 손해를 미연에 방지하는 방안을 고려할 필요가 있음 □ (특허법상 강제실시권 재정 규정 개선) 특허법 §107①(4)에 따라 “사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우” 통상 실시권 설정의 재정 청구 가능 ○ 특허권 행사가 경쟁법상 문제되는 경우는 시장지배적 지위남용행위가 큰 비중을 차지하고 있음에 도 불구하고 특허법 §107①(4)에서는 불공정거래행위만을 언급하고 있음ISSUE & FOCUS on IP 21 이 슈 페 이 퍼 ○ 유사한 취지의 외국 규정 및 사례 분석을 통해 ‘불공정거래행위’ 뿐만 아니라 ‘시장지배적 지위남용 행위’ 등 경쟁제한성이 있는 특허권 행사가 있는 경우, 강제실시권 설정을 통해 특허법과 경쟁법의 조화를 도모하는 방안 도출 필요 □ (향후 추가 연구쟁점) 일정기간 독점을 보장하는 지식재산권법과 과도한 시장독점을 방지하여 공정하 고 자유로운 경쟁을 유도하는 경쟁법은 그 법목적상 향후 계속하여 교차 영역 발생 예상 ○ (상표 및 저작권 관련 이슈) 특허분야에 비하여 상표권 및 저작권 남용에 대한 경쟁법의 적용 문제는 도외시 되어 왔는데, 특허 이외의 지식재산 분야와 경쟁법의 관계에 대한 분석 필요 ○ (한국형 허가-특허 연계제도의 효율적 운영방안) 의약품 허가-특허 연계 제도가 도입됨에 따라 이를 통해 우리나라의 의약품 산업에 영향을 미치는 경쟁제한적 행위가 발생할 우려가 있으므로 제도의 운영 실태 및 구체적 사례를 계속하여 추적 - 미국과 우리나라의 의약품 산업환경의 차이점을 명확히 인식하고, 신약개발자와 제네릭 업체 양자의 이익이 균형을 이룰 수 있도록 제도 설계
