특 허

미국법에 있어서 특허는 유용성 특허(utility patents)⁶⁴⁾, 식물특허 (plant patents)⁶⁵⁾, 디자인 특허(design patents)⁶⁶⁾ 및 동물특허 (animal patent)⁶⁷⁾로 나눌 수 있다. 미국의 특허법은 직접적으로 특 허권을 침해하는 직접침해 뿐만 아니라 소위 기여책임이라는 커먼로의 불법행위책임을 특허법에서 도입하고 있다. 즉 특허법은 제271조(b)에 서 ｢특허권의 침해를 실질적으로 유인하는 행위를 한 자는 침해자로서 책 임이 있다｣고 하고, 동조의 (c)에서 ｢특허된 장치․제작․결합 또는 합성 의 요소인 경우나 특허된 공정의 실행, 발명의 실질적 부분의 구성, 특히 이러한 특허침해에 이용하기 위하여 제작이나 도입한 것과 동일한 것을 인 식, 그리고 실질적으로 주된 항목이나 상품의 상업성이 비침해적 이용에 적합하지 아니한 경우 미국 내에서 판매의 제공이나 판매한 자, 또는 미국 내에 수입한 자는 기여침해자로서 책임이 있다｣고 규정하고 있다.

미국의 특허법은 손해배상에 대하여 제284조에서 ｢원고에 유리한 결정 을 하는 경우 법원은 침해에 대한 배상에 적절한 배상액을 결정해야 한 다. 다만, 그 배상액은 어떠한 경우에도 침해자의 발명실시에 대한 합리 적 실시료와 법원이 정한 이자 및 소송비용을 더한 것의 이하가 되어서 는 안 된다. 배심원에 의하여 손해배상액이 확정되지 아니한 경우 법원 64) 35 U.S.C Section 101.

65) 35 U.S.C 161 66) 35 U.S.C 171

67) Dianmond v. Chakrabaty, 447 U.S. 303, 206 USPQ 195.

은 이를 확정할 수 있다. 이들 경우 법원은 평결 또는 결정에 의한 손해 배상액을 3배까지 높일 수 있다. 법원은 손해배상이나 합리적인 실시료 의 산정을 원조할 전문가의 증언을 받을 수 있다｣고 규정하고 있다. 이 조항에서는 일실이익의 손해배상액에 대하여 적어도 합리적 실시료와 이 자 및 소송비용을 더한 것보다 적어서는 안 된다는 것을 밝히고 있고, 또한 징벌적 손해배상으로 법원은 실질적 손해액의 3배까지 증액할 수 있음을 밝히고 있다. 아울러 이 조항에서 미국의 특허법이 다른 지적재 산권법과 구별되는 차이점도 발견할 수 있다. 즉 특허침해에 있어서 손 해배상은 원고의 상실이익이지 피고가 얻은 이익이 아니라는 것이다. 따 라서 원고의 상실이익은 피고의 침해가 없었더라면 특허권자가 얻을 수 있었던 이익을 의미한다. 다만, 디자인 특허의 침해에 대한 일실이익의 배상은 피고이익이 손해배상의 산정으로 이용됨을 주목해야 한다. 즉 특 허법은 제289조에서 ｢디자인 특허의 기간 중에 소유자의 라이센스없이 (1)판매할 목적으로 제조한 항목이 특허된 디자인이나 색채의 모방에 해 당하거나 또는 (2)판매할 목적으로 디자인이나 색채의 모방한 제조항목 을 판매나 전시한 자는 총이익의 한도내에서 소유자에게 책임이 있다.

다만, 당사자에 대한 관할을 가진 주법원은 적어도 250달러 이상을 회복 하게 해야 한다. 이 조항은 본조에 의하여 침해받은 특허권의 소유자가 가진 기타 구제를 저지, 감소 또는 방해해서는 안 된다. 그렇지만 침해로 부터 형성된 이익에 대한 이중적인 회복은 허용되지 아니한다｣고 규정하 고 있다. 이 조항은 디자인 특허의 경우 앞에서 살핀 유용성 특허와 달 리 손해배상액의 산정에 침해자의 이익을 고려하고 있고, 또한 최저한의 배상액으로 250달러를 법정화하고 있는 점이 특이하다.

(2) 특허의 일실이익에 대한 손해배상

미국의 경우 특허의 유효성과 침해성이 인정되면 특허권자는 특허법 제284조에 의하여 손해배상을 청구할 수 있는데, 특허법 제284조에서 손해라 함은 침해행위에 의하여 발생한 특허권자의 손실이고 일반적으로 는 침해행위가 없었더라면 특허권자가 얻을 수 있었던 일실이익이 여기 에 해당된다. 어떠한 산정방식을 도입하는가에 대하여는 제1심법원(배

심)에 대폭적으로 재량권이 주어진다. 손해배상은 커먼로에서 유래된 구 제이기에 손해액의 인정은 배심재결이 요구되는 경우 배심이 평결에서 인정할 사항이고 배심재결이 아닌 경우에는 법원이 정한다.

1) 순수한 일실이익액

미국에서 특허권의 침해로 인한 일실이익에 대한 배상은 특허법에서 정한 범위로 제한된다. 구체적인 사례에 있어서는 판례에 의하여 개발된 일실이익의 산정방법 등이 이용되고 있고, 이에 대하여는 아래의 일실이 익의 산정방법에서 구체적으로 다룬다.

2) 확립된 실시료

특허권자가 당해 특허에 대하여 과거에 실제 동일한 실시료율로 다수 자에 대하여 라이센스를 행한 경우 그 실시료율에 기초하여 손해배상의 산정을 하는 것이 가능하고, 이와 같은 실시료를 ‘확립된 실시료 (established license)’라고 한다. 확립된 실시료가 존재한다는 것, 즉 특허권자가 당해 특허를 확립된 실시료율로 라이센스한 사실이 있는 때 에는 일실이익의 배상은 청구할 수 없다. 그렇지만 특허권자는 확립된 실시료가 합리적인 실시료보다 낮은 것을 주장하여 보다 높은 합리적인 실시료율을 청구하는 것은 가능하다. 예컨대, 특허의 가치가 제대로 반영 되지 아니한 상태에서 실시가 이루어진 경우 합리적인 실시료율을 청구 할 수 있다.

3) 합리적 실시료

일실이익액의 증명이나 확립된 실시료가 없는 경우 합리적 실시료에 도달하게 된다. 즉 손해의 입증을 할 수 없는 경우에도 침해자가 발명을 사용하는 것에 대하여 합리적 실시료(reasonable royalty)는 최저한의 보상으로 특허권자에 인정된다. 합리적 실시료는 특허권자와 침해자가 침해행위개시 당시에 실시권 허락교섭을 한 것이라는 가상적 전제하에 당해 사안의 사실관계에서 합리적으로 인정되는 실시료이다. 미국의 특 허법은 제284조에서 특허권자에게 최저한의 손해배상액으로서 침해자에 의한 발명의 사용에 대하여 합리적 실시료의 회복을 담보하고 있다. 특

허권자가 실제의 손해액(일실이익 또는 확립된 실시료율)을 입증하는 것 이 가능하여도 법원은 합리적 실시료를 산출하지 않으면 안된다. 합리적 실시료는 판례법상 형성된 개념으로 특허권자와 침해자가 침해행위개시 당시에 특허실시허락의 교섭을 하였을 것이라는 전제에 기초하여 그 결 과로 산정된 실시료이다. 실제로 침해자는 실시허락을 받지 않았고 특허 권자도 허락을 하지 않았지만, 양당사자가 적극적으로 허락교섭을 하였 다고 전제하고서 당해 사안의 여러 사정을 고려하여 일정한 실시료를 합 의한 것으로 고안하는 것이다. 이 경우 특허는 유효하다는 것을 전제하 고, 또한 현실적으로 침해행위개시 후에 일어나는 당해 사안의 제사실도 가상적 교섭의 결과를 추측하는 자료로 고려된다.

위와 같은 전제에서 합리적 실시료는 형성된 것이지만, 그 판단에 있 어서 실제로는 침해자가 침해행위소송에서 다툼에 패한 자라는 사실이 고려되고, 임의로 실시허락계약을 체결한 자와 동일하게 취급할 수는 없 다라는 것이 고려된다. 여기서 합리적 실시료의 개념은 정의와 형평을 실현하는 수단이고, 결국 당해 사안에 따라 당사자의 형평을 고려하여 합리적 실시료가 산출된다.⁶⁸⁾ 따라서 합리적 실시료를 산정함에는 여러 요소가 고려될 수 있고, 그 대표적인 것으로 다음이 고려된다. 첫째, 침 해자의 예상이익이 고려된다. 미국의 특허법에서는 1946년 이전에 특허 권자는 침해자가 침해행위에 의해서 얻은 이익을 손해로 청구하는 것이 형평법상의 구제로 인정되었다. 이 제도는 동년 입법에 의하여 폐지되어 현행법에서는 존재하지 아니한다. 그러나 합리적 실시료를 산정하는 경 우 침해자가 침해행위개시 당시 침해행위로부터 얻은 것을 예상한 예상 이익이나 비용삭감에 중요한 요소로 고려되는 경우가 많이 있다. 이 경 우 예상이익을 인정하기 위해서 간접적 사실로서 실제 침해행위에 의하 여 침해자가 얻은 이익이 고려되는 경우가 많이 있다. 합리적 실시료의 산정을 위해서 침해자의 예상이익을 고려하는 것은 가상적 교섭에 있어 서 침해자가 합리적 실시료를 특허권자에게 지불하여도 그 위에 합리적 인 이익을 올리고 게다가 특허권자가 받을 실시료에 합의했을 것이라는

68) 尾崎英男, 前揭論文, 134頁.

사고에 기초를 두고 있다. 즉 침해자의 예상이익을 특허권자와 침해자로 나누어서 합치는 것과 같은 실시료에 합의된 것으로 본다. 그렇지만 침 해자의 예상이익을 모두 특허권자에 지불하는 것과 같은 합리적 실시료 의 산정은 원칙적으로 잘못된 것이다.⁶⁹⁾ 둘째, 동일특허의 기존 라이센 스가 고려된다. 이것은 위에서 살펴본 확립된 실시료에 대한 것이다. 동 일특허에 관해서 기존의 라이센스가 존재하는 경우 법원은 합리적 실시 료를 산정함에 있어서 기존의 라이센스의 실시료를 고려한다. 이것은 기 존의 라이센스의 실시료가 당해 특허의 가치를 반영한 것이기 때문이다.

그러나 기존의 라이센스가 반드시 특허의 유효성이나 저촉성을 인정한 위에 성립된 것은 아니고, 또한 다른 침해자가 존재하는 경우 등 반드시 특허권자를 충분히 만족시키는 조건으로 성립한 것에 한정되지 아니한

그러나 기존의 라이센스가 반드시 특허의 유효성이나 저촉성을 인정한 위에 성립된 것은 아니고, 또한 다른 침해자가 존재하는 경우 등 반드시 특허권자를 충분히 만족시키는 조건으로 성립한 것에 한정되지 아니한