상표수요자 인지도인정기준 및 조사방법.pdf

제 2020-20호(2020.12.28.)

상표수요자 인지도

인정기준 및 조사방법

이명희

한국지식재산연구원 보호ㆍ신지식연구실

선임연구원/법학박사

Ⅰ. 연구배경 및 목적 1 Ⅱ. 주요국 사례와 수요자 인지도 인정기준 3 Ⅲ. 수요자 인지도 설문조사 방법 9 Ⅳ. 정리 및 시사점 16

요 약

작성자 ㅣ이 명 희 (한국지식재산연구원 보호ㆍ신지식연구실, 선임연구원/법학박사) • 최근 우리나라에서도 상표분쟁에서 설문조사 결과가 증거자료로 제출되는 사례가 증가하고 있고 상대방이 제출한 설문조사 결과에 대한 공정성, 적정성, 객관성 관련 다툼도 많이 발생함 • 이하에서는 상표수요자의 인지도에 관한 설문조사 결과가 반영된 주요국의 판례와 수요자 인지도 인정기준, 그리고 수요자 인지도 조사방법에 대하여 알아보고, 상표 및 수요자 보호를 위한 적절한 상표수요자 인지도조사 방법에 관한 시사점을 찾아보고자 함 ※ 본 보고서 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산연구원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

연구배경 및 목적

Ⅰ

■ 상표법의 목적은 상표 보호를 통해 상표 사용자의 업무상 신용 유지 및 산업발전에 이바지하여 수요자의 이익을 보호하기 위함임  이때 수요자의 이익은 상표가 나타내고 있는 상품출처의 구분, 상품품질에 대한 수요자의 신뢰 보호, 상품 선택에 소요되는 비용 절감 등, 수요자의 상표인식에 기초한 이익을 의미함  수요자의 상표에 대한 인식이 어떠한지를 알기 위한 방법에는 실제 수요자의 현실적 인식을 고려하는 방법과, 평균적 수요자라는 가상의 인물을 상정하고 그의 인식을 법률상 고려하는 방법이 있음  일반적으로 상표법 체제하에서는 후자의 인식을 주로 고려하게 되지만, 실제 수요자의 인식이 어떠한지를 살핀 후 그 결과를 참고하여 평균적 수요자라는 가상적 인물의 상표에 대한 인식을 추론할 수도 있어 실제 상표사건의 실무에서는 설문조사를 통해 이 같은 추론이 시도되고 있음  그런데 아직 우리나라에서는 그러한 설문조사가 어떻게 이루어져야 하고, 그 결과가 사건의 증거로 인정될 수 있으려면 어떠한 요건이 갖추어져야 하는지의 기준이 확립되어 있지 아니함 ■ 2019년 특허심판원은 ‘상표 인지도 조사방법 가이드라인’을 발표하였는데, 이는 상표의 유명성 정도 및 사용에 의한 식별력 인정 여부의 심판에 있어서 상표수요자 인지도 설문조사의 증거력을 인정하기 위한 지침임  또한 특허청 상표심사기준(20.1.1.기준)은 상표등록 요건으로서 사용에 의한 식별력 인정 여부에 관한 소비자 인지도 조사방법을 제시하고 있음  위 특허심판원 가이드라인과 상표심사기준은 관련 분야에서 수요자 인지도를 조사하는데 있 어서 표본추출, 설문문항의 조건 등, 증거력을 인정받기 위한 방향성을 제시하고 있음 ■ 이하에서는 상표수요자의 인지도에 관한 설문조사 결과가 반영된 주요국의 판례와 수요자 인지도 인정기준을 살펴보고, 수요자 인지도 조사방법에 관한 가이드라인을 분석해 보고자 함  이를 통해 상표보호 및 수요자의 이익 보호를 위한 적절한 상표수요자 인지도조사 방법에 관한 시사점을 찾아보고자 함

주요국 사례와 수요자의 인지도 인정기준

주요국 사례와 수요자의 인지도 인정기준

Ⅱ

1. 주요국 사례 ■ (EU법 사례) 유럽은 설문에서의 응답이 조사자의 의도에 따라 얼마든지 조작될 수 있고 조사자의 의도와 상관없이 왜곡될 수 있다는 부정적 인식이 팽배하다고 할 수 있음  그러나 설문조사에 대한 뿌리 깊은 불신에도 불구하고, 유럽 각국의 법원은 설문조사 결과를 법정에서 증거로 사용하는 것을 원천적으로 금지하지는 않고 있음 - 다만, 법적 절차에서 설문조사 결과의 활용은 일정한 요건 하에서 제한적으로만 인정되는 경우가 대부분임 (1) 굿스프링언하이더 사건  이 사건*은 상표에 관한 쟁점을 직접적으로 다루었다기보다 소비자에 대한 정보의 제공이 소비자를 오인 혼동하게 할 우려가 있는지 여부에 관한 사건임

* C-210/96 - Gut Springenheide and Tusky v Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt

- 이 사건에서 유럽사법재판소(CJEU)는 계란 판촉을 위한 문구나 표현이 소비자의 오인혼동을 유발할 가능성이 있는지의 평가에 있어서 “특별한 어려움(particular difficulty)”이 있는 경 우에 소비자 설문조사 결과의 재판상 이용을 공동체법이 배제하는 것은 아니라고 판시함 (2) 오버방크 사건  이 사건*은 은행업 및 금융서비스업에 대하여 집중적으로 사용된 특정한 붉은색 음영 표장이 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부가 쟁점임

* 오버방크 사건(C-217/13 - Oberbank AG and Others v Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV.)

- CJEU는 이 사건에서 소비자 설문조사 결과가 최소한 70%의 인식도를 나타내는 것이 모든 사건에서 필수적이라고 내국법을 해석하는 것을 금지함 ■ (영국 사례) 영국(잉글랜드 및 웨일즈) 법원에서 설문조사 결과를 증거로 이용하기 위해서는 설문조사가 소위 “윗포드 기준”(Whitford Guidelines)에 부합하여만 함 (1) 임페리얼타바코 사건  이 사건*에서는 설문조사 결과를 증거로 채택하기 위한 ‘윗포드 기준’이 제시됨

* Imperial Tobacco v. Philip Morris([1984] RPC 293)

것, 타당성 있는 결과를 얻을 수 있는 정도의 충분한 크기의 표본일 것, 조사방법 및 참여 자 수 등의 정보를 공개할 것, 답변유도 금지, 답변축약 금지, 조사지침 공개 등을 요구함 - 이러한 윗포드 기준은 이를 충족하여 설문조사의 신뢰성을 확보하는 것의 어려움과 조사 비용이 높다는 문제가 있었으며, 이로 인해 설문조사는 증인확보의 예비적 단계로만 이 용되었고 이는 결국 설문조사가 일방에 편향적이라는 문제가 발생함  이에 따라 이들 문제의 해결을 위하여 예비적 설문조사 및 증인신청을 위한 설문조사의 절차적 요건을 요구하게 되었음 - 즉, 설문조사 결과의 제출, 윗포드 기준 충족에 대한 입증, 전체 설문조사에 소요될 비용 의 견적서 제출, 증인진술서, 증인신문이 법정에 도움이 된다는 입증, 증인과 관련된 비 용 제시 등의 엄격한 요건이 부가됨 (2) 인터플로라(Ⅱ) 사건  인터플로라(Ⅱ) 사건*에서는 윗포드 기준이 더 강화되어 설문조사를 증거로 채택할 수 있는 경우를 다음과 같이 제시함

* [2013] EWCA Civ 319 - Interflora Inc and Another v Marks and Spencer P

- ① 다른 수단으로는 시장, 소비자 또는 수요자라는 법적 존재의 형태를 상정할 수 없음, ② 신청된 증거조사가 판결에 실질적 도움을 줄 것이 명백하게 예상, ③ 그렇게 얻게 되는 효용이 증거조사에 소요될 것으로 추산되는 비용을 상쇄하고도 남을 것 ■ (독일 사례) 독일은 설문조사를 상표의 유효성 또는 식별력 판단으로 제한하고 있으며, 독일 특허청의 상표심사지침은 설문조사에 의한 증거의 요건을 제시하고 있음 (1) 독일 상표심사지침  독일 상표심사지침*은 설문조사에 의한 증거의 요건을 “자신의 비용으로 조사”할 것과 특허청과 “조사범위를 사전 조율”하는 것이 가능함을 제시하고 있는 외에, 다음과 같은 설문조사의 “3단계 테스트”를 요구하고 있음

* 상표등록출원의 심사 및 등록유지를 위한 지침(Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung)

- 첫째, 설문조사는 조사대상자가 사안과 관련된 집단에 속하는지 여부를 묻는 것에서 시작하고 둘째, 계쟁상표를 그 지정상품과의 관계에서 이미 인지하는지 여부를 물으며, 알고 있거나 알고 있다고 보이는 경우에는 셋째, 계쟁상표를 통해 하나의 특정 기업을 연상하는지 아니면 여러 기업을 연상하는지 여부를 물어야 함

(2) 국제지식재산보호협회의 조사

 2019년 국제지식재산보호협회(AIPPI)의 조사*에 따르면, 독일은 “대면조사(face-to

-face)”를 증거능력이 인정되는 조사방법으로 인정하고 있음

* Resolution 2019 – Study Question Consumer survey evidence(19.9.18)

- 또한 등록가능한 식별력을 취득하였는지 여부에 대한 설문조사에서는 최소 50%의 긍정적 응답률이 요구되며, 미등록상태로 사용 중인 상표가 2차적 의미를 취득하였는지의 문제 에서는 20%~25% 정도*_{의 인식률을 요구하는 것으로 조사됨} * 2차적 의미의 취득은 상표의 독점배타권 취득에까지는 이어지지 않고 단지 부정경쟁행위의 방지 목적 으로만 주로 활용되기 때문에 상대적으로 완화된 요건으로 충분하기 때문 - 또한 총 표본수가 1,000에서 2,000명인 집단에 대하여 기본 설문조사를 수행하면 충분함 - 전문가 대상의 조사는 300명 정도를 대상으로 하는 것이 바람직하며, 다만 만약 결과가 뚜렷하고 분명하다면 조사비용 절감을 위하여 200명 정도만을 대상으로 하여도 충분할 수 있음 (3) 로또(LOTTO) 사건

 로또(LOTTO) 사건(I ZB 11/04-LOTTO)에서 독일 연방대법원(BGH)은 본래는 식별력이 없는

표장이 식별력을 취득하였는지와 관련하여 최소 50% 이상의 인지도를 요구함 - 한편, 명백한 기술적 표장 또는 관용표장 등에 대하여는 50%를 훨씬 초과하는(erheblich über 50% liegt) 인지도를 요구함 ■ (미국 사례) 미국에서는 설문조사가 통계적 타당성이 인정될 수 있는 방법으로 이루어지는 경우에는 특별한 제한 없이 설문조사를 법정에서 증거로 활용될 수 있음 (1) 트렉(TREK) 자전거 사건  혼동가능성에 관한 트렉(TREK) 자전거 사건*에서는 지난 3년 간 자전거 또는 운동기구를 구매하였거나 다음 1년 이내에 구매할 계획을 가지고 있는 만 18세 이상의 400명을 대상으 로 설문조사를 실시함

* Thane International, Inc. v. Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894 (9th Cir. 2002).

 이 사건에서 조사 응답자의 27.7%가 명칭 또는 로고의 유사성 때문에 제품 출처에

대해 혼동하였으며, 법원은 설문조사 방식의 적절성을 인정함 (2)　와와(WAWA) 편의점 사건　

 유명상표의 희석화 여부가 쟁점인 와와(WAWA) 편의점 사건*에서는 설문조사 결과 조사

연상함에 따라 법원은 와와(WAWA)의 명성 및 식별력의 희석을 인정함

* Wawa Inc. v. Haaf, 40 U.S.P.Q.2d 1629, 1631-33 (E.D. Pa. 1996)

■ (일본 사례) 일본은 설문조사 결과가 당해 사실 등에 관하여 인정 또는 판단을 결론짓는 것은 아니지만 보강증거로서는 채용되고 있음 (1) 정로환((正露丸) 사건  상표의 보통명칭화 관련 사례인 정로환((正露丸) 사건*에서는 “정로환”의 명칭을 인지하고 있는 자에게 “특정 회사의 상품명 인가 또는 정로환이 지사제(下痢止め薬, 설사약) 전반의 일반명칭인가”라는 양자택일의 방법으로 묻는 방식으로 진행함 * 大阪高裁平成19年10月11日判決 平成18年(ネ)第2387号 - 법원은 조사대상이 고작 500명에 지나지 않는 점과 조사방법에 있어서 지사제를 나타내는 다른 보통명칭이 있을 수 있다는 것을 염두하지 않은 것에 대해 의문을 나타내었고, “정 로환”을 원고제품의 식별표시로 인식하고 있다고 속단할 수 없다며 보통명칭화를 인정함 (2) 쿠(く)자 도안 사건  상표의 주지ㆍ저명성이 쟁점인 스니커즈의 쿠(く)자 도안 사건*에서는 피고의 의뢰로 수행 된 설문조사가 신주쿠 및 시부야 거리에서 램덤으로 모집한 20~50대의 남녀 200명을 대상 으로 실시됨 * 大阪地裁平成20年1月24日 平成18年(ワ)第11437号) - 원고제품에 대하여 제조자를 원고라고 응답한 사람은 응답자 200명 중 1명 정도였는데, 법원은 설문조사 결과를 받아들여서 “Hummel” 브랜드의 경우 스니커즈 운동화의 일반수요자 사 이에서 브랜드 자체의 인지도가 낮다고 판단하여 주지ㆍ저명성을 인정하지 않음 ■ (우리나라 사례) 우리나라는 상표소송에서 설문조사의 증거능력은 특별한 사정이 없는 한 인정되고, 유력한 증거로 활용하기보다 심증을 뒷받침하는 보조적인 근거로 활용되고 있음 (1) 글리아타민 사건  “글리아타민”과 “글리아티린”의 유사여부가 쟁점인 이 사건(대판2017후2208)에서, 원고는 서울, 수도권, 부산, 대구, 대전, 광주에 거주하는 의사 100명, 약사 100명, 일반인 100명을 대상으로 설문조사를 실시하였고, 피고는 전국의 의사 100명, 약사 100명을 대상으로 설문 조사를 실시함 - 피고의 조사에서 “글리아(Glia)라는 단어의 의미를 생각나는 대로 써 주세요”라는 질문에 대하여 의사 48.3% 및 약사 25.4%가 “뇌신경” 관련으로 답함

- 법원은 이 설문조사 결과를 받아들여서 식별력이 없다고 인정되는 “글리아(Glia)”을 제 외한 나머지 부분만으로 판단하여 두 상표간의 유사성(혼동가능성)을 부정함 (2) 제주소주 사건  이 사건(특허법원 선고 2016나56)은 상표권침해 여부가 문제된 사안으로, “제주올레” 표장에서 “올레” 부분이 요부가 될 수 있는지 여부, “제주올레”가 상표법 제51조 제1항 제3호의 현저한 지리적 명칭 또는 그 약어에 해당하는지가 쟁점임 - 법원은 피고 제품을 “제주올레 소주”로 호칭하겠다고 응답한 사람이 57.6%이기는 하나, “올레 소주”로 호칭하겠다고 응답한 사람도 31.8%에 이른다는 점과 “제주올레”를 지리적인 관념을 갖는 도보여행 관광지로 인식하는 응답자가 49.2%인 정도만으로는 현저한 지리적 명칭으로 볼 수 없다고 판시함 2. 검토 ■ 위에서 살펴본 국가들은 설문조사 결과를 그 자체로서 어떤 사실을 입증하는 것이 아니라 다른 사실에 기초한 법적 판단을 보충하는 수단으로 활용되고 있음  유럽은 회원국이 유럽상표규정에 정해져 있지 아니한 다른 요건을 추가함으로써 그 해석을 제한 또는 변경할 가능성이 있는 내국법, 규정 또는 지침 등을 제정하는 경우 그 내국법이나 규정 또는 지침 등은 유럽상표규정과 달리 해석되는 범위에서 유럽 사건에 적용될 수 없음  영국의 사례에서는 설문조사 증거가 채택되는 것 자체가 어려울 정도의 엄격한 기준이 설 정되어 있는데, 윗포드 기준 자체가 이미 엄격한 기준인 데에다, 윗포드 기준에 추가되는 ①가치 기준 및 ②비용 기준은 그 충족이 가능한지 여부가 의심될 수 있을 정도의 매우 엄격한 기준임  독일 특허청이 제시하고 있는 3단계 테스트는 우리나라에서도 쉽게 도입하여 활용할 수 있을 정도로 직관적이라 할 수 있으며, 특히 대면조사의 가치를 가장 높게 인정하는 기준은 우리나라에도 동일하게 적용될 수 있을 것으로 생각됨  미국 사례에서는 충분한 양의 선례를 확인할 수 없었던 식별력 판단 이외의 다른 영역 즉, 혼동가능성, 보통명칭화 및 희석화 분야에 대한 사례를 볼 수 있었으며, 역시 설문조사 결과는 판단을 보충ㆍ검증하기 위해 활용되고 있음  우리나라도 설문조사 증거는 판사 또는 심판관에게 어떠한 심증을 형성하게끔 하는 목적으로 단독 제시될 수는 없고 다른 증거와 함께 제시되어 다른 증거를 보충함으로써 판사 또는 심판관의 심증을 강화하고 검증할 수 있도록 활용됨

수요자 인지도 설문조사 방법

수요자 인지도 설문조사 방법

Ⅲ

1. 우리나라 특허청 가이드라인 가. 상표심사기준 ■ (특허청 상표심사기준) 현행 특허청 상표심사기준(20.1.1.기준)은 사용에 의한 식별력 취득의 입증자료로서 소비자 인지도 조사를 위한 설문조사 기준에 대하여 다음과 같이 제시함  (조사수행 주체) 소비자 인지도 조사를 위한 설문조사는 원칙적으로 인적, 물적 요건이 구비된 신뢰성 있는 조사기관에 의해 실시되어야 함 - 이때 공직선거법 제8조의9에 따라 선거여론조사심의위원회에 등록된 여론조사기관은 요건을 충족하는 것으로 봄 - 또한, 상표에 관한 전문성 있는 기관ㆍ협회 등의 설문 조사설계와 선거여론조사심의위원회 등록 조사기관이 공동으로 실시하는 경우에도 요건을 충족하는 것으로 봄  (표본추출 및 질문형태) 표본추출은 동종 상품의 실제 또는 잠재적 수요자를 대상으로 하여 대표성(지역, 연령, 성별)이 있어야 하며, 응답 표본수가 500명 이상이어야 함 - 또한 질문의 형태가 공정하고 적절하게 구성되어야 신뢰도가 높다고 봄  (인지율) 심사관은 설문조사기관에 기속되지 않으나 설문조사 결과 응답자의 50% 이상이 인식하고 있는 경우에는 상표의 사용에 의한 식별력 취득의 유력한 증거자료로 고려할 수 있음 나. 특허심판원 설문조사 가이드라인 ■ (특허심판원 가이드라인) 2019년에 특허심판원은 특정 상표의 주지ㆍ저명 상표 해당여부 또는 사용에 의한 식별력 취득 여부 등에 대한 입증자료로서 설문조사 결과를 제출할 경우 심사관 또는 심판관이 그 설문조사의 신뢰성 여부 평가에 고려해야할 사항을 가이드라인으로 수립함  (조사수행 주체) 설문조사는 신뢰성 있는 여론조사기관에 의해 검증된 조사방법으로 실시되어야 하며, 신뢰성 있는 기관인지는 기관의 규모, 여론조사 실시 횟수, 상근 분석 전문인력 수 등을 고려하여 판단하고 각종 제재가 있는 경우 등을 감안함 - 한국갤럽, 미디어리서치, 리얼미터 등 현재 활동하고 있는 중앙선거 조사심의위원회 등록 기관(80여개) 등은 독립된 조사기관으로 봄

 (표본추출) 조사에 응하는 응답자의 표본추출에는 대상 상표, 상품의 소비자를 대표 할 수 있는 특성(지역, 성별, 연령 등)이 반영되어야 하며, 상품별로 표본설정이 다를 수 있으므로 상품의 특성이 중요한 경우(여성전용 용품, 특정 질환에 이용되는 물품 등)에는 그 특성이 반영되어야 함  (조사방법) 일반적으로 응답 회수율 30% 미만은 신뢰도가 낮고, 50% 이상이어야 신뢰도가 높다고 보며, 다만 30~50% 사이의 경우는 재량 또는 판단의 여지가 있음 - 응답 표본수는 상품의 종류에 따라 유동적이지만 일반적으로 500명 이하일 경우 신뢰도가 낮고, 1000명 이상일 경우 신뢰도가 높은 것으로 봄 - 질문방법은 명확하고 편향적으로 응답을 유도하지 않아야 하며, 간단ㆍ명료한 문장으로 구성하고 모든 응답자에게 동일하게 이해되어야 함 - 조사주체, 방법이 검증되지 않은 자체 설문조사는 신뢰도가 부족한 것으로 보며 판단기준 시점으로부터 상당한 시간이 경과한 후 진행된 설문은 당시 수요자의 인식을 반영할 수 없어 신뢰도가 떨어지는 것으로 봄 다. 검토 ■ (조사수행 주체) 일반적인 사회과학 조사의 원칙상 대면조사가 양질의 데이터를 수집할 수 있는 방법이며 이때 조사 수행자의 역할이 중요하기 때문에 이에 대한 경험이 많은 전문조사기관에 의한 조사가 이루어지도록 하는 것은 일응 타당한 측면이 있음  다만 오로지 공직선거법 제8조의9에 따라 선거여론조사심의위원회에 등록된 여론조사기관 등 전문 조사기관에만 자격을 인정하는 것은 조사활동의 독점에 따른 비용 상승 등의 다른 문제가 유발될 가능성이 있음  철저한 교육과 일정한 경험을 쌓은 자라면 반드시 위와 같은 여론조사기관이 아니어도 타당성과 신뢰성 있는 조사를 수행할 수 있으므로 보다 폭넓은 예외를 인정할 필요가 있을 것임  다만 이처럼 폭넓게 인정하기 위해서는 심사관 및 심판관, 법관에 대한 통계학과 논리학 등 필수 인접학문에 대한 보수교육이 철저히 이루어지도록 하는 것이 전제되어야 할 것임 ■ (표본추출) 조사에 응하는 응답자의 표본추출에는 대상 상표·상품의 소비자를 대표할 수 있는 특성(지역·성별·연령 등)이 반영되어야 한다는 기준은 문항의 내용과 단어선택이 응답자가 질문에 정확하게 대답하기 위한 정보를 가지고 있는가를 고려하여야 한다는 원칙에 부합하는 것임

 예를 들어, 화장품 관련 시장의 소비자를 모집단으로 하여 표본을 추출하고자 하는 경우에 화장을 해본 적도 없고 앞으로도 할 계획이 없는 화장에 전혀 관심이 없는 남성의 특정 집단은 필터 문항을 통해 걸러내어야 할 필요가 있음 ■ (조사방법) 응답 회수율이나 응답 표본수는 일반적인 사회과학 조사 원칙에서는 부차적으로 고려될 뿐이고 조사의 타당성이나 신뢰성을 결정적으로 좌우하는 요소는 아닐 것임  예를 들어 모집단 자체가 동질성 있는 집단이거나 모집단의 정규분포를 가정할 수 있는 경우에는 응답 회수율이나 응답 표본수에 관계없이 적은 회수율 또는 적은 표본 수에도 불구하고 모집단의 성향을 반영할 수 있을 것임 - 실제로 특허심판원 가이드라인에서는 높은 신뢰도 인정을 위한 응답 표본수로 1,000명 이상을 요구하고 있으나 특허청 상표심사기준에서는 500명까지로 완화되어 있음  한편 질문방법이 명확해야 하고 편향적으로 응답을 유도하지 않아야 하며 질문문항이 하나의 주제로 간단ㆍ명료하게 구성되어야 하는 등의 기준은 모두 일반적인 사회과학 조사방법론에 부합하는 내용임  또한 판단기준 시점으로부터 상당한 시간이 경과한 후 진행된 설문의 경우 특별한 사정이 없는 한 당시 수요자 인식을 반영할 수 없어 신뢰도가 떨어지는 것으로 보는 것이 타당함 2. 독일 상표심사지침상 가이드라인 검토 가. 독일의 모델설문 ■ (검토 배경) 독일의 가이드라인은 독일이 우리나라와 같은 대륙법계에 속해 있다는 사실과 독일 특허청이 심사지침 상에 마련하고 있는 모델설문의 형식과 내용은 사회과학 조사방법에서 널리 활용되고 있는 요건을 모두 갖추고 있다고 평가될 수 있어 그 주요 내용을 검토해 봄 ■ (설문조사 모델설문) 독일 상표심사지침은 설문조사를 실시하려는 자가 쉽게 참고할 수 있도록 모델설문을 마련하고 이를 상황에 맞게 변형하여 활용하도록 있음  독일 상표심사지침의 모델설문은 아래의 표와 같음

표 1. 독일 상표심사지침상 모델설문 A. 1. 본인 또는 타인을 위하여 (...)을/를 구매하여 본 적이 있으십니까? a) 네 b) 아니오 2. 가끔씩이라도 (...)을/를 사용하십니까? a) 네 b) 아니오 B. 1. 위 상품과 관련하여 (...) 상표를 이전에 듣거나 본 적이 있으십니까? a) 네 b) 기타(익숙합니다, 그런 것 같습니다 등) c) 아니오 2. 당신이 생각하기에 (...) 상표의 (명칭/색채/형상 등)은 다음 중 무엇과 관련되어 있다고 생각하 십니까? a) 하나의 특정 기업 b) 수 개의 기업 c) 어느 기업과도 관련이 없다 d) 잘 모르겠다 3. 주체할당 a) 2번 문항에 a)라고 답한 경우: 당신은 그 기업의 이름을 알고 있습니까? b) 2번 문항에 b)라고 답한 경우: 당신은 그 기업들이 어떻게 호칭되는지 알고 있습니까?  위 설문에서 B.2 문항에 대하여 조사 대상자가 b)라고 답한 경우에도 만약 그자가 B.3.b)에 하나의 기업명만을 기재하였다면 그 답변이 실제 하나의 기업을 염두에 두고 이루어진 것인지 여부를 확인할 수 있는 적절한 질문을 추가해야 함 - 최종적으로 B.3.a)에까지 답변이 문제없이 이루어지는 경우 그 조사는 올바르게 시행되 었다고 평가될 수 있음 - 최종 답변이 B.3.b)에 대하여 이루어지는 경우에도 그 답변이 명확히 하나의 기업을 염두에 두고 작성된 것으로 확인되는 때에는 그 조사 역시 올바르게 시행된 것으로 평가하여 활용 할 수 있음  만약 최종 답변이 B.3.b)에 대하여 이루어지는 경우에도 그 답변이 명확히 하나의 기업을 염두에 두고 작성된 것으로 확인되는 때에는 그 조사 역시 올바르게 시행된 것으로 평가

하여 활용할 수 있음 - 반면 어떻게 보더라도 올바르게 작성되었다고 보기 힘든 답변은 결과 추론 시에 고려하지 않아야 하며, 그러나 동일 그룹 내의 다른 자회사 이름을 적어내거나 기업명을 알지 못한다고 답한 경우에는 그 답변을 결과 추론 시에 고려할 수 있음  설문조사가 반드시 위의 모델 설문과 동일한 문항으로 이루어질 필요는 없으나, 전체적인 큰 틀은 유지되어야 함 - 즉, 3단계 테스트의 1단계로 조사 대상자가 지정상품과 관련하여 계쟁상표의 존재를 인지 하고 있는지 여부를 확인하고, - 2단계로 조사 대상자가 그 계정상표를 특정 기업의 상품의 출처표시로 인식하고 있는지 여부를 확인한 다음, - 마지막 3단계로, 만약 조사 대상자가 그 계쟁상표를 특정 기업의 상품의 출처표시로 인식 하고 있다면 그 정확한 출처까지 알고 있는지 확인하는 과정이 포함되어야만 함  조사 대상자의 선정 과정에서 이루어지는 표본의 추출은 모집단 전체의 성향을 반영할 수 있도록 이루어져야 함 - 그래야만 설문조사 결과로부터 추론되는 전체 관련 모집단의 성향이 신뢰할 수 있는 것 이라 받아들여질 수 있기 때문임 나. 검토 ■ (설문조사의 활용분야) 독일에서는 설문조사 증거의 활용이 주로 상표등록의 유효성을 다투거나 사용에 의한 식별력 취득 여부가 문제되는 사건에서 이루어짐  상표권 침해소송에서 혼동가능성의 존부 등 그 외의 다른 입증사항을 설문조사 증거에 기초 하여 판단하는 사례는 상대적으로 매우 적음  이는 독일이 성문의 규정에 표현된 문구의 형식적 해석을 중요시하는 대륙법계의 대표적 국가라는 점과 독일이 상표 간 혼동가능성 문제를 전통적으로 법률문제로 취급하여 왔던 것과도 관계가 있는 것으로 보임 - 2019년 국제지식재산보호협회(AIPPI)가 각 지역그룹에 발송하여 회신을 요청하였던 수 요자 설문조사 관련 질의에 대한 독일 측의 답변(이하 ‘AIPPI 조사’라 함)*_{에 따르면, 독} 일에서는 설문조사 증거가 사실의 문제가 아닌 법률문제로 취급되기 때문에 혼동가능성 판단 시에 유일한 증거로 이를 활용할 수 없음 * 독일측의 답변은 다음의 문서를 참조할 수 있음.:https://aippi.org/wp-content/uploads/2019/06 /2019_DE_2019_Study_Question_Consumer_survey_evidence_2019-05-24.pdf

■ (증거능력이 인정되는 조사방법) 상기 AIPPI 조사에 따르면, 독일에서 가장 널리 활용되며 실무상 증거 인정 가능성 역시 제일 높은 조사방법은 대면조사(face-to-face)임  전화 설문조사 결과는 증거로 인증될 수는 있으나, ① 독일의 경우 지역적으로 여러 가지 방언이 널리 사용되기 때문에 오로지 음성에 의한 의미 전달에 문제가 생길 가능성과, ② 제품이나 표장이 시각적 수단으로 제시될 필요가 있을 때에는 애초에 전화 설문조사를 활 용할 수가 없어 전화 설문조사는 그다지 널리 활용되지 못하고 있음  반면 인터넷 팝업이나 이메일 등을 통한 온라인 설문조사 또는 우편을 통한 설문조사 결 과는 독일 실무에서 증거능력을 인정받은 경우를 거의 찾아볼 수 없다고 알려짐 ■ (증거력이 있다고 인정되는 응답률) 독일에서는 영국에 비해 설문조사 증거가 상표 사건에서 상대적으로 널리 활용되어 왔기 때문에 실무상 일반적으로 어느 정도의 응답률을 나타내는 결과를 제출하였을 때에 그 증거력이 인정된다고 하는 경험적 기준선이 존재함  상표의 등록가능성 관련으로 사용에 의한 식별력 취득 여부가 문제되는 사안에서는 원칙 적으로 최소 50%의 긍정적 응답률이 요구됨 - 종래에는 심판 사건과 소송 사건에서 동일한 기준이 요구되었는데, 최근에는 논란의 여 지는 있지만 법원이 요구하는 기준이 조금씩 유연해지고 있다는 분석도 있음 - 그러나 어떠한 문자상표가 명백하게 일반명칭 또는 기술적 표장에 해당하는 경우에는 독일연방대법원이 이 보다 휠씬 인식률을 요구해 왔음  미등록상태로 사용 중인 상표가 2차적 의미를 취득하여 보호가치가 발생하였는지 여부가 쟁점인 때에는 관련 집단에서 20~25% 정도의 인식률만이 조사되더라도 충분한 것으로 받아들여질 가능성이 있음(Strobele, P./Hacker, F. Markengesetz, 9th ed.(2009), § 4, 39.

■ (조사대상의 크기) 앞서 언급한 AIPPI의 조사에 따르면. 독일에서는 실무상 특허청 및 법원에서 각기 요구하는 일정 수준의 표본의 크기에 대한 기준이 암묵적으로 존재함  독일 특허청에서 심사 또는 심판을 진행하는 경우에는 총 표본수가 1,000~2,000명인 집 단에 대하여 기본 설문조사를 수행하면 충분하며, 이러한 크기의 표본을 몇 개의 하위 그 룹으로 나누어 설문조사를 실시할 수도 있음 - 또한 전문가 대상 조사를 실시하는 경우 300명 정도를 대상으로 할 수 있고, 만약 결과가 분명하다면 조사비용 절감을 위하여 200명 정도를 대상으로 하여도 충분할 수 있음  법원에서 소송를 진행하는 경우에는 총 표본수가 1,000명인 집단 내에서 하위 그룹을 분할 하는 조사가 허용되며, 전문가를 대상으로 하는 조사는 위 독일 특허청에 대한 것과 동일함

 그 이유로 TRIPS협정의 유연성은 제약회사의 특허권을 빼앗아 기업의 수익감소 및 신제품 개발 의지를 저해한다고 주장  총회 투표 후 연설에서도 미국은 결의안이 코로나19 관련 제품의 연구, 개발, 분배의 가속화를 저해할 수 있어 의약품과 TRIPS에 대한 접근이 오히려 불균형적이고 불완 전하다고 피력  결의안 채택 전후로 바이러스 근원 조사에 반대해 왔던 중국에 대한 국제적 압력 증 가와 함께 특히 미국은 반복적으로 시의적절한 정보 수집 및 명확한 정보 공유에 실 패했다며 WHO를 거세게 비난

- 미국 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령은 WHO가 중국 중심적이며 펜데믹의 중국 발현에 대에 과소평가하는 중국의 입장과 함께 하고 있다고 비난

 급기야 트럼프 대통령은 WHO에 대한 미국의 자금지원을 영구히 끊겠다고 까지 선

언(’20.6.2.)

* 미국은 현재 WHO의 최대 기부국으로 전체 기금의 14.67%인 5억 3,110억 달러 이상을 지원 중

 한편, 중국의 시진핑(Xi Jinping) 국가주석은 UN에게 미국의 4배에 달하는 20억 달

러를 기부하겠다고 발표한 바 있으며(’20.5.18.), 아프리카에 병원 및 보건 인프라를 구축하겠다고 발표함

 이와 관련하여 의약품 관련 국제 비정부기구(NGO)인 Oxfam은 WHO 개혁도 필요하

지만 우선적으로 펜데믹에 대응하는 것이 급선무라는 반응

정리 및 시사점

정리 및 시사점

Ⅳ

■ 최근 우리나라에서도 상표분쟁에서 설문조사 결과가 증거자료로 제출되는 일이 증가하고 있고 상대방이 제출한 설문조사 결과에 대한 공정성, 적정성, 객관성 관련 다툼이 많아짐에 따라 특허심판원 및 상표심사기준상에 설문조사 가이드라인이 마련됨  동 가이드라인은 조사의 수행주체, 표본추출 및 질문형태 등 수요자 인지도 조사방법에 대 한 방향성을 제시함으로써 상표의 유효성 및 등록여부의 판단시 관련 증거로써 활용될 수 있는 기준을 마련하고 있음 ■ 한편, 독일의 경우에는 상표심사지침상에 인지도 조사의 모델설문은 제시하고 있음  이 모델설문의 형식과 내용은 사회과학분야에서 널리 활용되고 있는 과학적 조사방법의 요건을 모두 갖추고 있다고 평가될 수 있음  독일 모델설문은 먼저 응답자가 관련 상품의 현실적ㆍ잠재적 소비자 집단에 속하는 자인지를 확인하는 필터 문항을 제시한 후, 그 다음으로 크게 ① 인지도, ② 인식도, ③ 주체할당도 (특정 상표권자를 지목)를 확인하기 위한 논리적 배열 순서로 문항을 제시하고 있음  또한 그 문항의 답지가 모두 2개에서 4개 사이의 보기 중에 선택적 답안을 제시하도록 하는 이분화응답 또는 명목응답의 형식을 취하고 있는데, 이는 사회과학 조사방법론에서 일반적으로 요구하고 있는 응답서식의 작성 유형에 해당함  모델설문의 문항은 누구든지 이해할 수 있는 쉽고 명료한 긍정문 형식을 취하고 있고, 총 5개에 불과한 짧은 수의 문항으로 이루어져 있어서 설문은 가능한 짧게 만들고 필요한 만 큼으로 제한해야 한다는 사회과학적 조사방법을 잘 준수하고 있음 ■ 이에 비하여, 영미법계 국가인 영국과 미국의 경우는 증거조사 방법으로서의 소비자 설문조사를 채택할 것인지, 만약 채택한다면 그 결과에 대하여 어느 정도의 증거능력을 인정할 것인지는 전적으로 법관의 재량에 달려 있음  특히 영국에서는 굳이 시간과 비용이 많이 드는 소비자 설문조사를 실시하지 않더라도 법관이 평균적 소비자의 입장에서 상표의 식별력이나 인지도를 판단하는 데에 아무런 지장이 없다는 이유로 사실상 소비자 설문조사를 독립적 가치 있는 증거로 활용하지 않고 있는 모습까지 보임  이는 법원 내부적으로는 증거의 채부 및 가치판단에 대한 법관의 완전한 자율성이 보장 되고, 외부적 환경에 있어서는 법원 판결에 대한 깊은 신뢰가 뒷받침되어야 가능한 접

근방법이라 할 것임 ■ 설문조사의 증거는 판사 또는 심판관에게 어떠한 심증을 형성하게끔 하는 목적으로 단독 제시될 수는 없고 다른 증거와 함께 제시되어 다른 증거를 보충함으로써 판사 또는 심판관의 심증을 강화하고 검증하는 역할로써 활용되어야 함  이때 설문조사 결과를 참고하고 판단하는 법관 및 심판관, 심사관은 설문조사 방법 및 과 정에 개입되어 있는 오류 또는 편향적 심증을 줄 수 있는 내용들을 가려내어 일관되고 정확한 기준에 의해 판단되어야 함  이를 위해서는 무엇보다 심사관 및 심판관, 법관의 경험과 직관도 중요하지만 통계학 및 논리학 등 필수 인접학문에 대한 보수교육도 제공되어야 할 것임 ■ 상표의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있어 향후 우리나라에서도 상표소송에서 수요자 설문조사 결과를 증거로 활용하는 사례가 더욱 증가할 것으로 예상됨  이러한 점을 감안할 때, 관련 심결 및 판결의 축적에 따라 상표수요자의 인지도 인정 및 조사방법에 관한 일관되고 명확한 기준이 정립될 필요가 있음  향후 관련 판례 및 심결례가 상당한 양으로 축적된 후에는 정보통신기술의 발전과 미디어 의 다양화 등, 상표 이용의 환경 변화에 따라 독일과 같이 상표심사기준에 인지도 조사에 관한 모델설문을 두는 것이 바람직 할지 또는 현재와 같은 방식으로 인지도 조사방법의 방향성을 계속 구체화해 나갈지를 점검해 볼 필요가 있을 것임  이를 위해서는 관련 심결 및 판결이 어느 정도 축적되어 있을 때에 일정한 간격을 두고 판례의 태도와 심결의 태도를 조사하고 분석하는 과정이 필요할 것이며, 이를 통해 상표 및 소비자를 적절히 보호할 수 있는 방안을 지속적으로 마련해 나가야 할 것임

참고문헌

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G, Kip Edwards, Lanham Act Surveys After Danbert: Lesson Learned So Far, 677 PLI/Pat 421, 424(2001).

Profile

이명희 선임연구원 학력 ∙ 이화여자대학교 법과대학 석ㆍ박사 주요 연구 ∙ 국제 지재권분쟁 예방컨설팅 지원사업 대응과제 컨설팅 방법론 연구(2019) ∙ 강제실시에서 특허권자 보상에 관한 연구 : 제약특허를 중심으로(2018) ∙ 기술 및 환경변화에 따른 지식재산 제도 개선 방안-4차 산업혁명을 중심으로(2017) ∙ 상표권의 공유에 관한 연구(2017) ∙ 지식재산 보호와 분쟁 대응 : 2016년도 우리기업의 국내외 영업비밀 피침해 실태조사, 특허청(2016) ∙ 제2차 국가지식재산 기본계획, 국가지식재산위원회(2016) 외 주요 논문 ∙ 상표의 사용에 의한 식별력 취득 인정기준-판결 및 심결 사례를 중심으로, Issue Paper(2019.12) ∙ 영국 유럽연합 탈퇴 협정안의 내용 및 시사점-지식재산 조항을 중심으로, 심층분석 보고서(2018) ∙ 특허 라이선스의 쟁점 및 시사점, 심층분석보고서(2017) ∙ 전문의약품의 상표ㆍ디자인 관련 쟁점 분석, 한국지식재산연구원, Issue Paper (2016.12) 외

2020년 12월 28일 발행 발 행 처 주 소 전 화 홈 페 이 지 디 자 인 한국지식재산연구원 (06133) 서울 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 9층 한국지식재산연구원 02-2189-2600 www.kiip.re.kr ㈜케이에스센세이션 02-761-0031