○ 다음에서는 농업분야의 지적재산권의 발생, 변경, 소멸 및 효력범위에 관하여 특허법원 및 대법원에 제기된 외국과의 분쟁사례를 중심으로 검토한다. 본 연구의 검토대상이 된 분쟁 사례는 식물특허분쟁 1건과 상표분쟁 7건이다. 상표분쟁의 대상이 된 상품은 농산품 (1건), 화훼류 (2건), 유아용 농산물 이유식 (1건), 농업용 제초제 (1건), 농약 (1건), 농기계 (1건) 이다.
2.1. 식물특허: 플로리다분다 장미식물 No.30831
가. 사실관계
○ 베 코르데스 죄엔 로젠슐렌 게엠바하 운트 컴파니 카게 (원고, 독일)가 특허법원에 특허심 판원이 2001년 7월 31일 내린 심결32의 취소를 청구하는 소송을 제기한 사건이다. 원고는
28 구체적으로 보정이 명세서 또는 도면의 요지변경에 해당함을 이유로 하는 심사관의 보정각하결정에 대한 심판의 심결에 대한 취소소송; 심사관의 거절결정, 최소결정 심판의 심결에 대한 취소소송; 위 각 심판의 심판청구 각하의 심결에 대한 취소소송;
위 각 심판의 심판청구서 각하결정에 대한 취소소송; 거절결정에 대한 심판에서의 심판관의 보정각하결정에 대한 취소소송;
정정심판의 심결에 대한 취소소송이 있다.
29 구체적으로 특허 실용신안 디자인 상표에 관한 무효심판, 존속기간연장등록 무효심판, 권리범위확인심판, 정정무효심판, 통상 실시권허여심판의 심결취소소송과 상표에 관한 등록취소심판의 심결취소소송; 위 각 심판의 심판청구 각하의 심결에 대한 취 소소송; 위 각 심판의 심판청구서 각하결정에 대한 취소소송이 있다.
30 종자산업법 제105조에 따라 품종보호심판위원회의 심판 (보정각하결정에 대한 심판, 거절결정에 대한 심판, 품종보호의 무효 심판)의 심결취소소송; 품종보호출원서․심판청구서 또는 재심청구서의 보정각하결정에 대한 취소소송이 있다.
31 특허법원 1002.10.10선고, 2001허 4722, 거절사정 (특).
1997년 9월 19일 명칭을 ‘플로리다분다 장미식물 No. 308’로 하는 발명에 관하여 특허출원 (출원번호 1997년 제47782호)을 하였다. 이 사건의 출원발명은 1996년 제10195호로 출원된 바 있는 황색 플로리분다 장미식물 No.966을 재배하는 과정에서 발견된 변종식물인 새로 운 온실용 플로리분다 클래스의 장미식물 변종에 관한 것이다. 피고는 이 사건의 출원발명 명세서가 해당 기술 분야의 통상지식을 가진 자 (이하 ‘당 업자’라 함)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니하여 특허법 제42조 제3항 및 제4항에 위반되며, 반복 재현성을 결여하고 있어 특허법 제29조 제1항에 위반되고, 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 내용으로부터 당 업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 위반되어 특허를 받을 수 없다는 이유로 2000년 3월 31일 동 사건의 출원발명에 대하여 거 절사정을 하였다.
○ 이에 원고는 위 거절사정의 취소를 구하는 심판을 특허심판원에 청구하였고, 특허심판원은 위 사건을 심리하여 동 출원발명이 반복재현성이 없는 미완성 발명에 해당되어 특허법 제19 조 1항 본문에 의거하여 특허될 수 없으며, 그 명세서도 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니한 것이므로 특허법 제42조 제3항의 규정에 위배되어 특허될 수 없다는 이유로 2001년 7월 31일 원고의 동 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
나. 특허법원의 판결요지
○ 특허법원에 따르면, 특허법 제31조가 규정하는 변종식물의 발명도 반복재현성을 가져야만 발명이 완성된 것이고 그러기 위해서는 첫째 단계로 출원발명의 특징을 가진 돌연변이가 일어나 변종식물을 얻을 수 있어야 하고, 그 다음 단계로서 그 변종을 자손 대까지 수립 및 전달하는 과정에서 모두 반복재현성이 요구된다고 하였다. 따라서 먼저 첫째 단계로 당업 자가 육종소재를 사용하여 교배하는 교배친들의 개체 수, 교배과정, 교배에 의하여 얻어진 자손의 개체 수, 반복된 세대수, 재배조건, 변이개체를 선발하는 기준과 둘째 단계로 육종 과정 (무성생식)을 반복하면 동일한 변종식물을 재현시킬 방법이 제시되어야 한다. 그런데, 장미의 변종식물인 출원발명은 반복재현성이 없으므로 출원 당시에 완성된 발명이 아니어 서 특허법 제19조 제1항 본문의 규정에 위배될 뿐 아니라 그 명세서는 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재되어 있지 아니하여 특허법 제42조 제3항에 위배되므로 특허를 받을 수 없다.
32 특허심판원, 2001.7.31선고, 2000원1335호, 거절사정 (특).
2.2. 상표
가. 농산품 상표: sk Sunkist33
1) 사실관계
○ 선키스트 그로우어그 인코포레이티드 (원고, 미국)는 지정상품 제31류34에 대하여 특허청에 상표등록출원 (출원상표: 에스케이 선키스트 sk Sunkist)을 하였으나 특허청은 2001년 11월 20일 이 사건의 출원상표는 선 등록된 인용상표 (SK유통)와 유사하다는 이유로 상표법 제7 조 제1항 제7호의 규정에 의하여 거절결정을 하였다.
○ 이에 원고가 위 거절결정을 취소하는 심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이 심판청구사건 을 심리하여 동 사건의 출원상표와 인용상표는 그 호칭이 유사한 표장으로 동종 상품에 사 용된다면 일반 수요자 또는 거래자로 하여금 상품 출처의 오인 혼동을 불러일으킬 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 의해 동 사건의 출원상표의 등록을 거절한 결 정을 정당하다고 판단하여, 2002년 5월 31일 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.
○ 이에 대하여 원고는 2002년 7월 3일 특허법원에 특허심판원의 동 심결을 취소하는 소송을 제기하였다. 특허법원은 이 사건 출원상표와 인용상표는 그 외관, 호칭 및 관념이 유사하지 아니하여 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하면 동일,ㅤ유사 지정상품에 사용하더라도 상품 출처에 관하여 오인ㅤ혼동을 일으킬 염려가 없으므로 서로 유사하지 않다는 이유로 특허심 판원의 심결은 위법하다고 결정하여 이를 취소하는 판결을 내렸다. 이에 대해 특허청장은 2003년 1월 2일 대법원에 특허법원의 동 판결에 대하여 상고를 하였으나 대법원은 2005년 1월 28일 동 상고를 기각하였다.35 다음은 특허법원의 판결요지를 중심으로 검토한다.
2) 특허법원의 판결요지
○ 특허1법원은 (i) 식별력이 없는 부분이 포함된 상표의 유사 여부, (ii) 동 사건의 출원상표 중 “sk” 및 인용상표 중 “SK”만을 분리하여 양 상표의 유사여부를 대비 판단할 수 있는 지 여부, (iii) 동 사건의 출원상표 중 “Sunkist”가 식별력이 없는 지 여부, (iv) 출원상표와 인용 상표 대비에 대하여 심리하였다.
33 특허법원 2002.12.13선고, 2002허4286 거절결정(상).
34 당근, 감자, 양배추, 상치, 토마토, 고추, 자두, 체리, 만다린 오렌지, 오렌지, 레몬, 그레이프프루트, 탕헤르오렌지, 배, 사과, 감, 복숭아, 포도, 딸기, 멜론, 수박, 바나나, 살구, 파인애플.
35 대법원 2005.1.28선고, 2003후236 .
○ 특허법원에 따르면, (i) 식별력이 없는 부분이 포함된 상표의 유사 여부와 관련하여, 상표는 전체로서 관찰하여 그 외관, 호칭 및 관념을 비교 검토함으로써 판단하여야 함이 원칙이나, 상표의 구성부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없다. 따라서 일반 수요자나 거래자들이 대상상표를 그 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 않는다고 본다. 따라서 상표의 유사 여부를 판단함에 있어 서 이를 제외하여야 한다. 이는 일체 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 마찬가지이다. 그리고 상표의 구성부분 중 영문자 2자는 새로 운 관념이나 식별력을 가질 정도로 특별히 도형화되었다는 등의 사정이 없는 경우 간단하고 흔히 있는 표장으로서 식별력이 없으므로 다른 상표와의 유사 여부 판단에 있어 이 부분만 을 대비대상으로 삼을 수는 없다.
○ (ii) 이 사건 출원상표 중 “sk” 및 인용상표 중 “SK”만을 분리하여 양 상표의 유사여부를 대 비 판단 할 수 있는지 여부와 관련하여, 이 사건 출원상표는 영문자 “skSunkist”만으로 구성 된 상표이고, 인용상표는 영문자 “SK”를 도형화한 도형 과 문자 SK유통 이 결합하여 구성된 상표인데, 이 사건 출원상표 중 “sk”와 인용상표의 문자부분 중 “SK”는 모두 다른 문자 등과 결합되어 있기는 하지만 다른 부분과 일체 불가분적으로 결합된 것이라고 할 수 없으므로, 영문자 두자로서 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하므로 식별력이 없다. 따라서 이 사건 출 원상표 중 “sk” 및 인용상표 중 “SK”만을 분리하여 양 상표의 유사 여부를 대비 판단할 수는 없다.
○ (iii) 이 사건 출원상표 중 “Sunkist”가 식별력이 없는지 여부와 관련하여, 이 사건 출원상표 중 “Sunkist”는 원고의 상호의 약칭으로서 이 사건 심결과 같이 ‘햇볕에 잘 익은, 햇볕을 잘 받은’의 의미를 가졌다고 볼 아무런 증거가 없는 이상 특별한 의미가 없는 조어이므로 식별 력이 없는 표장이라고 할 수 없다.
○ (iv) 이 사건 출원상표와 인용상표의 대비를 통하여, 이 사건 출원상표와 인용상표는 도형의 유무, 구성문자의 종류 및 글자수 등에 있어서 현저하게 차이가 있어 그 외관이 상이하다.
호칭에 있어서는, 이 사건 출원상표는 그 전체에 의하여 에스케이 선(썬)키스트로 호칭되거 나 식별력 있는 요부인 “Sunkist”에 의하여 선(썬)키스트 로 호칭된다. 그리고 인용상표는 도 형부분과 문자부분이 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있 는 것도 아니어서 도형부분과 문자부분으로 분리되어 호칭될 수 있는데, 문자부분은 “에스
호칭에 있어서는, 이 사건 출원상표는 그 전체에 의하여 에스케이 선(썬)키스트로 호칭되거 나 식별력 있는 요부인 “Sunkist”에 의하여 선(썬)키스트 로 호칭된다. 그리고 인용상표는 도 형부분과 문자부분이 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있 는 것도 아니어서 도형부분과 문자부분으로 분리되어 호칭될 수 있는데, 문자부분은 “에스