「IP 주요 국가의 특허성(Patentability)과 특허대상적격
판단기준에 대한 비교법적 연구」
2021. 1.
제
출
문
법원행정처장 귀하
본 보고서를 “IP 주요 국가의 특허성(Patentability)과 특허대상
적격 판단기준에 대한 비교법적 연구” 최종보고서로 제출합니다.
2021년 1월 16일
○ 주관연구기관명 : 한남대학교 산학협력단
○ 연 구 기 간
: 2020.9.17.~2021.1.16.
○ 주관연구책임자 : 김 관 식
○ 참여 연구원
: 방 주 완
<목차>
제 1 장 연구의 개요 ··· 1 제 1 절 배경 및 목적 ··· 1 제 2 절 연구내용 및 범위 ··· 1 제 3 절 연구방법론 ··· 1 제 2 장 IP 주요국에서 특허성·특허대상적격 관련 사례연구 ··· 2 제 1 절 서론 ··· 2 제 2 절 IP 주요국의 법령 및 사례 ··· 3 1. 한국 ··· 3 가. 법령 ··· 3 1) 특허법 ··· 3 2) 특징 ··· 3 나. 판례 ··· 4 다. 심사기준 ··· 5 2. 일본 ··· 5 가. 법령 ··· 5 나. 판례 ··· 5 1) 동경고재 1994. 3. 22. 선고 平成２(行ケ)243 号 (제초제성 이미다졸, 피라졸, 티아졸 및 이소티아졸 유도체 사건) : 유용성이 확인되지 않는 미완성발명 ··· 5 2) 동경고재 2003. 1. 29. 선고 平成 13(行ケ)219 号 (피라졸 유도체 사건) : 유용성이 확인되지 않는 미완성발명 ··· 6 3) 동경고재 2004. 12. 21. 선고 平成 16 年(行ケ) 第 188 号 (연립방정식 해법) : 성립성의 부정 ··· 7 4) 지재고재 2007. 10. 31. 선고 平成 19 年(行ケ) 第 10056 号 (절취선 부착 약봉투) : 인위적 결정이 포함되었으나 전체적으로 자연법칙 이용하여 성립성 긍정 ··· 9 5) 지재고재 2008. 6. 12. 선고 平成 20 年(行ケ) 第 10001 号 (음소색인 다요소 행렬구조의 영어와 타언어 대역사전) : 성립성의 긍정 ··· 12 다. 심사기준 ··· 15 3. 미국 ··· 17가. 법령 ··· 17
나. 판례 ··· 17
1) O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62 (1854): 광범위한 청구항에 대한 불특허 ··· 17
2) Mayo Collaborative Services v. Prometheus Lab., 132 S.Ct. 1289 (2012): 자연법칙의 예외 ··· 18 3) ChargePoint v. SemaConnect, 920 F.3d 759 (2019. 3.): 네트워크를 이용한 충전방법은 독점될 수 없는 ‘building block’으로 추상적 사상에 해당 ··· 21 다. 심사기준 ··· 23 4. 유럽 ··· 29 가. 법령 ··· 29 1) EPC 제 52 조, 제 53 조 ··· 29 2) 의의 ··· 31 나. 심결례 ··· 32
1) EPO Decision of Technical Board of Appeal, T 1358/09-3.5.07 (2014.11.21.) ··· 32
2) EPO Decision of Technical Board of Appeal, T 1063/18-3.3.04 (2018. 12. 5.): 식물특허의 허용 여부(품종이 아닌 동식물 특허의 허용) ··· 35
3) EPO Opinion of EBA G3/19 (2020. 5. 14.): 생물학적 방법에 의한 동식물은 특허대상에서 제외됨 ··· 41 다. 심사기준 ··· 43 5. 중국 ··· 58 가. 법령 ··· 58 1) 중국 특허법( 中华人民共和国专利法, 2008.12.27. 개정 공포; 2008.10.1.시행) ··· 58 2) 의의 ··· 59 나. 판례 ··· 60 1) 最高人民法院(2015)知行字第 44 号行政裁定书 (2015 年 11 月 23 日): 수학적 알고리즘은 특허권 불수여 대상 ··· 60 2) 最高人民法院(2016)最高法行申 1000 号行政裁定书(2016 年 6 月 17 日): 인위적 결정에 의한 게임서버 시스템은 ‘기술적 방안’이 아님 ··· 61 3) 最高人民法院(2017)最高法行申 5980 号行政裁定书(2017 年 11 月 9 日): 특정한 주행 규칙에 의한 도로교차로 및 고속도로는 인위적 규칙으로 ‘기술적 방안’ 부정 ··· 63 다. 심사기준 (2019.12.31. 개정 2020.2.1. 실시버전) ··· 64 제 3 절 소결: IP 주요국의 사례에 따른 시사점 ··· 72 1. 주요국의 비교 ··· 72 2. 성립성 판단의 근본적 기준 ··· 74 3. 성립성의 판단 준거로서 발명의 정의 규정의 존재 의의 ··· 76
제 3 장 생명과학발명 관련 각국의 특허성 판단 ··· 77 제 1 절 유전자의 특허성 ··· 77 1. 서론 ··· 77 2. 주요국에서의 비교 ··· 79 가. 한국 ··· 79 1) 판례 ··· 79 2) 심사지침서 ··· 83 3) 소결: 유용성에 기초한 성립성 판단에 대한 비판 ··· 85 나. 일본 ··· 85 1) 판례 ··· 85 2) 일본 특허청 심사기준: “특허실용신안 심사기준 부속서 B”, 제 2 장 생물관련 발명, 15 면. ·· 91 다. 미국 ··· 93 1) 초기의 사례 ··· 93
2) AMP v. Myriad, 569 U.S. 576 (2013): 유전자 발명의 특허대상 적격성 판단 기준 ··· 94
3) Ariosa v. Sequenom, 788 F.3d 1371 (2015): cffDNA 검출방법(자연현상에 해당) ··· 98
라. 유럽 ··· 101
1) 법령 ··· 101
2) 판례: 영국 대법원 Human Genome Sciences v. Eli Lilly [2011] UKSC 51: ‘기능’이 확인되지 않은 유전자 발명(산업상 이용 가능성 부정) ··· 102 마. 중국: “중국 심사지침서” ··· 103 3. 소결: 유전자 관련 발명의 특허 적격성 인정 여부에 관한 바람직한 판단 기준 ··· 105 제 2 절 진단 방법, 치료 방법(유전자 치료 방법 포함) 발명의 특허성 ··· 106 1. 서론 ··· 106 2. 주요국 비교 ··· 106 가. 한국 ··· 106 1) 개요 ··· 106 2) 판례 ··· 107 3) 소결: 산업상 이용 가능성 여부 판단 기준 ··· 113 나. 일본 ··· 115 1) 개요 ··· 115 2) 판례: 동경고재 2002. 4. 11. 선고 平成 12 年(行ケ)第 65 号: 외과수술 방법(의료 행위 발명은 산업상 이용 가능성이 부정됨) ··· 118 다. 미국 ··· 123
1) 개요 ··· 123 2) 의료 행위와 특허대상 적격성 ··· 124 3) 의료인에 대한 면책 규정 ··· 145 4) 면책이 되는 의료 행위의 범위( §287(c)(1)-(2) ) ··· 153 5) 의료 행위가 아닌 행위( §287(c)(2)(A)(iii) ): 생명공학기술 특허의 실시 ··· 159 6) 면책이 되지 않는 의료 행위( §287(c)(3) ): 물건의 상업적 개발·판매와 직접적 관련 ··· 165 7) 의료인의 직접침해에 대한 간접침해(기여침해, 유도침해) ··· 169 라. 유럽 ··· 172 1) 개요 ··· 172 2) 판례 ··· 175 마. 중국 ··· 181 1) 개요 ··· 181 2) 판례: 北京知识产权法院(2017)京 73 行初 3261 号行政判决书(2018 年 8 月 28 日): 컴퓨터 프로그램에 의한 질병진단 장치의 특허대상 여부(특허 적격성 인정) ··· 181 3. 소결: IP 주요국에서의 판단기준에 따른 시사점 ··· 183 1) 의료업과 산업 ··· 184 2) 기타의 관점 ··· 185 3) 구체적 대안 ··· 187 4) 기타 의료 행위 관련 발명에 대한 논의 ··· 187 제 4 장 소프트웨어발명 관련 각국의 특허성 판단 ··· 189 제 1 절 컴퓨터 프로그램 발명 ··· 189 1. 주요국 비교 ··· 189 가. 한국 ··· 189 1) 법령 ··· 189 2) 판례 ··· 191 3) 심사기준 ··· 194 나. 일본 ··· 194 1) 법령 ··· 194 2) 판례 ··· 196 3) 심사기준 ··· 201 다. 미국 ··· 203 1) 법령 ··· 203
2) 판례 ··· 203 라. 유럽 ··· 206 1) 법령 ··· 206 2) 판례 ··· 210 3) 심사기준 ··· 215 마. 중국 ··· 225 1) 법령 ··· 225 2) 심사기준 ··· 226 2. 소결: IP 주요국의 사례에 의한 시사점 ··· 228 1) 주요국 요약 ··· 228 2) ‘컴퓨터 프로그램’ 청구항 인정의 필요성 ··· 229 제 2 절 영업방법 관련 발명 ··· 231 1. 주요국 비교 ··· 231 가. 한국 ··· 231 1) 법령 ··· 231 2) 판례 ··· 231 3) 의의와 비판 ··· 233 나. 일본 ··· 233 1) 법령 ··· 233 2) 판례 ··· 234 다. 미국 ··· 241 1) 법령 ··· 241 2) 판례 ··· 241 라. 유럽 ··· 254 1) 법령 ··· 254 2) 판례: [2020] EWHC 1706 (Pat): 비접촉식 결제카드의 선택 방법 ··· 255 3) 심사지침서 ··· 258 마. 중국 ··· 259 1) 법령 ··· 259 2) 의의 ··· 260 3) 판례: 最高人民法院（2014)知行字第 73 号行政裁定书（2014 年 12 月 1 日）: 인위적 지불 규칙에 대한 ‘기술적 방안’의 부정 ··· 260 2. 소결: IP 주요국 요약 및 시사점 ··· 262
제 3 절 인공지능(AI) 관련 발명 ··· 263 1. 개요: 인공지능과 기계학습 ··· 263 2. 인공지능 관련 발명의 성립성 ··· 264 가. 인공지능 관련 발명의 분류 ··· 264 나. AI 관련 발명의 성립성(특허대상 적격성) 일반 ··· 264 3. 인공지능에 의하여 ‘생성된 발명’의 성립성 ··· 265 가. AI 의 생생물 ··· 266 나. AI 에 의한 발명의 예: 인공지능 DABUS 에 “의한” 발명 ··· 266 1) 인공지능 DABUS 의 개요 ··· 266 2) DABUS 에 “의한” 발명의 내용 ··· 266 3) DABUS 발명의 성립성 ··· 267 4. 소결 ··· 268 제 5 장 결론 ··· 269 1. 발명의 성립성 ··· 269 2. 생명과학발명 관련 각국의 발명의 성립성(특허대상 적격성) 판단 ··· 272 가. 유전자 관련 발명 ··· 272 나. 의료 행위 관련 발명 ··· 273 3. 소프트웨어 관련 발명 ··· 274 가. 컴퓨터 프로그램 관련 발명 ··· 274 나. 영업방법 관련 발명 ··· 275 다. AI 관련 발명 ··· 276
[참고문헌] ··· 278
요약문
특허권의 부여는 ‘발명’을 그 대상으로 하고 있으므로 특허권 허여의 대상이 되는 발명인지 여부 를 결정하는 것은 특허법 분야에서 가장 기본적인 문제 중의 하나이다. 이러한 주제는 국제적으로 ‘발명의 성립성’, ‘발명 해당성’, ‘subject-matter patentability’, ‘patent eligibility’의 이름으로 불 리고 있다. 근래 생명과학, 정보통신 기술의 급격한 발전으로 유전자와 이를 이용한 치료방법 등 생명과학 관련 발명과, 컴퓨터 프로그램, 인터넷을 통한 영업방법, 최근에는 인공지능(Artificial Intelligence) 기술의 대두 등 새로운 유형의 발명이 특허대상으로 등장하여, 기존의 발명의 성립 성 등 판단기준으로는 명확하게 포섭되지 아니하고 있어, 이러한 기준을 명확하게 설정할 필요가 있다. 이를 위하여 IP 주요국에서의 법령, 판례, 심사실무 등의 비교법적 연구를 통하여, 발명의 개념, 특허대상을 정하는 ‘발명의 성립성’(발명 해당성) 및 그 대응 개념(subject-matter patentability, patent eligibility)에 대한 비교법적 연구를 통하여, 상기 유형의 발명을 중심으로 특허대상 여부 판단 기준에 관한 법리, 논거, 구체적 판단방법 및 개선방안 등을 도출하여 제시할 필요가 있다.
본 보고서에서는 IP 주요국에서의 특허대상 판단 및 적용과 관련하여, 특허대상으로서 발명의 성 립성(한국, 일본)과 미국, 유럽의 특허 적격성(subject-matter patentability, patent eligibility) 개념, 적용 및 그 의의에 대하여 비교법적으로 연구를 수행하였다. 발명의 성립성 문제가 대두되 고 있는 주요 분야중의 하나인, 생명과학(공학) 분야 기술의 발명과 관련하여, 유전자(전장 DNA, isolated DNA, complementary DNA, recombinant DNA 등) 및 진단·치료행위에 대한 국제적인 특허대상 여부의 판단의 현황, 기준 및 그 의의에 대한 비교법적 논의를 통하여, 바람직한 기준 및 가능한 대안을 연구·검토하였다. 소프트웨어 분야 기술의 발명과 관련하여, ‘컴퓨터 프로그램 발명’, ‘영업방법 발명’의 특허대상 여부 판단의 현황, 기준 및 그 의의에 대한 비교법적 논의를 통하여 이를 연구·검토하였다. 또한 최근 많은 논의의 대상이 되고 있는 인공지능(Artificial Intelligence) 관련 발명 중 특히 ‘인공지능에 의하여 생성된 발명’의 성립성 판단 기준 등에 대하 여 그 현황 및 바람직한 기준 등을 연구·검토하였다. 1. 발명의 성립성 우리나라와 일본의 경우, 특허대상으로서의 발명의 정의 규정으로 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사 상의 창작으로서 고도할 것’이라는 취지의 규정을 두고 있어, 이러한 규정이 존재하지 않는 타 국 가에 비하여 특허 대상의 범위를 설정하는 문제에 있어 그 법적 근거는 상대적으로 명확하다고 볼 수 있다. 우리나라와 일본에서 발명인지의 여부 판단은 주로 자연법칙을 이용하였는지의 여부 로 판단하고 있고, 자연법칙 자체, 자연법칙에 반하는 발명 등이 아니면 자연법칙의 이용은 비교 적 널리 인정되고 있는 것으로 볼 수 있다. 미국의 경우, 특허법 제101조에 특허의 대상은 ‘(제조)방법, 기계, 제조품, 조성물’ 및 이에 대한 신규하고 유용한 개량에 관한 발명으로 되어 있으나, 발명에 대한 별도의 명시적 정의 규정은 존 재하지 않으므로, 청구항 발명이 형식상 상기의 4개의 카테고리에 속하면 특허법 제101조의 규정 에 의해서는 특허대상에서 제외될 근거가 없다. 그럼에도 미국 법원의 판결에 의하여, 자연법칙, 자연현상, 수학적 알고리즘 등 추상적 사상(abstract idea) 등은 사법적(司法的) 특허의 예외로
확립되어 있는데, 이러한 사법적 예외를 두는 근본적인 이유는 특허권이 비록 독점권을 부여하는 것이나 독점권의 범위가 자연법칙, 자연현상, 수학적 알고리즘 등으로 과학기술의 발전을 위하여 공유의 영역에 두는 것이 오히려 특허법이 목적으로 하는 과학기술의 발전을 도모할 것이라는 생 각에 그 기초를 두고 있다. 그런데 이러한 예외는 특허법상의 명시적 규정이 아닌 사법적 판단에 기초한 것이고, 미국 대법원에서도 일련의 판결을 거쳐 특허대상 적격성의 판단 방법과 그 인정 범위에 적지 않은 변동이 있어 왔고, 현재도 미국 대법원에서의 상대적으로 엄격한 판단기준과 달 리 연방순회구항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit)에서는 특허대상 적격성의 판 단시 상대적으로 완화된 기준의 적용으로 이를 인정하는 것으로 보이는 판결도 공존하고 있어, 미 국에서 특허대상 적격성의 명확한 판단기준이 무엇인지 파악하기는 용이하지 않다. 특히 이른바 Mayo 사건을 통하여 추상적 사상에 해당한다 하더라도 추가된 구성에 의하여 ‘발명적 착 상’(inventive concept)이 인정되면 특허대상 적격성이 인정되도록 하는 길을 열어 두었지만, 대법 원에서조차 ‘발명적 착상’이 무엇인지 그 판단기준이 무엇인지 명확하게 밝히지 않고 있고, CAFC 에서도 특허대상 적격성 판단과 관련하여 대법원 판결 혹은 기존의 CAFC의 판결 상호간에 모순 이 되는 것으로 보이는 듯한 판결도 없지 않아, 관련 업계에서는 특허대상 적격성의 판단 기준이 무엇인지 혼란을 겪고 있는 것으로 보인다. 그 불명확성에도 불구하고 미국에서는 대체로, 제외국 에서 발명의 성립성이나 특허대상 적격성이 인정되는 사례에 대하여, 외국에서와 달리 그 특허대 상 적격성을 부정한 사례가 다수 발견되어 미국에서는 제외국에 비하여 특허대상 적격성 요건을 충족하기가 상대적으로 어려운 것으로 보인다. 유럽의 경우, 특허의 대상은 모든 기술분야에서의 발명으로 되어 있으나, 발명이 무엇인지 적극적 으로 정의는 하고 있지 않으며, 특허대상인 발명에 해당하지 않는 발견이나 과학 이론, 수학적 방 법, 정신적 작용, 게임 방법, 영업방법이나 컴퓨터 프로그램 ‘자체’ 등으로 소극적으로 정의하고 있을 뿐이어서, 청구항 발명이 법령상의 특허대상에서 제외되는 발명인지 여부가 쟁점이 되고, 이 러한 점에서 제외국과 차이가 있다. 한편 유럽특허청(EPO)에서는 기술적 특징의 파악을 선행기술 에 대한 기여부분으로 파악하는, 종전의 이른바 기여접근법을 명시적으로 폐기하면서 이러한 판단 은 진보성 판단에서 이루어져야 하는 것임을 명확하게 한 바 있다. 따라서 현재는 기술적 과제를 해결하는 기술적 특징의 유무에 따라 특허대상인 발명에서 제외되는지 여부를 판단하고 있어, 청 구항에 종래 기술에 비하여 기여하는 부분이 없더라도 그 기술적 특징이 인정받는 데에는 지장이 없다. 유럽특허청에서는 일반적으로 미국에 비해서 특허대상 적격성이 상대적으로 인정받기 쉬운 경향을 보이고 있다. 중국의 경우, 대체적으로 유럽의 경향을 따르고 있는 것으로 보인다. 중국 특허법상의 발명은 제 품, 방법, 또는 이를 개조하여 제출한 새로운 ‘기술방안’(技术方案)으로 적극적으로 정의 하고 있 어, 특허의 대상인지 여부의 판단시에는 결국 ‘기술방안’인지 여부가 쟁점이 된다. 또한 중국 특허 법 제25조에는 불특허 대상이 기재되어 있는데, 제외국에서 일반적으로 발명의 성립성(특허대상 적격성)이 문제로 되는, ①과학적 발견, ②지적활동의 법칙과 방법이 ‘불특허 대상’으로 명시되어 있고, 이는 유럽과 유사한 점이다. 또한 이러한 특허법 제25조의 불특허 대상으로 판단되는 경우 에는 특허법 제2조의 발명으로 되기 위한 ‘기술방안’에도 해당되지 않을 가능성이 높다. 기술방안 인지 여부의 판단은, 유럽에서 기술적 특징이나 효과를 중심으로 과제를 해결하기 위하여 기술적 수단을 사용하여 기술적 효과를 발휘하는지 여부를 판단하는 것과 유사한 방식으로 이루어진다. 컴퓨터 프로그램이나 영업방법 등과 같이 특허대상인지 여부가 쟁점이 되는 발명에 대하여 특허
대상인지의 여부를 판단함에 있어, 우리나라와 일본과 같이 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상으로 서의 발명에 해당되어야 한다’는 판단 기준을 적용하는 경우에는, 발명은 ‘자연법칙을 이용하여야’ 한다고 하여 자연법칙의 이용 여부 판단에 그 초점이 맞추어져 있다. 그런데 이러한 기준을 요구 하는 이유로서는 단순히 특허대상인 ‘발명’이 되기 위하여 필요한 것이라고 설명될 뿐으로 특허대 상이 되기 위하여 ‘자연법칙을 이용하여야’ 하는 것이 특허대상 여부의 판단기준이 되어야 하는 이유를, 발명에 부여되는 특허권의 성질과 직접적으로 관련하여 설명하고 있는 것은 찾아보기 쉽 지 않다. 자연법칙은 자연현상을 관찰하고 이에 대하여 과학적 방법(scientific method)을 적용하여 세운 가설이 다수의 실험결과와 일치되어 결국 일종의 ‘법칙’의 지위를 부여받은 것으로, 결국 자연법칙 이라는 것도 궁극적으로는 인간 창작의 결과물에 불과하다고 볼 수 있다는 점을 상기하면, ‘자연 법칙의 이용’을 발명으로 되기 위한 조건으로 요구하는 근본적인 이유는 더욱 파악하기 힘들다. 특허의 대상 여부를 판단하는 것이 궁극적으로 특허권이라는 독점 배타적인 권리의 속성과 독립 하여 설명될 수는 없을 것임에도, 특허대상 여부의 판단기준으로서 특허권의 대상인 ‘발명이 되기 위하여’ 자연법칙을 이용하여야 할 것을 요구하는 것은 단순히 형식논리적인 근거가 될 수는 있을 것이나, 자연법칙의 이용 여부가 특허대상 여부 판단기준이 되어야 하는 궁극적인 이유로 삼기에 는 충분하지 않다. 이러한 논리상의 한계점은 발명의 정의 규정에 대한 삭제 혹은 수정의 주장에 대한 일부 논거를 제공하고 있다고 생각된다. 자연 법칙이나 수학적 법칙에 준하는 추상적 사상에 대하여 이를 특허의 대상에서 제외하는 점에 서는 국제적으로 공통일 것이나 이를 구체적으로 구현하는 방식에 있어서는, 자연법칙을 이용하지 아니한 점에서 발명의 성립성을 부정하는 방식을 취하기도 하고(한국, 일본), 명시적으로 규정된 특허의 대상에는 포함되지만, 자연법칙 등과 더불어 불특허 대상에 포함되는 것으로 특허대상에서 제외시키는 방식(미국)을 취하기도 한다. 이러한 형식의 차이에도 불구하고 결국 자연법칙에 준하 는 발명은 특허의 대상이 될 수 없다는 점에서 공통이다. 다만 그 논리적 근거는 발명의 성립성을 부정하는 방식에서는 자연법칙의 이용성을 부정하는 명문의 근거를 찾을 수 있다는 점에서, 이러 한 방식은 단순히 불특허 대상에 포함된다는 점을 이유로 특허 적격성을 부정하는 방식에 비하여 그 논리적 근거가 좀더 명확하다고 평가할 수 있다. 특허법상 발명의 특허 적격성을 부정하는 기 준으로서 자연법칙의 이용성은, 발명의 정의 규정의 존재 의의에 대한 일부 부정적인 견해에도 불 구하고 미국의 이른바 Bilski 사건에 의하여 더욱더 그 존재의 의의가 명확하게 되었다고 생각된 다. 자연법칙과 같은 추상적 사상에 대하여 이를 특허의 대상에서 제외하는 이유에 대하여, 자연법칙 은 이미 자연에 존재하고 있던 것이어서 어느 누구도 이를 발명할 수 없다는 점을 들기도 하고, 이와 같은 것은 향후의 과학기술발전을 위한 빌딩블록(building block)으로서 사용되어야 하는 것 이므로 배타적인 권리를 부여한다면 타인의 후속발명에 장애가 될 것이라는 점을 그 이유로 들기 도 한다. 그런데 첫 번째의 논거와 같은 주장은 자연법칙의 본질에 대한 충분하지 아니한 이해에 서 비롯된 것으로 볼 수 있다. 자연법칙은 자연현상을 관찰하고 이에 대하여 과학적 방법 (scientific method)을 적용하여 세운 가설이 다수의 실험결과와 일치되어 일종의 ‘법칙’의 지위를 부여받는 것으로, 이러한 자연법칙도 결국 인간의 창조적 사고 및 실험의 결과물로 볼 수 있다. 이미 자연법칙으로 확립된 것이라 하더라도 이를 부정할 수 있는 자연현상이 반복적으로 관찰되 면 더 이상 법칙의 자리에 있지 아니하여 수정 혹은 폐기될 수 있는 것에 지나지 않으므로, 자연
법칙이라는 것도 결국 인간 창작의 결과물로 볼 수 있으므로, 상기의 주장은 이라는 점을 인식하 지 아니하고 ‘법칙’이라는 용어에 피상적으로 현혹된 결과가 아닌가 생각된다. 자연법칙은 이미 존 재하던 것을 ‘발견’한 것에 지나지 아니하여 자연법칙에 대한 ‘발명’이라는 것은 있을 수 없다는 점을 이유로, 자연법칙에 대한 특허 적격성을 부정하는 것은 타당하다고 보기 힘들다. 자연법칙에 준하는 발명에 대하여 특허 적격성을 부정하는 것은, 자연법칙과 같은 것은 잠재적으 로 사회에 큰 공헌을 하게 될 것이 명백함에도 이러한 발명에 대하여 독점하게 하는 것은 오히려 이러한 법칙을 활용하는 후속 발명을 제한하게 될 것이므로 과학과 기술의 기본적인 구성요소로 서 공중의 연구개발을 위한 일종의 빌딩블록으로서 이를 공중의 영역에 두기 위하여 특허의 대상 에는 일정한 제한을 가하여야 하고, 이러한 제한을 구현하기 위하여 특허의 대상은 어떠한 기술적 사상 그 자체가 아니라 사상의 응용을 대상으로 하여 특허의 대상을 일정하게 제한하여야 한다는 점에서 그 근본적인 이유를 찾아야 한다. 저작물의 경우 저작물이 표현하고자 하는 사상의 표현 방법이 극히 제한되어 있는 경우에 사상과 표현이 합체(merge)되므로, 이를 저작권으로 보호하는 경우 결과적으로 사상이 보호되는 결과가 초래될 것이므로, 이러한 경우에는 저작권의 보호를 받 을 수 없다는 이른바 ‘합체의 원칙’(merge doctrine)에서도 이와 같은 취지는 구현되어 있다. 특 허와 저작권은 그 보호대상을 일정한도에서 제한하고 있다는 점에서 그 일맥상통하는 점을 발견 할 수 있다. 자연법칙에 준하는 발명의 특허 적격성이 부정되어야 하는 것은, 구체적 응용에 대비 되는 개념으로서 추상적 사상은 특허 및 저작권 등의 지적재산권의 보호대상에서 제외 되어야 한 다는 점에서 그 궁극적인 근거를 찾아야 할 것으로 생각된다. 한편 컴퓨터 프로그램, 전자상거래 등의 신기술이 기존의 발명의 정의에서 요구하는 자연법칙을 이용하고 있어야 한다는 조건을 충족하기 쉽지 않아 특허대상에서 제외되는 것으로 해석되는 경 우가 있고, 이러한 점을 불합리한 결과로 보면서, 특허의 대상을 제한하고 있는 현행 발명의 정의 는 제외국의 사정에 비추어 보아도 발명의 정의 규정을 두고 있는 국가가 많지 않다는 점 등을 논거로, 발명의 정의 규정을 삭제하여야 한다는 주장도 제기된 바가 있다. 그런데 발명의 정의 규정은, 단순히 산업상 이용 가능성, 신규성, 진보성 등의 특허요건만으로는 무한히 확장될 수도 있는 특허 대상의 범위를 일정한 한도로 제한하는 역할을 하고 있다는 점, 오 히려 외국의 경우에는 특허의 대상을 적절하게 제한할 수 있는 특허법상의 발명의 정의 규정이 부재하여 불가피하게 판례 등을 통하여 특허대상을 일정하게 제한하고 있다는 점, 특허법에서 발 명의 개념은 가장 중요한 개념으로 우리나라 법 체계상 중요한 용어를 법률의 목적과 아울러 적 극적으로 정의하고 있는 점, 판례가 중요한 법원(法源)의 역할을 하고 있는 이른바 영미법 국가와 달리 대륙법 국가의 일원으로서 특허의 대상에 관한 실체법상의 논거가 있는 편이 더욱 바람직할 것이라는 점 등을 고려하면, 발명의 정의 규정은 존치하는 것이 바람직할 것으로 생각된다. 한편 발명의 정의 중, ‘고도성’ 부분은 삭제할 필요가 있으나, ‘자연법칙 이용’, ‘기술적 사상’의 부 분은 유지되어야 한다는 주장도 찾아 볼 수 있다. 기술적 사상의 창작으로서 고도성 부분이 객관 화된 것이 결국 진보성 판단으로 볼 수 있으므로, 현재 실무에서도 발명의 정의 규정의 충족여부 를 판단하기 위하여 활용된 사례를 찾아보기 힘든 ‘고도성’ 부분은, 실용신안권의 대상인 고안과의 구별을 위한 목적 이외에 그 존재 의의를 찾기는 힘들다. 그런데 실용신안권의 진보성 판단과 특 허권의 진보성 판단 기준이 적어도 명목상으로는 상이하고, 이는 결국 실용신안권의 대상인 고안 과 특허권의 대상인 발명이 가지는 고도성의 유무에서 기인하는 것으로 볼 수 있을 것이어서, 실 용신안권 제도가 존속하는 한은 발명의 정의 규정에서 굳이 고도성을 삭제할 실익은 크지 않을
것으로 생각된다. 2. 생명과학발명 관련 각국의 발명의 성립성(특허대상 적격성) 판단 가. 유전자 관련 발명 생명체의 본질적인 특징 중의 하나인 유전현상을 가능하게 하는 유전자, DNA 등에 대하여 이를 특허의 대상으로 인정할 지 여부에 대해서는 오랫동안 논의의 대상이 되어 왔고 다양한 견해가 있다. 유전자에 대하여 특허를 부여할 수 없다는 견해의 논거로는, 유전자는 자연에 이미 존재하는 것 (자연물)이므로 발명에 해당하지 않아 특허의 대상이 될 수 없다는 점, 유전자 정보에 대한 독점 은 특허법이 목적으로 하는 과학기술의 발전을 오히려 저해할 것이므로 이에 대해서는 특허를 부 여할 수 없다는 점을 대표적으로 들 수 있다. 반면에, 유전자 관련 발명에 대하여 다른 발명과 달리 특허를 부여하여야 한다는 견해의 논거로 는, 신체 등에 자연적으로 존재하는 유전자 자체가 아니므로 인공물에 해당하여 특허대상이 될 수 있다는 점, 현재 생명공학의 비약적인 발전으로 인공적으로 유전자를 조작 가능하게 되었고 이러 한 생명공학 발전을 촉진하기 위해서라도 유전자 관련 발명에 대하여 특허를 부여하는 것이 바람 직하다는 점 등을 들 수 있다. 그런데 예를 들어 자연계에 118개 남짓 존재하는 것으로 알려진 것으로 모든 물질과 생명체를 구 성하는 원소(元素) 물질에 대하여, 이를 인간이 천연물질로부터 분리하였다는 점만을 근거로 특허 대상으로 인정한다면, 이는 오히려 특허법에서 목적으로 하는 과학기술의 발전이라는 목적을 해하 는 결과가 될 수도 있다는 점에서 일정한 한계가 있어 보이므로, 유전자 관련 발명이 특허대상이 되어야 하는지에 관한 궁극적인 판단기준은 결국 자연법칙에 준하는 정도로 모든 과학기술분야에 속하는 자에 의하여 활용되어야 하는 것인지, 만일 이러한 발명이 특허된다면 과학기술의 발전을 저해할 정도로 정보에 대한 독점이 초래되는 것이 아닌지의 판단을 아울러서 종합적으로 판단하 는 것이 타당하다고 생각된다.
이런 점에서 유전자는 전장유전자, iDNA, cDNA, 재조합 DNA 등이 서로 다른 기술적 특징을 가 지므로 그 특허대상 여부의 판단시에도 이를 구분하여 논할 필요가 있다. 전장유전자는 자연계에 존재하는 유전자 자체이므로 성립성을 부정하는 것이 타당하고 이에 대해서는 별다른 이견이 없 어 보인다. 미국 대법원의 판례에서는 iDNA와 cDNA의 성립성을 구분하여 달리 판단하고 있으나, 둘 다 자연계에 존재하는 DNA와 동일한 코드에 해당한다는 점, 특정 염기서열은 생명체 내에서 특정한 기능을 가질 수밖에 없고 특정한 기능을 하는 염기 서열의 종류는 그 수가 제한된다는 점 을 상기하면, 특정기능을 하는 염기서열은 일종의 자연법칙 혹은 자연현상에 준하는 것으로 볼 수 있을 것이다. 따라서 자연법칙에 준하는 발명에는 특허를 부여하지 아니하는 특허법상의 근본적인 취지를 고려하면, iDNA 뿐만 아니라 cDNA도 그 발명의 성립성을 부정하는 것이 타당할 것이다. 오스트레일리아에서 미국의 이른바 AMP v. Myriad 사건과 동일한 사안으로 BRCA 유전자의 특 허 적격성이 문제가 된 오스트레일리아 대법원의 사건에서, iDNA와 cDNA가 모두 이를 추출한 사람이 갖는 ‘자연적인 유전자’와 동일한 유전정보를 가지고 있다는 점을 이유로 특허대상이 되지 않는다고 판단한 점은 주목할 만하다.
이러한 점에서, 혈관 내에 존재하는 ‘cffDNA(cell-free fetal DNA) 자체’를 청구하는 것에 다름 아닌 ‘cffDNA의 검출 방법’ 및 검출된 ‘cffDNA를 이용한 진단 방법’에 대하여 그 성립성을 부정 한 CAFC의 태도는 타당하다고 생각된다. 다만, 재조합 DNA와 같이, 자연계에 존재하지 않고 인
위적으로 생산한 DNA는 성립성을 인정하는 것이 타당할 것이다. 나. 의료 행위 관련 발명 전 세계적으로 의료 행위에 대하여 특허권의 행사를 부정하는 점에서는 공통적이지만, 그 구체적 인 형태는 국가별로 상이하여, 의료 행위에 대한 특허부여를 특허의 대상에서 명시적으로 제외하 거나(유럽, 중국 등), 판례에 의하여 산업상 이용 가능성의 특허요건을 충족하지 아니하는 점 등 을 이유로 특허부여를 불허하는 방식(한국, 일본)을 취하고 있다. 이에 반하여, 미국에서는 의료 행위 관련 발명이라 하더라도 특허법상 특허 대상인 (제조)방법, 기계, 제조품, 조성물(process, machine, manufacture, composition of matter)을 청구하는 형식으 로 그 특허대상 적격성이 인정된다. 다만 의료 행위가 미국 법원의 사법적(司法的) 불특허 대상인 추상적 사상, 자연현상, 자연법칙에 해당하는 경우에는, 다른 발명과 마찬가지로 특허대상에서 제 외된다. 미국 대법원의 이른바 Mayo v. Prometheus 사건에서는, 치료 약물의 혈관내 유효성분의 농도를 일정한 수준으로 유지하기 위하여 약물의 투여량을 조정하는 방법을 구성 성분으로 하는 질병치 료 최적화 방법 특허가 사법적 불특허 대상인지 여부가 쟁점이 되었다. 법원에서는 혈관내 대상물 의 특정한 농도에 의하여 질병이 치료되는 점은 자연현상에 다름 아니라는 점을 근거로 특허를 무효로 판단하고 있다. 그 후 이른바 AMP. v. Myriad 사건에서는 유방암을 일으키는 iDNA와 cDNA의 코딩 및 이를 이용한 진단 방법이 사법적 불특허 대상인지 여부가 쟁점이 되었는데, 이 를 전적으로 부정하거나(지방법원). 전적으로 긍정한(CAFC) 하급심 판결과 달리, 대법원에서는 iDNA에 대해서는 특허대상 적격성을 부정하면서도 cDNA에 대해서는 특허대상 적격성을 긍정한 바 있다. 그러나 이러한 미국 연방대법원의 태도는 궁극적으로 iDNA와 cDNA가 실질적으로 동일 한 유전정보에 관한 것이라는 점에서 비판의 여지가 있고, 특히 오스트레일리아 대법원에서 이들 은 모두 정보에 대한 것이라는 점에서 차이가 없다는 점을 들어 모두 특허대상 적격성을 부정한 점이 주목된다. 한편 미국 연방순회구항소법원 판사의 다수는 상기와 같은 판단기준을 엄격하게 적용하는 것보다 는, 의료에 관한 진단 방법이나 치료방법에 관한 특허 발명이 자연현상이나 자연법칙 자체를 청구 하고 있는 것이 아니라 특정한 질병 치료의 용도로 응용하고 있다는 점을 근거로, 치료방법에 관 한 특허청구범위가 ‘자연법칙 자체’가 아닌 특정 질병의 치료에 ‘응용’되고 있다고 보아, 특허대상 적격성을 가능한 넓게 인정하려는 태도를 취하고 있는 것으로 보인다. 의료 행위 관련 발명에 대해서도 원칙적으로 특허가 부여되는 미국의 경우, 특허된 의료 행위 관 련 발명을 실시하는 의료인은 특허침해 행위에 대하여 면책될 수 있으나, 일정한 경우에는 면책에 서 제외되어 있으며(제287조(c)(2) - (3)항), 또한 의료인의 직접침해 행위에 대한 간접침해(기 여침해, 유도침해)의 책임은 여전히 발생한다는 것이 판례(Johns Hopkins v. Alcon Lab. 사건; Vanda Pharmaceuticals v. West-Ward Pharmaceutical 사건)의 태도이다.
한국과 일본의 경우, 의료 행위 관련 발명의 산업상 이용 가능성을 부정하고 있고, 이는 의료업은 산업에 해당하지 않는다는 논거에 기초하고 있다. 그러나 의료 행위를 특허의 대상으로 하여야 하 는지에 대한 논의는 별론(別論)으로 하더라도, 그 부정의 근거를 ‘산업상 이용 가능성’이 없다는 것에서 찾는 점은 재고의 여지가 있어 보인다. 바람직하기로는 의료 행위 관련 발명을 특헙법상의 불특허 대상으로 명시하거나, 혹은 특허대상이 됨을 명시적으로 밝히면서 다만 그 효력제한 규정
이나 강제실시권 규정을 도입하는 방안에 대하여 추후 검토가 필요하다.
상기와 같은 현행의 의료 행위 관련 발명의 취급과 관련하여, 의료 행위 발명에 대한 전면적인 ‘특허금지’를 주장하는 견해도 찾아 볼 수 있고,1) 미국의 의료인 면책규정 제도의 문제점을 다양 한 측면에서 지적하면서 그 개선을 주장하는 의견이 있다. 이러한 견해 중에는 미국 특허법 제 287조(c)항의 면책 규정은 TRIPs 조약 위반으로, 대안으로서 ‘강제실시권’(compulsory license) 을 도입하여야 한다는 주장,2) 의료 기기의 특허권을 일정한 기간 단축하고 단축된 기간만큼 강제 실시권을 부여하여야 한다는 주장3) 등이 있다. 좀더 근본적인 문제 제기로 의료 행위를 포함하는 ‘방법’ 발명이 ‘물건’의 발명에 비하여 차별적인 취급을 받는 현행 특허법의 문제점을 지적하는 견 해도4) 찾아 볼 수 있다. 의료 행위 관련 발명의 바람직한 보호방안과 관련하여 불특허 대상으로 명시하는 방안, 면책규정 을 도입하는 방안, 강제실시권을 도입하는 방안 등의 다양한 주장에 대하여 향후 논의를 계속할 필요가 있어 보인다. 3. 소프트웨어 관련 발명 가. 컴퓨터 프로그램 관련 발명 컴퓨터의 작동은 근본적으로 이진수에 의한 산술연산과 논리연산이 이루어지는 중앙처리장치 (CPU), 데이터와 프로그램을 저장하는 메모리, 및 컴퓨터 외부와의 정보 교환을 위한 데이터 입 력장치와 데이터 출력 장치에 의하여 이루어진다. 컴퓨터 프로그램은 이러한 산술연산이나 논리연 산의 절차를 기술한 것이므로 컴퓨터 프로그램에 관한 발명이 이러한 산술연산, 논리연산 이외에 기타 장치 등의 하드웨어와 결합되어 있지 않다면 그 자연법칙의 이용성이 부정될 가능성이 높다. 다만 우리나라와 일본의 경우, 최소한의 하드웨어 자원이 결합되어 있다면 대체로 자연법칙을 이 용하고 있는 것으로 판단하고 있다고 생각된다. 한편 발명의 내용을 기술하는 청구항의 형식에 있 어, 프로그램이 작동하는 정보처리장치에 해당하는 하드웨어로서의 ‘컴퓨터 장치’, 프로그램이 저 장된 ‘매체’ 청구항은 인정하고 있으나, ‘컴퓨터 프로그램’을 청구하는 형식의 청구항에 대해서는 일부 논란이 있다. 일본의 경우에는 특허법의 개정에 의하여 이를 명시적으로 허용하고 있고, 우 리나라에서는 특허청의 심사실무의 변경을 통하여 일정한 형식에 한정하여 ‘컴퓨터 프로그램’ 청 구항을 인정하고 있을 뿐이다. 현재 상당수의 컴퓨터 프로그램이 인터넷을 통하여 유통되고 있는 현실을 감안하여 ‘컴퓨터 프로그램’을 청구하는 형식의 청구항을 적극적으로 인정할 필요가 있다. 미국의 경우에 컴퓨터 프로그램 자체는 저작권의 대상일 뿐 특허의 대상이 아니라는 견해가 있어 왔으나, 발명을 기술한 특허명세서 자체는 특허의 대상이 될 수 없는 것과 마찬가지로, 문자로 기
1) Wendy W. Yang, “Patent Policy and Medical Procedure Patents: The Case for Statutory Exclusion From Patentability”, Boston University Journal of Science & Technology Law, Vol. 1 (May, 1995).
2) Emily C. Melvin, “An Unacceptable Exception: The Ramifications of Physician Immunity from Medical Procedure Patent Infringement Liability ”, Minnesota Law Review, Vol. 91 (2007.), p. 1088,
3) Kristen Nugent, “Patenting Medical Devices: The Economic Implications of Ethically Motivated Reform”, 17 Annals Health L. 135 (2008). Available at: http://lawecommons.luc.edu/an-nals/vol17/iss1/7 <2020.12. 1. 최종접속>
4) Timothy R. Holbrook, Method Patent Exceptionalism, IOWA LAW REVIEW Vol. 102 (2017), p. 1021.
술된 컴퓨터 프로그램은 특허의 대상이 될 수 없음은 별론으로 하고, 컴퓨터 프로그램에 내재되어 있는 기술적 사상에 대해서는 청구항의 형식에 불구하고 당연히 특허의 대상이 되어야 할 것이다. 미국에서는 컴퓨터 프로그램 관련 발명에 대하여 특허대상 적격성이 인정되기 시작하였고, 허용되 는 청구항의 유형의 종류도 점차 확대되어 현재는 장치, 매체 청구항에 더하여, ‘컴퓨터 프로그램 제품’(computer program product) 형식의 청구항도 인정되고 있다.
유럽과 중국의 경우, ‘컴퓨터 프로그램 자체’는 특허의 대상에서 제외한다는 점이 특허법에서 명시 하고 있다는 점에서 공통이다. 유럽의 경우, 특허대상 적격성을 판단하기 위하여 종전에 사용하던 이른바 ‘기여접근법’을 폐지하고, 종전 기술에의 기여는 특허대상 적격성의 판단이 아닌 신규성, 진보성의 특허요건 판단에서 사용되어야 한다는 점을 밝힌 바 있다. 이로써 기여접근법은 명시적 으로 폐기되어 특허대상인지 여부의 판단에서는 선행기술이 고려되지 않음이 명확하게 되었다. 또 한 특허대상에서 제외되는 ‘컴퓨터 프로그램 자체’를 엄격하게 해석하여, 추가적인 기술적 효과가 인정된다면 ‘컴퓨터 프로그램’, ‘컴퓨터 프로그램 제품’, ‘저장매체’, ‘정보처리 장치’ 등의 다양한 형식의 청구항으로 컴퓨터 프로그램 관련 발명을 특허대상으로 인정하고 있다. 다만 청구항에 기 재된 계산 방법에서 ‘경제적’ ‘행정적’ 비용의 계산 등에 대해서는 추가적인 기술적 효과가 인정되 지 않으므로 이러한 절차를 포함하는 계산 절차(프로그램)에 관한 방법 발명은 ‘컴퓨터 프로그램 자체’에 해당되어 특허대상 적격성이 부정될 가능성이 높다. 한편 ‘컴퓨터 프로그램’ 형식의 청구항과 관련하여, 종전 우리와 유사한 실무를 취한 적이 있는 일 본의 경우 특허법의 개정에 의하여 ‘컴퓨터 프로그램’이 특허법상 물건의 범주에 포함됨을 명확하 게 하여 ‘컴퓨터 프로그램’의 형식으로 청구할 수 있도록 하고 있고, 제외국에서도 ‘computer program’ 또는 ‘computer program product’ 형식의 청구항의 기재 중 적어도 어느 한 쪽을 허용 하고 있는 점에 비추어 보면, 우리나라에서도 ‘컴퓨터 프로그램’ 형식의 청구항이 허용됨을 명확하 게 하여 인터넷 등의 정보통신망을 통하여 컴퓨터 프로그램이 널리 거래되는 현실에서 특허권자 의 권리를 실효적으로 보호할 필요가 있다. 나. 영업방법 관련 발명 영업방법 발명의 성립성(특허대상 적격성)도 타 발명과 마찬가지로 자연법칙의 이용여부가 판단 기준이 되어, 순수한 경제적 법칙, 오프라인에서 이루어지는 영업방법 등이 아니고, 인터넷, 컴퓨 터, 네트워크 등의 최소한의 하드웨어 자원이 이용되고 있다면, 그 발명의 성립성은 비교적 쉽게 인정되고 있는 것으로 보인다. 미국의 경우 특허대상 적격성의 판단시 종전의 이른바 SSB 사건에서 도입된 ‘유용한 결과’의 제 공이라는 완화된 판단기준은 이른바 Bilski 사건을 통하여 폐기되고, 종전의 엄격한 이른바 MoT(Machine or Transformation) 기준으로 회귀하면서, 특허대상 적격성의 충족 기준은 종전에 비하여 상당히 엄격해졌다. 이러한 기준은 그 후 Mayo 사건을 통하여 추상적 사상에 해당하더라 도 추상적 사상으로 인정되는 부분 이외에 추가된 구성에 의하여 이른바 발명적 착상(inventive concept)이 인정된다면 다시 특허대상 적격성이 인정될 수 있는 가능성을 열어 두었으나, 특허대 상 적격성을 판단하기 위하여, 진보성의 판단과 어떻게 구분되는지가 명확하지 않은 발명적 착상 에 해당할 것을 요구하고 있는 것은, 미국에서의 진보성 판단기준이 타 국가에 비하여 상대적으로 완화된 기준이라는 점을 감안하더라도, 특허대상의 판단기준을 타국가에 비하여 지나치게 엄격하 게 판단한다는 점과, 특허대상 적격성과 진보성의 요건을 명확하게 구분하지 않는다는 점으로부터
비판의 여지가 있다. 유럽과 중국의 경우, 영업방법 자체는 특허의 대상에서 제외한다는 점을 특허법에서 명시하고 있 다는 점에서 공통이다. 또한 특허대상 적격성이 인정되기 위해서 발명은 ‘기술적 과제’를 ‘기술적 수단’에 의하여 해결하여 ‘기술적 효과’를 얻을 것이 요구되어, 영업이나 경영에 관련되는 한정사 항은 기술적 수단이 아니고 기술적 효과를 초래하지 않는다고 판단하고 있다. 기존의 컴퓨터나 하 드웨어 자원을 영업이나 경영에 관한 사항으로 한정한 경우에는 컴퓨터나 하드웨어 자원에 의하 여 기술적 특징은 인정되어 특허대상 적격성은 미국에 비하여 상대적으로 용이하게 인정될 수 있 으나, 이러한 한정 사항은 기술적 효과를 초래하지 않으므로 발명의 진보성에 기여하지 않아 결국 컴퓨터나 하드웨어 자원을 이용하여 통상의 기술자가 이를 용이하게 발명할 수 있다는 점을 이유 로 결국 진보성이 부정될 가능성이 타 국가에 비하여 상대적으로 높게 된다는 점에서 특징이 있 다. 다. AI 관련 발명
인공지능(Artificial Intelligence) 관련된 발명 중, 이른바 ‘AI 자체의 구현’에 관한 발명은 컴퓨터 프로그램에 관한 발명의 성립성 판단기준에 의하여 판단이 가능할 것이다. ‘AI의 응용’에 관한 발 명은 현재 AI 관련 발명의 상당부분을 차지하고 있는 발명으로, 기존의 컴퓨터 프로그램의 성립 성 판단기준, 영업방법에 관한 발명의 성립성 판단 기준 등을 원용하여 적용이 가능할 것으로 예 상된다. 이른바 ‘AI에 의하여 생성’된 발명의 경우에는 AI의 생성물이 데이터, 이미지 등에 해당하는 경우 에는 창작성의 인정을 전제로 저작물에 해당할 수 있음은 별론(別論)으로 하고, 자연법칙을 이용 한 ‘발명’으로 보기는 힘들 것으로 예상된다. 그 외 AI에 의하여 생성된 물건, 방법의 경우에는 발 명의 성립성 또는 특허대상 적격성이 인정될 가능성이 있으나, 학습데이터에 기초하여 생성된 학 습모델에 새로운 데이터의 입력에 의하여 자동적으로 인공지능 생성물이 생성되는 경우에는, 자연 법칙을 이용한 기술적 사상의 ‘창작’으로 인정할 수 있는지 여부가 쟁점으로 될 것으로 예상된다. 이와 더불어 ‘AI에 의하여 생성’된 발명의 경우, AI를 발명자로 인정할 수 있는가의 문제가 있는 데 이는 AI에 대하여 법인격을 부여할 수 있는지의 문제로, AI에 대하여 일종의 전자인간 (electronic person)으로서의 법인격을 부여하고자 하는 일부 제안에 불구하고, 현재로서는 부정 적인 견해가 다수로 보인다. 인간의 지능에 필적하는 이른바 ‘강한 AI’(범용 AI)의 등장이 현실적 으로 가능한지 여부에 대해서는 현재도 논쟁 중이지만, 향후 강한 AI가 등장한다면 법인격의 부 여와 발명자로서의 인정과 더불어, 이러한 AI에 의하여 생성된 발명에 대해서는 자연법칙을 이용 한 기술적 사상의 ‘창작’으로서 발명의 성립성을 인정할 수 있는 가능성은 더욱 높아질 것이다.
제1장 연구의 개요
제1절 배경 및 목적
특허권의 부여는 ‘발명’을 그 대상으로 하고 있으므로, 특허권 허여의 대상이 되는 발명인지 여부 를 결정하는 것은 특허법 분야에서 가장 기본적인 문제 중의 하나이며, 이러한 주제는 국제적 으로 ‘발명의 성립성’, ‘발명 해당성’, ‘subject-matter patentability’, ‘patent eligibility’의 이름 으로 불리고 있다. 근래 생명과학, 정보통신 기술의 급격한 발전으로 유전자와 이를 이용한 치료방법 등 생명과학 관 련 발명과, 컴퓨터 프로그램, 인터넷을 통한 영업방법, 최근에는 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 기술의 대두 등 새로운 유형의 발명이 특허대상으로 등장하여, 기존의 발명의 성립성 등 판단기준으로는 명확하게 포섭되지 아니하여, 이러한 기준을 명확하게 설정할 필요 가 있다. 이를 위하여 IP 주요국에서의 법령, 판례, 심사실무 등의 비교법적 연구를 통하여, 발명의 개념, 특허대상을 정하는 ‘발명의 성립성’(발명 해당성) 및 그 대응 개념(subject-matter patentability, patent eligibility)에 대한 비교법적 연구를 통하여, 상기 유형의 발명을 중심으로 특허대상 여부 판단 기준에 관한 법리, 논거, 구체적 판단방법 및 개선방안 등을 도출하여 제시 할 필요가 있다.
제2절 연구내용 및 범위
IP 주요국에서의 특허대상 판단 및 적용과 관련하여, 특허대상으로서 발명의 성립성(한국, 일본) 과 미국, 유럽의 특허대상 적격성(subject-matter patentability, patent eligibility) 개념, 적용 및 그 의의에 대한 비교법적으로 연구를 수행한다.
발명의 성립성 문제가 대두되고 있는 주요 분야중의 하나인, 생명과학(공학) 분야 기술의 발명과 관련하여, 유전자(전장 DNA, isolated DNA, complementary DNA, recombinant DNA 등) 및 진단·치료행위에 대한 국제적인 특허대상 여부의 판단의 현황, 기준 및 그 의의에 대한 비교법 적 논의를 통하여, 바람직한 기준 및 가능한 대안을 연구·검토하여 제시한다. 소프트웨어 분야 기술의 발명과 관련하여, ‘컴퓨터 프로그램 발명’, ‘영업방법발명’의 특허대상 여 부 판단의 현황, 기준 및 그 의의에 대한 비교법적 논의를 통하여 이를 연구·검토하여 제시한 다. 아울러 최근 화제의 대상이 되고 있는 인공지능(Artificial Intelligence) 관련 발명 중 특히 ‘인공지능에 의하여 생성된 발명’의 성립성 판단 기준 등에 대하여 현황 및 바람직한 기준 등을 연구·검토하여 제시한다.
제3절 연구방법론
IP 주요국에서의 발명의 개념, 특허대상으로서 발명의 ‘성립성’(한국, 일본)과 미국, 유럽의 ‘특허 대상 적격성’(subject-matter patentability, patent eligibility) 개념의 비교, 생명과학 관련, 유 전자 및 진단·치료행위의 특허대상 여부 및 그 대안에 대한 검토, 소프트웨어 관련, 컴퓨터 프 로그램 발명 및 영업방법발명의 특허대상여부 판단 및 기준 등에 관한 주제에 관하여, IP 주요 국의 법령, 판례 및 특허청의 실무를 파악할 수 있는 심사지침서, 기타 학술 논문, 보고서 등의내용을 비교법적으로 연구하여 시사점을 파악하고 바람직한 방안을 도출한다. 이를 위하여, 우선 IP 주요국에서 법령, 판례, 심사지침서, 논문, 보고서 등의 관련 자료를 수집하 고, 이를 숙독하여 장·단점을 파악하고, 이로서 우리나라의 법리 형성에 기여할 수 있는 시사점 을 파악한다. 발명의 성립성 및 특허 적격성 일반에 관한 주제는 생명과학기술 및 소프트웨어 관련 발명의 성 립성 및 특허 적격성 판단을 위하여 선행되어야 하는 주제이므로, 이에 대하여 먼저 비교법적 연구를 수행한다. 다만 발명의 성립성 및 특허 적격성의 주제는 DNA 등의 첨단 생명과학 기술분야, 컴퓨터 프로그 램과 인터넷 등을 통한 영업방법 발명 등의 주제와 공통되는 경우가 많으므로, 생명과학 기술 분야와 컴퓨터 프로그램 관련 기술에 특화된 주제는 해당 분야에서 기술하고, 생명과학 기술분 야 혹은 컴퓨터 프로그램과 영업방법 발명 등과 밀접한 주제로 보기 힘든 분야의 성립성 및 특 허 적격성에 관한 주제는 제2장의 발명의 성립성, 특허 적격성 일반론에서 다루는 것이 바람직 할 것이므로 아래의 제2장에서 기술하기로 한다.
제2장 IP주요국에서 특허성·특허대상적격 관련 사례연구
제1절 서론
출원된 발명이 특허의 대상인지 여부를 다루는 특허법상의 논의는 국제적으로 다양한 용어에 의 하여 불리고 있다. 우리나라(일본 포함)에서 특허의 대상은 ‘산업상 이용 가능한 발명’으로 되 어 있는데, ‘산업상 이용 가능성’과 구분되는 것으로 특허법상의 ‘발명’에 해당하는지 여부에 관 한 주제는 일반적으로 ‘발명의 성립성’으로 불리고 있다. 한편 일본의 심사 실무를 규정하고 있 는 심사지침서에서는 이에 대응하는 용어로 ‘발명 해당성’(発明該当性)의 용어를 사용하기도 하 는데5) 특허법상의 ‘발명으로 되는지’(成立)를 의미하는 ‘발명의 성립성’과 특허법상의 ‘발명에 해당하는지’를 지칭하는 ‘발명 해당성’의 용어에 그 의미에 있어 특별한 차이가 있다고 보이지 는 않는다. 구미(歐美)에서는 우리나라(일본 포함)의 ‘발명의 성립성’(발명 해당성)에 대응하는 용어로 ‘subject-matter patentability’와 ‘patent eligibility’의 용어를 사용하는 경우가 많고,6) 이는 그 의미를 살려서 ‘subject-matter patentability’는 ‘특허대상 적격성’으로, ‘patent eligibility’는 ‘특 허 적격성’으로 번역하여 사용할 수 있다. 이와 같이 우리나라와 일본에서는 ‘발명의 성립성’(발명 해당성)의 용어를 사용하고, 구미 등의 영 어권에서는 이에 대응하는 개념으로 ‘특허대상 적격성’(subject-matter patentability), ‘특허 적 격성’(patent eligibility)의 용어를 사용하고 있는데, 이러한 용어는 그 표현의 차이에도 불구하 고, 발명이 특허되기 위하여 충족하여야 하는 특허요건의 일종으로 산업상 이용가능성, 신규성, 5) (일본) 特許庁, 特許・実用新案審査基準 (2015. 9.) 第III 部 特許要件, 第1 章 発明該当性及び産業上の利用 可能性(特許法第29 条第1 項柱書) 2. 発明該当性の要件についての判断.6) 예를 들어, Janice M. Mueller, Patent Law 5th ed., Wolters Kluwer, 2016. pp. 453-564. 한 편 ‘subject-matter eligibility’의 용례도 미국 심사지침서에서 찾아 볼 수 있다. U.S.P.T.O,
Manual of Patent Examining Procedure Ninth Edition, Revision 10. 2019, Last Revised June 2020, §2106 Patent Subject Matter Eligibility.
진보성과 구분되는 것이라는 점에서는 서로 공통이다. 한편 ‘특허성’으로 번역할 수 있는 ‘patentability’의 용어는 일반적으로 발명의 성립성, 특허대상 적격성뿐만 아니라, 산업상 이용 가능성, 신규성, 진보성 요건 등을 포함하여 발명이 특허되기 위하여 충족하여야 하는 특허요건(requirements)에 해당하는 것을 포괄적으로 지칭하는 의미로 사용하는 것이 일반적으로 보인다.7) 또한 우리나라(일본 포함)에서 특허를 받을 수 없는 ‘공서 양속 위반’의 발명은 발명의 성립성 여부와 무관한 것으로 해석되지만, 유럽특허협약(EPC)에서 는 ‘공서양속 위반 발명'을 ‘특허성’(patentability)이 인정되지 않는 경우의 하나로 들고 있으므 로,8) ‘특허성’의 용어는 특허요건보다 더욱 포괄적인 의미로 사용되는 용어임을 알 수 있다. 다 만 본 보고서에서 사용되는 ‘특허성’의 용어는, ‘신규성’, ‘진보성’은 제외하고 보고서의 주제인 ‘발명의 성립성’, ‘특허대상 적격성’ 및 ‘불특허대상’의 측면에서 발명이 특허될 수 있는지 여부 를 논하는 경우로 주로 한정하여 사용한다. 이하에서는 특허법상 발명(발견)의 개념, 특허법상 자연법칙의 이용, 기술적 사상, 산업상 이용 가능성과 적격성의 관계에 대하여, IP 주요국에 대하여 비교법적으로 검토하여 그 시사점을 도 출하고 바람직한 판단기준을 제시한다.
제2절 IP 주요국의 법령 및 사례
1. 한국
가. 법령
1) 특허법
현행 우리나라 특허법에서는, 산업상 이용할 수 있는 발명이 특허의 대상이 됨(제29조)과, 발명은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.’고 규정되어 있다. 그 런데 1961년 제정 당시의 특허법(1961.12.31. 법률 제950호)에는 “산업에 이용할 수 있는 신 규의 발명을 한 자는 그 발명에 대하여 특허 받을 수 있다.”고만 규정하고 발명의 정의 규정은 존재하지 않는다.2) 특징
발명의 정의 규정은 한국, 일본에만 존재하는 것으로, 이는 독일의 저명한 법학자 Josef Kohler가 주창한 발명의 정의인 “발명은 자연력의 이용으로 자연을 극복하여 기능적 결과를 초래함으로 써 인간의 필요를 충족하기에 적합한, 기술적으로 표현된 인간사상의 창작이다”9)에 기초한 것7) 예를 들어, EPC 제52조에서는 ‘Patentable Inventions’의 제목 하에서, 산업상 이용 가능성, 신규성, 진보 성을 규정하고 있고, Bently, Sherman, Gangjee & Johnson, Intellectual Property Law 5th ed., Oxford, 2018, p. 599에서는 ‘international requirements for patentability’의 제목 하에서 특허대상 및 신규성, 진보성 등의 특허요건에 관한 국제적 비교를 논하고 있다.
한편 EPC 제52조에서는 ‘산업상 이용 가능성’을 subject-matter patentability와 구분되는 개념으로 보고 있으나, ‘산업상 이용 가능성’을 신규성, 진보성과 동일선 상이 아닌 subject-matter patentability의 일종 으로 논하는 용례도 찾아 볼 수 있다. Bently et al., op. cit., p. 459.
으로 보인다. 이에 기초하여, 우리나라에서는 대체적으로 ‘자연법칙을 이용’하여야 발명으로서 성립한다고 하고, 자연법칙 자체나, 자연법칙에 반하는 창작(영구기관)은 특허대상의 발명이 아닌 것으로 취급하 고 있다. 발명이 되기 위해서는 창작의 고도성이 요구되고, 이는 실용신안권의 대상이 되는 ‘고 안’과의 구분에 의의가 있는 것으로 보는 것이 통설로 보이나, 실용신안권의 존속기간이 10년이 라는 점을 감안하면, 현재의 기술발전 속도를 감안할 때 특허권과 실용신안권 구분에 실익이 있는지 의문이 있을 수도 있다.
나. 판례
우리나라 판례에서는, “발명은 자연법칙을 이용한 것이어야 하므로 자연법칙에 위배되는 것(예: 영구기관)은 발명에 해당되지 않는다. 이 경우 청구항에 기재된 발명의 일부라도 자연법칙에 위배되는 부분이 있으면 발명에 해당되지 않게 된다”고 하여, 청구항에 자연법칙에 위반되는 부 분이 있으면 발명이 아니라고 한 사례가 있고,10) 그 외에도 발명의 성립성에 관하여 아래와 같 은 사례가 있다. 대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결에서는, “특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 한다. 여기서 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시 하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명 으로 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단한다.”고 하여, 완성되지 아니한 발명, 즉 미완 성 발명의 개념을 인정하고 있다. 그런데 이러한 ‘미완성발명’의 개념은 서구에서는 널리 사용 되지 않는 개념이다. 이러한 미완성 발명의 개념은 명세서의 기재불비와 명확하게 구분하기 힘 든 측면이 있으므로, 이러한 개념의 유지여부에 관하여 기재불비와의 관계에서 검토가 필요하 다. 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265, 대법원 2008. 12. 11. 선고 2007후494 등에서는, “청구 항에 기재된 발명이 자연법칙 이외의 법칙(경제법칙, 수학공식, 논리학적 법칙, 작도법 등), 인 위적인 약속(게임의 규칙 그 자체 등), 또는 인간의 정신활동(영업계획 그 자체, 교수방법 그 자체, 금융보험제도 그 자체, 과세제도 그 자체 등)을 이용하고 있는 경우에는 발명에 해당되지 않는다.”고 하여, 자연법칙 이외의 경제법칙 등을 이용하거나, 인위적인 약속, 정신활동에 해당 하는 경우에는 자연법칙을 이용한 것으로 볼 수 없어 발명에 해당하지 않음을 판시한 바 있다. 특허법원 2002. 2. 21. 선고 2001허4937 판결에서는, “발명의 특허적격 중, ‘고도한 것’은 실용신 안법 상의 고안과 구분하기 위한 것이므로, 발명의 성립요건 판단시에는 이를 고려하지 않는 다.”고 판시한 바 있는데, 특허요건 판단시 발명의 고도성 여부는 특허청의 실무에서도 판단하9) Josef Kohler, Lehrbuch des Patentrecht, Mannnheim: Bensheimer, 1908, s. 13(“Erfindung ist eine zum technischen Ausdruck gebrachte Ideenschöpfung des Menschen, die unter Ueberwindung der Natur durch Benutzung der Naturkräfte zu einem funktionellen Ergebnisse führt und hierdurch tauglich ist, menschliche Ansprüche zu erfüllen.”).
지 아니하고 있다. 한편 특허와 실용신안의 ‘진보성’ 판단시 이를 구분하지 아니하고 실용신안 권의 진보성을 특허와 동일한 수준으로 판단한 사례도 있으나, 최근 하급심 판결에서는 이는 구분되는 것으로 파악한 사례도 찾아 볼 수 있다.
다. 심사기준
특허청, “특허·실용신안 심사기준”(2020. 1.), 3102면 이하에는 발명의 성립성과 관련하여 아래와 같이 기술하고 있다.2. 일본
가. 법령
일본 특허법 제2조 “이 법률에서 ‘발명’이라고 하는 것은, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것을 말한다.”11)나. 판례
1) 동경고재
12)1994. 3. 22. 선고 平成２(行ケ)243号 (제초제성 이미다졸, 피라졸,
티아졸 및 이소티아졸 유도체 사건) : 유용성이 확인되지 않는 미완성발명
11) 第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 12) 동경고등재판소(東京高等裁判所). 이하 같음. 제3부 특허요건 4. 발명의 성립요건 4.1발명에 해당하지 않는 유형 4.1.1. 자연법칙 자체 4.1.2. 단순한 발견이어서 창작이 아닌 것 4.1.3. 자연법칙에 위배되는 것 4.1.4. 자연법칙을 이용하지 아니한 것 4.1.5. 기능 4.1.6. 단순한 정보의 제시 4.1.7. 미적 창조물 4.1.8. 컴퓨터 프로그램 언어 자체, 컴퓨터 프로그램 자체 4.1.9. 반복하여 동일한 결과를 얻을 수 없는 것 4.1.10. 미완성 발명① 개요 이 사건13)에서는 현실적으로 제조되지 아니한 피라졸(pyrazole)14)계 화합물의 제초 효과가 통상 의 기술자(당업자)에 의하여 예측되지 않는 경우, 발명의 유용성 및 성립성 인정여부가 쟁점이 되었다. ② 판시 일반적으로 화학 분야에서는 화합물의 구조에서 반응 행동, 성격, 작용 효과 등을 정확하게 예측 하는 것은 곤란하다는 점에서 보면, 유용한 신규 화합물에 관한 발명, 신규 화합물을 유효 성분 으로 하는 의약, 농약 등의 발명에 있어서는 단순히 일반식을 개시하고, 식에 해당하는 치환기 의 조합이 나열되어 있는 것을 가지고 당해 발명이 공개되어 있다고는 할 수 없다. (...) 화학 물질로서 기본 골격을 공통으로 하는 이미다졸15)계 화합물 군에서조차 치환기의 종류가 다 르기만 하면 제초 효과의 유무에 큰 차이가 인정되기 때문에, 본건 피라졸계 화합물은 치환기 의 위치 및 종류가 다른 피라졸계 화합물의 일부에 대한 제초 효과가 확인되어 있어도 치환기 의 위치 및 종류가 다르면 당연히 제초 효과의 유무에 차이가 생길 수 있다는 점은 당업자가 예상할 수 있다고 하여야 한다. ... (중략) ... 본건 피라졸계 화합물의 제초 효과는 당업자에 있 어서는 현실적으로 제조된 유용성이 확인된 실시례 및 시험 결과만으로는, 화학 물질 발명으로 서 완성된 것으로 인정하기에 충분한 유용성을 이론상 또는 경험칙상으로 예측할 수가 없으므 로, 완성된 발명이라고 할 수 없다. ③ 의의 현실적으로 제조한 실시례가 없고 유용성을 직접 확인하지 않은 피라졸 화합물에 대하여, 제조효 과의 유용성이 확인되지 않는다는 점을 근거로 발명이 완성되지 아니한 미완성발명으로 판단한 점이 주목된다. 13) 東京高等裁判所 平成6年3月22日判決 平成２年(行ケ)243号. 14) 피라졸은 3개의 탄소 원자와 2개의 인접한 질소 원자로 구성된 5원자 고리로 된 화합물이다. CHNH 및 로 표기한다. 15) 이미다졸은 3개의 탄소와 2개의 질소원자의 고리 모양을 구성하는 유기화합물로, 피라졸과 달리 2개의 질 소 원자가 인접하지 않고 그 사이에 탄소원자가 개재되어 있다. CNH 및 로 표기한 다.
