판례 - IP 주요국가의 특허성과 특허대상적격판단기준에 대한 비교법적 연구

가) 대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결: 유전자의 지정기관 미기탁으로 인한 미완성 발명

① 개요

우리나라의 경우 유전자 관련 발명의 성립성을 직접적으로 언급한 사례는 보이지 않고 다만 외래 유전자의 염기서열이 명확하지 아니하고 유전자를 지정기관에 기탁하지 아니한 이유로 인용발 명을 미완성발명으로 판단한 사례로 대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결이 있다.

상고인(특허출원인) 제네틱스 인스티튜트는 인간 에리스로포이에틴(EPO)를 코딩하는 게놈 DNA 를 함유하는 재조합 DNA벡터에 의하여 형질전환된 세포를 배양하여 EPO활성을 갖는 당단백질 을 분리하여 EPO를 제조하는 방법에 관하여 특허출원하였다.

특허청 항고심판소에서는 구 특허법 제6조의 2(확대된 선출원)를 근거로 특허 거절결정하였고 출 원인은 상고하였다.

② 판시

그리고 유전자의 본체는 DNA이고 그 염기서열의 특성에 따라 개개의 유전자가 규정되므로 재조 합 DNA기술과 같은 유전공학관련 발명에 있어서 외래유전자는 원칙적으로 유전암호인 염기서 열로서 특정되어야 하고, 염기서열로 특정할 수 없을 때에 한하여 외래유전자의 기능, 이화학적 성질, 기원, 유래, 제조법 등을 조합시켜 특정할 수 있으나, 어느 경우라도 발명으로서 완성되었 다고 하려면 기술 기재정도가 그 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 명세서에 기재된 바에 따라 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 개 109) ‘United States Court of Appeals for the Federal Circuit’의 번역어로는 기존의 ‘연방순회항소법원’이 나 우리나라 특허법원과 유사한 역할을 하는 점을 반영하여 ‘연방특허항소법원’ 등의 용어가 가능할 것인데, 본고에서는 ‘circuit’의 의미를 살려 ‘연방순회구항소법원’의 용어를 사용하기로 한다.

110) Amgen Inc. v. Hoechst Marion Rousell, Inc., 314 F.3d 1313, 1330 (C.A.Fed. (Mass.), 2003).

시되어 있어야 하고, 그 외래유전자의 취득이 가능하여 산업상 이용할 수 있어야 할 것이다.¹¹¹⁾ (...)

인용발명에 관한 자료로는 인용발명의 특허청구범위가 기재된 공개특허공보(기록 204-206면)가 있을 뿐이고 그 출원서에 첨부된 명세서와 도면이 없으므로 위 공개특허공보의 자료만으로는 인용발명에 이용된 외래유전자와 숙주세포, 재조합 DNA 등이 기탁되어 있는지, 기탁되어 있지 않다면 기탁할 필요가 없는 경우에 해당하는 것인지, 외래유전자인 인간 EPO 게놈 DNA가 염 기서열에 의하여 특정된 것인지 또는 그 기능, 이화학적 성질, 기원, 유래 및 제조법에 의하여 특정된 것인지, 나아가 이를 이용하여 인간 EPO를 제조하는 구체적인 기술적 구성이 어떤 것 인지 등에 관하여 아무 것도 알 수가 없다.¹¹²⁾

그리고, 원심결 이유에 의하더라도 인용발명은 그 명세서에 외래유전자인 인간 EPO 게놈 DNA의 취득과정과 이를 이용한 EPO의 제조과정이 상세히 기재되어 있을 뿐 외래유전자인 인간 EPO 게놈 DNA의 염기서열이 명확하지 아니하다는 것이고, 거기에다가 외래유전자인 인간 EPO 게 놈 DNA가 지정기관에 기탁도 되어 있지 아니하여 용이하게 이를 얻을 수 없다면, 인용발명은 명세서에 기재된 기술구성이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서의 기재에 의하여 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으 로 개시되어 있다고 할 수 없으므로 완성된 발명이라 할 수 없을 것이다.¹¹³⁾

그런데도 불구하고 원심이 인용발명의 출원서에 첨부된 명세서에 의하여 인용발명의 완성여부를 심리하지 아니한 채 인용발명을 선원의 지위를 가진 완성된 발명으로 인정하고, 본원 발명이 인용발명의 출원서에 첨부된 명세서나 도면에 기재된 발명과 동일하다는 이유로 본원 발명의 특허출원을 거절한 원사정을 유지한 것은 인용발명의 완성요건의 관한 심리를 다하지 아니하 고, 발명의 완성에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이므로 이점을 지적하는 논지는 이 유있다.¹¹⁴⁾

③ 의의

이 사건에서는 비록 ‘인용발명’에 관한 것이나, 인용발명에서 사용된 외래유전자와 숙주세포, 재조 합 DNA 등이 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 없고 이를 지정기관에 기탁되어 있 지 않아, 통상의 지식을 가진 자가 인용발명을 명세서의 기재에 의하여 반복 실시하여 목적하 는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 개시되어 있지 않으므로, 인용발명 을 미완성 발명으로 판단하고, 심결에서 인용발명을 완성된 발명으로 인정하고 출원 발명이 인 용발명과 동일하여 확대된 선원에 따른 거절 결정을 유지한 심결을 파기하고 있다.

한편 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후2248 판결에서도, “원심은 이 사건 특허 발명과 이 사건 특 허 발명의 출원 전에 출원된 국내 특허출원번호 제84-7923호의 인용발명 1은 인간 EPO 게놈 DNA 자체를 발명의 요지로 하는 것이 아니고 이를 사용하여 포유류 세포에서 EPO를 제조하는 방법을 특허청구의 범위로 하고 있는 것으로서, 단순히 EPO 게놈 DNA의 염기서열만 알고 있

111) 대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결.

112) 위 판결서.

113) 위 판결서.

114) 위 판결서.

다는 것만으로 포유류 세포에서 EPO 단백질을 생산할 수 있는 것이 아님에도 불구하고 그 명 세서에 외래유전자인 인간 EPO gDNA의 취득과정과 이를 이용한 EPO의 제조과정을 상세히 기 재하여 놓았을 뿐 명세서에 기재된 외래유전자인 인간 EPO gDNA의 염기서열이 명확하지 아니 하고, 외래유전자인 인간 EPO gDNA가 지정기관에 기탁도 되어 있지 아니하여 명세서에 기재 된 기술구성이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서의 기재에 의하여 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적·객관적으로 개시되어 있 다고 할 수 없으므로 미완성 발명에 해당하고 미완성발명은 확대된 선원의 지위를 가질 수 없 는 것이어서 이 사건 특허 발명에는 구 특허법 제6조의2 소정의 무효사유가 없다는 취지로 판 단하였다.

구 특허법 제6조의2 제1항(현행법 제29조 제3항에 유사)은 특허출원한 발명이 당해특허출원을 한 날 전에 한 타 특허출원으로서 당해 특허출원 후에 출원공고 또는 출원공개된 출원서에 최 초에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 때에 그 발명에 대하여는 같은 법 제6 조 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있는바, 여기에서 타 특허출원서 에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명이란 그 기술내용이 타 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것으로서 그 기재정도는 당해 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가 진 자가 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 개 시되어 있는 완성된 발명을 말한다(대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결 참조).

기록과 위 법리에 비추어 살펴보면 원심의 위와 같은 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 주장 하는 바와 같은 발명의 완성 여부 및 확대된 선원에 관한 법리오해, 채증법칙 위배 및 판단유 탈 등의 위법이 없다.”고 하여, 외래유전자를 기탁하지 아니한 경우 미완성발명이 되므로 이러 한 발명을 근거로 확대된 선원의 지위를 가질 수 없다고 판단하여 위 대법원 판례와 동일한 취 지로 판단하고 있다.

또한 ‘미생물관련 발명’에서 동일한 취지로 판단한 것으로, 대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후 2003 판결이 있다.

나) 특허법원 2008. 9. 26. 선고 2007허5116 판결: 유용성에 기초한 DNA 관련 발명의 성립성 판단

① 개요

유전자 관련 발명의 성립성을 간접적으로 언급한 사례로는 특허법원 2008. 9. 26. 선고 2007허 5116 판결을 들 수 있다.

이 사건 출원 발명은 포유동물 재조합 DNA 라이브러리를 스크리닝해서 신규한 수용체 또는 막결 합 단백질의 코딩서열을 찾아내는 것을 목적으로 하고 있으며, 컴퓨터 프로그램을 이용하여 발 현될 가능성이 높은 유전자 서열을 찾아내고 공지된 유전자와의 상동성(相同性, homology) 비 교를 통해 그 기능을 추정한 유전자 또는 이 유전자가 코딩하는 단백질 등에 관한 발명이다.

이 사건 출원 발명에 대하여 특허청 심사관은 2004. 7. 19. 상세한 설명에는 단백질의 생리적 기 능을 공지된 유전자 서열과의 컴퓨터상의 상동성(相同性, homology)에 근거하여 추정하고 있을 뿐, 실험적 데이터로 기재하지 아니하여 상기 단백질의 생리적인 기능이 인정되지 않으므로 특 허법 제29조 제1항 본문에서 규정하는 발명으로 완성되거나 산업상 이용가능한 발명으로 인정 되지 아니하고, 이 사건 출원 발명을 당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세한 설명이 기재 되어 있는 것으로 인정되지 아니하여 특허법 제42조 제3항의 요건을 충족하지 못한다는 이유로 특허거절결정을 하였고, 심결에서도 동일한 취지로 심판청구를 기각하였다.

② 판시

“일반적으로 화학물질의 발명은 신규로 산업상 이용할 수 있는 화학물질(즉 유용성이 있는 화학 물질)을 제공하는 것이 발명의 목적이고, 화학물질 자체가 발명의 구성이며, 산업상 유용한 화 학물질을 제공하는 것이 발명의 효과인 반면, 그 화학물질이 유전자 등 원래 자연계에 존재하 는 물질인 경우에는 단지 존재를 분명히 확인했다고 하는 것만으로는 발명에 이르렀다고 보기

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