우리나라에서 진단 방법, 치료방법 등에 관한 발명이 특허대상이 되는지 여부에 대한 별도의 명시
159) Yvonne D'Arcy v. Myriad Genetics Inc., [2015] HCA 35(7 Oct. 2015) S28/2015.
160) 吉藤幸朔 著 YOU ME 特許法律事務所 譯, 特許法槪說 第13版, 대광서림, 2000, 94면.
161) 相澤英孝, バイオテクノロジーと特許法, 弘文堂, 1994, 78頁.
적인 규정은 존재하지 않는다. 일반적으로 발명이 특허받기 위해서는 산업상 이용할 수 있는 발명일 것으로 요구하고 있다. 이를 발명의 성립성과 산업상 이용 가능성 요건이라고 한다.
발명으로서 성립할 것은 우리나라 특허법상 발명을 자연법칙을 이용한 기술적 사상으로서 고도한 것으로 정의하는 것과 관련이 있다. 산업상 이용 가능성 요건을 구체적으로 구분하면 산업에 해당하여야 한다는 점과, 이용가능성이 있어야 한다는 점을 포함하고 있다. 여기서 산업은 파리 협약 제1조에 의하여 광의로 해석된다.
특허법상의 산업에는 제조업 이외의 운수업, 통신업도 포함된다.162)
산업상 이용 가능성이 결여된 예로는, 의료 행위와 관련된 발명을 들고 있는데, 이는 ‘산업상 이용 가능성’ 중, ‘산업상’ 요건을 충족하지 않는 것으로 이해하고 있다. 즉, 의료업은 특허법상의 산 업에 해당하지 않는 것으로 해석한다. ‘산업상’ 이용가능성이 없는 다른 예로는, 단순히 학술적, 실험적으로 수행한 발명도 ‘산업상’ 요건을 충족하지 않은 것으로 하고 있다. ‘이용가능성’이 결 여된 발명으로는 관념적, 이론적으로는 가능할 수 있으나, 현실적으로 구현이 불가능한 발명을
‘이용가능성’이 결여된 발명의 예로 들고 있다.
결국, 우리나라에서는 의료업 관련 발명을 자연법칙을 이용한 기술적 사상으로 인정하는 데는 이 론이 없어 보이고, 따라서 특허의 대상인 발명으로는 인정되지만, 산업상 이용 가능성 특히 ‘산 업상’ 이용가능성이 인정되지 않는다는 점을 특허거절의 이유로 들고 있다.
2) 판례
가) 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결: 인간과 기타 동물 치료법의 구분
① 개요
이 사건 출원 발명은 왁진접종방법에 관한 것으로, 특허출원인이 거절결정불복심판 중에 “왁진접
162) 吉藤辛朔 著 YOU ME 特許法律事務所 譯, 特許法槪說 第13版, 대광서림, 2000, 93면; 尹宣熙, 知的財産 權法 6訂版, 세창출판사, 2004, 113면; 千孝南, 特許法 제11판, 법경사, 2005, 203면; 특허청, 특허·실용신 안 심사지침서, 2004, 2203면.
Paris Convention Article 1
(3) Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.
파리협약 제1조(3)
산업재산권은 최광의로 해석되어 엄격한 의미의 공업 및 상업뿐만 아니라 농업 또는 채취산업의 분야 및 제조 또는 천연의 모든 산품, 예컨대 포도주, 곡물, 담뱃잎, 과실, 가축, 광물, 광천 수, 맥주, 꽃, 밀가루에 대하여도 적용된다.
종방법”을 “인간을 제외한 포유동물의 왁진접종방법”으로 정정하는 보정을 한 사안이다.
② 판시
사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의약이나 의약의 조제방법 및 의약을 사용한 의료 행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허 를 받을 수 없는 것이나 다만 동물용 의약이나 치료방법 등의 발명은 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 될 수 있는바, 출원 발명이 동물의 질병만이 아니라 사람의 질병에 도 사용할 수 있는 의약이나 의료 행위에 관한 발명에 해당하는 경우에도 그 특허청구 범위의 기재에서 동물에만 한정하여 특허청구함을 명시하고 있다면 이는 산업상 이용할 수 있는 발명 으로서 특허의 대상이 된다.’
③ 의의
포유류 중에서 인간을 치료하는 방법은 의료 행위로 산업상 이용 가능성이 부정되어 특허대상이 될 수 없으나, 포유류 중에서 인간을 제외한 동물을 치료하는 방법은 산업상 이용 가능성을 긍 정하여 특허대상으로 될 수 있다는 점을 명확하게 한 것으로, 인간을 대상으로 하는 치료행위 와 인간을 제외한 동물의 치료행위를 구분하여 산업상 이용 가능성을 달리 판단하고 있는 점이 주목된다.
이러한 태도는 동물이나 인간을 구분하지 않고 일률적으로 그 특허대상 적격성을 부정하고 있는 유럽에서의 태도와 대비되는 것이다.
나) 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후 1963 판결: 쑥 뜸구(온구기)의 산업상 이용 가능성 부정
① 개요
이 사건 출원 발명은 쑥 뜸구(온구기)를 사용하여 사람의 등 쪽 부위의 경혈과 배 쪽 부위의 경 혈에 기의 흐름을 원활하게 하기 위한 온구기 사용방법에 관한 것이다.
② 판시
원심인 특허법원 2005. 6. 23. 선고 2004허7142 판결에서는, 종전의 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결에 근거하여, 출원 발명은 인간의 질병을 치료하는 방법이거나, 적어도 치료를 위 한 예비적 처치방법이나 건강상태를 유지하기 위하여 처치를 하는 방법에 해당하여 산업상 이 용 가능성이 없어 특허등록의 적격이 없다고 판단하였고, 대법원에서도 이와 같은 원심판결에 위법이 없다고 하고 있다.
③ 의의
결국 인간의 치료방법이거나, 적어도 치료를 위한 예비적 처치방법이나, 건강상태를 유지하기 위 하여 처치를 하는 방법에 대해서는 그 산업상 이용 가능성을 부정하여 특허대상 적격성을 부정 하고 있다는 점에 의의를 둘 수 있다.
다) 특허법원 2004. 7. 15. 선고 2003허6104 판결: 인체를 필수적 구성요소로 하 는 발명의 산업상 이용 가능성 여부 판단 기준
① 개요
원고는 명칭을 ‘중간 헹굼 단계가 없는 케라틴 섬유의 영구적 세팅 방법’으로 한 발명에 관하여, 프랑스 특허청에 특허출원을 하고(97/12713) 이에 기초하여 특허협력조약에 의한 국제특허출 원(PCT/FR1998/002131)을 프랑스 특허청에 한 후, 2000. 4. 7. 우리나라 특허청에 번역문을 제출하였다(출원번호 제10-2000-7003736호).
특허청구범위의 청구항 1은 아래와 같다.
특허청에서는 이 사건 출원 발명의 청구항 제1항 등이 인체를 발명의 구성요건으로 하고 있어 특 허법 제29조 제1항 본문 소정의 산업상 이용가능한 발명이 아니라는 취지로 거절결정하였다.
특허심판원에서도 “일반적으로 모발웨이브 방법 발명은 인체를 구성요건으로 하는 발명으로서 그 방법에만 특징이 있어 달리 기재할 수 없는 경우에만 산업상 이용할 수 있는 발명이라 할 것인 데, 이 사건 출원 발명은 중간 헹굼 단계뿐만 아니라 특정 환원조성물에도 그 특징이 있으므로 방법에만 특징이 있는 것이 아니고, 방법의 발명 이외로는 달리 기재할 수 없는 경우에도 해당 하지 아니하므로 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 할 수 없으며 ... 이 사건 출원 발명은 특 허법 제29조 제1항 본문의 규정을 충족시키지 못하였다”라고 하여 거절결정불복 심판청구를 기 각하였다.
이에 원고는 심결 취소의 소를 제기하였다.
② 판시
“인체를 필수 구성요건으로 하는 발명이라 하더라도 인체에 행하여지는 수술 또는 치료방법 등 의료 행위에 해당하지 않는 한, 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자 유를 비인도적으로 구속하여 특허법 제32조 소정의 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명'에 해당되어 특허가 허용될 수 없는 경우를 제외 하고는, 산업상 이용이 가능하여 특허로서 보호받을 수 있다”163)
청구항 1.
모발의 퍼머넌트 웨이브를 형성하는 방법에 있어서, 종이의 두께, 인장강도와 수분 흡수능력에 차이가 있으며 한쪽 면이 코팅처리 된 종이 패널을 이용하며, 상기 종이 패널의 한쪽 단면이 두피부분인 모근에 닿도록 깊이 끼워 코팅하지 않은 면과 모발이 접하도록 와인딩하면서 밀가 루, 숯가루, 다시마가루, 계란노른자와 컨디셔너로 제조된 천연의 영양크림이 함유된 퍼머액을 모발과 잘 혼합되도록 고르게 도포한 후 40분 내지 80분간 가열수단에 의하여 반응시키고 건 조한 후 통상의 중화제 처리 후 세발하는 것을 특징으로 하는 퍼머넌트 웨이브 형성방법.
③ 의의
이 사건 특허 발명은 인체의 모발을 대상으로 퍼머를 형성하는 방법에 관한 것으로, 인체의 일부 를 발명의 대상으로 하고 있으나, 이를 의료 행위의 대상으로 삼고 있지 아니하고, 또한 인체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것도 아니므로 산업상 이용 가능성이 부정되지 않는다고 판시한 점에 특징이 있고, 이로서 인체를 필수구성요소로 포함하고 있더라도, 공서양속위반에 이르지 않는 행위로서 의료 행위 관련 발명이 아니라면 특허대상이 될 수 있다는 점을 명확하게 한 점 에 그 의의를 둘 수 있다.
라) 특허법원 2017.11.17. 선고 2017허4501 판결: 부수적 효과로서의 치료효과 (미용행위로 산업상 이용 가능성 인정)
① 개요
명칭을 ‘오케스트라의 연주기법에 의한 피부미용법’으로 피부에 적합한 화장품을 도포한 후, 피부 미용법의 강도를 adagio(편안하게), andante molto calmo(매우 조용하면서 느리게) ,... 등으로 오케스트라의 연주기법에 따라 화장품의 성분이 피부의 진피층까지 잘 흡수되도록 하여 전신의 피부를 촉촉하고 탱탱하게 가꾸는 피부미용법에 관한 발명이다.
이 사건 발명이 인체의 일부인 ‘피부를 필수구성요소’로 하고 있어 ‘산업상 이용가능한 발명’인지
163) 다만 그 후, 진보성이 부정되어서 최종적으로 특허 거절결정 되었다. 제외국에서의 사정도 비슷하여, 유럽
163) 다만 그 후, 진보성이 부정되어서 최종적으로 특허 거절결정 되었다. 제외국에서의 사정도 비슷하여, 유럽