제 2020-25호(2020.12.29.)
중소기업
해외출원가이드
곽 현
한국지식재산연구원 창출활용연구실
전문위원/경영학 박사
김애리
한국지식재산연구원 창출활용연구실
전임연구원/경제학 석사
Ⅰ. 개요 1 II. 해외출원전략 가이드 6 1. 전략적 해외출원국 및 출원방법 선정 7 2. 효율적인 해외출원 전략 11 3. 체 계적인 특허권 관리방안 16 Ⅲ. 요약 및 시사점 17
요 약
작성자 ㅣ곽 현 (한국지식재산연구원 창출활용연구실, 전문위원/경영학박사) 김 애 리 (한국지식재산연구원 창출활용연구실, 전임연구원/경제학석사) ∎ 중소기업은 자사의 제품을 특허로 보호받으면서 해외시장에 진출하기 위해 해외출원은 반드시 필요하나 전문인력의 부재, 비용적인 부담으로 인해 해외출원을 못하고 있음. ∎ 이에 본고에서는 해외출원전략을 수립하는데 어려움을 겪는 중소기업을 위해 출원국 선정 및 출원방법 선택, 단계별 해외출원 전략, 체계적인 특허권관리 방안 등에 대해 다양한 사례를 통한 해외출원 가이드를 제시하고자 함 ※ 본 보고서 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산연구원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.개요
Ⅰ
1. 들어가며 ■ 우수한 기술을 보유한 중소기업임에도 불구하고 해외출원을 하지 않아 해외에서 특허 권리를 행사하지 못하는 사례가 빈번하게 일어나고 있음 해외출원을 하지 않아 해외에서의 특허 로얄티 수익을 놓친 사례 (사례) 해외특허 놓쳐 ’3조 시장‘ 날린 인포뱅크 '단문 메시지 통합 서비스' ‘정답을 아시는 분은 우물정(#)과 ○○○○(전화번호)를 눌러 (방송사로) 보내주세요.’ 인포뱅크는 지난 1998년 ‘단문메시지 서비스를 이용한 통합 메일 서비스’라는 세계 최초로 개발하고 국내에 특 허를 출원하였다, 인포뱅크의 한 관계자는 “2011년 SBS ‘생방송 1억 퀴즈쇼’에서 활용됐는데 그해에만 200억원 의 매출을 거뒀다”고 말했다. 이 기술은 전 세계 주요 방송가에서 활용되면서 약 3조원 규모의 시장을 형성했다. 하지만 해외에서는 기술특허 출원을 하지 않은 탓에 기술 사용료를 전혀 받지 못하고 있다. 일반적으로 특허 로열티는 매출의 평균 3%선에서 정해진다. 박태형 대표는 “연간 3조원 규모의 시장에서 900억원의 로열티 수익을 올릴 수 있었을 것”이라면서 “우리가 (해외에) 직접 서비스를 제공했다면 투표와 퀴즈·방송 사용자 수십억명을 확보할 수 있었다” 고 아쉬워했다. * 출처: “[단독] 해외특허 놓쳐 ’3조 시장‘ 날렸다”, 서울경제(’19.6.4) 다국적 기업으로부터 특허침해 소송을 당한 사례 (사례) 중소기업 관련 특허분쟁 사례 · 이스라엘의 미용의료기기 제조·판매 업체인 시너론(Syneron)은 국내 중소기업 4개사를 상대로 특허침해소송을 제기한 데 이어 지난해 12월에는 한국 중소기업 다섯 곳이 피소당했다. · 음향기기 전문 다국적기업 보스(Bose)는 지난해 5월 이어피스 장치와 관련해 국내 중소기업이 특허를 침해했다 고 국제무역위원회(ITC)에 조사신청서를 제출했다. * 출처: 中企 미국 특허 분쟁 181% 증가..."PCT 활용 여건 조성을", 서울경제(’19.6.9) 위의 사례들과 같이 해외 출원을 포기함으로서 해외 국가에서의 독점권을 행사하지 못하거나 특허 분쟁의 위험에 노출되고 있음 ■ 중소기업의 해외특허 출원시 가장 큰 애로사항은 ‘비용 부담’와 전문인력 부재로 인한 특허출원의 어려움을 꼽고 있음* 중소기업들은 보유 우수기술을 해외출원하지 않은 이유로 비용 부담(56%)을 택함(‘17년 설문조사) (※ 미·일·EU 3국 특허등록시 약 6천만원 소요) ** 선진국에서는 출원료(대리인 선임료) 외 중간대응 및 등록료·유지료 부담이, 중국·신흥국에서는 번역료 가 큰 부담임1) *** 특허를 체계적으로 관리하는 평균전담인력은 대기업은 2.8명인데 비해 중소기업은 1.5명이며, 이중 변 리사를 보유한 비율은 대기업은7.1%인데 반해 중소기업은 1.6%로 매우 낮음2) ■ 이에, 본고에서는 해외출원전략을 수립하는데 어려움이 있는 중소기업이 자사 발명을 해외출원함에 있어서 출원국 선정 및 출원방법 선택, 단계별 해외출원 전략 등 중소기업 해외출원 가이드를 제시하고자 함 다양한 사례를 통해 해외출원을 처음 시도하는 기업들의 효과적인 의사결정을 지원하는데 도움을 주고자 함 특히, 비용이 부담스럽고 특허출원 전문 인력이 없는 중소기업과 스타트업의 효과적인 내 부 의사결정을 지원하는데 도움이 될 것으로 기대됨 2. 해외출원의 필요성 및 해외출원 현황 ■ (해외출원의 필요성) 기업은 해외출원을 통해 해당국에 대한 독점배타적 권리를 확보하고, 분쟁을 예방하고, 투자유치 등을 통해 기업 가치를 증대시킬수 있음 (독점권리 획득) 특허독립(속지주의)의 원칙상 각국의 특허는 서로 독립적이므로 반드시 특허권 등을 획득하고자 하는 나라에 출원을 하여 그 나라의 특허권을 취득하여야만 해당 국에서 독점배타적 권리를 확보할 수 있음 * 한국에서 특허권을 취득하였다고 하더라도 다른 나라에서 권리를 취득하지 못하면 그 나라에서는 독점 배 타적인 권리를 행사할 수 없음 (분쟁예방) 해외시장에서의 침해*·피침해** 분쟁예방을 위해 필요 * 침해분쟁: 해외기업의 산업재산권을 우리나라 기업이 침해하거나 모방하여 발생한 분쟁 ** 피침해 분쟁: 우리나라 기업의 산업재산권을 해외기업이 침해하거나 모방하여 발생한 분쟁 - 국내기업‐해외기업 간 지식재산 분쟁은 증가하고 있으며 이 중 중소기업의 분쟁이 다수 차지하고 있는 것으로 나타남 * 미국에서 우리기업에 의한 제소사건의 경우 ’17년 21건에서 ’18년 104건으로 크게 증가하였으며 이중 중소기업이 약 84%로 대다수를 차지함3) 1) 특허청 주최 수출기업간담회의 내용(‘19.3)
- 지식재산권 피침해발생시 이에 대응하기 위해서 발생하는 침해조사비용, 대리인 선임비 용, 법률 자문비용(경고장 발송, 소송 자문포함), 소송비용 등 막대한 비용이 소요됨 * 미국 US 헤이스팅 법대에서 200개의 스타트업을 대상으로 조사한 결과도 특허 분쟁 소송에 10만 달러 이상을 쓴 스타트업이 57%에 달하는 것으로 나타남4) ** 중국에서 발생한 특허 분쟁의 경우 72.2%가 소송으로 진행되었으며 평균 소송비용은 4.6억 원으로 조 사되었음(미국의 경우 10.6억)5) - 침해분쟁으로 인해 매출감소와 손해배상 합의금으로 인한 경제적 부담, 사업축소 및 철수 하게 되는 경우도 있음 (기업가치 증대) 스타트업의 특허 보유는 기업의 Value-Up 및 기업의 매출과 고용 증가 폭에 중요하게 작용 - 스타트업의 성장 가능성은 특허 보유 시 미보유 대비 35배 증가, 창업 후 1년 내 상표권 등록 시 미등록 대비 5배 증가한 것으로 나타남6) - 스타트업은 최초 특허 등록 후, 5년간 평균 고용 54.5% 및 매출 79.5% 증가7) (투자유치 및 거래에 활용) 기업의 투자유치 및 거래에 유용하게 활용 - 특허는 스타트업의 외부자금 투자유치 및 거래에 상당한 영향을 주는 것으로 나타남 * 미국에서 벤처투자를 받은 스타트업 중 67%는 투자자들이 해당 스타트업이 보유한 지식재산 을 투자결정의 중요요인으로 뽑음8) ■ 국내기업의 해외특허출원 현황 국내출원 대비 해외출원 비중이 경쟁국 대비 극히 낮은 상황으로 국내혁신 역량이 해외시 장 확대로 충분히 연결되지 못하고 있는 실정 - ’17년 한국의 해외특허출원지수는 0.42*로 해외출원 상위 20개국 중 19위이며, 상위 20 개국 평균(2.54)의 1/6 수준에 불과 * (한국인의 해외특허출원건수)/(한국인의 한국특허출원건수) = 67,491/159,084 (’17년 기준) 4) ‘스타트업 지재권 보호 강화해야’ (디지털타임스, 2018.02.02.) 5) 우리기업의 해외 지재권 분쟁현황 및 시사점, 한국지식재산연구원, 19.7. 6) MIT Innovation Initiative, ’16
7) 전미경제연구소, ’17
해외출원 상위 20개 국가의 해외특허출원지수 비교(’17년) * 출처: 세계지식재산기구(WIPO) ■ 중소기업의 해외특허현황 중소기업의 해외출원율은 4.3%에 불과하며 이는 대기업(36.8%)과 중견기업(10.7%)에 비 해 많이 부족한 수준임 - 2015년 중소기업의 국내 신규 출원은 4만4,258건으로 대기업(3만5,893건)을 넘어섰지 만 해외에 출원된 국내 출원은 1,900건으로 대기업(1만3,216건)의 5분의1 수준에 그침 출원주체별 신규국내출원의 해외출원율 (‘11~’15) 기업규모별 국내신규출원 (A) 해외에 출원된 국내신규출원 (B) 국내신규출원의 해외출원율(%) (C=A/B) ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 대기업 36632 40375 42804 39955 35893 10023 11296 13466 13579 13216 27.4 28.0 31.5 34.0 36.8 중견기업 11587 11953 11529 11203 11054 1095 1108 1116 1117 1185 9.5 9.3 9.7 10.0 10.7 중소기업 32912 35704 38603 41604 44258 1246 1437 1688 1826 1900 3.8 4.0 4.4 4.4 4.3 계 141166 151486 158670 159702 161698 14746 16679 19218 19779 18942 10.4 11.0 12.1 12.2 11.7 * 출처: 특허청, 보도자료(국내기업의 해외특허현황 조사결과 발표)(19.4)
해외출원전략 가이드
해외출원전략 가이드
Ⅱ
1. 전략적 해외출원국 및 출원방법 선정 ■ (해외출원여부의 결정) 권리가 필요 없는 국가에 출원 자체를 안하는 것이 가장 비용을 절감하는 것이므로, 출원국 및 출원방법에 대한 분석을 바탕으로 해외 출원 여부를 결정하는 것이 가장 중요 ■ (해외출원 국가 선정) 비용적 부담에 제한이 없다면 권리를 확보하기 위해 최대한 다수의 국가에 특허를 출원하면 좋지만 예산상 제약이 있으므로 자사가 보유한 기술에 대해서 한국 외에 어느 나라에서 권리를 확보할 것인지 결정해야 함 자사/경쟁사의 기술 및 비즈니스가 향후 해당 국가에 수출, 해당국가에서 생산 등 해당 국가에서 사업을 영위할 경우에 출원하는 것이 바람직함 - 자사가 보유한 기술과 관련된 비즈니스가 어느 국가에서 일어날 수 있는가? 해외 국가에 서 비즈니스를 할 것인가? - 내가 해외에서 비즈니스를 하지 않더라도, 다른 경쟁사가 해외에서 비즈니스를 하는 것을 막고 싶은가? 생산국에 특허출원을 고려해야 하는 이유 한국에 등록된 특허를 한국의 경쟁자가 미얀마에서 제조하여 미국으로 수출하는 경우, · 위의 경우, 한국의 특허권으로 방어할 수 없으므로 미얀마에서 특허 제품을 판매할 계획이 없다고 하더라도, 미얀마 내 특허를 확보할 필요 있게 됨 · 따라서 경쟁사의 제조공장이 위치한 국가 또는 OEM 국가들에서의 특허 등록은 이러한 경쟁사의 제조를 금지하는 측면에서의 해외출원국으로 고려할 필요가 있음 출원하고자 하는 국가에서 특허권의 권리화 유효성*과 권리 행사 실효성**이 높은 경 우에 한해 출원하는 것이 바람직함 * 권리 유효성은 특허권을 획득하는데 드는 시간과 비용으로 특허획득의 용이성과 편의성 정도 * 권리 행사 실효성은 특허권에 보호가 잘 이루어져 비교적 자기의 권리를 적극적, 소극적으로 행사할 수 있는 정도 - 해당국가는 특허를 보유한 기업을 제대로 보호해주는 국가인가? - 해당국가에서 경쟁사가 자사 특허를 침해했을 경우, 적절한 보상을 받을 수 있는가?특허권리가 잘 보호되는 국가 권리화 유효성과 권리행사의 실효성을 바탕으로 IP 5의 주요 국가와 신흥 국가* 에 대해 조사·분석한 결과 * 대상국가: 미국, 유럽, 중국, 일본, 싱가포르, 베트남, 태국, 인도, 필리핀, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레 이시아, 브루나이, 미얀마, 홍콩, 대만, 멕시코, 브라질, 러시아, 칠레, 남아공, 터키, 폴란드(총 24개국) 구분 권리화유효성 적극적권리행사*권리행사 실효성소극적권리행사** A등급 일본 ,미국, 홍콩, 대만싱가포르, 중국 중국, 유럽, 미국,일본, 대만, 멕시코 미국, 유럽, 중국,일본, 대만 B등급 베트남, 인도네시아, 필리핀,캄보디아, 미얀마, 인도 폴란드,싱가포르, 터키,홍콩, 남아공, 베트남, 브루나이 싱가포르,홍콩, 터키, 멕시코, 폴란드, 베트남 C등급 멕시코, 칠레, 터키, 폴란드말레이시아, 태국 라오스, 태국, 필리핀,브라질 러시아, 태국, 필리핀,인도네시아, 브라질, 남아공 D등급 남아공, 러시아, 라오스, 브라질, 브루나이, 유럽 인도, 말레이시아, 칠레, 캄보디아, 인도네시아, 미얀마, 러시아 인도, 말레이시아, 칠레, 브루나이, 라오스, 미얀마, 캄보디아 * 적극적 권리행사 : 타인의 특허권 침해에 대해 자기의 권리를 적극적으로 행사해 타인의 침해를 지하거 나 손해배상을 받는 등의 행위 ** 소극적 권리행사 : 타인이 특허권을 침해했다는 주장에 대해 방어적 입장에서 자기의 권리를 행사하거 나 침해가 아님을 주장하는 행위 ◦ (권리화 유효성) 비교적 권리획득을 하는데 시간과 비용이 적게 드는 국가는 일본, 미국, 홍콩, 대만, 싱가포르, 중국으로 나타났음 · 신흥국가인 멕시코, 터키, 칠레, 브라질 등의 국가는 전문 대리인을 찾고 선정하는 과정의 어려움으로 인해 권리 획득의 어려움이 있는 것으로 나타남 · 유럽의 경우 출원절차가 복잡하고 등록에 소요되는 시간이 길고 출원비용이 고가로 나타나 권리화가 어려 운 국가로 나타남 ◦ (권리행사의 실효성) 특허권에 보호가 잘 이루어져 비교적 자기의 권리를 적극적, 소극적으로 행사할 수 있는 주요 국가는 미국, 유럽, 중국, 일본, 대만으로 나타남 · 미얀마, 캄보디아, 라오스* 등의 동남아 국가는 지식재산에 대한 법 제도가 제대로 작동되지 않아 침해에 대한 낮은 보상수준으로 인한 것임 * 적극적 권리행사에서 라오스가 높은 등급을 받은 이유는 소송비용이 낮은 이유에서 비롯된 것으로 보임 * 출처: 국가별ㆍ출원주체별 IP 전략 가이드라인개발에 관한 연구, 한국지식재산연구원(2019) ■ (해외출원 방법 결정) 해외국가로 출원하는 국제 특허출원은 파리조약(Paris Convention)에
의한 전통적인 해외직접 출원과 특허 협력조약(PCT: Patent Cooperation Treaty)에 의한 PCT 출원으로 구분됨
해외출원방법 (해외직접 출원방식과 PCT 출원방식) (해외직접출원) 특허획득을 원하는 모든 국가에 각각 개별적으로 특허출원하는 방법 - (해외직접출원이 유리한 경우) 진출하려는 국가가 명확한 경우나 특허 제품이 상대적으로 간단하고 라이프 사이틀이 짧은 경우 · 진출하려는 국가가 명확하면 각국별로 현지대리인을 선임하여 개별적으로 특허출 원을 하는 것이 간명하고 출원 절차가 상대적으로 복잡한 PCT루트보다 적합 · 특허 제품이 상대적으로 간단하고 라이프싸이클이 짧은 경우에는 권리범위의 광협보다 는 등록 자체가 중요하므로 개별적으로 출원한 후 신속하게 진행하여 권리 행사하는 것 이 시장 점유 면에서 유리 - (해외직접출원의 단점) 국내 특허 출원 발명의 재산적 가치를 사전에 판단하기 어 려움에도 불구하고 우선권 주장을 위해 국내출원 1년 안에 해외출원을 해야 함 · 기업이 연구·개발한 자신의 여러 특허출원발명 중에서 어느 발명에 대하여, 어느 시장을 중심으로, 어느 국가에 진출할 것인지 단시간에 결정해야 함 (PCT출원) 국적국 또는 거주국의 특허청(수리관청)에 하나의 PCT출원서를 제출하고, 그 로부터 정해진 기간 이내에 특허획득을 원하는 국가(지정국가)로의 국내단계에 진입할 수 있는 제도
하여 동시에 출원하는 효과를 갖음. 특히 2009. 1. 1.부터 한국어가 국제공개어로 채택되어, 한국어만으 로 국제출원, 국제조사, 국제공개, 국제예비심사 절차가 완전하게 이루어짐 - (PCT출원 장점) 해외 특허 전략을 수립할 충분한 시간 확보가 가능하고, 국제조사기관의 선행조사 및 예비심사를 통해 특허획득 가능성을 높이고 무모한 해외출원을 방지 · PCT국제출원을 통하여 각 지정국 특허청에 직접 출원한 것과 같은 효력을 확보한 다음, 그 지정국의국내단계 진입기한*까지 자사의 비즈니스 상황에 맞춰 국내진입국가를 결정 할 수 있음 * 대부분 우선일로부터 30개월 이내(룩셈부르크, 탄자니아, 우간다는 우선일로부터 19개월 이내, 우리나라 는 31개월) · 국제조사 및 예비심사를 토대로 특허획득 가능성에 대한 면밀한 검토를 통해 특허획득 가능성을 미리 알 수 있을 뿐만 아니라 평가·보완의 기회도 가질 수 있어 특허획득에 유 리함 · 지정국의 시장성을 조사한 다음에 국내절차 이행여부를 결정함으로써 불필요한 비용지 출 및 무모한 해외출원을 사전에 방지 - (PCT출원이 유리한 경우) 해외출원국가가 명확하게 정해지지 않고, 자사의 비즈니스 상 황을 지켜보며 출원국을 결정해야 할 경우 - (PCT출원 단점) PCT국제출원 비용이 별도로 소요되고, 지정국의 국내단계에 진입하는 경우에는 개별국 출원시와 동일한 비용이 추가로 필요하므로 비용부담이 가중됨 의료기술 및 기기산업의 경우는 PCT출원이 효율적 바이오니아(의료산업분야의 생산품을 만들고 판매하는 기업) 사례를 살펴보자. 의료기기 및 의료기술은 빠른 출원이 필요하나, 계속된 연구에 따른 기술의 보완이 이루어지는 연구개발로 인해 수정 가능성 및 출원 필요성을 검토할 시간과 여러 국가의 시장상황을 지켜볼 시간이 필요한 산업이다. 이에 바이오니아는 PCT 출원을 통해 발명에 대한 우선권을 확보한 후 특허 심사 청구나 외국 특허청 진입단계까 지의 시간을 활용하여 출원 발명에 대한 면밀한 평가를 진행하였다. 이를 통해 출원예정국에서의 의료기기 및 진 단시트의 사업성 등에 대한 판단을 국내 출원후에 지속적으로 검토할 수 있었다. 즉, 우선권을 일단 확보한 후 해 외에서의 기술적, 특허적, 사업적 가치가 높은 발명에 대해서만 해외특허 권리화 단계를 진행시키는 전략을 활용 하였다. * 출처: 기술혁신형 기업의 해외출원전략, 한국지식재산연구원(2017)
2. 효율적인 해외출원 전략 ■ 국내대리인 선정 해당 기술에 대하여 전문화되어 있는 로펌을 선정해야 함 - 자사의 기술에 대해 전문성을 보유한 대리인 선정이 중요 - 국내 대리인과 계약전 해당 기술 관련 변리사는 몇 명이나 보유하였는지, 출원예정국의 출원 경험은 어느 정도인지 등에 대한 조사가 필수 국내 대리인의 효율적인 활용 바이오니아(의료산업분야의 생산품을 만들고 판매하는 기업) 사례를 한번 더 살펴보자. 바이오니아는 연구개발 과정 중의 우수한 발명 아이디어에 대해서는 특허로 발전시킬 수 있는지에 대한 내부 토 의를 거쳐 특허출원이 가능한 발명아이디어에 대해서는 발명자, 지적재산부서 담당자, 국내 대리인이 참석하여 아이디어에 대한 선행기술조사와 발명심의과정을 통해 특허출원을 위한 절차를 밟게 된다. 토론과정상에 대리인이 참석함으로써 연구개발 과정상에서 기술적 보완을 통해 특허출원의 가능성을 높일수 있었다. 또한 대리인과의 오 랜기간 관계를 유지하여 대리인 비용에 대해 추가적인 할인을 받고 있었다. * 출처: 기술혁신형 기업의 해외출원전략, 한국지식재산연구원(2017) ■ 해외대리인 선정 (해외로펌선정 방안) 해외 로펌의 경우 Top tier 해외 로펌을 고집할 필요가 없음 - Top tier의 경우 글로벌 기업에 초점이 맞추어져 있고, 다양한 기업을 대리할 가능성이 높아 한국 중소기업의 요구사항에 대응하기 어려움 대부분 해당 기술에 대하여 한국 출원을 진행한 한국로펌에 의존적이므로 해당 한국 로펌 과 협업하고 있는 파트너 해외 로펌을 통해 출원을 하는 것이 절차적으로 편리 - 해외 로펌 선정은 여러 과정을 거쳐야 하고 선정 이후 관리가 필요하므로 특허 출원 건수 가 적은 상황이라면 한국 로펌의 파트너 해외 로펌을 활용하는 편임 - 이미 해당 한국 로펌이 그 파트너 해외 로펌에 대한 검증을 거쳤고, 비용적으로도 최소화 되어 있음 (예외적인 경우) 특허 출원 건수가 증가하면 한 국가의 해외 로펌을 2개 이상으로 하여 비 교 평가를 통해 해외로펌이 비용 절감 방안을 적극적으로 제안하도록 유도할 필요가 있음 ■ 명세서 번역비용 (번역방법) 해외 국가에 출원을 하기 위해서는 해당 국가의 언어로 출원을 해야 하며 번역
펌에서 번역을 하는 방법 ②한국로펌에서 번역을 하고, 이를 해외 로펌에 보내면 해외 로 펌이 출원을 하는 방법이 있음 (비용절감 방안) 일반적으로 영어명세서는 국내로펌에서 번역하고 이를 해외 로펌에 서 출원하는 방법으로 번역비를 절감 * 특히 미국의 경우에는 인건비가 워낙 비싼 관계로 한국에서 번역을 해서 미국 로펌으로 내보 내는 것이 약 50% 정도 저렴함 - (국내번역) 각종 소프트웨어를 활용하여 초벌 번역을 진행하고 특허 번역 전문가가 최종적으로 번역하는 방법을 사용하여 번역비를 절감 · 영어 명세서에서 사용될 용어를 사전에 제공하여 품질을 보장받고 비용을 절감할 수 있음 · 소프트웨어를 활용하여 영어 명세서의 오류(청구항의 인용 관계, 도면 부호의 불일치, 기술용어의 불일치 등)를 점검하여 영어 명세서 검토 비용 절감 · 영어 명세서가 준비되면 한국 명세서 작성자가 오류 사항이 없는지 검토 - (해외로펌 송부) 한국에서 영어 명세서 준비가 완료되면 출원국가 로펌에게 송부하며, 이 때 출원국 로펌의 검토를 받는 경우와 검토를 받지 않는 경우로 나누어짐 · 미국, 유럽은 로펌의 검토 비용이 높은 편이고 한국에서 완료한 영어 명세서의 품질이 높아진 점을 감안하여, 해외로펌의 검토를 생략하는 경우가 많음 * 단, 미국 출원은 로펌의 검토 비용이 높더라도 한국과 미국에서 이중으로 체크된 영어 명세서는 미국 외의 다른 국가에 해외출원을 진행할 때 활용될 수 있으므로 미국 로펌의 검토를 거쳐 오류 사항을 체크하는 경우도 있음 · 중요한 출원은 해외로펌의 검토비용이 발생하더라도 해외 변리사/변호사의 검토를 통해 리뷰를 보면서 해당국의 전문 용어로 수정하는 과정이 필요 (예외적인 경우) 중국의 경우 중국 로펌에서 번역하는 것이 저렴 - 중국어의 경우, 국내에서 번역을 하는 것보다 중국 로펌의 국내 동포를 통해서 번역을 하 는 것이 더 저렴하고 이해도가 높음 - 영어 명세서를 번역할 경우, 영-중 용어집을 중국 로펌에 제공하여 번역의 정확도를 높이 면서 번역비를 인하할 수 있음 ■ 심사청구여부 출원인은 전략적으로 심사 청구 여부의 시기를 결정하여 비용의 발생 시기를 변경하거나 심사청구를 하지 않음으로서 비용을 절감할 수 있음 심사청구 여부 결정시 다음을 고려하여 결정하여야 함
- 빠른 등록을 원하는가? - 현재 심사청구비용을 감당할 수 있는 재정적 상태인가? - 비용이 상대적으로 저렴한 한국 특허상황을 보면서 해외 국가에 심사청구 여부 결정* * 한국에서 신규성급의 선행문헌이 발견된 경우 해외에서도 등록되지 못한 가능성이 높음 (심사청구유예) 한국, 일본은 출원일로부터 3년까지 심사청구를 유예할 수 있고, 중국은 우선일로부터 3년까지 심사청구를 유예할 수 있으나, 미국은 심사 청구 제도가 없으므로, 미국의 심사 결과를 토대로 한국, 일본, 중국의 심사 청구 여부를 결정할 수 있음 ■ 청구항의 작성 각 국가에서 정한 청구항별 관납료가 있고, 이는 청구항의 개수에 비례하므로 비용이 가 산되는 청구항 수를 확인하고 작성 - (미국) 관납료는 출원시 출원료, 조사료, 심사료로 구성되므로 과도한 청구항을 작성하지 않으며 기본 수수료에 해당하는 청구항 20개 이내(독립항 3개 이내)로 작성하는 것이 일 반적임 - (중국) 청구항 10항을 기준으로 출원료를 납부해야 하고 심사청구료는 일정 금액이므로, 출원할 때 청구항 수가 출원료를 결정하며 심사청구할 때는 청구항 수는 영향을 미치지 않음 - (유럽) 청구항 15항을 기준으로 출원료가 결정되며 1항 추가시 가산되는 금액이 높으므 로 되도록 청구항 15항 이내로 작성함 - (일본) 한국 관납료 구조와 유사하여 출원료는 일정 금액이고 심사청구료는 1항 당 금액 이 가산되므로 심사 청구를 진행할 때 자진 보정을 제출하여 심사 대상 청구항을 감하여 비용절감 ※ 한국/중국에 출원한다고 가정했을시, 한국에서 심사청구결과 처음에 작성된 20개 중에 10개만 의미있는 등록이 되었다면, 중국 출원시에는 의미있는 10개에 대해서만 심사를 받는 것이 심사청구료를 절약할 수 있음
청구항 수정을 통한 비용의 점감 한국/일본/중국에 출원하였다고 가정하자. 한국에서 심사청구를 하고 심사결과를 받아보니 처음에 작성된 청구항 20개 중에 약 10개 정도만 의미있게 등록이 되었다. 이경우 일본 및 중국 출원시에도 의미있는 10개에 대해서만 심사를 받는 것이 심사청구료를 아낄 수 있으므로 비용적으로 더 유리할 것이다. 다만, 심사청구료에서 기본 청구 항 수까지 기본료를 받는 경우에는 거기까지는 청구항 수를 늘리는 것이 좋다. 또한, 유럽의 경우 다중인용항이 다중인용항을 인용하는 것을 허용하므로 기업은 미국 출원 명세서와 달리 유럽에 출원시에는 청구 범위를 정정하여 출원 명세서를 작성하는 것이 효율적이다. 이러한 방식을 통해 관납료 뿐만 아 니라 특허 심사과정 중 거절로 인한 절차 지연 및 OA비용의 발생을 사전에 방지할 수 있다 국가별 다중 종속항의 인정여부 확인하여 이를 적절히 활용하여 청구항을 작성 - (일본) 다중 종속항을 인정하므로 이를 활용하여 청구항 수를 줄일수 있음 - (미국) 다중 종속항을 청구항 1개로 보지 않고 인용하는 청구항 개수만큼 비용이 증가 ■ Office Action(OA)*대응 * 특허청의 심사관이 특허를 받을 수 없는 사유로 통지한 결과에 대하여 반박을 하는 과정에서 발생하는 비용 (OA 대응방식) OA 발생할 경우 대응하는 방법은 ① 해외대리인과 국내대리인이 협업하 는 방식과 ② 해외대리인이 전적으로 처리하는 방식이 있음 - (해외대리인과 국내대리인이 협업하는 방식) 출원인이 직접 해외대리인과 접촉해야 하는 불편함이 제거되므로 대부분의 출원인이 선택하는 방식으로 평균 약 200-250만원 소요 되며 다음 단계로 진행 · (1 단계) 해외에서 OA 발생. 해외 대리인은 국내대리인에게 관련 내용의 검토 없이 바 로 서류 송부 · (2 단계) 국내대리인이 OA에 대한 대응방안(보정서, 의견서)를 작성하여 출원인에게 컨펌 · (3 단계) 국내대리인은 대응방안을 영어로 작성하여 해외대리인에게 송부 · (4 단계) 해외대리인은 국내대리인이 작성한 대응방안을 해외 서식 절차로 변경하여 해 외 특허청 대응 * 해외 대리인의 의견이 꼭 필요하다면 4번째 절차에서 해외대리인의 법적 지식을 추가하여 더 활용할 수 있으며 비용은 다소 증가할 수 있음 - (해외대리인이 전적으로 처리하는 방식) 국내대리인은 이 과정에서 제외되고 출원인과 해 외대리인이 커뮤니케이션하여 대응하는 방식으로 평균 약 300만원이 소요 · (해외대리인이 전적으로 처리하는 경우) 발명의 단일성*, 기재불비** 등과 관련된 거절의 경우 바로 해외로펌이 처리하더라도 비용이 크지 않으므로 국내로펌을 거치지 않고 해 외로펌 측에서 바로 진행하는 경우
* 발명의 단일성은 하나의 특허출원 명세서에는 하나의 발명만을 기재하도록 하는 것 ** 기재불비는 발명의 상세한 설명기재 방법 도는 특허청구 범위의 기재방법들을 어긴 경우 · (제3국의 경우) 제 3국의 경우 한국 로펌이 출원 프로세스에 대해 정확하게 모르는 경우 가 발생할 수 있으므로 해외 로펌에게 전적으로 일임하는 방안도 고려 (잦은 OA 방지) 미국, 중국 등에서 재심사 등을 통하여 OA가 여러 차례 반복되거나 다른 국가와 동일한 OA가 발생하면 비용이 기하급수적으로 증가 - 여러 번의 OA가 발생하지 않도록 적절한 권리범위가 확보된다는 전제에서 심사관의 지 적사항을 보정하거나 받아들일 필요도 있음 - 국가마다 동일한 OA(동일한 인용문헌)가 발생하지 않도록 자진보정 등 선조치가 필요하 며 이는 심사 청구를 제출할 때 진행하는 것이 바람직 ■ (허여결정서 대응) 심사관이 허여통지를 발송하게 되면, 한국 로펌과 출원인은 등록될 청구항을 분석하여 기술 적용 여부 및 가능성을 검토하여 등록될 특허의 효용성을 검토 허여결정서 단계에서 불필요한 등록을 최소화하여 비용을 절감 - 등록될 청구항에 기재된 발명이 기술에 적용될 가능성이 전혀 없게 된 경우에는 등록료 를 납부하지 않고 포기 - 반대로 등록될 청구항에 기재된 발명이 기술에 적용될 가능성이 있는 경우 등록료를 납 부하여 등록을 진행함 중요한 특허를 선별하여 연속(계속)출원 및 분할출원을 통해 특허 포트폴리오를 구성 - 보통 미국 특허출원이 먼저 허여결정서가 발행되므로, 등록될 청구항을 수정할 필요가 있 는 경우 미국 특허출원에 대한 연속(계속) 출원을 별도로 제출하여 진행함 - 중요한 특허인 경우, 출원인의 제품과 경쟁사의 제품을 계속 모니터링하면서 제품에 맞는 청구항으로 수정하여 여러 번의 연속(계속) 출원 또는 분할 출원
3. 체계적인 특허권 관리 방안 ■ (정기적으로 등록 특허의 가치 점검) 등록받은 특허라도 향후 가치가 없다고 판단되면 포기하여 등록 유지료를 줄일 것 * 미국 특허 연차료는 특허 한 건당 3.5년차 1150달러, 7.5년차 2900달러, 11.5년차 4810달러 로 상당한 금액에 해당되며 여기에 미국의 특허 관리시스템상 외국업체가 특허를 등록·유지하 려면 반드시 미국 로펌을 거쳐야 하기 때문에 특허변호사 선임비 등 추가 비용이 발생 - 연단위로 등록특허의 자사 사용 / 타사 침해 / 향후 기술 가치를 점검하여, 가치가 없는 특허는 과감히 포기 - 창업 초기에는 특허의 양이 중요하므로, 대부분의 특허를 유지하면서 중요 특허를 선별해 야 함 - 특허의 양이 쌓이고 매년 일정하게 특허 출원이 되거나 증가하는 추세라면 등록특허의 가치를 평가하여 연차료 납부를 포기함으로써 일부 특허를 포기함 정기적인 특허권의 가치 점검 중견기업인 토비스 (모니터 제조기업)는 신규특허발생시 전체 특허에 대한 평가를 진행하여 일정수의 특허유지관 리로 비용을 절감하고 있다. 즉 토비스는 신규 특허가 발생하게 되면 전제 특허에 대한 평가를 통해 시장성이 떨 어지거나 가치가 없는 특허는 포기함으로써 특허 유지에 들어가는 유지 비용을 자사의 예산 범위내에서 맞추고 있 다. 중소기업인 아이에스시(테스트 소켓 제조기업)도 마찬가지로 정기적인 정기적으로 특허평가위원회를 통해 특허에 대한 평가를 실시하고 있다. 기존 특허에 대해 기술평가 및 시장성 평가를 실시하여 특허를 유지할 것인지 포기할 것인지 결정하는 등 특허전반에 걸친 특허출원 전략 수립을 진행하고 있었다. ■ (특허 관리 서비스업 이용) 등록된 특허수가 많은 경우 등록된 특허만 별도로 관리하면서 등록유지료를 담당하는 회사를 활용 등록이 된 특허는 나라마다 다르지만 연단위 혹은 몇 년단위로 등록유지료를 내야 하는 데, 이는 일반적으로 해당 특허를 담당했던 한국로펌이 주가 되어 해외 로펌에 등록유지 료를 납부하도록 요청 등록된 특허수가 많은 경우 등록된 특헙만 별도로 관히하면서 등록유지료를 담당하는 회 사에 맡겨서 등록특허의 등록유지료 납부를 담당하게 하는 것이 로펌을 쓰는 것에 비하여 비용적으로 유리
요약 및 시사점
요약 및 시사점
Ⅲ
■ 중소기업은 전문인력의 부재와 비용의 부담으로 해외출원율이 낮으나, 자사의 기술에 대해 해외에서 독점권리를 획득하고 분쟁의 소지에서 벗어나기 위해서는 해외출원은 필수이므로 효율적으로 해외출원을 해야함 ■ 해외출원타당성 검토를 통해 전락적으로 출원국선정과 출원방법을 결정해야 함 (출원국 선정) 자사의 기술 및 비즈니스를 수출/생산할 국가, 특허권의 권리 행사 실효성 높은 국가를 중심으로 출원국을 선정 특허권 권리행사의 실효성을 바탕으로 한 출원전략 출원전략 1 IP 5국가 및 대만, 홍콩, 싱가포르 터키 등은 권리의 획득은 용이하지 않은 편이지만, 권리의 보장은 높은 편으로 기업이 해당 국가에 진출을 예정하는 경우 출원 및 등록 필요 출원전략 2 라오스, 캄보디아, 미얀마 등 저개발국가의 경우 권리획득에서는 개별 국가별로 차이가 있지만, 권리의 보장에 있 어 약한 모습을 보이고 있어 출원 및 보호를 포기하고 판로개척에 힘쓰는 전략이 필요 (출원방법 선정) 진출하려는 국가가 명확한 경우나 특허 제품이 상대적으로 간단하고 라 이프 사이틀이 짧은 경우에는 해외직접출원방식을 자사의 비즈니스상황을 지켜보며 출원 국을 결정해야한다면 PCT방식을 통한 출원 ■ 효율적인 해외특허출원을 위해서는 해외로펌선정, 명세서번역방식, 심사청구단계, OA 과정에서의 청구항 조정, 허여결정서단계 등에서 자사에 적합한 의사결정을 내려야 함 (해외로펌선정) 해외 로펌의 경우 Top tier 해외 로펌을 고집할 필요가 없으며 해당 한국 로펌과 협업하고 있는 파트너 해외 로펌을 통해 출원 (명세서번역) 영어명세서는 국내로펌에서 번역하고 이를 해외 로펌에서 출원하는 방법으 로 번역비를 절감되나 중요출원에 대해서는 해외 변리사/변호사의 검토가 필요 (심사청구유무) 심사청구유예제도를 통해 심사 청구 여부의 시기를 결정하여 비용의 발생 시기를 변경 (청구항조정) 각 국가에서 정한 청구항별 관납료가 있고, 이는 청구항의 개수에 비례하므 로 비용이 가산되는 청구항 수를 확인하고 작성 (OA 대응) 해외대리인과 국내대리인이 협업하는 방식이 비교적 저렴하나 발명의 단일성 /기재불비 등과 관련된 거절의 경우, 제 3국이 출원국인 경우는 해외로펌에 전적으로 처 리하는 방식이 효율적 (허여결정서 대응) 허여결정서 단계에서 불필요한 등록을 최소화하여 비용을 절감하고, 특 허포트폴리오를 작성하여 연속출원, 분할출원을 진행 특허청에서 지원하는 해외출원 관련 지원사업 특허청에서는 중소기업과 스타트업을 대상으로 다양한 지원사업을 통해 해외출원을 지원하고 있다. 중소기업/스 타트업은 정부지원사업을 비용에 대한 부담을 줄일 수 있을 것이다. 부처 사 업/ 주관기관 지원대상 정부지원 규모 (정부:민간) 지원내용 보조금 방식 글로벌 IP스타기업 /한국발명진흥회 지역 수출 중소기업 PCT 300만원 개별국 700만원 (국비35:지방35:자부담20) < 해외 중심 지식재산 종합지원 > (해외 출원비용 지원, 특허기술 홍보영 상 제작, 특허&디자인 융합 개발, 특 허/디자인맵, 디자인/브랜드 개발, 비 영어권 브랜드 개발, 기업 IP경영 진 단·구축 등) https://www.kipa.org/kipa/index.jsp → [지원사업] → [지역 IP지원] 스타트업 특허바우처/ 한국특허전략 개발원 스타트업 (소형) 350만원×50건 (중형) 1,400만원×51건(7:3) < 바우처 금액 내에서 기업 자율 > ⦁국내·해외 IP권리화 ⦁특허조사·분석 ⦁특허기술가치평가 ⦁기술이전 중계 등 https://www.kista.re.kr/ → [사업정보] http://www.k-startup.go.kr → [창업지원사업] 컨설팅 방식 표준특허창출 지원사업/ 한국특허전략 개발원 중소ㆍ중견기업, 대학, 공사 및 공공연구기관 (초기)7700만원 (일반)3500만원~5600만원 (유망) 2800만원~4200만원 표준특허 확보전략: 표준특허 확보를 위한 특허 설계ㆍ출원ㆍ보정 전략 https://www.kista.re.kr/ → [사업정보] 금융 방식 특허공제/ 기술보증기금 중 견 ㆍ 중 소 기 업 (가입회원사) 부금잔액의 5배 내에서 신청사유 발생금액 산업재산권의 국제출원 국내·외 지식재산권 심판, 재심, 심결취소소송 국내·외 지식재산권 침해소송 https://www.ipmas.or.kr ■ 마지막으로 특허가 등록된 이후에는 기업에서 정기적으로 등록특허에 대한 가치를 점검하고 특허관리 서비스업을 이용하여 비용을 절감할 수 있음
참고문헌
특허청 주최 수출기업간담회의 내용, 2019.3 특허청, 국내기업의 해외특허현황 조사결과 발표, 보도자료, 2019.04 한국지식재산연구원, 2018년 지식재산활동실태조사, 2018.12 한국지식재산연구원, 국제 IP분쟁 동향 연차보고서, 2018.12 한국지식재산연구원, 기술혁신형 기업의 해외출원전략, 2017 한국지식재산연구원, 우리기업의 해외 지재권 분쟁현황 및 시사점, 2019.07 한국지식재산연구원, 지식재산이 스타트업의 생존과 성장에 미치는 영향, 2019.07 한국지식새산연구원, 국가별ㆍ출원주체별 IP 전략 가이드라인개발에 관한 연구, 2019.12MIT Innovation Initiative, ’16
WIPO, ｢Patent Cooperation Treaty Yearly Review｣, 2017 디지털타임스, ‘스타트업 지재권 보호 강화해야’, 2018.2.2 서울경제, “[단독] 해외특허 놓쳐 ’3조 시장‘ 날렸다”, 2019.6.4.
Profile
곽현 전문위원 학력 ∙ 연세대학교 경영학 석·박사 주요 연구 ∙ 해외 주요국의 지식재산 조세제도 현황 조사 (2020) ∙ 지식재산활성화를 위한 조세지원제도의 합리성에 관한 연구 (2019) ∙ 지식재산도시(가칭)조성사업 타당성 분석 및 운영방안연구 (2019) ∙ 중국 등 지식재산 정책제도 변화에 대한 대응방향 연구 (2019) ∙ 국가별 출원주 체별 해외출원 IP 전략 가이드라인개발에 관한 연구 (2019) ∙ 기술혁신형 기업의 해외출원 전략연구 (2017) ∙ 기술 및 환경변화에 따른 지식재산 제도 개선 방안 (2017) ∙ 지식재산 미래이슈 발굴 및 중장기 지식재산 전략연구 (2017) 주요 논문 ∙ 신통상규범 하에서의 디지털콘텐츠 보호에 관한 소고, 한국산업보안연구 (2020) ∙ 사례를 통해 살펴본 기술혁신형 기업의 해외출원 전략, 한국전자거래학회 지 (2020) ∙ 한국형 지식재산도시 조성을 위한 법적 근거 마련과 활성화를 위한 제언, 법학논총 (2019) ∙ 특허분석을 통한 인공지능 기술 분야 경쟁력 분석: 특허 시장성과 기술력 질적 분석을 중심으로, 정보시스템연구 (2019)∙ 숙명여자대학교 경제학 석사 ∙ 숙명여자대학교 경제학 박사수료 주요 연구 ∙ 기술이전․사업화 통계조사·분석연구, KIAT(2020) ∙ 중소기업 해외특허 지원사업의 정책효과 제고를 위한 실증분석에 관한 연 구, 발명진흥회(2020) ∙ 국가지식재산 통계백서 발간을 위한 기초연구, 지식재산위원회(2019) ∙ 지식재산 인력의 효율적 양성방안 연구, 특허청(2018) ∙ 4차 산업혁명 기술 육성을 위한 지식재산통계서비스 선진화 세부방안 연 구, 특허청(2018) ∙ 기술혁신형 기업의 해외출원전략 연구, 특허청(2017)
