특허요건이란? - 생명공학 분야의 특허허여에 관한 법제연구

앞에서 살펴본 것처럼 특허법의 보호대상은 발명이고, 발명은 자연법 칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것을 의미하며, 발명 중에서 산업상의 이용가능성을 가진 발명에 대하여서만 원칙적으로 특허가 허여 된다. 따라서 출원된 발명이 특허법의 발명에 해당되고 특허요건을 갖추 어야 한다. 즉 발명이 산업상 기술로 특허에 의한 보호를 받기 위해서 특허법 제29조제1항의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이라는 유용성과 특 허법 제29조제2항의 신규성 및 진보성(또는 비자명성)이라는 법령상 기 준을 충족할 것이 요구되는데, 여기서 신규성의 요건은 통상 특허청구가 최초의 것인 한 충족되지만 유용성의 조건은 적어도 인류의 필요성에 기 여할 수 있는 발명이라는 조건을 충족해야 한다. 진보성의 요건은 앞 2 개의 요건과 달리 선행기술이라는 보다 앞선 발명이 있다면 특허성을 부 정하는 요건으로 역할을 하는데, 진보성은 발명당시 그 분야에서 통상적 인 기술을 가진 자가 만들어 사용하는 것에 해당하는 것이 아닌 경우이 다. 이 요건은 특정하기가 용이하지 아니하지만, 현재의 기술을 통하여 비실체적인 개선에 대하여 특허성을 부정하는 것이다. 특허법 제29조⁴⁶⁾

46) 제29조 (특허요건) ①산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각호의 1에 해당하 는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명

2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명

②특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발 명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.

③특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날전에 특허출원 또는 실용신안등록출 원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타특허출원 또 는 등록공고된 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불

제 4 장 생명공학 발명의 특허요건과 명세서 등

존부를 조사하고 이들 요건을 갖춘 경우에 특허를 허여하는 심사주의를 도입하고 있다.

(1) 산업상 이용가능성

특허법은 제29조제1항에서 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이라고 하여 산업상 이용할 수 없는 발명에 대해서 특허를 허여하지 아니한다. 이 요 건은 국가에 따라 사용하는 단어에서 약간의 차이가 발견된다. 즉 미국 의 특허법에서 발명은 유용성(utility)을 증명해야 하지만, 유럽연합의 경우 산업상 이용가능성(industrial application)을 증명해야 한다.

후자의 개념은 그 발명이 유익해야 한다는 것을 의미하므로 전자의 개념 보다 좁은 의미로 사용된다. 우리 나라의 특허법에서 말하는 ‘산업상 이 용할 수 있는 발명’이라 함은 통상 광업․농업․임업․수산업 등 생산업 내지 공업상의 이용가능성을 말하나 이에 한하지 않고 운수업․교통업 등 보조산업을 포함한다.⁴⁸⁾ 즉 발명을 산업상 이용할 수 있기 위하여는 그 발명의 성질에 따라 기술적 의미에서 생산 또는 사용할 수 있는 것이 어야 한다. 따라서 경제성이 적다거나 기술적 불이익이 있더라도 실시가 능한 것은 유용성이 인정되고 산업상 이용가능성이 긍정된다.

특허법의 산업상 이용가능성이라는 요건은 적어도 발명이 3가지의 기 준, 즉 구체성․실질성 및 신뢰성을 갖추어야 함을 내포하고 있다. 즉

특허법은 하나의 구체적이고 실질적이며 신뢰할만한 유용성이 공개 되고 특허출원이 기타 법률요건을 충족하면 특허권이 부여되어야 한다는 것이다. 따라서 발명이 하나의 구체성, 실질성 및 신뢰성이 있는 이용을 공개하고 법령상의 요건을 충족하는 한 특허청은 보다 개선된 다른 유용성이 발견될 때까지 특허를 보류할 아무런 권한이 없다. 즉 특허심사관은 발명이 구체적이고 실질적이며 신뢰할 수 있는 경우 또는 발명이 그 분야에서 통상의 기술자가 발명의 특성 에 기초하여 즉시 유용한 것으로 판단되는 경우에 특허를 거절할 수 없다. 여기서 신뢰성의 입증은 실험데이터, 전문가의 증언이나

48) 송영식․이상정․황종환, 상게서, 215면.

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감정, 간행물 등에 근거해서 그 분야의 기술자의 관점에서 평가되 어야 한다.

(2) 신규성

특허법에서 발명은 자연법칙을 이용한 고도의 기술적 창작으로서 산업 에 이용할 수 있는 것을 의미하는데, 발명 중에서 새롭게 발명한 자만이 특허를 받을 수 있다. 즉 특허법에서 신규의 발명이란, (1) 특허출원전 에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 사용된 것 (2) 특허출원전에 국 내에서 반포된 간행물에 용이하게 실시할 수 있는 정도로 기재된 것에 해당하지 아니한 것을 말한다. 여기서 공지라 함은 공연히 알려져 있는 것, 즉 비밀이 아닌 상태로 일반의 제3자에게 공개되어 있는 기술적 사 상을 뜻한다. 따라서 특허출원전에 제3자에게 공개된 기술은 당해 기술 분야의 평균적인 전문가가 아무런 발명적 노력없이 동일의 기술이론에 따라 실시할 수 있는 정도로 명백히 공개되어 있어야 한다. 그리고 공용 이란 공연히 실시된 것, 즉 비밀이 아닌 상태에서 제3자가 알 수 있는 상태에서 발명이 이용된 것을 말한다. 사회일반에 이미 공개되어 공유되 고 있는 기술에 대하여 특허를 주어 어느 개인에게만 독점권을 부여하는 것은 사회의 기술진보에 저해된다. 그렇지만 어떤 발명이 신규성이 있는 가의 판단은 각국의 산업 및 기술정책과 밀접불가분의 관계에 있고 시대 에 따라서 그 내용을 달리한다. 결국 여기서 신규성(novelty)이라 함은 공지공용기술이 아닌 것, 즉 발명의 내용인 기술적 사상이 종래의 기술 적 지식, 선행기술에 비추어 알려져 있지 않은 새로운 것임을 의미한다.

그런데, 특허법 제29조제1항은 공지․공용을 한국내에 한정하고 간행물 기재를 국내외로 넓히고 있는데, 외국의 특허법과는 차이가 있다. 예컨 대, 일본은 1999년 특허법 개정(2000년 1월 1일 시행)에 의하여 공 지․공용의 지역적 기준을 외국에도 확대하였고 그 결과 시행일 이후에 제출된 출원에는 세계적인 공지․공용이 적용된다. 우리 나라도 차후에 특허법 제29조제1항을 개정하여 일본의 특허법처럼 외국에서의 공지나 공용에 해당하는 것도 신규성이 없는 것으로 다루어서 국제화에 편승하

여야 할 것으로 사료된다.

한편, 대법원은 발명의 신규성 판단과 관련하여 ｢발명의 신규성 판단 시의 동일성 판단을 위하여 출원된 발명의 특허청구범위에 기재된 사항 과 특허출원 전에 반포된 간행물에 기재된 사항을 대비함에 있어서는 그 기재상의 표현 또는 기재형식의 이동만을 기준으로 하여서는 아니되고 특허청구범위에 내재하는 기술적 사상의 실체에 착안하여 판단하여야 하 고, 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 사상이 전면적으로 일치하는 경 우는 물론이고 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이루지 않 는 한 양발명은 동일한 발명이다｣고 밝히고 있다.⁴⁹⁾ 그리고 발명의 신규 성의 판단시기는 발명의 완성시나 발명의 공개시가 아니라 특허출원의 시를 기준으로 한다. 즉 특허법에 있어서 신규의 개념은 출원당시 우리 나라의 기술수준에 비추어 새로운 기술 및 국내외 간행물에 기재되어 있 지 아니한 기술을 의미한다.

(3) 진보성

특허법은 신규의 발명이라 하더라도 특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지공용․간행물기재의 기술로 부터 용이하게 발명할 수 있는 것인 때에는 특허하지 아니한다(특허법 제29조제2항). 여기서 ‘발명이 속하는 기술의 분야’란 출원발명이 이용되 는 그 산업분야로서 그 범위를 정함에 있어서는 발명의 목적, 기술적 구 성, 작용효과의 면을 종합하여 객관적으로 판단하여야 한다. 예컨대, 완 충재는 충격을 완화하기 위한 것이고 단열재는 열의 전도를 막는 것이라 는 점에 비추어 일반적으로 기술분야를 같이한다고 할 수 없으므로 단열 재의 기술분야에서 공지의 기술이라도 완충재의 기술분야에서 공지라고 할 수 없다⁵⁰⁾.

49) 대판 1995.6.9, [93후1940]

50) 대판 1992.5.12, [91후1298]

제 4 장 생명공학 발명의 특허요건과 명세서 등

한편, 대법원은 발명의 진보성과 관련하여 ｢특허출원 전에 국내 또는 국 외에서 반포된 간행물에 기재된 발명이나, 선행의 공지기술로부터 용이 하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 신규성이나 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로 출원된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있 을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비 추어 출원발명의 진보성을 인정하여야 한다｣⁵¹⁾고 밝히고 있다.

2. 소극적 요건

특허법은 ‘특허를 받을 수 없는 발명’에 대하여 이 법 제32조에서 ｢공 공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염 려가 있는 발명에 대하여는 제29조제1항 및 제2항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다｣라고 하여 예외규정을 두고 있다. 이를 보다 구체 적으로 표현하고 있는 생명공학 분야의 심사기준에서는 동물발명의 경우 에 (ⅰ)생태계를 파괴할 우려가 있는 발명 (ⅱ)환경오염을 초래할 우려 가 있는 발명 (ⅲ)인간에게 위해를 끼칠 우려가 있는 발명 (ⅳ)인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 발명 (ⅴ)인간에게 주는 유

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