분야별 명세서의 기재방법 - 생명공학 분야의 특허허여에 관한 법제연구

특허출원시 명세서의 기재방법은 해당 발명의 사실적시와 그 특성을 기재하는 것으로 규범적인 측면보다는 기술적인 측면이 강하게 작용한 다. 따라서 여기서는 특허청의 생명공학 분야의 심사기준에 기초하여 명 세서의 기재방법을 간략히 살펴본다.

1. 유전공학관련 발명 (1) 특허청구범위

위에서 지적한 것처럼 특허청구범위의 청구항에는 (ⅰ)발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것 (ⅱ)발명이 명확하고 간결하게 기재될 것 (ⅲ)발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것으로 구성되 어야 한다(특허법 제42조제4항 참조). 유전공학관련 발명에 대한 특허청 구범위의 특정방법과 기재 예를 도식화하면, 다음과 같다.

제 4 장 생명공학 발명의 특허요건과 명세서 등

위의 도표에서 보듯이 특허청구범위는 발명의 구성에 없어서는 안 되 는 사항만을 명확하고 간결하게 기재하고 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 사항을 각각의 청구항으로부터 명확하게 파악할 수 있도록 기재해야 한다. 구체적으로 유전자와 DNA단편은 원칙적으로 염기서열 로 특정하여 기재하고, 벡터는 DNA 염기서열, DNA 개열지도 (cleavage map), 분자량, 염기쌍수, 기원, 제법, 기능, 특성 등을 조 합시켜 기재한다. 재조합벡터는 삽입되는 유전자와 벡터를 특정하여 기 재하고, 형질전환체는 미생물 또는 식물, 동물의 명명법에 의한 종명 또 는 그의 속명으로 표시된 숙주와 도입되는 재조합벡터(또는 유전자)로 특정하여 기재하며, 융합세포는 사용한 모세포, 융합세포의 기능, 특성 및 융합세포의 제법으로 특정하여 기재한다. 단백질과 재조합단백질은 아미노산 서열 또는 아미노산 서열을 코딩하는 구조유전자의 염기서열로 특정하여 기재한다.⁶⁴⁾ 모노클로날 항체는 모노클로날 항체가 인식하는 항원과 모노클로날 항체를 생산하는 하이브리도마로 특정하여 기재하는 것을 원칙으로 하여 교차 반응성을 추가의 특정수단으로 기재하고, 안티 센스는 염기서열과 그 기능으로 특정하여 기재한다.⁶⁵⁾

(2) 발명의 상세한 설명

발명의 상세한 설명에는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 목적, 구성, 효과를 명확하게 기재해 야 한다. 유전공학관련 발명에 있어서 출발물질을 기탁한 경우 이를 명 세서에 기재하여야 한다. 유전공학관련 발명에 대한 상세한 설명의 첨부 는 발명의 유형에 따라서 차이가 있을 수 있다.⁶⁶⁾

(3) 서열목록

핵산의 염기서열 또는 아미노산 서열을 발명의 상세한 설명 중에 기재 해야 하는 경우 그 서열을 특허청고시 제99-6호의 ｢핵산염기 서열 또는

64) 특허청, 상게서, 1-2∼1-3면 참조.

65) 특허청, 상게서, 1-4면.

66) 자세한 것은 특허청, 상게서, 1-5∼1-7면 참조.

제 4 장 생명공학 발명의 특허요건과 명세서 등

아미노산 서열을 포함한 특허출원의 서열목록작성 및 제출요령｣에 따라 작성하고 발명의 상세한 설명의 끝에 첨부하여야 한다.

2. 미생물관련 발명 (1) 특허청구범위

특허청구범위는 발명의 구성에 없어서는 안 되는 사항만을 명확하고 간결하게 기재하고 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 사항을 각 각의 청구항으로부터 명확하게 파악할 수 있도록 한다. 예컨대, 미생물 자체의 발명의 경우에 그 명칭으로 특정하여 기재하고 수탁번호 또는 해 당 미생물이 특징으로 하는 균학적 성질을 부가하여 특정한다. 동물이나 식물에서 분화되지 아니한 세포는 유래한 동물 또는 식물의 명명법에 의 한 학명으로 특정하여 기재하고 기탁기관명․수탁번호를 부가하여 특정 한다. 미생물을 이용한 발명의 경우는 신균주․변이주 또는 공지의 균주 를 이용한 것은 그 균주명을, 신종․변이종 또는 공지의 균종을 이용한 것은 종명으로 기재한다.

(2) 발명의 상세한 설명

발명의 상세한 설명에는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 목적, 구성, 효과를 명확하게 기재해 야 한다.

3. 식물관련 발명 (1) 특허청구범위

다른 발명과 마찬가지로 특허법 제42조제4항의 요건을 갖추어야 한다.⁶⁷⁾ (2) 발명의 상세한 설명

마찬가지로 특허법 제42조제3항의 요건을 갖추어야 한다.⁶⁸⁾ 67) 자세한 것은 특허청, 상게서, 1-28∼1-29면 참조.

68) 자세한 것은 특허청, 상게서, 1-28∼1-29면 참조.

(3) 도 면

변종식물에 관한 발명에 있어서는 구성에 관련되는 기술적 사항을 이 해하기 쉽게 하기 위하여 식물체의 전체 또는 각 부분에 대한 도면 또는 사진을 첨부할 수 있다.

4. 동물관련 발명

동물의 표시는 동물의 명명법에 의한 학명을 따른다.

(1) 특허청구범위

동물관련 발명도 특허법 제42조제4항을 요건을 충족해야 한다. 즉 동 물 발명은 동물의 명칭, 동물의 특징이 되는 유전자 또는 특성과 동물의 제조방법으로 특정하여 기재하며, 기탁기관과 수탁번호를 부가하여 특정 할 수 있다. 동물을 만드는 방법에 관한 발명은 동물을 만드는 과정을 순서에 따라 기재하고 선발의 기준이 되는 특성, 필요한 경우 환경 등의 생산조건을 기재한다.

(2) 발명의 상세한 설명

발명의 상세한 설명에는 첫째, 반복재현성이 뒤받침되어야 한다. 즉 동 물을 만드는 방법 또는 동물을 이용하는 방법에 대해서 명세서에 명확히 기재되어야 한다. 둘째, 만들어진 동물의 종류를 기재한다. 셋째, 만들어 진 동물의 특징이 되는 특성을 기재한다. 넷째, 필요에 따라 특정의 사육 조건 등을 구체적으로 기재한다. 다섯째, 산업상 이용가능성에 대하여 구 체적으로 기재한다.

(3) 도 면

동물에 관한 발명에 있어서 구성에 관련되는 기술적 사항을 이해하기 쉽게 하기 위하여 동물의 도면 또는 사진을 첨부할 수 있다.

제 4 장 생명공학 발명의 특허요건과 명세서 등

제 3 절 기탁제도

모든 특허발명은 발명의 상세한 설명에 그 발명이 속하는 기술분야에 서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 기재 되어 있어야 한다. 그렇지만 출발물질이나 최종산물이 미생물 등 생물학 적 물질(biological material)을 포함하는 발명은 살아 있는 생명체가 발명의 필수 구성요소로 되어 있으므로 명세서의 기재만으로 발명을 용 이하게 실시할 수 없는 경우가 많다. 즉 구조가 복잡하고 살아있는 미생 물을 특허명세서에 제3자가 반복 재현할 수 있도록 기재하는 것은 곤란 하다. 따라서 기탁제도는 특허출원에 관련되는 미생물 등을 공인기탁기 관에 기탁하여 공개 후에는 제3자가 분양받아 실시할 수 있도록 함으로 써 명세서 기재사항을 보완하기 위하여 마련된 제도이다.

미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허 청장이 정하는 기탁기관 또는 국제기탁기관에 그 미생물을 기탁하고 기 탁기관의 명칭, 수탁번호 및 수탁년월일을 출원당초의 명세서에 명시함 과 아울러 그 사실을 증명하는 서면(수탁증 사본)을 해당 출원의 출원서 에 첨부해야 한다. 이 규정취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 현 실적 존재를 확인하여 발명의 완성을 담보하고 그 미생물을 재차 입수하 여 산업상 이용할 수 있는 가능성을 확보하기 위한 것이라고 할 것이 다.⁶⁹⁾ 다만, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 미생물을 용이하게 입수할 수 있는 경우에는 이를 기탁하지 아니할 수 있는 것으로 규정하고 있다(특허법시행령 제2조 및 제3조). 예를 들 어, 형질전환 미생물의 발명에 있어서 출발물질인 벡터, 유전자, 숙주세 포 등이 용이하게 입수가능하고 형질전환방법이 당업자가 반복 재현할 수 있을 정도로 기재된 경우에는 기탁을 필요로 하지 않는다.

69) 대판 1992.5.8, [91후1656]

제 5 장 결 론

Ⅱ. 생명공학 발명의 특허허여와 관련된 특허법의 조항과 특허청의 산업부문별 심사기준(생명공학분야)에 대한 개선방안을 요약하 면, 다음과 같다.

1. 특허법의 개정방안에 대하여

생명공학 발명의 특허에 관련해서 특허법은 2가지의 입법상 문제를 지 니고 있는 것으로 판단되고, 이들 문제점은 생명공학 발명에 한정된 것 이 아니라 발명의 일반에 관련되어 있다.

첫째, 특허법은 제2조제1호에서 발명의 개념을 정의하고 있는데, 사실 제2조제1호의 발명개념과 대응하는 것이 발견이라는 개념이다. 발명은 법문의 형식적인 표현에만 착안하는 경우 특허의 대상이 되나, 발견은 특허의 대상이 되지 아니한다는 결론에 귀착된다. 그럼에도 불구하고 실 무에서는 인위적인 조작으로 만들어진 유용한 발견에 대하여도 특허를 허여하고 있다. 따라서 특허법과 특허실무와는 법문형식만을 고려한다면 불일치가 발생한다. 이와 관련하여 미국의 특허법 제100조(a)에서는 발 명이라는 개념정의에 발견을 포함시키고 있어서 논리모순에 해당하는 것 으로 볼 수 있는 여지도 있지만, 발명의 개념에 대한 신중한 고려를 하 고 있다. 우리 나라도 차후에 특허법 제2조제1호의 발명정의를 현행법보 다 명료하고 보다 넓은 개념으로 바꾸어야 할 것으로 사료된다.

둘째, 특허법은 제29조제1항제1호에서 신규성의 요건을 제시하고 있 는데, 이 조항의 문제는 공지 또는 공용의 장소적 제한이 한국내에 한정 되고 있다는 점이다. 따라서 한국내에서 발명이 공지 또는 공용의 경우 에는 신규성이 상실되고, 비록 다른 외국에서 일반적인 공용 또는 공지

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