연구수행 이전단계 (MTA, 국제공동연구계약)
Chapter 9
1. 물질이전계약(MTA)
[사례2]
연구자 K는 평소 잘 알고 지내던 대학교수 B에게 연구시료 (줄기세포, 쥐)를 제공 했는데, 상대방이 연구시료를 활용하여 학회에 논문을 발표함에 따라 논문발표 및 특허출원 불가능
1. 물질이전계약(MTA)
1. 물질이전계약(Material Transfer Agreement)의 정의
1) 쥐, 유전자샘플, 세포, 화합물 등 연구시료를 제공할 때 체결 계약
제공한 연구시료 상대방이 논문을 먼저 발표하면 논문발표와 특허출원 불가능 2. 체결 필요성
1) 연구시료가 재산적 가치가 있거나 비밀정보인 경우
2) 제공된 연구시료에 대하여 면책 받기를 희망한 경우
3) 연구시료를 통해 나온 결과물의 권리소유를 희망한 경우
1. 물질이전계약(MTA)
3. MTA 업무흐름도
1. 물질이전계약(MTA)
4. 개념의 정의
개념 내용 비고(소유권의 귀속)
생명물질
(Material) 원물질, 후손, 무변경 파생물질 제공자
(Provider) 원물질
(Original Material) 이전되는 물질 그 자체 제공자 (Provider) 후손
(Progeny) 원칙적으로 제공자로부터
제공된 물질의 복제본 제공자
(Provider) 변형되지
않은 유도물질 (Unmodified
Derivatives)
원물질의 일부분으로 보통 물질로부터 나온 유도물질 (예 : 암세포와 정상세포가 융합된 잡종세포에서 단일세포로 분리된 물질)
제공자 (Provider)
변경물질 (Modified Derivatives)
물질제공자와 수령인이 개발한 물질을 포함한 새로운 물질
수령인 (Recipient) or
수령인과 제공인의 공동소유
1. 물질이전계약(MTA)
5. 주요내용
1) 연구시료는 제공자 소유이며, 사전 서면동의 없이 제3자에게 배포 금지 2) 연구목적으로만 사용(상업적 목적 사용금지)되어야 하며, 인체실험 금지 3) 연구시료는 불완전한 상태로 위험할 수 있으며 이에 대한 책임지지 않음 4) 연구시료 활용 결과물에 대한 소유권 또는 라이선스 설정 전략이 중요 ※ 변경물질은 원물질이 변경된 파생물질이므로 개량발명 가능성이 큼
※ 제공자의 권리범위를 지나치게 확장하여 수령자의 변경물질이나 신물질의 생성 의욕을 저하시킬 수 있음
5) 미국 UBMTA (Uniform Biological Material Transfer Agreement) 추가연구
1. 물질이전계약(MTA)
6. 미국 Merck社와의 실례
1. 물질이전계약(MTA)
7. 미국 제약회사의 경우 자회사 포함하여 시장지배력 확인이 필요함 - 전 세계에서의 실질적인 시장지배력
- 사실상 미국이 가장 큰 시장 중의 하나이며 여기에서 권리확보가 중요함
예문) Merck사 및 자회사와의 제3자 실시 허여조항
Entity and Investigator hereby grants Merck a world-wide, royalty-free, non-
exclusive license, sublicenseable only to any affiliate of Merck (entities at least 50% owned by, under common ownership with, or which own at least 50% of, Merck), to practice any Intellectual Property for the purposes of research, discovery and development of biological and/or pharmaceutical products.
2. 국제공동연구계약
[사례3]
A 출연연 연구자 K는 기관고유사업으로 10년 동안 연구해오던 신약후보물질기술을 소액의 연구비를 받고 미국기업인 P사에 이전하는 계 약을 맺었다. 공동연구수행 중 발생하는 연구 성과물은 공동소유임을 확인 받아 계약을 체결 하였지만, 성과물이 발생한 이후 P사의 동의가 없어 제3자 실시를 하지 못하고 성과물을 활용 할 수 없는 상태가 되었다.
2. 국제공동연구계약
1. 특허권 공동소유
연구성과인 특허권을 공유하는 경우, 자기지분에 대한 처분이나 제3자에 대한 실시권 허락 등에 대하여 각국의 특허법상 여러 제한이 있음
연구성과를 일방 당사자만이 실시할수 있는 경우에 기술료의 발생여부 및 해당 금액을 사전에 규정해 두지 않으면 기술료를 받을 수 없음
2. 국제공동연구계약
자기실시 각 공유특허권자
동의불필요!!
제3자 라이선스 지분양도 질권설정 각 공유특허권자
동의필요!!
* 특허법 제99조는
임의규정!!
2. 국제공동연구계약
2. 불실시 보상문제
영리기관과 비영리기관(대학, 연구소)의 특허권이 공유인 경우에는 계약서에 별다른 규정을 하지 않으면 비영리기관이 태생적으로 자기실시가 불가능하여 공동소유임에도 불구하고 수익 배분에서 불합리한 배분의 차이가 생긴다.
영리기관
(자기실시) 비영리기관 (자기실시X)
* 공장이 없다.
영리기관의 경우 자기실시를 하지 않더라도 경쟁사에 대한 방어목적으로 특허보유
2. 국제공동연구계약
1. 미국 특허법
미국에서는 공동소유 특허권에 대하여 타공유자의 동의없이 제3자에게 지분을 양도하거나 통상실시권을 허락할 수 있고 특약이 없으면 제3자로부터 수취한 기술료를 상대방 공유자에게 배분할 의무가 없다.
