- 상표 파파라치가 어느 정도로 활동하는지에 대한 현황 파악이 필요하며, 여러 가지 면에서 상표법에서의 증액제도의 도입에는 더욱 신중한 검토가 필요함
(찬성논거) 손해액 입증의 어려움, 강자가 약자를 무시하는 측면 등에 의해 손해배상액 증액제도의 도입을 찬성하는 입장임
(손해액 입증의 어려움) 무체재산권인 상표권의 침해를 따지는 상표소송에서는 손해액을 증명하는 것이 매우 어렵고, 그로 인해 손해배상액이 저액으로 책정되므로 그러한 권리자의 불리함, 침해자의 유리함을 시정하기 위해서 손해배상액 증액제도의 도입이 필요하다는 주장이 가능함
- 저작권 사건에서도 그러한 주장이 있는데,101) 상표권 사건에서도 그러하다는 주장이 가능할 것임
- 상표법이 법정손해배상제도를 도입하였으며, 그 제도가 그러한 손해액 증명의 어려움을 보완하기 위하여 도입된 것임. 그렇다면, 법정손해배상제도가 애초 의도된 역할을 충분히 수행하지 못하는지 여부에 대한 검토가 필요함
- 법정손해배상제도가 애초 의도된 역할을 충분히 수행한다면 구태여 손해배상액 증액제도를 추가적으로 도입할 필요가 없을 것이고, 충분히 수행하지 못한다면 추가적으로 손해배상액 증액제도를 도입할 필요가 있을 것으로 판단됨
(강자가 약한 권리자를 무시하는 측면) 애초 손해배상액 증액제도는 강자로부터 약자를 보호하기 위한 목적을 가졌음. 하도급법에서 우리나라 최초로 증액제도가 허용된 것도 대기업(강자)이 중소기업(약자)의 권리를 무시하는 측면을 중요하게 보았기 때문임 - 특허와 관련해서는 대기업이 중소기업, 개인의 특허권을 무시하는 사례가 빈번히
발생한다고 생각되는데, 상표와 관련해서도 그러한 대기업에 의한 중소기업, 개인의 상표권을 무시하는 사례가 빈번한지를 파악하여야 함
- 이와 같은 사례가 빈번하다면 그러한 상황을 개선시키기 위해 손해배상액 증액제도의 도입이 긍정적으로 검토될 수 있을 것임
2. 상표법상 손해배상액 증액제도 도입 전 필수 검토사항
상표법에 손해배상액 증액제도를 도입할 것인지 여부를 결정하기 위해서는 여러 사항을
101) 김종철, “저작권 침해에 대한 손해배상액 산정에 관한 연구” 「계간 저작권」 2016년 봄호, 한국저작권위원회, 50-51 면.
검토ㆍ분석하여야 함. 이하에서, 그 중 가장 중요한 사항에 대하여 논함
법정손해배상제도의 존재에도 불구하고 손해배상액 증액제도의 도입 필요성
법정손해배상액에도 증액 허용 여부 the infringing material product; and (7) the potential for discouraging the defendant.”).
113) Copyright Act of 1909 § 25(b), 35 Stat at 1075 (recited from Ralph S. Brown, Civil Remedies for extenuating circumstances, enter judgment for three times such profits or damages, whichever is greater, together with a reasonable attorney's fee, in the case of any violation of § 32(1)(a) of this act.
. . that consist of intentionally using a mark or designation, knowing such mark or designation is a counterfeit mark (as defined in § 34(d) of this act in connection with the sale, offering for sale or distribution of goods or services.”).
122) Robert G. Del Gadio, Punitive Damages Against Trademark Counterfeiters, 61 N.Y. St. B.J. 34, 38
증액할 수 있는 것임
actual damages or defendant's profits, to avoid double recovery.”).
123) Robert G. Del Gadio, supra, at 41 (“In Getty II, the court clearly enunciated that punitive damages may be available under state claims.”).
124) Robert G. Del Gadio, supra, at 41 (“(It should be noted, however, that in the absence of federal infringement as a punitive and deterrent measure.”).
이유로 손해배상액을 증액하는 것이 가능함
상표법상 손해배상액 증액제도가 도입되는 경우, 증액의 정도 예상
- 손해배상액 증액제도의 도입으로 상표소송의 남발이 우려된다는 것이 반대론자들의 매우 중요한 논거임
- 손해배상액 증액제도의 도입으로 손해배상액이 많이 증액되는 경우, 그 손해배상액을 현상금과 동일시하는 현상금 사냥꾼(bounty hunter) 또는 상표 파파라치가 기승을 부릴 것이 예상됨129)
< 미국의 특허사건에서의 증액 정도 >
- 미국의 1999년 ~ 2000년 기간 중 판결에 대한 Moore 통계와130) 2004년 ~ 2010년 기간 중 판결에 대한 Seaman 통계를131) 대비하면 다음 표와 같음
- 미국에서는 2000년 이전에는 69% 증액하였으나, 2004년 이후에는 107% 증액함을 알 수 있는데, 이는 증액의 정도가 약간 높아진 것임. 그러나 미국에서 2010년 후의 통계는 발견되지 않음