Availability of Punitive Damages for Trademark Infringement, 2007, pp. 5-8.
https://www.faegrebd.com/files/3647_Punitive_Damages.pdf.
36) 15 U.S.C. §1117(a) (“When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent
발전한 것임38) actual damages or defendant's profits, to avoid double recovery.”).
40) Louis Altman & Malla Pollack, 6 Callmann on Unfair Comp., Tr. & Mono. § 23:70 (4th Ed. June 2019 Update) (“Punitive damages are only assessed when the tortfeasor's acts were ‘intentionally fraudulent, malicious, wilful or wanton.’”).
2. 일본
일본에서는 우리나라와 같이 상표권 침해로 인한 손해배상액 증액제도를 두고 있지 않고, 다만 “상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에게 10년 이하의 징역 또는 천만 엔 이하의 벌금을 처하거나 이를 병과할 수 있다”고 규정하고 있음43)
또한 특허법에서도 손해배상액 증액제도를 두고 있지 않고 침해죄를 규정하고 있음(일본 특허법 제196조)44)
그러나 일본 저작권법상 손해배상액 증액제도의 도입 여부에 대한 논의는 상당했음 일본은 손해배상액 증액제도를 법률 전반에 도입하는 것에 대해서는 민사책임과 형사책 임을 준별하는 원칙에 맞지 않는다고 하여 이를 도입하지 않기로 결론을 내림
42) Adidas-America, Inc. v. Payless ShoeSource, Inc.(D. Or.2008).
43) 日本 商標法 第七十八条(“商標権又は専用使用権を侵害した者（第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用 使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。）は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又 はこれを併科する。”).
44) 日本 特許法 第百九十六条(“特許権又は専用実施権を侵害した者（第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害す る行為とみなされる行為を行つた者を除く。）は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す る。”).
■ 그러나 법원은 Payless社의 이익액으로서의 1억 3,700만 달러는 일반적으로 인정되고 있는 계산원칙 을 벗어나, 보상이라고 하는 것보다 징벌적인 것으로 인정하고, 이익액의 평결액을 1,970만 달러로 감액함
- 게다가 법원은 징벌적 배상으로서의 1억 3,700만 달러의 평결액도 적절하지 않다고 인정함. 법원은 그 액은 Adidas의 실손해의 거의 5배로, 그 5:1의 비율은 Payless社의 행위가 판례법상 ‘매우 비난받아 야 하는 경우’도 아니고, Adidas社는 실제 경제적 손해를 입지 않았다고 하는 사실에 비추어 과도하다고 지적함
■ ‘본 건에서 손해는 오로지 경제적인 것임. Payless社는 타인의 건강과 안전에 대한 무배려를 보여주고 있지 않음.
- 게다가 Adidas社가 침해에 의해 잃었다고 하는 증거도 없음. Adidas社가 경제적으로 손상받기 쉬운 체질인 것인지 본 건 침해로 인해 경제적 어려움을 받았다는 증거도 없음.
- 사실증거가 보여주는 것에 의하면 AdidasㆍPayless는 이 침해 중에도 보다 강해짐.
- 결론적으로 법원은 징벌적 손해배상액을 1,500만 달러로 감액함
■ 본 건에서 보여주듯이 상표침해사건에서 충분한 징벌적 손해배상액을 받는 것은 일반적으로 곤란함 - 일반적으로 징벌적 손해는 침해자의 행위가 지극히 고의적이어서 상표권자의 브랜드를 현저히 훼손시 키는 경우에만 인정됨. 또 배심이 징벌적 배상을 인정한 경우에도 손해액은 법원에 의해 감액된 경우가 많음
- 다만, 문부과학성 내 문화심의회저작권분과회 사법구제제도 소위원회는 저작권법에 3배 손해배상제도의 도입을 검토하였으나, 다른 지식재산권법에서 이를 논의하지 않은 관계로 현 단계에서 3배 손해배상제도의 도입이 어렵다고 결론을 내린 바 있음45)
또한 일본의 산업경쟁력 강화 관점에서 지식재산 분쟁시스템의 강화 논의 시, 특허권 침해에 대한 손해배상액 증액제도를 도입하자는 의견이 제기되었음
그러나 판례에서도 이 제도가 불법행위에 근거하는 손해배상제도의 기본원칙 내지 기본이념과 맞지 않는다고 설시한 바가 있음
산업발전의 관점에서도 현재 일본의 실정에 맞지 않는다는 이유로, 일본지적재산협회(JI PA, Japan Intellectual Property Association)는 2017년 5월 2일 손해배상액 증액제도 의 도입에 강하게 반대하는 의견을 표명함46)
- JIPA는 손해배상액 증액제도는 현실의 가치를 초과하여 보호하는 점에서 산업구조의 밸런스를 잃게 하며, 적정한 손해배상을 넘는 징벌적 손해 부분을 목적으로 하는 소송이 증가할 것으로 예상되어, 산업의 건전한 발전을 저해할 염려가 있다는 점을 동 제도를 반대하는 이유로 제시함
지식재산권 침해행위는 곳곳에서 있을 수 있어, 침해에 대해서 물리적인 방어책을 강구하기 어려운 점을 감안하면 배상액이 높은 편(예를 들면, 3배 배상)이 좋다는 일본 학자의 의견이 있음47)
즉, 침해와 손해의 가시적인 파악이 곤란하므로 손해액 산정에 관한 특칙이 필요하나, 지식재산권의 보호범위는 불명확하여 보호가 지나치게 강하면 위축효과라는 부작용을 초래하므로 손해배상액의 적정한 책정이 필요함
- 배상액이 과소하면 침해소송이 제기되지 않을 가능성 등도 고려하여 침해하는 위험을 감수하는 사람이 늘어나게 됨
- 반면, 배상액이 과대하면 패소의 확률이 낮아도 고액의 배상액을 지불하는 리스크를 고려하여 불이익한 화해에 응하지 않을 수 없게 됨
3. 유럽
2004년에 발효된 유럽(EU)의 지식재산권 집행지침(IP Rights Enforcement Directive, IPRED)48)을 제정하던 당시에 실시료 산정의 경우 2배까지 손해배상액을 증액하는 안이 포함됨
45) 김현수ㆍ윤용석ㆍ권순현ㆍ장다혜, “징벌적 손해배상제도에 관한 입법평가”, 한국법제연구원, 2012, 59-60면.
46) 日本知的財産協会, “「懲罰的損害賠償制度」の導入に強く反対する”, 2017.5.2.
47) 田村善之, “日本の知的財産権に係る損害賠償制度の現状と今後のあり方について～TPP対応策の検討”, 2015.6, 8頁.
48) Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the Enforcement of Intellectual Property Rights [2004] OJ L 157/45.
그러나 이러한 2배 증액제도가 손해배상액 증액제도와 유사하다는 이유로 최종적으로는 도입되지 못함49)
유럽의 국가 중, 상표법상 손해배상액 증액제도를 도입ㆍ시행하고 있는 국가는 없음50) 독일의 경우, 손해배상액 증액제도를 운영하지 않을 뿐 아니라, 1992년 독일대법원은 외국에서의 징벌적 배상 판결을 독일에서 집행하는 것을 거부하기도 하였음51) 유럽의 지식재산권 집행지침의 시행 및 유럽 국가별 관련 국내법의 정비로 인하여 유럽에서 손해배상제도가 어느 정도 통일화되었다고 평가됨52)
- 따라서 유럽 각국에서의 상표법이 증액제도를 가지지 않는 면도 통일화된 것임
그러나 독일, 오스트리아에서 손해배상액 증액제도와 유사한 제도가 발견됨
독일 판례는 특히 GEMA(Gesellschaft für musikalische Aufführungs-und mechanische Vervielfältigungsrechte)와 같은 집중관리단체가53) 원고가 된 저작권침해소송에서 집중 관리단체가 침해탐지 및 조사 등에 들이는 비용요소를 감안하여, 통상 사용료의 2배에 상응하는 손해배상을 명하는 판결을 선고한 바 있음54)
- 독일은 집중관리단체에 한하여 판례를 통해 2배 배상제도를 인정하고 있음
오스트리아 법원은 손해배상액 증액제도를 허용하지 않으면서도 침해자의 중과실(gross negligence)이 증명되는 경우, 산정된 액수의 2배를 손해배상액으로 책정할 수 있다고 함55)
49) Kimberlee Weatherall, Politics, Compromise, Text and the Failures of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, 33 Sydney L. Rev. 229, 263 (2011) (“The initial proposal for the directive proposed allowing for a lump sum fixed at a figure at least twice the amount of the contractual royalties--based on German rules-- but this measure was eventually abandoned as it seemed too close to punitive damages ...”).
50) Felicia J. Boyd, et al., Availability of Punitive Damages for Trademark Infringement, 2007, p. 3 (“The concept of punitive damages generally is absent from European law.”).
<https://www.faegrebd.com/files/3647_Punitive_Damages.pdf>.
51) Felicia J. Boyd, et al., Availability of Punitive Damages for Trademark Infringement, 2007, p. 11.
52) Claus Eckhartt, et al., The issue of damages, Intellectual Property Magazine, Nov. 2011, p. 74 (“... the Enforcement Directive has promoted harmonisation relating to damages to a significant extent, and the process is still ongoing.”).
<https://www.bardehle.com/fileadmin/Webdata/contentdocuments/broschures/CE_damages-IPM-November _2011.pdf>.
53) 저작권 집중관리제도는 각종 산업의 규모가 비대해짐에 따라 권리자가 저작물 등에 대해 개별적으로 관리하는 것이 용 이하지 않게 됨을 감안하여 해당 권리자가 특정 단체에 임의로 위탁하여 집중적으로 관리토록 하는 것을 말하며, 위탁 관리 단체를 집중관리단체라고 함(박성호, 「저작권법」, 박영사, 2014, 463면.).
54) BGH GRUR 1986, 376, 380 ; BGH GRUR 1973, 379, 380; OLG Hamburg GRUR 2001, 832, 835. Fromm, F. K.
et al. Urheberrecht: Kommentar zum Urheberrechtsgesetz, Verlagsgesetz, Einigungsvertrag (Urheberrecht), neu: zur EU-Portabilitätsverordnung. Kohlhammer Verlag, 2018, §100(이해완, 앞의 논문, 391면에서 재인용).
- 이는 손해배상액 증액제도 자체는 아니되 증액은 가능한 제도라고 칭할 수 있음. 이 제도를 증액제도로 칭하는 데에는 문제가 없을 것이므로, 유럽에서는 오스트리아가 유일하게 상표법에 2배 증액제도를 운영한다고 말할 수 있음
4. 중국
중국 상표법은 1982년 제정되었으며,56) 그 후 1993년, 2001년 및 2013년에 개정됨57) 과거 중국은 대륙법계 국가의 원칙을 적용하며 민법상 손해배상제도에 따라 실제의 손해만큼 배상을 받는 전보식(塡補式) 손해배상제도를 지속적으로 사용하였음 - 그러나 상표권자가 상표 유지 및 보호에 투입하는 비용을 반영할 필요성이 있어 계속
전보식 배상제도를 적용하는 것은 타당하지 않다는 의견이 제기되었음58)
중국은 2013년 상표법 제3차 개정 시, 악의적인 상표권 침해에 대해 경위가 엄중한 경우 산정된 액수의 1배 이상 3배 이하로 배상액을 확정할 수 있게 하는 손해배상액 증액제도를 최초로 도입함59)
이후 2019년 4월 23일, 상표법 개정안이 중국 전국인민대표대회 제13기 상무위원회 제10차 회의를 통과하여 악의적 상표권 침해에 대한 손해배상액 증액의 상한을 기존의 3배에서 5배로 확대하는 등 상표권 보호 강화를 도모하였음
중국 상표법은 일실이익, 침해자 이익, 실시료 및 법정손해배상의 4가지 산정방법을 제공하고 있는데, 앞의 3가지 방법으로 산정된 경우 (고의침해인 경우) 증액이 가능하고,
중국 상표법은 일실이익, 침해자 이익, 실시료 및 법정손해배상의 4가지 산정방법을 제공하고 있는데, 앞의 3가지 방법으로 산정된 경우 (고의침해인 경우) 증액이 가능하고,