(1) 특허권남용의 법리
특허권남용(patent misuse)법리는 특허권에 관한 분쟁의 조정에서 형성된 것이다.363) 이 법리에 의하면, 유효한 특허권 청구항에 의하여 허용되는 특정한 독점을 초과해서 확장하는 방식으로 행해지는 특허권자에 의한 특허권의 실시나 그 시도는 남용이 된다. 비록 이 법리가 형평법상의 더러운 손의 법리(the equitable doctrine of unclean hands)의 확 장으로서 제기되지만,364) 독점금지와 유사한 관련사항이 존재할 때 끼워 팔기와 같은 상황에서 흔히 적용되어왔다.365) 특허권남용에 대한 형평법 상의 표준적인 구제책은 그 남용이 완화되고 그 부작용이 사라질 때까지 그 특허권 침해에 대한 구제를 보류하는 것이며366), 그 남용에 의해서 직접 영향을 받지 않은, 침해자로 주장된 자 자신이 주장하더라도 마찬 가지이다.367)
362) Id.
363) ABA Section of Antitrust Law, Intellectual Property Misuse : Licensing and Litigation (2000); Jere M. Webb and Lawrence A. Locke, Intellectual Property Misuse : Developments In the Misuse Doctrine, 4 Harv. J.
L. & Tech. 257. Accord Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co., 320 U.S. 680, 64 S.Ct. 278, 88 L.Ed. 396 (1944).
364) United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co., 352 U.S. 457, 465, 77 S.Ct. 490, 1 L.Ed.2d 465 (1957).
365) Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co., 243 U.S. 502, 37 S.Ct. 416, 61 L.Ed. 871 (1917)(영사기의 특허를 특정한 영화의 영사에만 사용한다는 조건의 라이선스에 남용한 사례.); Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc., 504 U.S. 451, 461, 112 S.Ct. 2072, 119 L.Ed.2d 265 (1992).
366) Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 62 S.Ct. 402, 86 L.Ed. 363 (1942).
367) Id.
비록 특허권남용과 셔먼법이나 클레이튼법 위반과의 유사점에도 불구 하고, 남용법리는 특허법적 측면의 것이다. 그것은 특허권의 적법한 범위 를 넘는 특허의 배타성의 확장에 대하여, 그 확장이 독점금지법에 종속 하는 충분한 반경쟁적 효과를 야기하는지 여부를 불문하고, 적용될 수 있다.368) 마찬가지로 끼워팔기의 경우에도 특허권남용으로서의 그것과 독점금지법위반으로서의 그것은 서로 다르다. 이전에 당연위법원칙이 적 용되던 독점금지법위반인 끼워팔기에 대해서도 현재 법원은 그 끼워팔기 한 피고가 오직 그 끼워팔기를 강요하기 위하여 충분한 시장지배력을 행 사한 경우에만 독점금지법위반이라고 판결하고 있다.369) 이러한 발전에 맞추어, 특허권남용에 대하여 반경쟁상 효과의 요건이 필요하지 않다는 해석에 대하여 잘못된 것이라는 논의가 시작되고 있다. 1980년대에 제1 순회법원이 판시하고370) 다른 순회법원도 그것을 수용할 용의가 있음을 선언하였으므로371) 독점금지에서 사용되는 것과 같은 경쟁기준은 남용사 건에서 적용될 수 있을 것이나, 아직까지 연방대법원은 이 문제를 언급 하지 않았다.372)
Mercoid Corp. v. Mid-Continent사건에서, 발열시스템에 대한 결합 특허에 대한 실시권을 보유한 Honeywell은 그 실시권을 그 시스 템에 사용되는 특허대상이 아닌 구성요소의 하나를 제조하여 판매하는 데 사용하였다. Mercoid 가 동일한 것을 만들어 판매하자, 특허권자인 Mid-Continent는 기여적 침해로 제소하였다. 항소법원은 특허권남용
368) 예컨대, Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661, 64 S.Ct. 268, 88 L.Ed. 376 (1944).
369) Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2, 19, 104 S.Ct. 1551, 80 L.Ed.2d 2 (1984).
370) Windsurfing International Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995 (Fed.
Cir. 1986), cert. denied, 477 U.S. 905, 106 S.Ct. 3275, 91 L.Ed.2d 565 (1986).
371) USM Corp. v. SPS Technologies, Inc., 694 F.2d 505, 511 (7th Cir.
1982).
372) 특허권남용의 법리에 관한 미국법원 판례의 흐름에 관해서는, 이문지, “특허권의 남용에 관한 미국의 판례법 -爭點의 정리와 代案의 제시- ”, 경영법률 제14권 제2호, 3∼7면, 2004.
항변을 기각했지만, 연방대법원은 이를 번복하였다.373) 연방대법원은
“당법원은 특허권자는 그 발명을 적용하는 데 사용된 특허 대상이 아닌 물질의 제한된 독점을 보장하기 위하여 특허권을 사용할 수 없음을 계속 하여 판시하여 왔다.”고 하고 특허권남용으로 인정하였다.374) 이 사건에 서 특허권남용법리가 크게 확장되었고, 의회는 이를 반영하여 1952년 특허법 제271조의 내용을 정하였다. 제271조 (b)항은 적극적인 침해의 주선은 위반이라고 규정하고, (c)항은 결합특허에서 사용되기 위하여 특 별히 제조된 연결되지 않은 항목이나 부품을 판매하는 것은 기여적 침해 (contributory infringement)를 구성한다고 규정하며, (d)항에서 남 용의 법리를 규정하였다. 특허권자는 다른 경우라면 허용되겠지만, 다음 의 경우에는 구제가 거부되거나 남용으로 추정된다. (1)타인에 의해 행 해진다면 기여적 침해를 구성할 행위에 의하여 수익을 취하는 것 (2)그 렇게 실시허락되지 않았다면, 기여적 침해를 구성할 행위를 수행할 실시 허락을 하는 것 (3)특허권을 침해자나 기여침해자에게 행사하는 것.375) 법원은 이 조항을 Dawson Chemical Co. v. Rohm and Haas Co.
사건376)에서 적용하였다. 이 사건의 특허는 벼에 적합하도록 제초제를 사용하는 절차에 관한 것이었다. 거래비용이 높아서, 벼를 재배하는 농민 들에 대하여 그 공정의 개별적 실시허락은 가능하지 않았다. 대신에, 특 허권자는 특허받지 않은 화학약품의 판매와 모든 구매자들에게 그 공정 을 사용할 실시허락을 함으로써 특허를 실시하였다. 피고가 범했다고 주 장된 기여적 침해는, 그것이 특허받은 공정에 적용될 것을 알면서, 다른 상업적 용도로는 적합하지 않은 동일한 화학약품을 피고가 농부들에게 판매한 행위였다. 법원은 그 화학약품이 침해가 아닌 다른 상업적 용도 로는 적합하지 않은 것을 감안하여, 특허권자를 특허법 제271조(d)에 의거하여 남용혐의로부터 보호하였다.
373) Mercoid Corp. v. Mid-Continent, Investment Co., 320 U.S. 661, 64 S.Ct. 268, 88 L.Ed. 376 (1944).
374) Id. at 664.
375) Patent Act of 1952, 35 U.S.C.A. §271.
376) 448 U.S. 176, 100 S.Ct. 2601, 65 L.Ed.2d 696 (1980).
비록 1952년 특허법은 기여적 침해에 관한 Mercoid판례의 적용범위 를 축소하였지만, 남용에 대한 경쟁상의 효과 기준을 규정하지는 않았다.
그래서 특허대상인 상품에 다른 상품을 끼워팔기하는 것은, 특허받은 상 품에 대한 투입물이나 구성요소의 공정의 판매에 의한 특허권의 실시로 서 특허법 제271조에 의하여 보호되지 않고, 독점금지법에 의하여 위법 하게 될 수 있다. 독점금지와 특허권남용간의 계속되는 갭에 대한 비판 론은 남용을 위하여 경쟁상의 피해를 요구한 Windsurfing판결377)에서 와 같은 사법적 결정을 낳았다. 1988년에 의회는 특허법 제271조(d)를 다시 한 번 개정하였다. (5)를 추가하여, 특허권의 실시허락이나 특허받 은 상품의 판매를 “상황에 따라서 그 특허권자가 그 실시허락이나 판매가 조건으로 부가된 그 특허권이나 특허받은 상품의 시장에서 시장지배력을 보유하고 있지 않다면, 다른 특허권의 라이선스의 양수나 다른 독립된 상품의 매수를 조건으로 하는 것”을 특허권남용이 아니라고 규정하여 특 허권자를 보호하였다.378)
현재 끼워팔기 특허권자에 대한 남용 항변이 오직 시장지배력을 입증 하여야만 가능하다는 것은 분명하다. 그러나 특허법상의 어떤 문언도 독 점금지법의 끼워팔기원칙을 변경하지는 않았다. Jefferson Parish판례 의 다수견해는 판매자가 끼운 상품의 시장에서 끼워진 상품을 구매자에 게 강요하기에 충분한 힘을 가지고 있을 때에는 당연위법하다는 것이 다.379) 이 판례가 지적재산권 끼워팔기가 셔먼법에 의거하여 제소되었을 때의 판례법으로 남아있는 것이다. 그래서 문제는 특허법 제271조(5)항 을 감안할 때, 특허권남용의 기준은 이제 셔먼법에서 시행되는 것보다 더 엄격한 경쟁상의 효과 기준을 부과하는지 여부에 관하여 제기된다.
하나의 가능한 답은 그 조항이 통과될 때의 의도가 남용법리를 독점금지 법원에 의하여 적용되는 시장지배력 기준과 통합하려 하였을 것으로 인
377) Windsurfing International Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995 (Fed. Cir.
1986), cert. denied, 477 U.S. 905, 106 S.Ct. 3275, 91 L.Ed.2d 565 (1986).
378) The Patent Misuse Reform Act, P.L. 100-703, 102 Stat. 4676, codified in 35 U.S.C.A. §271(d)(5).
379) Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2, 19, 104 S.Ct. 1551, 80 L.Ed.2d 2 (1984).
식하는 것이다. 그러하다면 그들 두 시스템은 일관되게 유지되어야 한다.
새로 신설된 조항은 또한 Loew판례380)의, 단지 지적재산권을 보유하 고 있다는 사실만으로 인정되는 시장지배력의 추정이, 특허된 상품이나 공정이 사용되는 경우에 끼워팔기의 성립을 인정하기 위하여 사용되는가 여부의 문제를 제기한다. 이 판례는 오랫동안 비판받아왔고, 연방대법원 의 Walker Process판례381)의, 지적재산권이 시장지배력을 수반하는가 하는 것은 특허상품이나 공정과 효과적으로 경쟁하는 대체상품이나 공정 이 있는가 여부에 달려있다는 인식과도 일관되지 않는다. 그 추정이 특 허권의 끼워팔기에 기초한 독점금지청구에서 포기되지 않는 한, 남용을 위하여 특허권외에 시장지배력의 입증을 요구하는 특허법 제271조(5)와 도 일관되지 않는다.382)
근래 Scheiber v. Dolby Labs, Inc.사건383)에서, 제7순회상소법원 은 연방대법원의 Brulotte v. Thys사건384)을 인용하면서, 피고를 위 한 약식판결절차를 허용하면서 계약상 소멸후 로열티 요건은 특허권남용 항변을 유발하며 동계약을 위법하게 한다고 판시하였다.385) Scheiber 는 특허법 제271조(d)(5)에 의하여 특허권남용 항변이 금지되는 시장지 배력을 보유하고 있었다.386)
법원은 (ⅰ)동조는 “단지 침해소송에 대한 항변만 제한하고 있고 Sche-iber는 라이선스계약을 이행청구한 것이지 침해소송을 제기한 것이 아니 고” (ⅱ)Dolby의 남용항변이 패키지 라이선스가 아니라 소멸후의 로열
380) United States v. Loew’s Inc., 371 U.S. 38, 83 S. Ct. 97, 9 L.Ed.2d 11 (1962).
381) Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery and Chemical Corp., 382 U.S. 172, 86 S.Ct. 347, 15 L.Ed.2d 247 (1965).
382) ABA Antitrust Section, Antitrust Law Developments 832 (3d ed.
1992). 미국 지재권지침 §2.2
383) 293 F.3d 1014 (7th Cir. 2002), cert. denied, 123 S. Ct. 853 (2003).
384) 379 U.S. 29 (1964).
385) 293 F.3d at 1016∼1019.
386) 35 U.S.C. §271(d)(5) (2000)(“상황에 따라 특허권자가 라이선스나 판매가 조 건으로 된 특허나 특허상품의 관련시장에서 시장지배력을 가진 경우가 아니라면, 특 허권의 라이선스나 특허상품의 판매를 다른 특허의 인수나 다른 상품의 구매를 조건 으로 하는 것”에 기초하여 특허권남용의 항변을 하는 것을 금지한다).
티에 근거한 것으로 보았기 때문에 법규정이 “이중으로 적용될 수 있다”
고 판시하였다.387) 그리고 법원은 의회는 제271조(d)(5)를 끼워팔기와
고 판시하였다.387) 그리고 법원은 의회는 제271조(d)(5)를 끼워팔기와