지적재산권의 라이선스에 있어서 불공정한 라이선스 - 지적재산권과 관련한 독점규제법의 적용 연구

예컨대 지적재산권의 라이선스에 있어서 지적재산권자가 실시권자에게 실시권부여를 하면서 서로 다른 기술을 이용하여 상호 경쟁하지 못하게 하는 조건으로 이용허락계약을 하는 경우에는 이용허락계약을 통한 인위 적인 제한이 결국 시장을 분할하여 당해 상품시장에서의 경쟁을 저해할 수 있다. 관련분야에서 연구․개발에 종사하였을 몇 개의 기업들 중 두 기업이 자신들의 연구개발활동을 사실상 병합하는 계약도 마찬가지로 새 로운 상품과 서비스의 개발과 관련된 경쟁에 대하여 해를 끼치는 것이 될 수 있다.²⁶³⁾

United States v. The MathWorks, Inc.사건²⁶⁴⁾에서 법무부는 Wind River Systems와 The MathWorks간의 계약에 대하여 제소 하였다. 당사기업들은 항공이나 자동시스템에 부속하는 동적 통제시스템 을 설계하고 시험하는데 사용되는 소프트웨어의 개발 및 판매분야에서 직 접적으로 경쟁관계에 있었다.²⁶⁵⁾ 2001년에 Wind River는 MathWorks 263) 이 예들은 송근장․김홍주․이철남․기민호, “독점금지법상 지적재산권의 행사-각 국의 입법례와 국내, ETRI의 상황”, 지적소유권법연구(지적소유권학회) 제2집 401∼

402면 (1998).

264) No. 02-888-A (E.D. Va. 2002.8.15)(proposed final judgment), www.

usdoj.gov/atr/cases/f11900/11970.htm

265) United States v. The MathWorks, Inc., No. 02-888-A (2002.6.21) (complaint), www.usdoj.gov/atr/cases/f11300/11369.htm

에 자사가 개발한 경쟁상품 라인-the MATRIXx-에 대하여 30개월간 거 의 완전한 통제권을 부여하고, 그 기간이 만료하면 그 라인의 소유를 위한 권리를 양도하려고 하였다. 그 협정하에서는 MathWorks는 MATRIXx 의 판매와 가격을 2년간 정할 배타적 권리와 Wind River가 상품을 더 이상 개발하지 못하도록 막을 권리도 확보하게 된다고 주장하였다. 법무부 는 “MATRIXx협정의 목적과 효과는 시장을 MathWorks에게 할당하고, MathWorks에게 MATRIXx의 가격을 정할 능력을 주고, MathWorks 에게 MATRIXx 상품의 미래를 정할 능력을 주고 그 상품을 제거할 수 있 게 하려는 것이었다”고 주장하였다.²⁶⁶⁾ 법무부에 의하면, (ⅰ)Wind River 는 총11,500달러를 지급하는 대가로 MATRIXx의 통제권을 넘기고;

(ⅱ)MathWorks는 MATRIXx의 자동 코드 생성장치에 관련된 Wind River의 3개의 특허권에 대하여 5십만달러를 지급하기로 동의하였다.

이 특허권들은 법무부에 따르면 MATRIXx에 통합되는 기술에 적용된 다. 법무부는 MATRIXx협정이 “경제적 효율성을 발생시키거나 시장을 보다 경쟁적으로 만드는 의도나 효과가 없는” 당연위법한 시장분할 및 가 격고정이라고 제소하였다.²⁶⁷⁾

법무부는 또한 MATRIXx협정이 Wind River와 MathWorks간의 경쟁을 제거함으로써 불합리하게 거래를 제한한다고 주장하였다. 해결책 은 “판매협정”을 포함하는데, 이것에 의하여 법무부는 법원이 승인한 구 매자에게 MATRIXx관련 자산을 판매하는 일을 수탁할 독립적인 대리 인을 지명하였다.

특허의 발부전(preissuance)이나 소멸후(postexpiration) 로열티지 급계약은 불공정한 것으로 인정될 수 있다. Scheiber v. Dolby Labs, Inc.사건²⁶⁸⁾에서, 제7순회법원은 Dolby가 미국과 캐나다에서 “서라운 드 스피커”에 대한 발명자인 Scheiber가 보유한 특허권에 대하여 로열 티를 지급하기로 한 라이선스계약을 위반하였다는 Schreiber의 청구에

266) Id. at 32.

267) Id. at 33.

268) 293 F.3d 1014 (7th Cir. 2002)(Posner, C. J.), cert. denied, 123 S.Ct.

853 (2003).

대하여 Dolby에게 유리한 약식판결을 승인하였다. Dolby를 특허권침해 로 제소한 후, Scheiber는 자사의 일련의 특허들을 Dolby에게 라이선 스함으로써 화해하기로 동의하였다. Dolby의 요청에 의하여, Scheiber 는 Dolby가 자사의 특허중 마지막 특허-캐나다 특허였음-가 1995년에 소멸될 때까지 그 특허들 모두에게 로열티를 지급하기로 약정하자 특허 료율을 인하하였다.²⁶⁹⁾ Dolby는 후에 이미 소멸된 특허에 대해서는 로 열티를 지급하기를 거부하였고, Scheiber는 지급의 소를 제기하였다.

Dolby는 Scheiber가 소멸된 특허에 대하여 로열티를 요구함으로써 특 허권을 남용(patent misuse)하였다고 주장하였고, 그로써 그 계약은 최소한 소멸된 특허에 대한 로열티부분에 관한 한 위법하게 되었다고 주 장하였다. 지방법원은 소멸후 로열티는 당연위법하게 판시되어 왔다는 근거에서 Dolby의 약식판결신청을 인용하였다.

제7순회법원은 이를 확인하였지만, 마지못해서 그렇게 한다는 문구를 사용하였다. 연방대법원의 Brulotte v. Thys Co.판결²⁷⁰⁾을 인용하면 서, 동법원은 Scheiber가 자사의 특허군에 대한 소멸이후의 로열티를 요구함으로써 특허권남용을 하였다고 판시하였다. 동법원은 Brulotte사 건에서의 청구와 Scheiber의 청구는 동질적이라고 보았다.²⁷¹⁾ 동법원 은 그러면서 “특허권이 소멸된 후에는 누구든지 특허대상인 공정이나 상 품을 특허침해 없이 만들 수 있다”는 것을 언급하면서, Brulotte는 소멸 후 로열티는 특허독점을 법이 인정한 것 이상으로 확장하는 것이라고 보 는 기본적 전제가 잘못된 것이기 때문에, 더 이상 건전한 법이 될 수 없 다고 시사하였다.²⁷²⁾ 동법원은 특허소멸후에 로열티조항의 효력을 연장 하는 것은 특허권의 존속기간중의 로열티를 인하하는 결과를 가져올 수 도 있다고 설시하였다. 즉 “특허권의 존속기간은 특허권자의 로열티를 징 수할 권리의 한도를 고정한다. 그가 단기간에 높은 요율로 받든, 보다 장 기간에 낮은 요율로 받든 그것은 미묘한 문제이다.”²⁷³⁾ Brulotte판례법 269) Id. at 1016.

270) 379 U.S. 29 (1964).

271) 293 F.3d at 1017.

272) Id.

273) Id.

이 계속해서 유효한 것에 대하여 회의적임을 표시하면서, 그러나 “그럼에 도 불구하고, 그 판결이유가 우리에게 충격을 주든지 또는 연방대법원의 현재의 입장으로 결정이 어떻게 보이든지 간에” 동법원은 스스로에게 그 것을 번복할 권한이 없음을 인정하였다.²⁷⁴⁾

특허발부전(preissuance)이나 소멸후(postexpiration) 로열티지급 계약이 문제된 또 다른 사건으로는 SmithKline Beecham Corp. v.

Pentech Pharmaceuticals사건²⁷⁵⁾이 있다. 이 사건에서, 법원은 항우 울제(antidepressant) Paxil의 제조업자인 유명한 제약회사인 Smith-Kline이 일반의약품(generic drug) 제조업체인 Pentech을 상대로 제 기한 특허침해소송에서, SmithKline과 Pentech간의 화해가 독점금지 법위반이고 특허권남용에 해당한다는 반대주장에도 불구하고, 소를 기각 하였다.²⁷⁶⁾ 문제가 된 화해계약에는 항우울제(antidepressant) Paxil 의 효과성분인 파록세틴 염산염(paroxetine hydrochloride)의 일반 의약품 버전이 다른 제약회사에 의하여 시판되는 즉시 Pentech가 미국 에서 다른 라벨을 붙여서 Paxil을 판매개시할 권리를 가진다는 조항이 있었다.

이 사건에서 법원은 특허법이 보호하려고 하는 이익을 검토하고, 특허 침해가 존재하는지 여부를 판단하는 데에 경제적 분석을 활용하였다. 일 반의약품(generic drug) 제조업체인 Apotex는 파록세틴 염산염의 무 수물(anhydrous) 형태를 제조하려고 시도하였다.²⁷⁷⁾ 무수물형태는 1992 년에 소멸된 특허중에 공시되어 있었지만,²⁷⁸⁾ Smithkline은, Apotex

274) Id. 동법원은 또한 Scheiber의 Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257 (1979)판결에 의한다면 자신에게 유리하다는 주장도 기각하였다. Aronson 에서, 연방대법원은 비록 특허가 발부되지 않더라도 라이선스권자의 상품에 체화된 발명에 대하여 특허신청자에게 로열티를 지급하여야 한다는 계약을 인정하였다. 비록 제7순회법원은 Aronson과 Brulotte판례는 라이선스권자가 특허보호가 유효하지 않은 지적재산권에 대하여 로열티를 지급하였다는 점에서 피상적으로는 유사하다는 것을 인정하였지만, 연방대법원은 Aronson판결에서 Brulotte판례가 유효하다는 것 을 재확인하였다는 점을 지적하였다.

275) 261 F.Supp. 2d 1002 (N.D. Ill. 2003)(Posner, J., sitting by designation).

276) Id. at 1004∼1005.

277) Id., at 1018∼1023.

278) Id. at 1023.

가 Smithkline의 파록세틴 염산염의 半水酸化物(hemihydrate) 형태 에 대한 특허를 침해하였다고 주장하며, 제소하였다.²⁷⁹⁾ Smithkline은 Apotex의 공급자의 생산시설이 반수산화물의 결정에 기반을 둔 것이었 고, 따라서 Apotex의 상품은 일정량의 반수산화물을 포함할 것이기 때 문에, Apotex의 상품이 자사의 반수산화물 특허를 침해할 것이라고 주 장하였다.²⁸⁰⁾ Smithkline은 자사의 특허가 소멸될 때까지는 Apotex 의 생산을 금지하는 유지명령과 그 때까지는 FDA의 승인을 보류하도록 하기 위한 명령을 청구하였다.²⁸¹⁾

심리후 법원은 Smithkline의 특허는 무효는 아니나, 동법원의 당해 특허청구항의 해석에 의한다면 침해된 것도 아니라고 판시하였다.²⁸²⁾ 그 러나 법원은 다른 네 번째 청구하에서는 Smithkline은 침해를 증명하였 다고 보았지만, 그러한 해석하에서는 관련특허는 무효라고 판시하였다.²⁸³⁾

법원은 당해 특허는 최소한 “상업적 중요성을 갖는 양”의 반수산화물에 대해서만 청구권을 갖는 것으로 해석하였다.²⁸⁴⁾ 동법원은 그렇게 해석하 여야만, 다음과 같은 “이상한 결과를 가져와서 특허법의 정책에 기여하지 못하게 되는 것”을 피할 수 있다고 보았다. 즉 “Smithkline이 자사의 특허상품의 경미한 양이 Apotex의 일반의약품으로 변형되어 생산됨으로 써 입는 피해는 특허법이 보호하는 이익의 침해가 아니라 특허상품에 대 한 公有의 영역(public-domain)에 속하는 대체물의 존재가 경쟁을 제 공함으로써 특허권자를 해치는 사실에서 비롯된 것이다. … Apotex의 일반의약품에 의한 Paxil과의 경쟁은 그 수산화물 상품으로부터 반수산 화물의 극소량을 제거하지 못한다는 사실 때문에 비롯된 것이다. Apotex 의 반수산화물에 의한 생산공정 침해는 공유에 속하는 상품과의 경쟁을 저지하기 위한 침해소송을 위한 구실일 뿐이다.²⁸⁵⁾ 법원은 그와 선택적

279) Id. at 1013, 1029∼1030.

280) Id. at 1020∼1021, 1024.

281) Id, at 1045.

282) Id. at 1031, 1036, 1052.

283) Id. at 1037, 1052.

284) Id. at 1031, 1052.

285) Id. at 1048.

으로 Apotex는 Smithkline이 침해를 유발하였다는 근거에서 침해주 장에 대한 적극적 항변을 제기할 수 있다고 판시하였다.²⁸⁶⁾ 법원은 또한 (ⅰ)Smithkline은 Apotex의 파록세틴 일반의약품 판매로부터 경제적 피해를 입지 않았기 때문에 유지명령이 부적합하고, (ⅱ)그러한 유지명령

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