발명은 출원서류에 기재되어 공개됨으로써 산업발달 내지는 공중에게 일정한 기여 를 한 범위 내에서만 보호를 받는다79)는 주로 계약법적인 입장에 입각한 연구가 많 다. 따라서 주로 실효성 있는 특허권의 보호 보다 제3자를 위한 공시기능을 더 중 시하는 경향으로 균등론을 특허침해의 판단원칙이 아니라 특허청구범위 해석의 예 외로서 최대한 그 적용을 제한하려는 방향으로 분석하고 있다.
하지만 특허분쟁소송에서 특허청구범위 해석에 관련한 문제는 가장 중요하고 빈 번하게 발생하는 사안이며 권리범위를 획정하는 하나의 방법으로서 균등론은 현실 적으로 예외 사항이 아니라 특허침해의 일반적 판단원칙이 되어야 한다.80) 이를 위 해서는 궁극적으로 입법을 통해 특허법에 균등이 특허의 권리범위에 속한다는 것을 명시할 필요가 있을 것이다. 현행 특허법 제97조와 제42조 제4항81)로는 균등론이 적용되기 매우 어렵고 판례상 균등론의 취지와 요건에 대해 설시된다 하더라도 균 등론이 특허침해의 일반적 판단원칙으로 운용되기는 어렵기 때문이다.
따라서 입법론의 전단계로서 먼저 현재 균등론 관련 판례를 분석한 뒤 현재 각 적용요건에 대해 적합한 판단 기준을 정립하는 연구가 지속적으로 활발히 진행되어 야 한다. 따라서 입법론의 전단계로서 균등론의 연구의 방향은 기존의 공시기능을 중시하는 연구에만 치중하는 것 보다 특허권 보호를 위한 방향으로도 논의의 방향 을 넓혀 적용요건의 판단 기준에 대한 대안책을 강구할 필요성이 있으며 아래에서 외국과의 논의와 비교해서 우리나라의 적용요건에 대한 판단기준을 검토할 때에도 이러한 방향성에 맞추어 논의를 전개해가고자 한다.
제1절 과제해결원리의 동일성
트 또는 비실질적 차이 테스트를 적용하고 있지만 FWR 테스트 중 방법의 요건이 우리나라의 과제해결원리의 동일성과 대응되는 요건으로 관련성 있다고 볼 수 있 다.
FWR 테스트에서 방법의 실질적 동일성이 중요한 이유에 대해 CAFC는 시장에 서 경쟁관계에 있는 제품들은 통상 실질적으로 동일한 기능을 수행하여 실질적으로 동일한 결과를 달성하므로 기능과 결과가 실질적으로 동일하다는 것만으로는 균등 성립을 인정하기에 충분하지 않고 실질적으로 동일한 방법으로 그 기능 및 결과를 실현하는지에 대한 검토가 필요하다고 설명했다.82)
아래에서는 미국에서 방법의 요건이 다루어진 대표적인 판례를 분석하면서 방법의 요건이 어떻게 판단되고 있는지 살펴본다.
가. Corning Glass 판결 83)
이 사건의 특허발명은 장거리 통신 (long-distance telephone transmissions)에 사 용되는 광도파 섬유(optical waveguide fibers)에 관한 것으로 중심부와 외피부로 이 루어진 광도파 섬유에서 중심부의 굴절률(Refraction Index, RI)을 외피부의 굴절률 보다 크게 하기 위해 중심부에 굴절률을 높이는 첨가물(positive dopant)을 추가한 다는 구성을 가지고 있었고 피고의 실시장치는 외피부의 굴절률을 낮추는 첨가물 (negative dopant)을 추가하여 결과적으로 중심부의 굴절률이 외피부보다 크게 되도 록 구성되어 있었다.84)
CAFC는 시장에서 경쟁관계에 있는 제품들은 통상 실질적으로 동일한 기능을 수 행하여 실질적으로 동일한 결과를 달성하므로 기능과 결과가 실질적으로 동일하다 는 것만으로는 균등성립을 인정하기에 충분하지 않고 실질적으로 동일한 방법으로 그 기능 및 결과를 실현하는지에 대한 검토가 필요하다고 한 후 균등 판단은 발명 의 맥락, 선행기술 및 사건의 구체적인 사실관계를 토대로 이루어져야 한다고 강조 하면서 중심부에 굴절률 향상 첨가물(positive dopant)을 추가하는 것과 외피부에 굴절률 저하 첨가물(negative dopant)을 추가하는 것은 실질적으로 동일한 방법에 해당한다고 보아 방법의 실질적 동일성을 인정하고 균등성립을 긍정한 원심의 판단 에 오류가 없음을 확인했다.
나. Datascope 판결 85)
82) 김동준 앞의 논문, p. 401.
83) Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A.,Inc., 868 F.2d 1251 (Fed. Cir. 1989) 84) 김동준, 앞의 논문, p. 282.
이 사건에서는 원고는 체강 또는 내강이 있는 장기 내로 삽입하기 위한 튜브형 의 기구인 카테터(catheter)에 관한 특허를 보유하고 있었고 특허발명과 피고제품은 카테터 풍선의 부피를 줄이기 위해 카테터 풍선을 감는 방법에 있어서 차이가 있었 다. 특허발명은 카테터 풍선의 한쪽 끝을 손으로 잡고 다른 쪽에서 철사를 감는 방 법을 채택하고, 피고제품은 노브(knob)와 같은 별도의 감는 장치(wind-up mechanism)에 의한다는 점에서 차이가 있었으나 1심과 CAFC는 카테터 풍선의 감 는 방법에 실질적 차이가 없다고 하여 모두 균등 침해 성립을 인정하였다.86)
다. Insituform 판결 87)
이 사건에서는 하수관 등 지하에 매설된 파이프에 균열 등이 발생한 경우 파이프 수리를 위해 파이프 내에 삽입되는 유연한 튜브라이너(flexible tube liner)에 합성수 지를 충전하는 방법에 대한 미국특허 제4,366,012호의 균등침해가 다투어졌다.
대개 지하에 배치된 하수 파이프는 과도한 압력이 실리는 경우가 많아 장기간 그 러한 상태에 놓이게 되면 파이프에 균열이 발생하거나 구조적인 결함이 생기며 그 결과 누수가 발생하게 된다. 본 사건 특허출원 이전에는 결함이 생긴 부분을 파내 고 새로운 부품과 교체하는 방법을 통해 파이프를 보존해왔다. 이에 본 사건 특허 권자는 파이프의 수선할 부분을 찾아서 파내는 기존의 작업 없이 파이프를 재건하 는 기술을 개발했다.
특허 발명은 튜브 안으로 라이너 아래쪽의 근접한 위치에 컵을 배치하여 이 위치 에 형성된 튜브의 창(window)에서 진공 흡입하는 구조로 흡입을 효율적으로 진행 시키면서 합성수지를 수리가 필요한 파이프 안 쪽에 부착시킨다는 것으로 당시 획 기적인 파이프 수리의 방법이였다.
피고제품은 특허발명이 한 개의 진공컵을 사용하고 라이너 외층에 컵을 설치하는 것과는 달리, 복수의 진공컵과 복수의 바늘(needle)을 사용하면서 라이너를 관통하 여 삽입되어 라이너 내부에 직접 진공을 가한다는 점에서 차이점이 있었다.
CAFC는 피고제품이 복수의 진공컵을 사용하는 것에 대해 특허발명과 실질적 차 이가 없다는 이유로 균등침해를 긍정한 1심의 판단을 인정했지만 바늘을 사용하는 방법에 대해서는 방법의 실질적 동일성 판단이 잘못되었고 균등침해를 인정 할 수 없다고 판시하였다.88)
85) Datascope Corp v. SMEC, Inc., 776 F.2d 320 (Fed. Cir. 1985).
86) 김동준, 앞의 논문, p. 284.
87) Insituform Technologies, Inc. v. Cat Contracting, Inc., 161 F.3d 688 (Fed. Cir. 1998).
1심의 경우 FWR 테스트를 적용함에 있어 진공 상태를 만드는 기능을 진공원에 연결하는 방법을 통해 수행함으로써 합성수지 전방에 진공 상태를 조성하는 결과를 얻는 다는 점에서 특허발명의 진공컵과 피고제품의 바늘을 사용한 방법과 동일하다 고 판단하였으나, CAFC는 1심이 FWR 테스트를 적용함에 있어 기능, 방법, 결과를 너무 넓게 파악하는 오류를 범했다고 지적하면서 특허발명의 진공컵이 진공을 제공 하는 방법은 라이너 외층에 형성된 창을 통한 것인 반면, 피고제품에서 진공을 제 공하는 방법은 라이너 내부에 직접 삽입된 바늘을 통한 것이라는 점에서 차이가 있 으므로 양자의 방법에 실질적 차이가 존재하기 때문에 균등을 인정할 수 없다고 판 시했다.89)
라. 소결
미국에서 Warner-Jenkinson 연방대법원 판결에서 명시적으로 확인했듯이 균등론 을 적용할 때 발명전체 접근법이 아닌 구성요소 접근법에 따라 판단하듯이 방법의 요건 또한 발명 전체의 작동 방법이 아니라 구성요소의 작동방법의 동일성을 비교 해서 판단한다.
또 Corning Glass 판결에서 중심부에 굴절률 향상 첨가물을 추가하는 것과 외피 부에 굴절률 저하 첨가물을 추가하는 것은 실질적으로 동일한 방법에 해당한다고 보는 것은 비록 구체적 구성은 다르지만 양자의 방법을 일반화해 보면 굴절률 변화 첨가제의 삽입을 통해 중심부의 굴절률을 외피부의 굴절률보다 크게 한다는 점에서 동일하다고 보았는데 작동방법을 너무 일반화하여 판단하면 균등의 성립범위가 지 나치게 넓어지게 되고 반대로 구체적 구성이 다를 경우 작동방법도 다른 것으로 판 단하면 균등은 인정될 여지가 거의 없게 되는데 위에서 살펴본 사례들에 비추어 보 면 CAFC는 발명의 맥락, 선행기술 및 사건의 구체적 사실관계를 토대로 적절한 수 준의 일반화를 통해 방법의 실질적 동일성을 판단하고 있는 것으로 보인다.90)