가. 과제해결원리의 동일성
우리나라의 제1요건은 일본의 비본질적 부분의 요건에 영향을 받은 것인데74) 위 판결에서 과제의 해결원리의 동일성에 대해 ‘치환된 부분이 본질적 부분이 아닐 것’
이라고 한 일본과 달리 표현상‘양 발명에서의 과제의 해결원리가 동일할 것’으로 표 현하고 있지만 의미하는 바는 동일한 것으로 볼 수 있다.75)
73) 최성준, 앞의 논문, p. 121.
74) 김동준, 앞의 논문, p. 64.
75) 이에 대해 구대환, “과제해결원리의 동일성 요건과 비본질적 부분 요건의 차이점", 동아 법학 (제 60호), 2013에서 “본질적 부분”이 추상적인 아이디어 뿐 아니라 구체적이고 물리적인 부분을 의미하는
제1요건의 구체적인 판단기준을 제시한 2007후3806 판결에서는 “양 발명에서 과 제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비 본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미 하고 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출 원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결 원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판 단하여야 한다.”라고 판시하였다.
판례해설에서는 제2요건이 목적과 작용효과라고 하는 결과에 주목하는 것인 반 면, 제1요건은 해결수단에 역점을 두는 것이며76) ‘특허발명을 선행기술과 대비하여 과제해결수단에 있어 특징적 원리를 확정한 뒤에 확인대상발명이 가지고 있는 해결 수단이 특허발명에서의 해결수단의 원리와 실질적으로 동일한 원리에 속하는가 하 는 점에서 판단해야 한다.’라고 제시했다.
또 ‘이를 위해서는 우선 내적 증거인 발명의 상세한 설명에 기재된 종래기술의 문제점, 과제해결수단, 발명의 목적, 효과의 기재에 기초하여 판단하되, 필요할 경우 출원경과나 다른 공지의 증거 등 외적 증거에 의한 추가 심리를 통하여 과제의 해 결원리를 객관적으로 추출해야 한다.’ 라고 주장하고 있다.
나 . 작용효과의 동일성
97후2200판결은 작용효과의 동일성에 대해 “치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고, 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내야 한다.”고 명 시했다.
이 사건에서 대법원은 “(가)호 발명은 출발 물질 N-에톡시카르보닐피페라진을 반 응시키는 과정에서 반응 물질의 N-에톡시카르보닐기는 출발 물질과의 주 반응에 관여하지 아니하고 이 사건 특허발명과 같이 피페라진만이 출발 물질과 반응하는
것으로 이해할 수 있는 한 이것은 “문제해결의 원리”와 동일한 것이라고 할 수 없다고 주장하지만 2009년 일본은 중공 골프클럽 사건을 계기로 제1요건에 대해 본질적 부분을 특허발명의 해결 수단의 기초가 되는 해결원리로 파악하고 대상제품과의 상이한 부분이 동일한 해결원리를 적용한 것이라면 제1요건을 충족한 것이라고 보는 기술사상동일성의 입장을 취하고 있으며 우리나라의 통설도 이와 동 일한 입장이다.
76) 한동수, “균등침해의 요건 중 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한 것’의 의미와 판단방법”, 대 법원판례해설 제80호, 2012, p. 647.
것이어서, 양 발명은 그 반응 기전(Reaction Mechanism)이 동일하고, 또 부산물의 생성 정도, 수율 등의 작용 효과에 있어서도 거의 차이가 없다고 보여지므로, (가) 호 발명의 반응 물질인 N-에톡시카르보닐피페라진은 이 사건 특허발명의 반응 물 질인 피에파진과 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타낸다고 볼 수 있다”고 판단하 였다. 즉 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 ‘실질적으로 동 일한 작용효과’를 나타낼 것을 요건으로 한다.
다. 치환자명성
대법원 97후2200 판결은 특허발명의 구성요소를 확인대상발명의 대응요소로 치환 하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 당연히 용이 하게 도출 할 수 있을 정도로 자명할 것을 요건으로 판시하고 대법원 2009.6.25. 선 고 2007후3806 판결에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라 면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명할 것을 요건으로 판시하고 있 다. 균등침해 판단에서의 치환자명성과 진보성 판단에서의 상도용이성의 관계에 대 해서는 양자를 동일하게 보는 견해도 있고 구체적 사안에 따라 달리질 수 있다는 견해도 있으나 다수설은 치환용이성은 진보성 보다 상도용이성의 수준이 낮은 것으 로 보고 있다.77) 한편, 치환자명성의 판단 기준시에 대해 대법원은 명확한 입장을 밝히고 있지는 않지만 대다수의 학설은 침해시설로 보고 있다.78)
라. 자유실시기술의 항변
자유실시기술의 항변은 피고가 실시하는 방명이 특허발명의 출원시에 이미 공지 된 기술로부터 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하지 않는 것으로서 확인대상발명 자체가 특허발명의 출원시점을 기준 으로 신규성 내지 진보성이 없는 경우 균등침해가 부정된다.
마. 출원경과금반언
대법원 2002.9.6. 선고 2001후171 판결에서 특허발명의 출원절차를 통하여 피고
77) 김동준, 앞의 논문, 각주 146번. (우리 대법원판결은 일본의 최고재 판결과 달리 용이하게 상도할 수 있을 정도라는 표현 대신에 자명성이라는 표현을 사용하였는바 별개의 용어 사용을 통하여 치 환용이성을 진보성과의 구별을 하려고 한 것으로 평가 할 수 있다.)
78) 김동준, 앞의 논문, 각주 147번. (미국, 일본 등 침해시점으로 보고 있고 균등론 도입 후 약 10년이 경과한 현재 우리나라도 이를 수용하여 명시적으로 채택할 시기가 되었다.)
실시제품 등의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해 당하는 등의 특별한 사정이 있는 경우 그 치환된 구성요소에 대해서는 균등론 적용 이 배제된다는 것이 제5요건이며 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성요소가 특허청 구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허 될 때 까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보 정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고 특허청 구 범위가 수개 의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청 구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식 적으로 제외된 것인지 확정하여야 한다.
선행기술에 대해 특허성을 확보하기 위한 보정의 경우와 기재불비 등의 거절 이유 를 회피하기 위한 보정일 경에는 출원경과금반언이 적용되며 우리나라는 전반적으 로 엄격한 금반언(complete bar) 접근법을 채택하고 있는 것으로 보인다.
제4장 적용요건에 대한 검토
균등 침해 여부를 판단할 때 균등론의 적용요건을 어떻게 해석하느냐에 따라 균 등 침해의 적용 범위 및 적용대상이 다르게 되므로 무엇보다 이들 요건이 어떠한 의미를 지니는지, 각 사안에서의 구체적인 판단 기준을 이해하는 것이 매우 중요하 다.
앞서 살펴보았듯이, 우리나라는 대법원 97후2200 판결에서 균등론의 적용요건으 로 5가지 요건을 확립했다. 균등론 인정의 적극적 요건으로 분류되는 과제해결원리 의 동일성, 작용효과 동일성 (치환가능성), 치환자명성과 소극적 요건인 자유실시기 술배제의 항변과 출원경과금반언의 요건을 제시했다. 이 판결로 인해 법원이 균등 론을 명시적으로 인정한 것은 고무적인 일이지만 당시 균등론에 대한 국내 판례가 부족했고 학계의 연구 성과 또한 미진한 상황에서 외국의 균등 이론을 수동적으로 받아들인 것이기 때문에 대법원 판결에 의해 균등론의 적용요건이 제시되었지만 이 후 관련 판례들에서 각 요건에 대한 통일된 판단 기준이 여전히 마련되어 있지 않 아 실무상의 혼란과 균등론의 법적 안정성과 예측가능성에 있어 문제점이 존재한 다.
기존의 연구에서는 각국에서 최초로 균등론 적용요건을 판시한 판결들에 대한 분 석과 검토를 하거나 특허권은 발명자가 자신의 발명을 영업비밀(Trade Secret)로 숨겨놓지 않고 공중에게 공개한 것에 대한 반대급부로서 주어지는 것이고 따라서
발명은 출원서류에 기재되어 공개됨으로써 산업발달 내지는 공중에게 일정한 기여 를 한 범위 내에서만 보호를 받는다79)는 주로 계약법적인 입장에 입각한 연구가 많 다. 따라서 주로 실효성 있는 특허권의 보호 보다 제3자를 위한 공시기능을 더 중 시하는 경향으로 균등론을 특허침해의 판단원칙이 아니라 특허청구범위 해석의 예 외로서 최대한 그 적용을 제한하려는 방향으로 분석하고 있다.
하지만 특허분쟁소송에서 특허청구범위 해석에 관련한 문제는 가장 중요하고 빈 번하게 발생하는 사안이며 권리범위를 획정하는 하나의 방법으로서 균등론은 현실 적으로 예외 사항이 아니라 특허침해의 일반적 판단원칙이 되어야 한다.80) 이를 위 해서는 궁극적으로 입법을 통해 특허법에 균등이 특허의 권리범위에 속한다는 것을 명시할 필요가 있을 것이다. 현행 특허법 제97조와 제42조 제4항81)로는 균등론이 적용되기 매우 어렵고 판례상 균등론의 취지와 요건에 대해 설시된다 하더라도 균 등론이 특허침해의 일반적 판단원칙으로 운용되기는 어렵기 때문이다.
따라서 입법론의 전단계로서 먼저 현재 균등론 관련 판례를 분석한 뒤 현재 각 적용요건에 대해 적합한 판단 기준을 정립하는 연구가 지속적으로 활발히 진행되어 야 한다. 따라서 입법론의 전단계로서 균등론의 연구의 방향은 기존의 공시기능을 중시하는 연구에만 치중하는 것 보다 특허권 보호를 위한 방향으로도 논의의 방향 을 넓혀 적용요건의 판단 기준에 대한 대안책을 강구할 필요성이 있으며 아래에서 외국과의 논의와 비교해서 우리나라의 적용요건에 대한 판단기준을 검토할 때에도 이러한 방향성에 맞추어 논의를 전개해가고자 한다.