3. 일본과 계약시 유의점
1. 실무적인 유의점
1) 일본도 발명자 주의를 택함(소유권 양보시 License 전략 필요!!) 2) 계약체결과정이 상대적으로 느리고 영어로 의사소통이 어려움 3) 민법, 특허법 등이 우리나라 법제와 상당히 유사함
4) 체계적인 연구로 각 연구기관 및 학교의 IP Policy가 잘 되어 있음 5) 일본의 전기통신대(UEC) 공동연구 계약서 양식은 Good Case
제3자실시, 지분양도 상대방 동의 필요
통상실시계약 : 실시료
독점실시계약 : 실시료+일시금
(일시금은 독점실시 기간 중 비영리기관의 라이센스 활동에 대한 대가)
3. 일본과 계약시 유의점
6) 기관별로 IP Policy에 대한 이해도나 양식이 상이하기 때문에 전략적 접근이 필요함(독립행정법인의 경우 상대적으로 유연한 접근이 가능함)
- 동경대, UEC, NIMS, AIST 등 우수 연구기관의 경우 소유조건 협의 후 실시조건 협의가 더욱 중요함
- JAIST, 교토대 등은 공동소유를 선호하되 실시조건을 전략적으로 구사
* 상대적으로 유연한 기관 : NIMS, 교토대 등
* 상대적으로 엄격한 기관 : JAIST, 동경대, 전기통신대, AIST
3. 일본과 계약시 유의점
1. 공동소유 특허권 : 발명자 주의 및 기여도에 따른 분배
(b) Inventions created jointly by the Researchers of UEC and the Researchers of Collaborator shall be jointly owned by the UEC side and Collaborator ("Joint Inventions"). The share of Inventions will be determined according to the contribution level of the Researchers of UEC and Collaborator who created the Inventions.
2. 공동출원 계약
UEC 및 공동연구자는 UEC 및 공동연구자의 공유 발명에 관계되는 공유 지식 재산권에 관하여, 쌍방의 몫, 관리비용(본 지식 재산권을 취득, 유지하기 위해
특허청 등의 등록 기관 및 UEC 공동연구자에게 소속하지 않는 외부의 변리사 등에 지급하는 비용)의 부담 등에 필요한 사항을 정한 공동 출원 계약을 별도로
체결한다.
3. 일본과 계약시 유의점
1. 공동소유 특허권 : 발명자 주의 및 기여도에 따른 분배
(b) Inventions created jointly by the Researchers of UEC and the Researchers of Collaborator shall be jointly owned by the UEC side and Collaborator ("Joint Inventions"). The share of Inventions will be determined according to the contribution level of the Researchers of UEC and Collaborator who created the Inventions.
2. 공동출원 계약
UEC 및 공동연구자는 UEC 및 공동연구자의 공유 발명에 관계되는 공유 지식 재산권에 관하여, 쌍방의 몫, 관리비용(본 지식 재산권을 취득, 유지하기 위해
특허청 등의 등록 기관 및 UEC 공동연구자에게 소속하지 않는 외부의 변리사 등에 지급하는 비용)의 부담 등에 필요한 사항을 정한 공동 출원 계약을 별도로
체결한다.
3. 일본과 계약시 유의점
3. 실시권 허여 : 옵션을 부여 7. GRANTING OF LICENSES
7.1. Grant of Exclusive License to Collaborator. With respect to Intellectual Property Rights jointly owned by the parties or owned by UEC solely, if UEC accepts the request of Collaborator for Exclusive License, the parties shall execute Exclusive License agreement separately in which necessary matters are stipulated such as terms and conditions,
including distribution of the license fee in the case Collaborator grants a Nonexclusive License to a third party.
7.1 공동연구자의 독점실시권 : UEC 및 공동연구자의 공유 또는 UEC가 단독 소유하는 지식 재산권에 관하여, 공동연구자가 “독점실시권”을 희망하고, UEC가 이것에 동의한 경우, UEC 및 공동연구자는 제3자 비독점 통상실시권을 허락한 경우의 실시료 배분 등을 규정한 독점 실시권 계약을 별도로 체결한다.
3. 일본과 계약시 유의점
3. 실시권 허여 : 옵션을 부여 7. GRANTING OF LICENSES
7.2. Nonexclusive License
(a) In the event Collaborator pays royalty to UEC, which adequately reflect Collaborator’s recognition of the fact that UEC shall Exercise the relevant Intellectual Property Rights only for non-commercial purposes as research and education, as provided in a separate agreement in accordance with the share of UEC:
In such circumstances, UEC and Collaborator may grant Nonexclusive License to third party as to the relevant Intellectual Property Rights pursuant to Section 7.5.1 and 7.5.2.
7.5.1 : UEC 제 3자 실시를 동의 요청하는 경우 상대방 동의의무 부과 7.5.2 : UEC 제3자 실시 허락된 경우 실시료는 지분 비율에 따라 배분
3. 일본과 계약시 유의점
3. 실시권 허여 : 옵션을 부여 7. GRANTING OF LICENSES
7.2. Nonexclusive License
(b) In the event Collaborator Exercises the relevant jointly-owned Intellectual Property Rights without paying royalty to UEC:
In such circumstances, pursuant to Section 7.5.3., UEC may grant Nonexclusive License of the relevant Intellectual Property, to third party, and Collaborator must agree to such.
7.5.3 Section 7.5 as to grant of Nonexclusive License to a third party the relevant Intellectual Property Rights, Collaborator shall consent to
such. As for the license fees from third parties shall be received solely by UEC, not distributed to Collaborator.
3. 일본과 계약시 유의점
3. 실시권 허여 : 비상업적 연구를 위한 실시권 보유
7.6. Reserve the Right to Grant License to Practice Non-commercial Research.
Concerning Intellectual Property Rights solely owned by UEC which Exclusive License is owned by Collaborator and Intellectual Property
Rights jointly owned by the parties, to the extent that Research Program has been partially funded by the Japanese government, UEC will reserve the right to grant Nonexclusive License only to practice non-commercial research to universities, colleges, institutes, and other public research institutes in Japan.
