이 사건 등록상표는 영문자로 "PoPo"라 횡서한 아래에 "뽀뽀"라 횡서하 여 표시된 상표임을 알 수 있으므로 피심판청구인의 표시된 상표의 등록 후 위 상표 자체가 아닌 두개의 요부 중 영문자로 구성된 요부를 제외하 고 단순히 "뽀뽀빵"이라는 표장을 그 지정상품에 사용한 사실이 있다 하 여도 그러한 사용을 두고 이 사건 상표의 사용이라고는 할 수 없으며, 식품위생법등 관계법령에 과자제조업은 제조품목마다 허가를 받아야 하 고,그 포장에는 허가받은 제품명칭을 표시하여야 한다고 규정하고 있고, 그 제품명은 한글만으로 표시하게끔 되어 있다 하더라도 지정상품에 그 허가받은 제품명의 표시 외에 상표표시가 금지되어 있는 것은 아니므로 품목명이 한글로 한정되었다 하여 지정상품에 이 사건 상표를 사용하지 아니한 정당한 이유가 있다고도 할 수 없다.41)
(ⅱ)문자가 추가된 구성이 상표권자의 별개의 등록상표로 공존하는 경 우
실사용상표의 ‘CHIP’부분은 ‘잘게 썰어서 기름에 튀긴 요리’라는 뜻을 가지고 있어 그 자체만을 놓고 볼 때 그와 같은 과자류에 대한 관계에서 일반 수요자나 거래자의 주의를 끌기 어려운 면이 있으나,실사용상표의
‘POCA’부분과 아무런 간격 없이 동일한 크기와 형태로 일체 불가분적
41)대법원 1985.5.28.제2부 84후117판결.해당 판결에서의 등록상표는 영문자와 한글이 2단으로 병기된 결합상표로 영문자로 구성된 요부를 제외하고 사용된 점 역시 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이 아니라고 판단되었는데,이는 후술하는 Ⅴ.문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범주 내의 사용에서 자세히 살펴본다.
등록상표 실사용상표
으로 결합되어 사용되고 있고,그 결합으로 인한 음절수도 비교적 짧은 3음절에 불과하여 실사용 상표들은 일반 수요자나 거래자에 의하여 ‘포 카’와 ‘칩’부분으로 분리 호칭·관념되기보다는 ‘포카칩’전체로 호칭·관념 될 것으로 보이며, 피고 스스로도 실사용상표 “POCACHIP” 내지
‘POCACHIP’부분과 그에 한글음역에 해당하는 상표를 이 사건 등록상 표와는 별개의 독립된 상표로 등록하여 사용하여 오고 있는 점 등을 종 합하여 볼 때,실사용 상표들은 ‘CHIP’부분의 결합으로 인하여 거래사 회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하다고 볼 수 없는 외관·호칭·관념 을 형성하고 있다고 할 것이다.따라서 피고가 실사용 상표를 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용한 사실이 있다 하더라도 이를 가리켜 이 사 건 등록상표와 동일한 형태의 표장의 사용이라고 할 수 없다.42)
(ⅲ)도형이 추가된 구성이 상표권자의 별개의 등록상표로 공존하는 경 우
실사용표장 중 도형부분은 구성이 특이하여 문자부분 못지않게 일반 소 비자들의 주의를 끌고 문자부분과 거의 같은 크기로 연속적으로 이어져 있어서 실사용표장 전체에서 차지하는 비중이 상당하므로 문자부분의 단 순한 부기적인 부분에 불과하다고 할 수 없다.또한,상표권자는 이 사건 등록서비스표를 출원하여 사용하기 이전에 실사용표장과 동일한 표장을 이 사건 등록서비스표와는 별개의 독립된 서비스표임을 전제로 특허청에 출원하여 등록(등록번호 제31979호)하였고,실사용표장 중 도형부분에
42)대법원 2006.10.26.선고 2005후2939판결.
등록상표 실사용상표
명가
대하여도 이 사건 등록서비스표와는 별개의 독립된 서비스표임을 전제로 특허청에 출원하여 등록(등록번호 39770호)한 점 등을 종합하여 볼 때 실사용표장은 그 중 도형부분의 식별력이 부정될 수 없어 일반수요자나 거래자에게 이 사건 등록서비스표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식될 것이므로,위 표장의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상 표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장의 사용이라고 할 수 없다.43)
② 식별력이 강한 새로운 표장이 추가될 경우
상표권자 발행의 거래명세표에 표시된 실사용상표는 그 중 도형의 식별 력을 부정할 수 없으므로 그 상표의 사용으로써 이 사건 등록상표 "명가
"를 사용하였다고 볼 수 없고,달리 이 사건 등록상표를 사용하였다고 인정할 만한 증거가 없다.44)
해당 판결은,상기에서 살펴본 89후759판결에서 등록상표의 앞쪽에 도 형(출원인의 별도의 상표)이 부기되었음에도 등록상표 자체의 독립성이 유지된다고 보아,도형과 결합된 실사용상표는 취소심판의 대상이 되는 등록상표와 동일성 범주 내의 사용으로 본다고 판단한 바와 대비된다.
해당 판결의 경우에는 등록상표 자체에 식별력이 강하다고 볼 수 없어 식별력의 정도가 높은 도형이 부가되어 양 상표가 전혀 새로운 상표로 인식될 수 있다는 취지로 이해될 수 있겠다.
43)대법원 2008.9.25.선고 2008후507판결.
44)대원 1993.5.25.선고 92후1950판결.
등록상표 실사용상표
실사용상표 1.-핸드백의 외부 표면:캉가루도형 실사용상표 2. - 핸드백의 내부 표면: 캉가루 /KangaRoos
라.등록상표의 각 구성요소가 분리되어 수요자가 한번에 인식이 어 려운 경우
등록상표가 지정상품 또는 지정상품의 포장에 등록상표를 이루는 각 구 성요소들이 여러 면에 걸쳐 표시된 경우라 하더라도,구성요소들이 표시 된 각 면이 인접하여 수요자들이 한눈에 인식할 수 있거나 또는 구성요 소들이 표시된 각 면이 떨어져 있더라도 수요자들이 동일한 기회에 인식 할 수 있다면,등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 본다.
그러나,등록상표의 각 구성요소가 지정상품 또는 지정상품의 포장에 전 부 표시되어 있더라도,수요자들이 등록상표의 구성을 인식하기 어려운 경우라면 등록상표의 동일성 범주 내의 사용이라고 보지 아니한다.
등록상표는 캉가루 도형부분과 한글 및 영문의 문자부분으로 구성되어 있음에 비하여,을 제1호증에 나타난 상표는 문자부분만으로 구성되어 있고,을 제3호증에 나타난 상표는 캉가루 도형은 지정상품인 핸드백의 외부 표면에,문자 부분은 핸드백 제품의 내부에 각 분리 표기되어 있어, 이들 증거자료로는 등록상표와 동일성이 인정되는 범위 내에서 정당하게 사용된 상표라고 할 수 없다.45)
45)대법원 1997.10.12.선고 97후2521판결.
Ⅴ.문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범주 내의 사용
1.문자만으로 결합된 등록상표에 대한 동일성의 판단 기준
불사용으로 인한 상표등록취소심판에서 “등록상표의 사용”이라 함은 등 록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고,동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라,거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하지만 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 아니한다는 것이 일관된 법원 및 학설의 입장이다.
이러한 원칙에 입각하여,등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 두고 등록상표 를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다고 판단해 오고 있다.
따라서,등록상표를 구성하는 도형의 경우에는 그 식별력의 정도가 높고 낮음에 크게 상관없이 이를 누락,생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 등 록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 보기 어렵다는 것이 원칙이다. 그 러나,등록상표를 구성하는 문자의 경우에는 해당 문자가 식별력이 극히 약한 정도에 그친다면 이를 누락,생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 등 록상표의 동일성 범주 내의 사용으로 인정하고,식별력이 상표등록을 허 여 받을 수 있는 정도의 높은 경우라면 이를 누락,생략 또는 삭제하여 사용한 때에는 그러하지 아니함에는 의심이 없다.
그런데,등록상표를 구성하는 문자부분 간에 동일한 외관,칭호 또는 관 념을 지니지만 이를 한글,영문자,한문 또는 일본어 등 다양한 문자로 표기하여 병기한 등록상표를 어느 한 문자만으로 사용한 때 또는 이들 문자 중 하나의 문자만으로 구성된 등록상표를 각기 다른 다양한 문자로
표기하여 사용한 때에,이를 두고 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 볼 수 있는지에 관해 기존의 판례에서는 각 구성문자를 요부로 보아 어느 한 부분을 생략된 채 또는 각기 다른 문자 로 사용한 때에는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태 의 상표의 사용이 아니라는 취지로 일관되게 판시하여 왔다.그러나,이 러한 법원의 태도는 등록상표의 동일성 범위를 극히 엄격하게 해석하여 상표권자의 상표 사용의 자유를 제약하거나 거래사회통념상 일반 수요자 들의 상표의 동일성 인식에 관한 신뢰를 보호함에 미흡해 왔던 바,최근 대법원 전원합의체 판결을 통해 문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범위에 대한 판단 기준을 변경함과 동시에 명확히 하였다고 생각된다.
이하에서는,문자만으로 결합된 등록상표에 대한 상표권자의 정당 사용 범위,즉 등록상표의 동일성 범주 내의 사용 범위에 관한 기존 판례의 입장,그간의 대법원의 입장을 변경한 최근 전원합의체 판례를 자세히 살펴본 후,외국입법례를 통해 한국상표법에 이를 도입할 필요성에 관해 살펴 보고자 한다.
2.문자만으로 결합된 등록상표의 동일성 범주 내의 사용에 관한 기 존의 판례
(1)한글 및 영문으로 결합된 상표에서 그 중 하나를 생략하여 사용 한 경우
등록상표와 동일성이 인정되는 실사용상표의 사용이 되기 위해서는,등 록상표의 구성요소 전부가 실사용상표에 구현되어야 함이 원칙이라 할 것이고 구성요소 중 일부가 누락,생략 또는 삭제되었다면 이는 등록상 표의 동일성 범주 내의 사용이 아님은 상기에서 이미 살펴 본 바와 같 다.그렇다면,한글 및 영문이 병기된 결합상표의 경우 그 병기된 순서나 위치를 도치시키는 정도에 그칠 뿐 상표를 구성하는 전(全)구성요소가