중소기업을 위한
국제지식재산권 분쟁 가이드
발 / 간 / 사
최근 삼성과 애플의 특허 분쟁에서 보듯이, 우리 기업의 세계시장 진출이 확대되면서 이를 견제하기 위한 외국기업들의 지식재산권 공세가 점점 거세지고 있습니다. 지식재산권 분쟁이 발생하면 막대한 소송비용이 뒤따를 뿐 아니라 기업이미지에도 악영향을 미쳐 우리 기업 및 국가의 국제경쟁력 약화로 이어질 우려가 큽니다.
특히, 2010년 우리기업 국제 특허 분쟁 당사자의 57%가 중소기업으로, 대기업의 약 1.4배 정도에 이르고 있습니다. 그러나, 이런 상황임에도 중소기업은 그 규모의 영세성으로 인하여 효과적인 법률자문을 받기가 어려운 것이 현실입니다.
법무부는 법률서비스의 혜택에서 소외되는 사람이 없도록 경제적 약자 보호를 위한 제도를 추진하고 있으며, 중소기업 법적지원 강화도 가장 중요한 정책 목표의 하나입니다.
이를 위해 법무부는 2012. 11. 29. 국제투자·지식재산권 법률자문단을 구성하였습니다. 동 법률자문단은 관련 법률상담 서비스 제공, 찾아가는 설명회 개최 등의 활동을 하고 있으며, 이 책의 발간 역시 중소기업 법적 지원 사업의 일환으로 기획된 것입니다.
중소기업을 위한 국제지식재산권 분쟁 가이드
이 책은 법률에 대한 전문지식이 없는 사람이라도 쉽게 지식재산권을 이해하고, 국제분쟁을 효율적으로 예방할 수 있는데 초점을 맞추어, 중소 기업의 실무 현장에서 종사하시는 분들에게 가장 필요한 법률지식을 담았 습니다. 특히, 각종의 지식재산권의 기본적인 개념 및 관련 법률의 규정을 소개하고, 분쟁 예방을 위한 기업의 필요 조치 사항과 분쟁발생 시 대응 절차를 중점적으로 다루었습니다. 이 책이 국제지식재산권 분쟁의 위험 속에 있는 중소기업들의 지침서로 유용하게 활용되기를 기대합니다.
앞으로도 법무부는 중소기업 현장의 수요를 반영하여 이 책을 지속적으로 증보해 나가는 한편, 국제투자 및 지식재산권과 관련한 다양한 분야의 서적도 새롭게 발간할 예정입니다.
바쁜 업무에도 불구하고, 본서의 집필을 위해 노고를 아끼지 않으신 로펌의 변호사 분들, 그리고 본서의 기획 및 발간 업무를 성실히 수행한 국제법무과의 박장우 과장을 비롯한 관계자들의 노고에도 감사드립니다.
2013년 1월
법무부장관
목 차
제1장 ∙ 지식재산권 개관
1. 들어가며 ··· 3 2. 지식재산권의 특징 및 중요성 ··· 5 3. 지식재산권의 종류 ··· 9
제2장 ∙ 특허ㆍ실용신안
1. 특허권 침해의 성립 요건 ··· 1 9
2. 특허권 침해 주장에 대한 대응 ··· 2 7
3. 특허권 침해행위에 대한 대응 ··· 3 2
4. 특허 출원시 유의할 점 ··· 3 4
5. 라이선스 계약 체결시 유의할 점 ··· 4 3
6. 직무발명 ··· 4 9
목 차
제3장 ∙ 영업비밀
1. 영업비밀의 개요 ··· 5 5 2. 영업비밀 유출을 방지하기 위해 유의할 사항 ··· 6 5 3. 타사의 영업비밀을 침해하지 않기 위해 유의할 사항 ·· 7 3 4. 관련 문제 - 전직금지(경업금지)청구 ··· 7 7
제4장 ∙ 디자인
1. 디자인권의 개요 ··· 8 3
2. 디자인의 동일 또는 유사 ··· 8 5
3. 디자인권의 침해 ··· 8 6
4. 디자인권 침해와 관련된 분쟁 유형별 대응방안 ··· 8 7
5. 분쟁을 예방하기 위한 조치 ··· 8 9
중소기업을 위한 국제지식재산권 분쟁 가이드
제5장 ∙ 상 표
1. 개 관 ··· 93 2. 상표의 등록요건 ··· 9 4 3. 상표와 상품의 유사 ··· 9 7 4. 상표권 침해 ··· 9 7 5. 상표권 침해와 관련된 분쟁 유형별 대응방안 ··· 9 9 6. 분쟁을 예방하기 위한 조치 ··· 1 2 0
제6장 ∙ 부정경쟁행위
1. 부정경쟁행위의 정의 ··· 1 7 0
2. 부정경쟁행위의 유형 ··· 1 7 0
3. 부정경쟁행위로 인한 피해자가 취할 수 있는 조치 ·· 1 0 1
4. 부정경쟁행위와 관련된 분쟁 유형별 대응방안 ··· 1 1 1
5. 분쟁을 예방하기 위한 조치 ··· 1 3 1
목 차
제7장 ∙ 소프트웨어 저작권
1. 직원의 소프트웨어 저작권 침해로 인한 기업의 책임 ·· 1 7 1 2. 분쟁 유형별 주의 사항 ··· 1 1 2
제8장 ∙ 지식재산권 분쟁 절차
1. 권리범위 확인심판 및 무효심판 ··· 1 5 3
2. 침해소송의 관할 및 보전처분 ··· 1 1 4
3. 형사 고소 ··· 144
4. 무역위원회 분쟁 절차 ··· 1 7 4
5. 국제 중재 ··· 150
6. 미국 소송에서의 디스커버리 제도 ··· 1 5 5
∙ i ∙
지 식재 산 권 개관
1
제1장 지식재산권 개관
1. 들어가며
가. 이 책의 목적
지식재산권은 권리자에게는 경쟁자를 견제할 수 있는 강력한 무기가 될 수 있고, 잠재적 침해자에게는 막대한 손해를 감수하고 사업을 포기해 야 할 정도의 치명적인 위협이 될 수 있다. 게다가 최근 들어 기술이 고 도화되고 기업들 간의 경쟁이 격화되면서, 지식재산권에 관한 기업들의 관심은 더욱 높아지고 있다. 그러나 지식재산권에 대해 충분히 관심을 기 울일 여력이 없는 중소기업들은, 자신의 지식재산을 적절히 관리하지 못 해 막대한 투자와 노력을 들이고도 그에 상응하는 효과를 얻지 못하거나, 점점 높아지는 지식재산권 침해로 인한 법적 위험에 무방비로 노출되는 사례가 많다.
이러한 배경에서, 이 책은 법률에 대해 전문적인 지식이 없는 기업의 운영자나 실무자가 최대한 쉽게 지식재산권을 이해하고 이에 접근할 수 있도록 설명하는 데에 주력하였다. 또한, 중소기업의 입장에서 실제로 겪 고 있거나 겪을 가능성이 높은 이슈들을 중심으로 설명하였다. 이 책은 지식재산권에 관한 상세한 교과서적 지식을 전달하기보다는 실무적인 관 점에서 지식재산권과 관련하여 기업이 처한 상황과 위치를 큰 시각에서 개괄적으로 파악하고, 보다 정확한 답으로 나아가기 위한 출발점을 제시 하는 일종의 가이드라인으로서 활용될 것을 전제로 제작되었다.
따라서 엄밀하고 정확한 이론 설명보다는 다분히 실무적인 관점에서
기업 관계자의 입장에서 지식재산권을 쉽게 이해하는 데에 도움이 되는 설명에 중점을 두었다. 실제로는 분량상 이 책에서 다루지 못한 수많은 내용들과 특수한 법리, 개별 사건마다의 특별한 사정 등을 고려하여야 하 므로, 이 책에 의존해서만 구체적인 사안에 대해 법적 판단을 얻으려 하 거나 결론을 내리는 것은 위험하며, 만일 필요할 경우 지식재산권 분야의 법률 전문가로부터 도움을 받아야 한다는 점을 일러두고자 한다.
나. 이 책의 체제 및 활용 방법
우선은 본 장을 통하여 지식재산권 전체에 대한 큰 틀을 이해하고, 다 양한 종류의 지식재산권 중 관심을 가져야 할 항목에 대한 시사점을 얻 을 수 있을 것으로 기대한다.
이를 바탕으로 제2장 이하에서는 필요하다고 생각되는 지식재산권에 관한 부분만을 골라서 참조할 수 있을 것이다. 다만, 제2장(특허실용신안) 과 제3장(영업비밀)을 한 묶음으로, 또 제5장(상표)와 제6장(부정경쟁)을 한 묶음으로 읽을 것을 권장한다. 사실상 하나로 보이는 지식재산도 보는 시각에 따라서 법률적으로는 다르게 평가할 수 있고, 실제로도 하나의 사 안을 놓고 위에 묶은 지식재산권들이 동시에 문제되는 경우가 많기 때문 이다. 이들을 한 묶음으로 참고한다면, 보다 입체적이고 전략적인 접근이 가능하리라 생각된다. 제7장은 소프트웨어 저작권에 관한 것이다.
그리고 제8장(지식재산권 분쟁 절차)을 통하여, 지식재산에 관한 당사 자들의 권리의무 관계가 어떤 절차를 통하여 실현되는지를 파악하고, 각 절차의 특성에 따른 유불리를 미리 가늠해 볼 수 있을 것이다. 제2장 내 지 제7장에서도 필요한 범위에서는 각 지식재산권의 특성에 따라서 분쟁 해결 절차를 언급하였으나, 제8장은 이를 보다 체계적으로 이해하는 데에 도움이 될 것으로 생각된다. 특히 특허·실용신안·디자인·상표는 분쟁 절 차가 유사한 측면이 많기 때문에 제8장에서 집중적으로 설명하였다. 제8
장만으로도 법적 절차에 관하여 필요한 정보를 얻는 데에 도움이 될 수 있을 것이다.
2. 지식재산권의 특징 및 중요성
가. 소유권과의 비교
(1) 소유권과 유사한 점 법리적·경제적 측면
물건에 대한 소유권을 가지고 있는 자는 해당 물건을 자유롭게 사용수 익처분할 수 있으며, 이러한 행위를 함에 있어 제3자를 배제할 수 있는 권리를 가진다. 예컨대 타인이 아무런 권한 없이 건물을 점유·사용하는 경우 소유자는 그에게 그 건물의 인도를 청구할 수 있고(민법 제213조), 타인이 그 건물을 점유·사용함으로써 얻는 이득을 부당이득으로 보아 반 환 청구를 할 수 있으며(민법 제741조), 소유자의 사용·수익을 방해함으 로 인하여 소유자가 입은 손해에 대해서는 손해배상 청구가 가능하다(민 법 제750조).
법률(민법)이 이처럼 소유권을 보호하기 때문에, 소유권자는 이를 바탕 으로 물건을 임대하고 대가를 받거나 판매하는 등의 활동을 할 수 있다.
이러한 활동을 통하여 경제적 이익을 얻으려고 하는 동기가 발생하며, 이 는 자유시장경제의 근간이 된다.
지식재산권(intellectual property rights)도, 그 대상이 물건이 아니라 지식재산(intellectual property), 즉 발명이나 창작 등 사람의 다양한 지적 활동의 산물을 대상으로 한다는 점이 다를 뿐, 법률로 인정되는 배 타적인 권리라는 점에서는 물건에 대한 소유권과 유사한 측면이 많다.1)
1) 이는 법령상 정의되어 있는 용어는 아니므로, 논자에 따라서는 지적재산권이 나 지적소유권과 같은 용어를 사용하기도 한다.
특허권을 예로 들자면, 어떤 발명에 대하여 특허권을 취득하면, 특허법 에 의하여 그 특허권자는 해당 발명을 실시하는 행위를 독점하게 되므로 (특허법 제94조 본문), 침해행위자(즉 허락 없이 실시 행위를 하는 자)에 대하여 그 침해행위의 금지를 청구할 수 있고(특허법 제126조 제1항), 침 해행위로 인하여 얻은 이익 상당액을 특허권자의 손해로 보아 손해배상 청구를 할 수도 있다(특허법 제128조). 특허권자는 이를 바탕으로, 그 발 명을 실시하고자 하는 자로부터 대가를 받고 이를 허락하는 계약을 체결 하거나 특허권을 양도할 수도 있다.
(2) 소유권과 다른 점 물리적 측면
한편 소유권의 대상이 되는 물건의 경우에는 이를 배타적으로 사용수 익하는 행위가 그 자체로 배타적인 성격을 가지고 있는 반면, 지식재산은 그렇지 않다는 점에서 큰 차이가 있다. 예컨대 어떤 건물의 소유자가 그 건물에 입주하여 기거하고 있는 경우, 다른 사람이 동시에 그 건물을 소 유자와 마찬가지로 사용수익하는 상태는 물리적으로 생각하기 어렵다. 또 한 소유자가 타인에게 건물을 임대해 준 경우, 그 건물을 동시에 또 다른 타인에게 임대해 주는 것은, 물론 법리적으로 보면 소유자가 임대인으로 서의 임대차계약 상의 의무를 위반하는 일이 되겠지만, 그 이전에 현실 세계에서의 물리적인 한계로 인하여 실현되기도 어려울 것이다.
그러나 지식재산은 인간의 정신적 활동의 산물이므로 이러한 물리적 한계가 존재하지 않는다.2) 어떤 물건을 발명한 자가 특허를 받았다고 할 때, 그 물건을 제조하는 행위(그 발명을 실시하는 행위)를 할 권한은 ‘법 리적으로는’ 특허권자에게만 독점적으로 주어지나, 제3자가 특허권자의 허락 없이 그 물건을 제조한다고 하여 특허권자의 제조 행위가 ‘물리적으 로’ 방해를 받는 것은 아니다. 또한 그 물건의 제조판매업을 하고자 하는
2) 이러한 특징에 착안하여 지식재산권을 무체(無體)재산권이라 부르기도 한다.
여러 명의 사람들에 대하여 각각 실시허락 계약을 맺을 수 있으며, 실시 허락을 받은 사람 수가 늘어난다고 하여 그 물건을 제조하는 행위가 서 로 간에 물리적인 방해를 받지도 않는다.
(3) 소유권과 다른 점 공공의 영역(public domain)과의 균형
지식재산에 대해 독점배타적인 권리를 인정하면, 그러한 지식재산을 창 출하여 위 권리를 활용함으로써 경제적 이익을 얻고자 하는 동기가 발생 되고, 그에 따라 기술이나 문화의 발전을 촉진할 수 있을 것이다. 특허실 용신안이나 디자인, 저작권이 인정되는 것은 이러한 사상에 기초한 것이 라고 할 수 있다.
그러나 지식재산은 거의 예외 없이 이미 완성되어 있는 타인의 지적 산물을 바탕으로 하며, 정도의 차이는 있으나 그야말로 순수하게 무(無)로 부터 유(有)를 창조해 내는 경우는 사실상 없다고 보아도 무방하다. 따라 서 지식재산권이 인정되는 범위가 지나치게 넓어지면, 새로운 발명이나 창작이 곤란해지고, 오히려 기술과 문화의 발전을 가로막게 될 것이다.
지식재산에 관한 법률은 그 사이에서 적절한 균형을 유지하여야 한다.
따라서 특정한 종류의 지식재산에 대해서 일정한 요건을 갖춘 경우에만 법률에 의해 독점배타적인 권리가 인정되고, 그 결과 이에 해당하지 않는 지식재산은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공의 영역에 속하게 된다.
나. 기업 활동에 있어서 지식재산권의 중요성
(1) 잠재적 권리자의 입장
권리자의 입장에서 보면, 지식재산권은 사업을 영위하는 데에 필요한 지식재산을 배타적으로 지배함으로써 경쟁에서 유리한 위치에 서기 위한 중요한 수단이 될 수 있다. 그러나 위에 설명한 바와 같이 지식재산은 그
특성상 물리적인 형태가 없으므로, 어디까지가 지식재산권으로 보호받을 수 있는 것인지가 불분명하다. 또한 뒤에서 설명하는 바와 같이 다양한 종류의 지식재산권 관련 법령들이 제각각 다른 종류의 지식재산을 규정하 고 있고 나름대로의 장단점이 있다.
따라서, 많은 시간과 노력, 비용을 투자하여 축적한 노하우에 경쟁 기 업이 편승하는 것을 막지 못하게 되는 상황을 피하기 위해서는 지식재산 권 전반에 대한 개괄적인 이해가 필요하며, 이러한 이해가 바탕이 되어야 효율적인 지식재산권 보호를 위한 전략 수립이 가능하다.
(2) 잠재적 침해자의 입장
어느 기업이나 마찬가지이지만, 지식재산권을 축적하기 위한 인적물적 기반을 갖추기 어려운 중소기업의 입장에서는 언제든지 침해자로서의 책 임을 추궁당할 수 있다는 점을 특별히 더 주의해야 한다. 앞서 설명한 바 와 같이 지식재산의 이용에는 물리적 한계가 존재하지 않기 때문에, 전혀 의도치 않게 다른 사람의 지식재산권을 침해하는 일이 발생할 수 있기 때문이다.
예컨대, 독자적으로 발명을 해내었다고 하더라도, 그 발명에 대해 이미 제3자가 특허를 받고 있다면, 그러한 발명을 실시하는 행위는 특허권의 침해가 된다. 따라서 막대한 비용을 투자한 설비가 특허권 침해 시비로 인하여 사용하지 못하게 되거나, 그 발명을 실시하여 제조한 물건을 납품 받은 고객이 특허권 침해 시비에 휘말릴 수 있다. 나아가 침해행위에 고 의가 있을 경우에는 형사 책임이 문제될 수도 있으며, 이는 분쟁 해결 과 정에서 상당한 압박으로 작용한다.
사전에 타인의 지식재산권을 인지하고, 사업을 영위하기 위해 필요한 지식재산권의 보유자와 계약을 체결함으로써, 침해 시비를 피해갈 수도 있을 것이다. 그러나 지식재산권이 인정되는 범위와 한계에 대한 올바른
이해가 뒷받침되지 않으면, 이러한 계약 과정에서 불필요하게 과다한 비 용을 지출하게 되거나, 나아가 비용을 지출하고서도 필요한 권리를 취득 하지 못하거나, 허술한 계약 조건으로 인하여 불안정한 기반 위에서 사업 을 진행하게 될 수도 있다.
따라서 이러한 법적 위험을 줄이기 위해서는, 사업 활동의 내용에 비추 어 어떠한 종류의 지식재산권이 문제될 소지가 있는지, 법령에 따라 그 보유자에게 어디까지 권리가 인정되는지, 지식재산권 보유자와의 계약 조 건에 따라 어떠한 권한을 취득하게 되는지 등에 대해 대략적으로라도 이 해할 필요가 있다.
3. 지식재산권의 종류
가. 개 요
지식재산권은 특허권, 실용신안권, 영업비밀, 디자인권, 상표권, 저작권 등 개별적인 법률에 의해 지식재산에 대하여 인정되는 권리를 통틀어 일 컫는 말이다. 특허법, 실용신안법, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 디자인보호법, 상표법, 저작권법 등 개별적인 법률이 여러 종류의 지식재산에 관하여 각각 규정하고 있다.
각각의 경우 모두 어떠한 대상을 보호하는지, 즉 권리자에게 어떠한 행 위를 독점할 권리를 부여하는지가 다르다. 또한 그러한 법의 보호를 받기 위하여 어떤 요건을 갖추어야 하는지, 어느 정도의 기간 동안 보호되는지 도 다르게 규정하고 있다. 제2장 이하에서 각 지식재산권을 개별적으로 더 자세히 살펴보기 전에, 여기에서 우선 지식재산권 전체를 간략히 조망 하여 보면 아래와 같다.
나. 특허권실용신안권
특허법은 ‘발명’, 즉 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’으로서(특허법 제 2조) 산업상 이용할 수 있는 것(특허법 제29조 제1항)에 대하여 배타적인 권리를 부여한다. 실용신안은 ‘고안’이라는 표현을 사용하고는 있으나,
‘고도한 것인지’ 여부에서 정도의 차이가 있을 뿐 보호 대상이나 법리는 매우 유사하다.3)
특허 출원을 하면 특허청 심사관이 이를 심사하여, 신규성 또는 진보성 이 없다거나(특허법 제29조 제1, 2항), 출원서에 발명이 충분히 자세하고 적절하게 기술되어 있지 않다거나(특허법 제42조 제2~4항) 하는 등의 거 절사유가 없는 경우에는 특허결정을 한다(특허법 제62조, 제66조). 이에 따라 특허료를 납부하면 설정등록이 이루어지고, 특허공보에의 게재를 통 하여 해당 발명의 내용이 일반 공중에게 공개된다(특허법 제87조 제3항).
또는, 심사가 진행되던 중 출원일로부터 1년 6개월이 경과하는 등 일정 한 사유가 발생하면 특허결정 및 설정등록 이전에도(혹은 나중에 거절결 정 될 것이라도) 해당 발명의 내용이 공개될 수 있다(특허법 제64조).
이처럼 특허권은 발명의 내용을 일반 공중에게 공개하는 것에 대한 반 대 급부로 주어지는 것이다. 특허권자가 발명의 내용을 공개하면, 다른 사람들은 그 성과를 바탕으로 더 개량된 기술의 연구로 나아갈 수 있으 므로,4) 전체적으로 기술 발전을 촉진하고 불필요한 중복투자를 막는 효과 를 기대할 수 있다. 이처럼 공익에 기여한 반대급부로서, 법률은 특허권 자에게 일정한 기간 동안5) 업으로서 실시행위를 독점할 권리를 주는 것
3) 따라서 이하에서는 실용신안권을 특별히 따로 설명할 필요가 없는 한 특허에 대해서만 설명하기로 한다.
4) 특허출원서에는 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 특허를 받고자 하는 발명의 내용을 명확하고 상세하게 기재하여야 한다(특허법 제42조 제3항 제1호).
5) 특허권과 실용신안권 모두 설정등록이 있은 날로부터 발생하며(특허법 제87조 제1항, 실용신안법 제21조 제1항), 특허권은 출원일 후 20년이 되는 날까지
이다. 위 기간이 지나면, 그 발명은 누구나 자유롭게 실시할 수 있는 것 이 된다.
그렇기 때문에 특허는 등록 제도를 전제로 하지 않을 수 없다. 특허권 은 설정등록이 있어야 비로소 발생하며(특허법 제87조 제1항), 당사자 사 이에 특허권을 이전하겠다는 계약을 체결하였더라도 그것만으로는 권리가 이전되지 않고, 반드시 이전등록을 마쳐야만 권리이전의 효력이 발생한다 (특허법 제101조 제1항 제1호).
다. 영업비밀
특허와 실용신안의 경우는 발명(또는 고안)의 내용을 공보를 통하여 공 개하는 대신 일정한 기간 동안 배타적인 권리가 주어진다. 그러나 기업의 입장에서는 발명을 공개하기보다 영업비밀로 간직하는 것이 더 바람직할 수도 있다. 코카콜라 음료의 조성비는 특허 출원을 하지 않고 철저히 영 업비밀로 관리하였기 때문에 백여 년이 지난 지금까지도 해당 기업만이 비법을 알고 있다는 것은 널리 알려진 예이다.
다만, 이처럼 오랜 기간 독점할 수 있는 것은 법률이 그와 같이 긴 기 간 동안 권리를 보장해주기 때문이 아니라, 해당 영업비밀이 외부로 유출 되지 않고 비밀로 철저히 관리되고 있기 때문에 해당 정보의 보유자만 독점적으로 사용할 수 있는 ‘사실상의 상태’에 불과하다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 부정경쟁방지법6))은 이처럼 비밀로 관리 되고 있는 정보를 부정한 방법으로 취득사용공개하는 행위를 금지하고 이
(특허법 제88조 제1항), 실용신안권은 출원일 후 10년이 되는 날까지(실용신 안법 제22조 제1항) 존속한다.
6) 위 법률은 제목에서도 알 수 있듯이, 부정경쟁방지에 관한 내용과 여기에서 설명하는 영업비밀보호에 관한 내용이 함께 들어 있다. 부정경쟁방지는 타인 의 상품영업의 표지(브랜드)에 편승하는 등의 부정경쟁행위를 규율하기 위한 것으로, 이에 대해서는 뒤에서 설명한다. 이하에서 위 법률은 설명하는 내용에 따라 편의상 부정경쟁방지법 또는 영업비밀보호법으로 약칭한다.
러한 행위로 인한 손해배상청구권을 인정하고 있으나, 일단 영업비밀이 외부로 유출되면 이러한 권리는 특허보다 훨씬 더 짧은 기간 동안만 보 호되는 것이 보통이다. 그 기간은 해당 영업비밀을 독자적인 개발이나 역 설계(reverse-engineering) 등 합법적인 방법으로 취득하는 데에 걸리는 시간을 고려하여 법원이 결정하는데, 실무적으로 1년 안팎으로 정해지는 경우가 가장 많고, 짧게는 6개월, 드물게 길게는 3년까지도 인정되는 경 우가 있다.
특허와 달리 영업비밀은 ‘기술상 또는 경영상의 정보’라고 하여 그 대 상이 폭넓게 인정된다. 즉, 특허와 달리 독점배타적 권리를 인정받기 위 한 범위를 특정할 필요가 없고, 특허출원이 어려운 노하우 등도 영업비밀 이 될 수 있으며, 실패한 실험데이터와 같은 정보도 이를 이용하여 시행 착오를 줄이고 기술 개발 기간을 단축할 수 있어 영업비밀이 될 수 있다.
또한 ‘경영상의 정보’도 포함하기 때문에, 차년도 사업 계획이나 마진율, 입찰가 등의 정보도 소정의 요건을 갖추면 영업비밀에 해당할 수 있다.
라. 디자인
제품의 외형에 대한 창작은 디자인권으로 보호될 수 있다. 디자인보호법 상 디자인이란, ‘물품의 형상모양색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것’을 말한다(디자인보호법 제2조). 디자인권 은 출원심사를 거쳐 설정등록되어야만 권리로서 효력을 발생한다는 점에서 는 특허권과 마찬가지이며, 디자인권은 설정등록을 받은 날로부터 15년간 유지된다(디자인보호법 제39조 제1항, 제40조 제1항 본문). 다만 등록되지 않은 디자인이라고 하더라도 상품의 형태를 모방하는 행위는 부정경쟁행위 로서 제재를 받을 수도 있다(부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목).7)
7) 이는 상표의 경우 설정등록되어야만 권리로서 효력을 발생하나, 국내에 널리 인식된 상표의 경우 등록되지 않았더라도 부정경쟁방지법에 의하여 보호받을
마. 상표 및 부정경쟁행위
기업은 자신이 제공하는 상품이나 서비스를 다른 경쟁자의 것과 차별 화하기 위하여, 상표8)(브랜드)를 만들어서 이를 상품이나 그 포장에 부착 하거나 광고에 사용한다. 이로부터 소비자는 해당 상품서비스가 누구로부 터 제공되는 것인가를 인지할 수 있다. 상표는 지속적으로 사용되는 경우 그 상품서비스의 품질이나 신뢰도를 함축적으로 나타내는 기능을 하며, 이는 소비자의 구매에도 큰 영향을 미친다. 따라서 정당한 권한을 갖추지 못한 자가 타인의 상표를 함부로 사용하는 것을 제재하는 것은 기업의 입장에서뿐만 아니라 소비자 보호를 위해서도 필요하다.
상표권 역시 출원심사를 거쳐 설정등록 되어야만 권리로서 효력을 발 생한다(상표법 제41조 제1항). 상표는 기업이 자신의 상품서비스를 표시 하기 위해서 계속 사용하는 한 특허실용신안이나 디자인, 저작권 등과 같 이 권리의 존속 기간을 제한할 이유가 없다. 즉, 특허의 경우에는 존속 기간 동안 권리자에게 배타적인 권리를 인정함으로써 발명에 대한 경제적 동기를 유발하되, 존속 기간이 지난 다음에는 공공의 영역에 속하도록 함 으로써 사회 전체적으로 기술의 발전을 도모할 필요가 있다. 그러나 상표 는 그 기간이 오래되었다고 하여 누구나 그 상표를 자유롭게 사용할 수 있도록 해야 할 아무런 이유가 없다. 따라서, 상표권의 존속 기간은 기본 적으로는 10년이지만, 신청에 의해서 얼마든지 10년 단위로 갱신할 수 있다(상표법 제42조).
등록받지 않은 상표라고 하더라도, 국내에 널리 알려져 있는 경우에는 그러한 상표가 함축하고 있는 명성신뢰에 편승하기 위해 이를 함부로 사
수 있는 것과 유사하다.
8) 상표법 상으로는 ‘상표’와 ‘서비스표’가 구분된다. 다만 법적 규율의 내용은 거 의 동일하고, ‘상품’에 부착하여 사용하느냐 ‘서비스’를 표시하기 위하여 사용 하느냐에 따른 차이가 있을 뿐이므로, 이하에서는 편의상 상표라는 용어만 사 용하기로 한다.
용함으로써 소비자에게 혼동을 야기하는 행위는 부정경쟁행위로서 제재를 받을 수 있다(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가, 나목). 혼동을 야기하지는 않더라도, 원래의 상표가 사용되지 않는 상품서비스에 함부로 사용함으로 써 상표가 그 자체로 가지고 있는 식별력이나 명성을 손상하는 행위도 마찬가지로 규제된다(부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목).
바. 컴퓨터프로그램 저작권
저작물을 창작한 자, 즉 저작자에게는 그러한 저작물을 복제, 공연, 공 중송신, 전시, 배포, 대여하거나 이를 개작한 2차적저작물을 작성하는 행 위를 할 배타적인 권리가 인정된다(저작권법 제16조 이하). 저작권은 이 처럼 개별적인 권리들(복제권, 공연권, 공중송신권 등)을 통틀어 집합적으 로 일컫는 말이다.
저작권은 어떠한 ‘아이디어’의 창작적 ‘표현’을 보호하는 것이고, 그러 한 표현의 대상이 되는 아이디어 자체에 대해서 독점배타적 권리를 인정 하는 것이 아니다. 따라서 어떠한 아이디어를 표현할 수 있는 방법이 극 히 제한되어 있다면, 그러한 표현은 저작권으로 보호되지 않는다. 왜냐하 면 그러한 표현에 대해서까지 저작권을 인정한다면 결국 그 아이디어 자 체에 대해 독점배타적 권리를 인정하는 셈이 되기 때문이다.9)
그러나 표현과 아이디어는 항상 명확하게 구분될 수 있는 것이 아니며, 실질적 유사성과 서로 상보적(相補的)인 관계를 이룬다. 창작성의 정도가 9) 원고가 피고(맥주 제조사)에게, ‘온도에 따라 색깔이 변하는 테이프를 맥주병의 표면에 붙임으로써 쉽게 맥주의 온도를 확인할 수 있도록 한다’는 아이디어를 제공하면서, 최상의 맛을 유지하는 온도 눈으로 확인하십시오와 같은 광고 문구 를 사용할 것을 제안하였는데, 피고가 이를 거절하였으나 후에 별도로 원고의 허락을 받지 않고 가장 신선한 XXX의 맛, 눈으로 확인하세요!와 같은 광고 문 구를 사용한 사안에서, 피고가 사용한 위 광고 문구는 원고가 창작한 광고 문구 에 관한 저작권을 침해한 것이 아니라고 판단한 예가 있다(서울고등법원 1998.
7. 7. 선고 97나15229 판결). 즉, 눈으로 확인하세요라는 부분은 매우 유사하 지만, 위 아이디어를 표현할 다른 방법이 없기 때문에 창작성을 부인한 것이다.
낮은 저작물이라고 할지라도 상당한 분량을 그대로 베끼는 것은 복제권의 침해가 되며, 창작성의 정도가 높은 저작물은 전체를 그대로 베끼지 않더 라도 창작성이 드러나 있는 특징적인 부분을 모방하는 것만으로 복제권의 침해가 될 수 있다.
특별히 저작물을 다루는 사업을 영위하지 않더라도 모든 기업이 부딪 칠 수 있는 저작권 문제가 소프트웨어(컴퓨터프로그램)10) 저작권 문제이 다. 소프트웨어 역시 저작권법에 의하여 저작물의 하나로 보호된다(저작 권법 제4조 제9호).11) 컴퓨터프로그램은 컴퓨터를 통하여 어떠한 기능을 수행한다는 아이디어를 ‘독창적으로 표현’한 것이라기보다는, 수행할 기능 에 따라서 필요한 일련의 지시·명령을 조합한 것으로서 표현이 기능에 결 부되어 있는 측면이 있기 때문에, 창작성이 인정될 여지가 크지는 않다.
그러나 컴퓨터프로그램 저작권은 보통 저작물의 전부 또는 상당한 부분을 그대로 복제하는 행위가 문제되기 때문에, 창작성이 없다는 이유로 저작 권이 부정되는 경우는 드물다.
저작권은 등록 등 특별한 절차를 거치지 않더라도, 창작 행위를 하는 것만으로 법률에 의하여 당연히 권리로 성립된다. 특허실용신안이나 디자 인, 상표 등은 등록된 사항을 살피지 않는 이상 타인이 권리를 가지고 있 다거나 그러한 권리의 범위를 알기가 어렵지만, 저작권은 해당 저작물만 보더라도 누군가에게 저작권이 있다는 사실을 능히 짐작할 수 있으므로 상대적으로 등록제도를 둘 필요성이 적고, 또 워낙 형태가 다양하기 때문 에 등록을 통해 공시하는 데에 한계가 있기 때문이다.
10) 소프트웨어는 저작권법 상 사용되는 용어는 아니다. 저작권법 상으로는 컴퓨 터프로그램이라는 용어를 사용하고 있고, 일반적으로 이는 소프트웨어보다는 다소 넓은 개념으로 이해된다. 다만 저작권법 상의 법리는 동일하므로, 이하 에서는 경우에 따라 컴퓨터프로그램과 소프트웨어를 혼용하기로 한다.
11) 과거에는 컴퓨터프로그램보호법이 별도로 제정되어 있었으나, 저작권법과 기 본적으로 법리가 동일하고 소프트웨어도 저작물의 범주에 들어가므로, 2009.
4. 22.자 개정으로 저작권법에 흡수통합되었다.
특 허ㆍ 실 용신 안
2
제2장 특허ㆍ실용신안
1. 특허권 침해의 성립 요건
가. 개 요
특허출원된 발명에 대하여 특허등록이 이루어지면 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(특허법 제94조). 즉, 특허권자만이 특허발명을 실시할 수 있고 특허권자 이외의 자는 특허권자의 허락을 받 지 않으면 특허발명을 실시할 수 없다. 따라서 타인이 등록한 특허발명을 특허권자의 허락 없이 업으로서 실시하는12) 경우에는 특허권자의 특허권 을 침해하게 된다.
여기서 실시라 함은 ① ‘물건’의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사 용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또 는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위, ② ‘방법’의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위, ③ ‘물건을 생산하는 방법’의 발명인 경우에는 위 ②의 행위 및 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·
양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행 위를 말한다(특허법 제2조 제3호).
특허권 침해의 성립 요건을 좀더 자세히 살펴보면 아래와 같다.
12) 실제 분쟁에서 개인적인 목적으로 실시하였으므로 ‘업으로서’ 실시하였다는 요건이 충족되지 않았다고 인정되는 사례는 찾기 어렵다. 이하에서는 이에 대한 설명은 생략한다.
나. 유효한 특허권의 존재(설정등록)
특허침해가 성립하기 위해서는 우선 출원발명에 대하여 특허청에 특허권 설정등록이 되어 있어야 한다. 즉, 해당 발명에 대하여 특허청에 아직 특허 출원 중이고 등록이 되지 않은 상태라면 특허권 침해가 성립할 수 없다.
그리고 등록되어 있더라도 그러한 등록이 무효임이 명백한 경우에는 그러한 특허권을 행사하는 것은 권리남용으로서 허용되지 않는다(이에 대 해서는 아래 2. 나항에서 자세히 설명한다). 또한, 등록되기 전이라도 출 원공개 및 경고 조치를 취해두면 등록 후에 보상금 청구권을 행사할 수 있다(이에 대해서는 아래 3. 라항에서 자세히 설명한다).
다. 특허권의 권리범위에 속할 것
(1) 실시기술과 청구항의 대비특허권 침해가 성립하기 위해서는, 침해자로 주장되는 자가 실시하는 기술 내지 제품(이하 실시기술이라 함)이 특허권의 권리범위에 속하여야 한다. 그런데, 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의 하여 정하여지므로(특허법 제97조), 특허침해가 성립하기 위해서는 실시 기술이 특허청구범위에 속하여야 한다.
실제 사례에서 실시기술이 청구항에 기재된 발명에 해당하는지 여부를 판단하기는 쉽지 않다. 이를 유형별로 나누어 정리하면 아래 표와 같다.
유형 특허발명의 구성 실시기술의 구성 침해 인정 여부
문언침해 A+B+C A+B+C ○
이용침해 A+B+C A+B+C+D ○
균등침해 A+B+C A+B+C’ ○
간접침해 A+B+C A
○
(A가 특허발명의 실시에만 사용하는 물건일 경우)
생략침해 A+B+C A+B ×
(2) 문언침해
문언침해란 특허청구항과 실시기술을 문언적으로 비교해 본 결과, 복수 의 구성요소로 이루어진 특허 청구항의 구성요소 모두가 실시기술에 그대 로 포함되어 있는 경우를 말한다. 즉, 실시기술이 청구항의 복수의 구성 요소 중 하나라도 결여하고 있는 경우에는 문언침해에 해당하지 않는다.
이러한 원칙을 강학상 구성요소 완비의 원칙(all element rule)이라고 한 다. 특허청구범위는 청구항의 문언(文言)을 중심으로 해석하되, 청구항의 문언만으로 의미가 명확하지 않을 때에는 발명의 상세한 설명 및 출원 경과 등을 참작하여 해석할 수 있다.
여기서 주의할 점은, 종속항의 침해가 인정되기 위해서는 종속항에 기 재된 구성요소뿐만 아니라 독립항에 기재된 구성요소도 실시기술에 모두 포함되어 있어야 한다는 것이다. 예를 들어, 아래의 청구항 1은 작업용 기계장치에 관한 것으로서 ‘지지브래킷’, ‘구동부’, ‘공구홀더’ 및 ‘미세조 절유닛’을 구성요소로 하고 있고, 그 중 ‘미세조절유닛’은 ‘제1 슬라이드’
와 ‘제1 조절부’를 포함하는 것으로 특허발명의 구성을 묘사하고 있다.
청구항 2는 이에 더하여, 미세조절유닛이 ‘제2 슬라이드’와 ‘제2 조절부’
및 ‘연결부’를 포함하는 구성으로 되어 있다. 이 때 청구항 2는 제1항에 있어서라고 하여 청구항 1을 인용하고 있으므로,13) 어떤 실시기술이 청구 항 2의 침해에 해당하기 위해서는 미세조절유닛이 제2 슬라이드와 제2 조절부로 구성된다는 점만으로는 부족하고, 청구항 1에 기재된 지지브래 킷, 구동부, 공구홀더, 미세조절유닛, 제1슬라이드, 제1조절부까지 모두 포함하고 있어야 한다.14)
13) 이처럼 다른 청구항을 인용하는 청구항을 종속항, 다른 어떤 청구항도 인용 하지 않는 청구항을 독립항이라고 한다.
14) 이러한 관계에 의하면, 논리적으로 어떠한 실시기술이 청구항 2를 침해한다 면 동시에 청구항 1도 침해하는 것이 되지만, 청구항 1을 침해한다고 하여 반드시 청구항 2를 침해하는 것은 아니다. 이러한 의미에서 청구항 1이 ‘권 리범위가 더 넓다’고 표현하기도 한다. 일반적으로 청구항의 구성이 단순할
청구항 1
소정의 작업공구를 갖는 작업용 기계장치에 있어서, 지지브래킷과;
상기 지지브래킷을 승강 및 수평이동 시키는 구동부와;
상기 작업공구를 파지하여 상기 지지브래킷에 수평방향으로 소정의 미세조정 범위 내에서 상대 이동가능하게 결합되는 공구홀더와;
상기 지지브래킷과 상기 공구홀더 사이에 개재되어 수평방향의 상대위치를 미세 조정하는 미세조절유닛을 구비하며,
상기 미세조절유닛은, 상기 지지브래킷에 결합되어 상기 지지브래킷 판면의 제1방향을 따라 이동가능하게 마련된 제1슬라이드와, 상기 제1슬라이드가 미 세조절위치에서 원위치로 복귀되도록 복원력을 제공하는 제1탄성부재를 갖는 제1조절부를 포함하는 것을 특징으로 하는 작업용 기계장치.
청구항 2 제1항에 있어서, 상기 미세조절유닛은,
상기 제1조절부에 결합되어 상기 제1슬라이드 이동방향에 직교되게 이동하는 제2슬라이드와, 상기 제2슬라이드가 미세조절위치에서 원위치로 복귀되도록 복원력을 제공하는 제2탄성부재를 갖는 제2조절부와;
상기 제2조절부와 상기 공구홀더를 결합하는 연결부를 포함하는 것을 특징으 로 하는 작업용 기계장치.
(3) 이용침해
이용침해란 특허청구항의 구성요소를 모두 포함하면서 추가적인 구성요 소를 더 포함하고 있는 것으로서, 이 역시 결국 문언침해와 마찬가지로
수록 권리범위가 더 넓으며, 따라서 강력한 특허라고 할 수 있다. 그러나 반 대로 그러할수록 신규성·진보성 요건을 충족하지 못해 거절결정을 받을 가능 성이 크다.
침해로 인정된다. 즉, 실시기술이 청구항의 구성요소를 모두 포함하고 있 는 한, 추가적인 구성요소를 더 부가하였다고 하더라도 특허 침해가 된다 는 결론은 동일하다. 나아가 판례에 의하면, 특허발명과 균등한 것15)에 구성요소를 더 부가한 경우에도 침해가 성립된다고 한다(대법원 2005. 7.
14. 선고 2003후1451 판결).
참고로, 기존에 특허로 등록되어 있는 타인의 특허발명을 참고하여 구 성요소를 추가하여 더 발전된 기술을 개발할 수도 있고, 이러한 개량발명 에 대해서도 독립적으로 특허를 출원하여 등록받을 수 있다.16) 이러한 경 우 두 발명은 서로 ‘이용저촉 관계에 있다’고 한다. 즉, 특허권자의 허락 없이 개량발명을 실시하는 행위는 개량발명에 대한 특허권을 침해하는 동 시에 기존의 특허권을 침해하는 행위가 된다. 또한 개량발명의 특허권자 라고 하더라도, 이를 실시하기 위해서는 기존의 특허권자로부터 실시허락 을 받아야 한다(특허법 제98조). 이러한 의미에서, 개량발명에 대한 특허 권에 대하여 기존의 특허권이 권리범위가 더 넓으며, 이른바 ‘원천기술’에 가깝다고 할 수 있다.
(4) 균등침해
특허권 침해 여부는 청구항의 문언을 기준으로 판단하는 것이 원칙이 지만, 구성요소 완비의 원칙을 엄격하게 관철한다면 청구항의 문언에 나 타나 있는 구성 중 아주 사소한 부분만을 변경하더라도 특허의 권리범위 에서 벗어나게 되기 때문에, 특허권자가 합당한 보호를 받지 못하게 되는 결과가 생길 수 있다.
15) 이에 대해서는 아래 (4)항에서 설명한다.
16) 기존의 특허발명을 개량한 발명에 대해 특허출원을 하는 행위는 기존의 특허 발명을 ‘실시’하는 행위가 아니므로, 기존의 특허권을 침해하는 것이 아니다.
개량된 발명을 하기 위하여 기존의 특허발명을 실시해야 할 수도 있으나, 이 러한 행위는 연구 또는 시험을 위한 실시로서 기존의 특허권의 효력이 미치 지 않는다(특허법 제96조 제1항 제1호).
균등침해는 이 때문에 인정되는 예외 중 하나로서, 균등침해란 실시기 술의 일부 구성요소가 대응하는 특허청구항의 구성요소와 문언적으로 동 일하지 않지만 이들 구성요소가 서로 등가 관계에 있는 경우를 의미하는 것인데, 이러한 균등침해도 특허 침해에 해당한다.
균등침해가 성립하기 위한 요건은 아래에 인용한 대법원 판결에 잘 나 타나 있다. 즉, ① 과제 해결 원리의 동일성, ② 치환 가능성, ③ 치환 용 이성이 인정되면 균등침해에 해당하되, 다만 ④ 실시기술이 공지기술과 동일하거나 공지기술에 비하여 진보성이 없거나, ⑤ 출원경과에 비추어 치환된 요소가 권리범위에서 배제된 것으로 해석된다면 균등침해에 해당 하지 않는다.
대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818
침해대상제품 등에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 판결 변경된 부분이 있는 경우에도, ① 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고,
② 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, ③ 그와 같이 치환하는 것이 발명 이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한 다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, ④ 침해대 상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상 의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 의한 것이거 나 ⑤ 특허발명의 출원절차를 통하여 침해 대상제품 등의 치환된 구성이 특 허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없 는 한, 침해대상제품 등은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구 성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.
위 ⑤, 즉 ‘출원경과 금반언(禁反言)의 원칙’에 대해 부연하면 다음과 같다. 출원인은 특허출원 단계에서는 등록을 받기 위하여 특허청구범위를 좁게 해석하고, 등록을 받은 다음 그 특허권을 행사하는 단계에서는 권리
범위를 넓게 해석하고자 할 텐데, 권리행사 단계에서 이처럼 출원 과정에 서 주장된 것보다 권리범위를 넓게 인정하여서는 안 된다는 것이 출원경 과 금반언의 원칙이다. 심사관은 심사 과정에서 출원발명이 특허요건을 갖추지 못하였다고 판단되는 경우 출원인에게 거절이유를 밝히고 의견을 제출할 수 있는 기회를 주는데(특허법 제63조 제1항), 이에 대한 출원인 의 대응(의견제출)이 출원 과정에서 무엇을 특허 청구범위로 주장하였는 지를 해석하는 근거가 된다.
예컨대, A+B+C의 구성으로 되어 있는 출원발명에 대하여, 심사관이
‘A+B는 선행기술 a+b에 공지되어 있고, C는 선행기술 c에 공지되어 있 으며, 통상의 기술자라면 a+b와 c를 조합하여 용이하게 출원발명에 이를 수 있으므로 진보성이 없다는 취지의 거절이유를 밝혔다고 하자(특허법 제 29조 제2항). 그리고, 출원인이 이에 대응하여 ‘C와 c는 다르므로 C가 공 지되었다고 할 수 없다’는 의견을 제출한 결과, 결국 특허등록을 받았다고 하자. 이 때 해당 특허의 청구항에는 A+B+C으로 기재되어 있을 것이다.
그렇다면 그 후 타인이 A+B+c로 구성된 기술을 실시하는 경우, 등록 된 청구항이나 발명의 상세한 설명만 볼 때에는 특허발명과 위 실시기술 의 과제해결 원리가 동일하고(위 ①), C를 c로 치환하여도 실질적으로 동 일한 효과를 가져오며(위 ②), 통상의 기술자에게 C를 c로 치환할 수 있 다는 것이 자명하다고 가정하더라도(위 ③), 위 실시기술은 균등침해에 해 당하지 않는다. 왜냐하면 특허권자가 출원 과정에서 ‘c는 출원발명의 구 성요소 C가 아니다’라고 스스로 주장하였음에도 불구하고 A+B+c가 균등 침해에 해당한다고 주장하는 것은 출원경과 금반언의 원칙에 위반되기 때 문이다.
(5) 간접침해
간접침해란 특허권자를 보호하기 위하여 특허법에 의하여 특별히 인정 되는 것으로서, ① 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만
사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위, ② 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양 도 또는 대여의 청약을 하는 행위도 특허침해 행위로 보는 것을 말한다 (특허법 제127조).
이는 균등침해와 함께 구성요소 완비의 원칙에 대한 예외의 하나로서, 특허권 침해행위에 대한 일종의 방조 행위도 침해 행위로 간주하는 것이 다. 전형적인 예로, 특허발명을 구현한 제품에 쓰이는 부품을 생산하는 경우를 들 수 있다. 즉, 부품은 당연히 특허발명의 모든 구성요소를 구현 한 것이 아니므로, 이를 생산·양도하는 행위는 특허권에 대한 문언침해는 아니지만, 특허권을 침해하여 제조되는 물품에 쓰이는 부품을 생산하는 것은 결국 침해행위를 방조하는 것이므로, 특허법이 침해행위와 마찬가지 로 간주하고 있는 것이다.
어떠한 물건에 대한 실시행위가 간접침해에 해당하기 위해서는, 그 물 건의 용도가 특허의 대상이 되는 물건의 생산에만 사용되거나, 특허의 대 상이 되는 방법의 실시에만 사용되는 것으로 한정되어야 한다. 특허발명 인 물건의 생산 또는 방법의 실시에 사용될 수도 있고 다른 용도로도 사 용될 수 있는 경우에는 간접침해에 해당하지 않는다.
(6) 생략침해의 인정 여부
생략발명이란, 특허발명의 구성요소 중 중요성이 떨어지는 요소를 제거 하여 특허발명보다 동등하거나 다소 떨어지는 효과를 가져오는 것을 말한 다. 이러한 생략발명을 실시하는 것이 특허권의 침해에 해당하는지 여부 에 대해서는 다소 논란이 있으나, 특허는 각 구성요소가 유기적으로 결합 된 전체로서의 기술적 사상을 보호하는 것이지 개별적인 구성요소를 분 리·독립하여 보호하는 것은 아니므로, 생략발명은 특허 침해에 해당한다 고 보기 어렵다.
2. 특허권 침해 주장에 대한 대응
가. 특허발명과 실시기술의 대비
자신이 실시하고 있는 제품 내지 방법에 대하여 어떤 특허권자가 특허 침해 경고장을 보내오는 등의 방법으로 특허침해 주장을 하는 경우에는 우선 특허권자의 주장을 명확히 파악할 필요가 있다. 즉, 특허권자가 주 장하는 특허의 등록번호 및 청구항과, 어떠한 실시기술이 침해라고 주장 하는지를 파악하여야 한다. 특허의 등록번호를 알면, 한국특허정보원이 제공하는 특허정보검색서비스(http://www.kipris.or.kr)를 이용하여 해당 특허권의 등록공보를 검색해 볼 수 있다.
다음에는 위에서 살펴본 바와 같이 실시기술이 특허권에 대한 침해에 해당하는지, 즉 문언침해, 균등침해, 간접침해 등에 해당하는지를 검토하 여 특허권자의 주장이 타당한지 확인할 필요가 있다. 실무적으로는 특허 발명과 실시기술의 구성요소를 대비하는 표(통상 클레임 차트라고 한다) 를 작성하는 작업부터 시작한다. 즉, 특허권자가 주장하는 특허발명의 구 성요소들을 나열하고, 실시기술에서 그에 대응되는 구성요소를 나열하여, 특허발명의 구성요소 중 실시기술에 포함되어 있지 않거나 다른 것으로 치환된 것이 있는지를 살펴보는 것이다. 빠지거나 치환되는 것이 있는 경우에는 균등침해나 간접침해에 해당하는 것은 아닌지를 검토해 보아야 한다.17)
나. 특허권의 무효 사유 검토
특허침해가 성립하기 위해서는 특허권이 유효하여야 한다. 그런데 특허 권은 설정등록을 받았다고 하더라도, 사후적으로라도 거절결정 되었어야
17) 이러한 작업은 특허권 침해를 주장하는 경우에도 마찬가지이다.
하는 사유가 발견된다면 무효심판 절차를 통하여 특허 등록이 무효로 될 수 있다. 예컨대, 출원일 전18)에 동일하거나 유사한 선행기술이 공개되어 있으므로 특허권이 부여되어서는 안 되는 발명이었음에도 불구하고(특허 법 제29조 제1, 2항, 제62조 제1호) 심사 과정에서 이를 간과하여 설정 등록한 것이라면, 그 특허발명은 심판을 거쳐 등록이 무효로 될 수 있다 (특허법 제133조 제1항 제1호). 이처럼 무효로 될 것임이 명백한 특허권 을 행사하는 것은 권리남용에 해당되어 허용되지 않는다는 것이 판례의 태도이다.
대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체
특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성판결 이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에 는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없 는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소 송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다 는 항변이 있는 경우 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부 에 대하여 심리·판단할 수 있다.
따라서 특허권 침해 주장을 받았을 때, 그 특허발명에 무효 사유가 없 는지를 살펴볼 필요가 있다. 실무상 가장 자주 주장되는 무효사유는 위
18) 우선권 주장이 있는 경우에는 그러한 우선권 주장의 기초가 된 발명의 출원 일을 기준으로 판단하여야 한다. 하나의 출원이 둘 이상의 발명을 포함하고 있어 그 중 일부를 분할출원하거나(특허법 제52조), 이미 출원된 발명과 동 일한 발명을 다른 국가에 추가로 출원하는 경우(특허법 제54조) 또는 기존의 출원을 기초로 하는 경우에는(특허법 제55조), 먼저 이루어진 특허출원의 출 원일을 기준으로 신규성진보성 등 특허 요건을 판단할 것을 주장할 수 있다.
특허법에서 많은 경우에 출원일은 우선권 주장이 있는 경우 그 기초가 된 발 명의 출원일을 의미하는데, 이 책에서는 자세한 설명은 한계가 있으므로 생 략하기로 한다.
에서도 예를 들었듯이 신규성 또는 진보성이 흠결되어 있는 경우이다(특 허법 제133조 제1항 제1호, 제29조 제1, 2항). 이를 위하여 특허발명의 출원일을 기준으로 그보다 먼저 공지된 선행기술을 찾는 작업을 하는데, 일반적으로는 어떠한 기술이 출원일보다 ‘먼저’ 공지되었음을 입증하기 어려운 경우가 많으므로, 각국의 공개·등록 특허공보에서 선행기술을 검 색하는 경우가 많다. 선행기술 검색을 전문으로 하는 제3의 기관에 의뢰 하는 것도 적극적으로 검토할 필요가 있다. 그 결과 선행기술을 찾게 되 면, 이를 기초로 위에 설명한 법리에 따라 특허권 침해가 성립하지 않는 다고 항변하거나, 아예 별도로 해당 특허에 대하여 무효심판을 청구할 수도 있다.
다. 자유실시기술의 항변
자유실시기술이란 판례에 의해 인정되는 것으로서 특허침해자라고 주장 되는 자의 실시기술이 출원일 이전에 공개된 기술과 동일하거나 그 공개 된 기술로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것으로서, 특허침해 여부와 상관 없이 위 실시자가 자유롭게 사용할 수 있는 기술을 의미한다. 만약 특허권자로부터 침해라고 주장된 기술이 위의 자유실시기술에 해당한다면 특허침해가 성립되지 않는다.
라. 특허권의 소진의 항변
(1) 특허권 소진의 의의
특허권 소진의 원칙이란, 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 특허제품을 적법하게 양도한 경우, 특허권의 효력은 당해 특 허 제품의 사용, 양도 등에 미치지 않고, 특허권자가 당해 특허제품에 대 하여 특허권을 행사하는 것은 허용되지 않는다는 법리를 말한다. 특허권
자는 특허제품이 최초에 양도될 때에 또는 특허제품을 생산하여 양도하는 행위를 허락할 때에 그에 대해서 실시료를 징수함으로써 자신의 권리를 행사하였으므로, 그 이후 특허제품의 유통 단계에까지 특허권을 행사할 수는 없다는 법리이다.
예를 들어, 어떠한 제품을 구매하였는데, 특허권을 가지고 있는 자가 그 제품은 자신의 특허발명에 해당하므로 이를 사용하거나 다시 양도하여 서는 안된다고 주장하는 경우를 생각해 볼 수 있다. 이 경우 그 제품을 판매한 자가 특허권자로부터 그 제품을 구매하였거나 특허권자로부터 적 법하게 실시허락을 받아 생산판매한 것이라면, 그 단계에서 이미 특허권 은 소진되었으므로, 특허권자의 위 주장은 받아들여질 수 없다.
(2) 특허권의 국제적 소진
특허권은 각 국가별로 성립하며, 해당 국가 내에서만 효력을 발생하는 것이 원칙이다. 즉, 국내에서 특허권을 행사하기 위해서는 국내 특허청의 심사를 받아 설정등록을 받아야 하고, 그 효력은 국내에만 미치므로 외국 에서 행하여지는 실시행위는 그 특허권의 침해행위가 아니다. 외국에서의 실시행위에 대해서도 독점배타적 권한을 누리고 싶다면 해당 국가에 별도 로 같은 발명을 출원해야 한다.19) 그런데, 한 특허권자가 두 국가(예컨대 A국과 B국)에 특허권을 가지고 있는 경우, 이미 A국에서 특허권이 소진 된 물건을 B국에 수입하여 판매하는 행위가 B국에서의 특허권을 침해하 는 것이 아닌지에 대해서는 논란이 있다. 이는 주로 특허제품의 병행수입 에서 문제가 된다.
특허권에 대해서는 명시적인 판례는 없지만, 상표에 대해서는 위법성이 없는 정당한 행위로서 상표권의 침해에 해당하지 않는다는 판례가 있고 (대법원 2002. 9. 24. 선고 99다42322 판결), 특허에 대해서도 마찬가
19) 아래 5. 특허출원시 유의할 점 다항 참조.
지로 해석해야 한다는 것이 일반적인 견해이다.
마. 선사용에 의한 통상실시권의 항변
독립적으로 어떠한 발명을 하였는데, 이를 영업비밀로 간직하기로 하였 거나 또는 특허로서의 가치가 없다고 판단하는 등의 이유로, 이를 특허로 출원하지는 않은 채 그 발명의 실시를 바탕으로 한 사업을 하거나 그러 한 사업을 위한 준비를 하는 경우가 있을 수 있다. 그런데 그 사이에 우 연히 타인이 같은 발명을 하여 이를 특허출원하고 특허권을 받는다면 그 러한 사업을 하지 못하게 될 수 있다. 독립적으로 발명을 한 경우뿐만 아 니라, 해당 특허발명을 한 자로부터 정당하게 기술을 전수받아 사업 또는 그 준비를 하고 있는 경우에도 같다.
이러한 결과는 지나치게 가혹한 측면이 있기 때문에, 특허법은 특허출 원일 전에 독립적으로 같은 발명을 하여 이를 기초로 사업 또는 사업준 비를 하고 있는 경우에는 그 범위에서 해당 발명을 실시할 권한을 부여 하고 있는바, 이를 선사용에 의한 통상실시권이라 한다(특허법 제103조).
현실적으로 선사용에 의한 통상실시권을 가지고 있음을 입증하는 것은 상당히 어렵다. 특허출원시를 기준으로 요건을 갖추었음을 입증하여야 하 는데, 발명 일시를 입증할 만한 자료를 남겨두지 않는 경우도 많고, 보통 특허침해소송은 발명일로부터 수 년이 지난 후에 발생하므로 입증할 수 있는 자료가 남아 있지 않은 경우가 많기 때문이다.
다만, 사업을 준비하는 과정에서 전시회·박람회에 참여하거나 팜플렛을 배포하는 등, 선사용으로 인정될 수 있는 발명의 내용을 특허권의 출원일 전에 공개한 자료가 있다면, 이러한 자료는 신규성·진보성 흠결(특허법 제29조 제1, 2항)을 이유로 그 특허권의 등록을 무효시킬 수 있는 근거 로 사용될 수 있다.
3. 특허권 침해행위에 대한 대응
가. 금지예방 및 이를 위하여 필요한 조치의 청구
특허권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있고, 그러한 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제 거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다(특허법 제126조).
이러한 청구는 침해자의 고의나 과실 여부와 상관없이 인정된다. 즉, 특허권이 설정되어 있다는 사실을 전혀 모른 채 그 발명을 실시하였다고 하더라도, 특허권의 권리범위에 속하는 한 금지예방 및 이를 위하여 필요 한 조치의 청구를 받게 될 수 있다.
나. 손해배상 청구
특허권자는 특허를 침해한 자에게 침해 행위로 인한 손해배상을 청구 할 수 있는데, 이 경우에는 침해자에게 고의 또는 과실이 있어야 한다.
다만 특허법은 침해자에게 과실이 있는 것으로 추정하고 있다(특허법 제 130조). 이 추정을 뒤집기 위해서는 단순히 ‘특허권이 있는 사실을 몰랐 다’는 정도로는 부족하고, 몰랐다는 사실을 정당화할 수 있는 특별한 사 정이나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 것을 정당화할 수 있는 사정을 주장입증하여야 하며(대법원 2006.
4. 27. 선고 2003다15006 판결), 따라서 판례 상 과실 추정이 번복되는 경우는 매우 드물다.
한편, 실제 소송에서는 특허권자가 입은 손해액을 입증하는 것이 매우 어렵기 때문에, 특허법은 침해자가 판매한 수량에 단위수량 당 이익률을 곱한 금액이나, 침해자가 그 침해행위로부터 얻은 이익, 또는 특허권자가
통상 징수할 수 있는 실시료 상당액 등을 손해액으로 추정하는 규정을 두고 있다(특허법 제128조 제1항 내지 제3항). 나아가 손해 발생 사실은 인정되나 손해액의 입증이 어려운 경우에는, 법원이 제반 사정을 고려하 여 상당한 손해액을 인정할 수도 있다(동조 제5항).
다. 형사 책임
특허권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처할 수 있는데(특허법 제225조 제1항), 특허침해죄로 처벌하기 위해서는 고소 가 있어야 하고(동조 제2항), 침해자가 고의로 특허권을 침해했어야 한다.
실무적으로는 특허침해가 의심될 경우 바로 형사고소를 하기보다는 침 해자에게 침해행위의 중지를 요청하는 내용의 경고장을 발송하는 경우가 많다. 경고장을 받은 이후에는, 실시기술이 특허권의 범위에 포함되지 않 는다거나 특허권의 효력을 의심할 만한 사정이 없는 한, 상당한 기간 이 내에 실시 행위를 중단하지 않으면 침해행위에 고의가 있다고 인정될 가 능성이 높을 것이다.
라. 특허권 설정등록 이전의 권리 행사 출원공개 및 경고
앞서 설명한 바와 같이 특허권은 설정등록에 의해서 비로소 발생하므로, 출원만으로는 제3자에 대하여 특허 침해를 주장할 수 없다. 다만, 비록 설 정등록을 받기 전이라도 출원 공개가 있은 다음이라면, 특허출원인은 특허 권 침해에 해당하게 될 행위를 하고 있는 자, 즉 그 특허출원된 발명을 업 으로서 실시하는 자에게 그가 실시하고 있는 기술이 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다(특허법 제65조 제1항). 이러한 경고를 받거나 출 원공개된 발명임을 알면서도 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자는, 그로부터 특허권의 설정등록시까지의 기간 동안 그 특허발명을 실시한 행 위에 대해서 특허출원인에게 보상금을 지급하여야 한다(동조 제2항).
이러한 보상금 청구권도 실제로 행사하기 위해서는 특허권의 설정등록 이 이루어져야 한다(동조 제3항). 즉, 설정등록이 이루어지기 전에는 특허 권이 발생하기 전이므로 아무런 권리를 행사할 수 없지만, 설정등록된 이 후에는 출원 공개된 시점으로 소급하여 보상금을 청구할 수 있다. 이러한 조치는 비단 금전적인 보상을 더 받을 수 있다는 점에 그치지 않고, ‘향 후 특허권 설정등록이 이루어지면 더 이상 실시행위를 할 수 없다’는 점 을 미리 알림으로써 경쟁자가 실시행위를 계속하는 것을 포기하게끔 하는 효과도 기대할 수 있다.
출원공개는 출원일로부터 1년 6개월이 경과한 때에 자동적으로 이루어 지지만, 특허출원을 한 자로서 심사 및 특허권 설정등록이 이루어질 때까 지 권리행사를 기다리기 어려운 사정이 있다면 출원공개를 신청하고(특허 법 제64조 제1항) 내용증명 우편으로 실시행위자에게 경고를 해 두는 방 안을 생각해 볼 수 있다. 다만, 만약 심사 결과 신규성·진보성 등 특허의 요건을 갖추지 못한 것으로 판단된다면, 발명의 내용이 공개되고 그에 대 하여 아무런 권리를 취득하지 못하는 결과 해당 발명이 ‘공공의 영역’에 속하게 되므로, 출원일로부터 1년 6개월 이전에 심사가 마쳐질 것으로 기대된다면 위와 같이 출원공개신청 및 경고 조치를 취할 것인지는 신중 하게 판단할 필요가 있다.
4. 특허 출원시 유의할 점
가. 선출원주의
동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 때에는 먼 저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다(특허법 제36 조 제1항). 이와 같이 누가 먼저 발명하였는지를 묻지 않고 동일한 발명에 대해서는 먼저 출원한 자에게 특허를 부여하는 것을 선출원주의라고 한다.
따라서 발명을 한 경우에는 영업비밀로 보유하는 것이 더 유리하다거 나 특허를 받을 것으로 기대하기 어렵다는 등의 사정이 없는 이상, 가급 적 속히 출원을 하는 것이 바람직하다.
나. 출원 여부의 결정 영업비밀과의 관계
똑같은 연구 개발의 성과물에 대하여 이를 특허로 출원할 수도 있고 영업비밀로 간직할 수도 있다. 그러나 특허는 기술 내용의 공개를 전제로 하는 반면 영업비밀은 그 반대이므로, 갖추어야 하는 요건이 전혀 다르고 어떠한 행위가 침해에 해당하는지도 다르기 때문에, 어느 것을 선택할 것 인지는 여러 가지 요소를 종합적으로 신중하게 고려하여야 한다.
비밀 유지가 어려운 내용의 기술이라면 특허출원을 하는 것이 유리하 다. 예컨대 제품의 역분석(reverse engineering) 등으로 기술을 쉽게 파 악할 수 있는 경우에는 영업비밀로 보유한다는 것은 의미가 없다. 기업 내에서 다수의 직원들이 해당 기술 내용을 다루어야 할 필요가 있는 것 이라면, 직원의 이직으로 인한 기술 유출 위험이라는 측면에서는 특허가 유리하며, 영업비밀로 보유하고자 할 경우 각별히 그 관리에 신경을 쓸 필요가 있다.
특허는 출원 이후 등록에 이르기까지 걸리는 시간이 길기 때문에, 기술 이 빠르게 바뀌는 경우에는 특허를 받아도 별로 쓸모가 없게 될 수 있으 므로 이러한 경우에는 영업비밀로 보유하는 것이 유리할 것이다. 반면 특 허는 일단 등록되면 출원일로부터 20년이 되는 날까지 존속하므로, 등록 가능성이 높고 기술의 수명도 길다고 판단되는 경우에는 특허출원이 유리 할 것이다. 그보다 오랜 기간 독점하여야 할 필요가 있다고 판단되는 기 술은 영업비밀로 보유하여야 할 것이다. 그러나 현실적으로 그렇게 오랜 기간 비밀이 유출되지 않도록 관리한다는 것은 극히 어려우며, 영업비밀 은 일단 침해행위가 발생하면 침해자를 대상으로 이를 배제할 수 있는
