절차 부터 실체 까지 심사관이 찾아보는

절차부터실체까지심사관이찾아보는

통 지 서

참

고 문 안 집

발 간 등 록 번 호

11-1430000-001491-01

2016. 5

절차 ^부터 실체 까지 심사관이 찾아보는

통지서 참고문안집

발 간 등 록 번 호 11-1430000-001491-01

2016. 5

절차 ^부터 실체 까지 심사관이 찾아보는

통지서 참고문안집

심사결과에 관한 통지서를 작성하는 것은 심사관의 주 업무 중의 하나이고, 심사관이 출원인 등에게 보내야 하는 통지서는 절차에 관한 것과 실체심사에 관한 것을 합하여 수십 종에 달합니다.

이러한 많은 통지서 중에서 특히 절차에 관한 것은 심사관이 자주 작성하는 것이 아니어서 작성할 때마다 종전에는 어떤 문구가 사용되었는지 일일이 검색해 보기 마련이고, 또한 의견제출통지서와 같이 자주 쓰는 통지서라도 막상 특정 거절이유나 사례에 대해서는 보다 정확하고 간결하게 문구를 작성하고자 고민 하는 경우가 많다는 것은 심사관이라면 모두가 공감할 것입니다.

특허심사3국에서는 이러한 심사관의 수고와 고민을 덜어주고 심사효율성을 더욱 높이고자 ‘절차부터 실체까지, 심사관이 찾아보는 통지서 참고문안집’을 발간하게 되었습니다.

우선, 절차에 관해서는 ‘우선심사신청 보완요구서’ 등 총 9가지 종류의 통지서에 대하여 74개 주요 유형의 통지서 문안을 수록하였습니다. 또한 실체심사에 관해 서는 ‘의견제출통지서’, ‘보정각하결정서’, ‘거절결정서’에 대하여 자주 사용되는 기본 포맷을 수록하였고, 이 중 ‘의견제출통지서’의 경우에는 실무상 가장 빈번 하게 사용되는 문안을 주요 거절이유별로 일목요연하게 정리하여 심사관이 부담 없이 참고할 수 있도록 하였습니다.

아무쪼록 본 문안집이 신규심사관에게는 바람직한 통지서 작성을 위한 교재로, 경력심사관에게는 통지서 작성시 시간과 고민을 줄여줄 수 있는 참고자료로 활용 되어, 심사품질 제고에 조금이나마 도움이 될 수 있기를 기대합니다.

2016년 5월

1. 우선심사신청 보완요구서

1-1. [벤처기업] 법인인데 대표자를 출원인으로 출원한 경우 ··· 3

1-2. [자기실시] 출원인과 실시자가 다른 경우 ··· 4

1-3. [자기실시] 거래명세표가 출원발명에 관한 것으로 보기 어려운 경우 ··· 5

1-4. [자기실시] 증빙자료로서 범용 제조설비의 자료를 제출한 경우 ··· 6

1-5. [자기실시] 출원발명에 관한 사진임을 확인하기 여려운 경우 ··· 7

1-6. [전자거래] 직접 관련된 출원이 아닌 경우 ··· 8

1-7. [PPH] 상대국 출원의 청구항에 대응되지 않는 청구항이 있는 경우 ··· 9

1-8. [PPH] 상대국 청구범위·통지서의 번역문 제출이 필요한 경우 ··· 10

1-9. [전문기관 선행기술조사] 조사보고서가 기간내 미제출된 경우 ··· 11

1-10. [전문기관 선행기술조사] 일부 청구항의 조사 누락 또는 설명 미기재 ··· 12

1-11. [전문기관 선행기술조사] 보정 전 명세서로 조사한 경우 ··· 14

1-12. 자체 선행기술조사 결과가 미비한 경우 ··· 15

1-13. 국내우선권주장의 선출원에 대하여 우선심사신청한 경우 ··· 16

1-14. 우선심사신청 각하결정서 ··· 17

2. 우선권주장 보정요구서

2-1. [조약우선권] 우선권증명서류가 제출되지 않은 경우 ··· 18

2-2. [국제특허출원] 우선권증명서류가 제출되지 않은 경우 ··· 19

2-4. 조약우선권주장의 기초출원이 최초출원이 아닌 경우 ··· 21

2-5. 국내우선권주장 출원인과 선출원인이 동일하지 않은 경우 ··· 22

2-6. 우선권주장시기가 경과된 경우 ··· 23

2-7. 후출원 발명과 동일한 발명을 포함하지 않는 선출원을 기초로 우선권주장한 경우 ·· 24

2-8. 우선권주장 무효처분통지서 ··· 25

3. 공지예외주장 보정요구서

3-1. [증명서류 미제출] 출원일부터 30일 내에 증명서류를 미제출한 경우 ··· 26

3-2. [공지예외 기간 경과] 출원일이 공개일로부터 12개월이 경과한 경우 ··· 28

3-3. [공개자] 공개자를 알 수 없거나 출원인(또는 발명자)과 다른 경우 ··· 29

3-4. [공개일] 증명서류에 공개일이 명확하게 나타나 있지 않은 경우 ··· 30

3-5. [공개일] 출원서와 증명서류의 공개일 정보 등이 불일치하는 경우 ··· 31

3-6. [발명 내용] 증명서류에 공개된 발명의 내용이 나타나 있지 않은 경우 ··· 32

3-7. 증명서류가 전반적으로 미비한 경우 ··· 33

3-8. 출원서에 기재하지 않은 공지사실의 증명서류를 제출한 경우 ··· 34

3-9. 공지예외주장 무효처분통지서 ··· 35

4. 기타 보정요구서

4-1. 서열목록전자파일이 제출되지 않은 경우 ··· 36

4-2. [미생물기탁] 취지 기재·증명서류 미첨부의 경우 ··· 37

4-3. [미생물기탁] 취지 미기재·증명서류 첨부의 경우 ··· 38

4-4. [미생물기탁] 취지 미기재·증명서류 미첨부의 경우 ··· 39

4-9. 도면에 도면부호가 표시되어 있지 않은 경우 ··· 44

4-10. 도면에‘도면에 관한 설명’이 기재되어 있는 경우 ··· 45

4-11. 기재된 발명자가 진정한 발명자인지 여부가 의심되는 경우 ··· 46

4-12. 변리사가 아닌 자가 대리행위를 하는 경우 ··· 47

5. 출원심사처리보류통지서

5-1. [다른날, 출원인 상이] 선출원이 공개되지 않은 경우 ··· 48

5-2. [다른 날, 출원인 동일] 선출원의 청구범위가 확정되지 않은 경우 ··· 49

5-3. [같은 날, 출원인 상이] 경합출원이 심사청구되지 않은 경우 ··· 50

5-4. [같은 날, 출원인 상이] 경합출원이 공개되지 않은 경우 ··· 51

5-5. [같은 날, 출원인 동일] 협의결과에 대한 조치가 없는 경우 ··· 52

5-6. 해당 출원과 관련된 거절결정불복 심판이나 소송이 계류중인 경우 ··· 53

5-7. 해당 출원과 관련된 행정 심판이나 소송이 계류 중인 경우 ··· 54

5-8. 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 경우 ··· 55

5-9. 심사자문위원에게 심사의견문의를 한 경우 ··· 56

5-10. 복합기술출원에 대해 협의심사하기로 결정한 경우 ··· 57

5-11. 국내우선권주장의 선출원이 취하간주되지 않은 경우 ··· 58

5-12. 조약우선권주장출원의 우선권증명서류제출기간이 경과하지 않은 경우 ··· 59

6. 지정기간연장 불승인서

6-1. 대리인 해임 ․ 변경이 기간만료 전 1개월 내에 있지 않았던 경우 ··· 60

6-2. 관련 원출원에 대한 심판이 종료된 경우 ··· 61

6-3. 시험 및 결과 측정에 기간이 더 필요한 것으로 인정되지 않는 경우 ··· 62

6-4. 이미 동일사유로 기간연장되어 더 이상 승인이 필요치 않은 경우 ··· 63

6-5. 외국법인의 지시를 받는 데 시간이 더 필요하다고 인정되지 않는 경우 ··· 64

6-6. 발명자 등이 해외체류 중이라고 소명한 경우 ··· 65

6-7. 단순히 개인사정(또는 출원인 요청)이라고 소명한 경우 ··· 66

7. 면담결과기록서

7-1. 예비심사·일괄심사·보정안리뷰 면담결과기록서 기본양식 ··· 68

7-2. 심사관-출원인 의견교환 후 추가 보정 내용이 협의된 경우 ··· 70

7-3. 출원인과 추가자료를 제출하기로 협의한 경우 ··· 71

7-4. 표 형식으로 적지 않고‘협의된 보정 내용’란에 일괄 기재하는 경우 ··· 72

7-5. 시리즈 출원 등과의 관련 문제를 함께 기재하는 경우 ··· 73

8. 기타 절차관련 통지서

8-1. 정보제공에 대한 처리결과통지서 (활용하여 거절결정) ··· 74

8-2. 정보제공에 대한 처리결과통지서 (활용하였으나 특허결정) ··· 75

8-3. 정보제공에 대한 처리결과통지서 (미활용된 경우) ··· 76

8-4. 심사참고자료 제출 요청서 (선행기술문헌의 제출 요구) ··· 77

8-5. 심사참고자료 제출 요청서 (청구범위-발명의 설명 대응관계 서면) ··· 78

1. 의견제출통지서

1-1. 진보성 거절이유 일반 ··· 85

1-2. 구성대비표를 이용하여 구성 대비 ··· 86

1-3. 기술분야(또는 목적) 대비 ··· 87

1-4. 구성의 차이에 따른 효과 판단 ··· 88

2. 최후의견제출통지서

2-1. 인용발명 추가에 따른 최후의견제출통지 ··· 89

3. 보정각하결정서

3-1. 기본유형 1) 서술형으로 기재 ··· 90

3-2. 기본유형 2) 항목별로 나누어 기재 ··· 91

3-3. 기본유형 3) 표를 이용하여 비교 ··· 92

3-4. 보정각하이유 1) 제47조제2항 ··· 93

3-5. 보정각하이유 2) 제47조제3항 각호 ··· 94

3-6. 보정각하이유 3) 제51조제1항_기재불비 ··· 95

3-7. 보정각하이유 4) 제51조제1항_진보성 ··· 96

4. 거절결정서

4-1. 보정서와 의견서 내용을 종합하여 판단 ··· 98

4-2. 심사 경과 ··· 99

4-3. 보정 전·후 대비표 ··· 100

4-4. 보정요건 검토 ··· 101

4-5. 보정각하결정 후 거절결정 ··· 102

Ⅲ 실체심사 관련 - 거절이유별 의견제출통지서 문안 1. 산업상 이용가능성

1-1. 발명에 해당되지 않는 경우 ··· 105

1-2. 의료행위 관련 발명인 경우 ··· 106

2. 선행기술 기재요령

2-1. 기재 vs. 게재 vs. 개시 등 ··· 108

2-2. 인용발명 vs. 인용문헌 ··· 109

2-3. 비특허문헌을 인용하는 경우 ··· 110

2-4. 전자문서를 인용하는 경우 ··· 111

3. 신규성

4-2. 복수의 인용발명들을 결합하여 진보성을 부정하는 경우Ⅱ··· 115

4-3. 기술분야가 동일하지 않은 선행기술을 인용하는 경우 ··· 116

4-4. 수치한정발명의 진보성을 부정하는 경우 ··· 117

5. 확대된 선원 ․ 선원

5-1. 제29조제3항(확대된 선원)의 거절이유가 있는 경우 ··· 118

5-2. 제36조제1항(다른날 동일발명) 위반의 거절이유가 있는 경우 ··· 119

5-3. 제36조제2항(같은날 동일발명) 위반의 거절이유가 있는 경우 ··· 120

6. 기재불비

6-1. 발명의 카테고리가 불명확한 경우 ··· 122

6-2.‘상기’등에 대한 지시의 대상이 불명확한 경우 ··· 123

6-3. 청구항이 적정수로 기재되지 않은 경우 ··· 124

6-4. 다중종속항의 기재형식에 위배되는 경우 ··· 125

6-5. 인용항 번호 미기재·택일적 기재 위배·자신의 청구항 인용 ··· 126

7. 기타

7-1. 청구된 발명 간에 단일성이 없는 경우 ··· 128

7-2. 신규사항 추가의 거절이유가 있는 경우 ··· 129

우 선 심 사 신 청 보 완 요 구

Ⅰ

우선심사신청 보완요구서 우선권주장 보정요구서 공지예외주장 보정요구서 기타 보정요구서

출원심사처리보류통지서 지정기간연장 불승인서 면담결과기록서

기타 절차관련 통지서

방식 및 절차 관련 통지서

우 선 심 사 신 청 보 완 요 구 서 1. 우선심사신청 보완요구서

[벤처기업] 법인인데 대표자를 출원인으로 출원한 경우

절차 1-1

작성방향

벤처기업이 법인인지 아닌지 여부를 확인하고, 벤처기업이 법인인데 대표자를 출원인 으로 출원한 경우에는 벤처기업 자체를 출원인으로 출원해야 함을 적시하고, 참고사항 으로서 현재 상태에서 출원인을 벤처기업으로 변경하거나 출원인에 벤처기업을 추가하 더라도 우선심사신청 요건을 충족할 수 없다는 점을 출원인에게 미리 알려주는 것이 바람직하다.

우선심사신청 보완요구서 작성예

특허법 시행령 제9조제5호의 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원임을 이유로 우선심사를 받기 위해서는, ⅰ) 출원인을 벤처기업으로 하여 출원해야 하고, 예 외적으로 ⅱ) 벤처기업이 법인이 아닌 경우에 한하여 벤처기업의 대표를 출원인 으로 하여 출원할 수 있습니다. 그런데 본 출원의 경우, ㈜○○은 법인인데도 벤처기업의 대표자 개인을 출원인으로 하여 출원하였으므로 ⅰ) 및 ⅱ) 중 어디 에도 해당되지 않아서 우선심사요건을 충족하지 않으니, 보완하시기 바랍니다.

※ 현재 상태에서 본 출원의 출원인만을 벤처기업으로 변경하거나 벤처기업을 출원인으 로 추가하더라도 여전히 특허법 시행령 제9조제5호의 우선심사 요건을 충족하지 못합 니다. 벤처기업임을 이유로 우선심사대상이 되기 위해서는 최초 출원시에 출원인이 벤처기업이어야 하는 요건을 만족해야 하기 때문입니다(즉 출원시에 출원인이 벤처기 업이어야 함). 끝.

관련 규정

4.6 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원

(4) 출원후 출원인에 벤처기업을 추가하여 우선심사 신청한 경우의 취급

벤처기업임을 이유로 우선심사 대상이 되기 위해서는 최초 출원시 출원인이 벤처기업이어야 한다.

[자기실시] 출원인과 실시자가 다른 경우

절차 1-2

작성방향

심사관은 출원인과 실시 증빙서류 상의 실시자가 동일한지 여부를 체크해야 하고, 출 원인과 실시자가 동일하지 않고 그 관계도 알 수 없는 경우에는 보완요구를 하면서 어 떠한 서류를 제출하여야 보완될 수 있는지 알려주는 것이 바람직하다.

우선심사신청 보완요구서 작성예

본 출원의 출원인은“고○○”님으로 되어 있으나 출원인이 제출한 사업자등록 증 및 납품계약서는“○○주식회사(대표 박○○)”명의로 되어 있어서 본 출원 발명의 실시자는 ○○주식회사로 볼 수 있습니다. 그런데, 제출된 서류만으로는 본 출원의 출원인인 고○○ 님과 실시자인 ○○주식회사가 어떤 관계에 있는지 를 알 수 없기 때문에, 출원인이 발명을 실시 또는 실시 준비 중인 것으로 인정 할 수 없습니다. 따라서 출원인과 ○○주식회사 사이에 실시에 관한 관계를 나 타내는 서류를 제출하시기 바랍니다.

※ 예를 들어‘실시계약서’와 같이 출원인이 실시자에게 실시를 의뢰 또는 허락 하였음을 나타내는 서류를 제출하실 수 있습니다. 끝.

관련 규정

4.12 출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시 중이거나 실시 준비 중인 출원

②「실시」의 주체

출원인이 실시 또는 실시준비 중이어야 한다. 다만, 출원인이 실시 기업의 대표자인 경우 또는 출원인과 실시자가 다른 경우에는 실시 기업과 출원인 또는 실시자와 출원인 간에 실시 계약이 있는 경우에 한하여 실시 허락을 받은 실시 기업 또는 실시자도 실시의 주체가 될 수 있다.

우 선 심 사 신 청 보 완 요 구 서 1. 우선심사신청 보완요구서

[자기실시] 거래명세표가 출원발명에 관한 것으로 보기 어려운 경우 절차 1-3

작성방향

업으로서 실시의 증빙서류로 거래명세표가 제출된 경우, 해당 부품 또는 제품의 명칭, 규격, 수량, 금액 등을 감안하여 거래명세표가 출원발명의 업으로서의 실시에 관한 것 인지를 살펴보아야 하고, 출원발명의 업으로서 실시에 관한 것인지 의구심이 든다면 보완을 요구해야 한다.

우선심사신청 보완요구서 작성예

출원발명이 우선심사 대상이 되기 위해서는 출원인이 업으로서 출원발명을 실시 또는 실시준비 중이어야 하나, 제출된 거래명세표는 단지 일부 부품의 규격 및 수 량만 기재되어 있어 출원발명의 제작에 관한 것인지와 실제 업으로서의 실시에 관한 것인지가 분명하지 않습니다. 따라서 제출된 거래명세표만으로는 출원인이 출원발명을 업으로서 실시(준비) 중임을 인정하기 어려우니, 이를 실질적으로 입증할 수 있는 서류(출원발명 제품에 관한 거래명세표, 납품확인서, 구매계약 서, 출원발명의 실시에 관한 계약서 등)를 제출하시기 바랍니다. 끝.

관련 규정

4.12 출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시 중이거나 실시 준비 중인 출원 b. 업으로서 실시(또는 실시준비)가 이루어지고 있는지에 대한 판단

심사관은 우선심사신청설명서의 설명내용 및 증빙서류에 근거하여 출원 발명이 사업으로서 실 시되고 있음을 인정할 수 있는 경우에 업으로서 실시(또는 실시준비)중으로 인정한다. 업으로서 실시를 입증할 수 있는 서류로서 다음과 같은 자료가 인정될 수 있다.

예) 거래명세표(판매물건이 출원발명임을 포함), 납품확인서, 구매계약서(출원인이 자기 물건을 판매시), 물품공급계약서, 공장등록증, 창업투자회사ㆍ신기술사업투자조합 등으로부터의 투자

[자기실시] 증빙자료로서 범용 제조설비의 자료를 제출한 경우 절차 1-4

작성방향

업으로서의 실시 요건에 있어서, 증빙자료로 제출한 공장 및 제조 설비가 단지 일반적인 범용 설비여서 출원발명의 실시용 설비인지 알 수 없다면, 추가 증빙자료를 요구함이 바람직하다.

우선심사신청 보완요구서 작성예

출원인의 우선심사 신청이유는 본 출원이‘출원인이 출원된 발명을 업으로 실시 준비 중인 출원’이라는 것입니다.

출원인은 이에 대한 증빙서류로서, 사업자 등록증과 시제품을 제작하기 위한 작 업장 및 설비에 관한 자료를 제출하였습니다. 그러나 이 작업장 및 설비는 기계 부품에 대하여 일반적으로 사용되는 작업장 및 제조 설비에 불과하여, 본 출원 의 청구범위에 기재된 발명(이송 장치)을 실시 준비 중이라고 볼 만한 근거가 되지 못합니다.

따라서, 본 출원의 청구범위에 기재된 발명과 동일한 발명이 실시 준비 중임을 입증할 수 있는 증빙서류(예를 들면, 본 출원발명 시제품의 카탈로그, 사진 등) 를 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

관련 규정

③「업으로서 실시중」또는「업으로서 실시준비중」의 판단

신청인은 우선심사신청설명서에서 출원 발명이 실시(또는 실시준비) 중이고 그 실시(또는 실시 준비)가 업으로서 이루어지고 있음을 설명하고 각각에 대하여 입증할 수 있는 증빙서류를 제출 하여야 한다. ...

a. 실시(또는 실시준비)중의 판단

심사관은 우선심사신청설명서의 설명내용 및 실시품(시제품) 사진, 카탈로그, 제품사용설명서, 견본 등의 증빙서류에 근거하여 출원 발명과 동일한 발명이 실시되고 있음을 확인할 수 있는

우 선 심 사 신 청 보 완 요 구 서 1. 우선심사신청 보완요구서

[자기실시] 출원발명에 관한 사진임을 확인하기 어려운 경우

절차 1-5

작성방향

자기실시 요건에 있어서, 시제품 또는 실시제품 사진은 청구항 발명과 동일한 것임을 확인할 수 있어야 하며, 보완요구시에는 추가로 확인이 필요한 구성을 명시해 주는 것 이 바람직하다.

우선심사신청 보완요구서 작성예

우선심사신청서에 첨부하여 자기실시 증빙자료로 제출한 사진 1 내지 3에는 본 출원의 청구범위에 기재된 발명의 구성이 명확히 나타나 있지 아니하여, 위 사 진 속의 제품이 본 출원에서 청구되는 발명과 동일한 것인지를 판단할 수 없습 니다. (참고로, 위 사진 속의 제품은 본 출원의 도면에 도시된 장치와도 외관상 차이가 있습니다)

따라서 본 출원의 청구항 1의『제1 검사대』,『제2 검사대』,『출하 적재대』및

『턴오버 유닛』,『제1, 2, 3 시트홀더』,『트랜스퍼 유닛』및『제2 검사대의 상부에 설치되고 하나 이상의 흡착판이 상부를 향하도록 설치된 턴오버 유닛』

이 명확하게 파악될 수 있는 사진을 추가로 제출하시기 바랍니다. 끝.

관련 규정

4.12 출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시 중이거나 실시 준비 중인 출원

④ 실시(또는 실시준비) 발명과 청구항에 기재된 발명의 동일여부 판단

실시(또는 실시준비)를 이유로 한 우선심사신청은 실시 발명과 출원발명이 동일하여야 하며, 발 명의 동일 여부에 대하여는 우선심사신청인이 입증하여야 한다.

심사관은 우선심사신청인이 제출한 물건이나 사진 또는 기타 증거자료와 우선심사신청설명서의 설명내용을 종합하여 동일 여부를 판단하되, 동일성을 확인할 수 없는 경우에는 보완지시한다.

[전자거래] 직접 관련된 출원이 아닌 경우

절차 1-6

작성방향

특허법 시행령 제9조제9호의 전자거래와 직접 관련된 출원이 아닌 것으로 판단되어 보완요구하는 경우에는, 출원발명이 심사기준에 기재된 전자거래를 촉진하는 4가지 유 형에 해당되지 않는다는 점을 설명해주는 것이 바람직하다.

우선심사신청 보완요구서 작성예

출원인은 본 출원이 특허법 시행령 제9조제9호의‘전자거래와 직접 관련된 출 원’임을 이유로 우선심사신청하였습니다.

그런데‘전자거래와 직접 관련된 출원’의 대상은 ⅰ) 전자거래에 있어서 거래 방법에 관한 출원, ⅱ) 전자거래를 위한 전자화폐 또는 결제기술에 관한 출원,

ⅲ) 전자거래를 위한 보안 또는 인증기술에 관한 출원, 또는 ⅳ) 기타 전자거래 의 촉진을 위하여 특별히 우선심사해야 할 필요성이 인정되는 출원이어야 하나 (특허청 특허·실용신안 심사기준 제7부제4장 4.13 참조),

본 출원발명은 인터넷과 이동통신망을 통하여 원격지의 교통신호기용 광고장치 에 접속하여 광고내용을 입력하는 것으로서, 상기 ⅰ) 내지 ⅳ) 중 어느 하나에 해당하지 않으므로, 우선심사 대상이 되는 특허법 시행령 제9조제9호의 전자거 래와 직접 관련된 특허출원이라 볼 수 없습니다. 끝.

관련 규정

4.13 전자거래와 직접 관련된 출원

(1) 대상 -「전자거래기본법」제2조에서 규정하고 있는 전자거래를 촉진하는 전자거래 관련 출 원으로서 전자거래와 직접 관련된 다음에 해당하는 출원[특령9(9)]

① 전자거래에 있어서 거래방법에 관한 특허출원

② 전자거래를 위한 전자화폐 또는 결제기술에 관한 출원

③ 전자거래를 위한 보안 또는 인증기술에 관한 출원

우 선 심 사 신 청 보 완 요 구 서 1. 우선심사신청 보완요구서

[PPH] 상대국 출원의 청구항에 대응되지 않는 청구항이 있는 경우 절차 1-7

작성방향

PPH 상대국에서 특허가능하다고 판단된 청구항에 대응되지도 않고 이를 부가·한정한 것으로 보기도 어려운 청구항들을 포함하는 경우에는, 이러한 청구항들이 상대국에서 특허가능하다고 판단된 통지서를 제출하거나 아니면 해당 청구항들을 삭제하라는 취지 로 보완요구서를 작성한다.

우선심사신청 보완요구서 작성예

본 출원은 청구항 1-45를 포함하고 있는데, 우선심사신청서에는 이스라엘 특허 청이 청구항 1-38에 대응하는 청구항들에 대하여 특허 가능하다고 판단한 통지 서만이 첨부되어 있을 뿐, 본 출원의 청구항 39-45에 대응하는 청구항들이 이스 라엘 특허청에서 특허가능하다고 인정되었는지는 나타나 있지 않습니다(청구항 39-45가 청구항 1-38에 특정사항을 부가하거나 한정한 것이라고 보기도 어렵습 니다). 따라서 우선심사신청 요건을 충족하기 위해서는 이스라엘 특허청에서 청 구항 39-45가 특허가능하다고 판단된 통지서를 추가로 제출하거나 아니면 해당 청구항들을 삭제하시기 바랍니다. 끝.

관련 규정

4.14.3 특허심사하이웨이(PPH)에 의한 우선심사신청

② 해당 출원의 모든 청구항이 대응출원의 특허가능하다고 판단한 청구항과 상응할 것

이는 해당 특허출원의 모든 청구항이 대응출원의 특허가능하다고 판단한 청구항과 동일하거나, 특허가능하다고 판단한 청구항에 특정 사항을 부가하거나 한정한 경우를 말한다. 단순한 번역 의 차이 또는 청구항의 기재형식(예. 독립청구항, 종속청구항)의 차이에 불과할 경우는 실질적 으로 동일한 것으로 인정한다. 해당 특허출원과 대응출원의 청구항의 카테고리가 다른 경우에

[PPH] 상대국 청구범위·통지서의 번역문 제출이 필요한 경우 절차 1-8

작성방향

PPH 상대국의 특허가능하다고 판단된 청구범위 또는 통지서가 국어, 영어 외의 언어 로 되어 있고 정보통신망을 통한 번역문 입수도 불가능한 경우에는, 해당 서류의 종류 를 명시하여 국어 또는 영어 번역문의 제출을 요구해야 한다.

우선심사신청 보완요구서 작성예

본 건 특허심사하이웨이 우선심사신청과 관련하여, 상대국(독일)에서 특허가능 하다고 판단한 대응출원(DE 제10 2014 216 514.8호)의 청구범위 및 이러한 청구 범위에 대하여 특허가능하다고 판단한 상대국 통지서는 독일어로 되어 있는데, 이에 대한 국어 또는 영어 번역문이 제출되지 않았고 또한 정보통신망을 이용해 서 입수하기도 곤란합니다.

따라서 특허가능하다고 판단받은 대응출원의 청구범위 및 특허를 인정한 상대국 통지서에 대한 국어 또는 영어 번역문을 제출하시기 바랍니다. 끝.

관련 규정

4.14.3 특허심사하이웨이(PPH)에 의한 우선심사신청

③ 특허심사하이웨이에 따른 우선심사 신청시 필요한 증빙서류

a.「상대국 특허청에서 특허가능하다고 판단한 청구항이 포함된 특허청구범위의 사본」

b.「대응출원에 대한 상대국 특허청의 심사관련통지서 사본」

※ 심사관이 증빙서류 a, b를 정보통신망[예. AIPN(일본), public PAIR(미국), PVS online(덴마 크) 등]을 통해 입수할 수 있는 경우에는 제출을 생략할 수 있다.

※ 증빙서류 a, b가 국어 또는 영어가 아닌 언어로 작성된 경우에는 번역문을 함께 제출하여야 하며 심사관이 정보통신망을 통해 국어 또는 영어로 된 번역문을 확인할 수 있는 경우에는 번역문의 제출을 생략할 수 있다.

우 선 심 사 신 청 보 완 요 구 서 1. 우선심사신청 보완요구서

[전문기관 선행기술조사] 조사보고서가 기간내 미제출된 경우

절차 1-9

작성방향

전문기관의 선행기술조사보고서가 우선심사신청일로부터 1개월이 지나도록 제출되지 않았으면 보완을 요구하고, 보완기간 내에 기재요건에 맞는 선행기술조사보고서가 제 출되면 우선심사결정한다.

우선심사신청 보완요구서 작성예

본 우선심사신청은 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 출원이라는 이유로 신청 되었으며, 이 경우 해당 전문기관이 우선심사신청 후 1개월 이내에 조사결과를 제출하여야 합니다. 본 우선심사신청의 신청일은 2016.00.00.이나, 그로부터 1 개월이 지난 현재까지 전문기관의 선행기술조사보고서가 제출되지 아니하였으므 로, 보완을 요구합니다. 끝.

관련 규정

4.18 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 출원 (1) 대상

① 그 조사결과를 특허청장에게 통지하도록 해당 전문기관에 요청한 출원을 대상으로 하며,

② 해당 전문기관이 우선심사 신청 후 1개월 이내에 특허 ․ 실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시 별지 제4호 서식에 따른 조사결과를 특허청장에게 제출하는 경우

※ 해당 전문기관이 선행기술조사보고서(우선심사용)를 우선심사신청일로부터 1개월 이내에 제출 하지 않으면 보완지시한다. 시스템 상에서 보완요구서 발송 선택 후 나타나는 메시지창에서 담당 심사관이 선행기술조사결과의 미제출이나 조사결과에 보완할 사항이 있음을 보완지시 사유로 선택하면, 보완요구서는 우선심사 신청인뿐만 아니라, 해당 전문기관에도 함께 통지 된다.

[전문기관 선행기술조사] 일부 청구항의 조사 누락 또는 설명 미기재

작성방향

선행기술조사보고서에 일부 청구항들에 대하여 조사 결과가 없거나 선행기술문헌과의 공통점 및 차이점을 기재하지 않았다면, 보완을 요구한다.

우선심사신청 보완요구서 작성예

유형 1) 출원인은 선행기술조사의뢰된 출원을 이유로 우선심사를 신청하였고, 이 경우 출원의 모든 청구항에 대하여 청구항별로 가장 유사한 선행기술문헌과 의 대비 설명이 기재되어야 하나, 조사대상 청구항 중 청구항 16 및 18에 대해 서는 가장 유사한 선행기술문헌과 그 선행기술문헌과의 대비설명이 기재되어 있 지 않습니다. 따라서 선행기술조사보고서를 보완하여 주시기 바랍니다. 끝.

유형 2)「특허 ‧ 실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시」의 선행기술조사보고서 (별지 제4호 서식) 기재요령에 따르면, 선행기술과의 대비설명에 있어서는 각 청구항 별로 가장 유사한 선행기술과의 공통점과 차이점을 구분하여 구체적으로 기재하되 선행기술문헌의 해당 부분을 구체적으로 표시하여야 합니다. 그런데 제출된 선행기술조사보고서는 청구항 2 내지 5에 대하여 선행기술과의 대비설명 이 상기 기재요령에 따라서 구체적으로 기재되어 있지 않으니, 선행기술조사보 고서를 보완하여 주시기 바랍니다. 끝.

유형 3) 선행기술조사보고서는 청구항별로 가장 유사한 선행기술과 대비하여야 하나, 단지 독립항인 청구항 1에 대해서만 선행기술과의 대비설명을 하였을 뿐, 다른 독립항(청구항 1과 카테고리만 달리하는 독립항이라고 볼 수도 없음)과 종속항 들에 대해서는 청구항별로 선행기술과의 공통점 ‧ 차이점을 기재하고 있지 않아 서, 선행기술조사보고서 작성요건에 위배되니 보완하여 주시기 바랍니다. 끝.

우 선 심 사 신 청 보 완 요 구 서 1. 우선심사신청 보완요구서

관련 규정

4.18 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 출원

③ 조사보고서의‘대비설명’란 기재

a. 청구항별로 가장 유사한 선행기술문헌과의 공통점과 차이점을 구분하여 구체적으로 기재하되, 선행기술문헌에 기재된 부분을 구체적으로 표시(해당 쪽/행 등)하여야 함(기재요령 제2호라목 참조)

b. 각 청구항별로 가장 유사한 하나의 선행기술문헌을 선택하여 공통점과 차이점을 구분하여 설명 하면 충분하고, 각 청구항을‘조사결과’란에 기재된 선행기술문헌 모두와 비교할 필요는 없음 c. 본원의 모든 청구항에 대해 각각 대비설명이 기재되어야 함이 원칙이나, 종속항, 카테고리만

달리하는 독립항 등에 대해서는 2 이상의 청구항을 함께 기재하여 대비설명을 기재할 수 있음 (기재요령 제2호마목 참조)

d. 독립항에 대해 신규성, 진보성을 인정한 경우(관련도를‘A’로 기재한 경우) 종속항에 대한 대 비설명은 간략히 기재할 수 있음

[전문기관 선행기술조사] 보정 전 명세서로 조사한 경우

절차 1-11

작성방향

전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 후에 명세서를 보정하는 등에 의하여, 결과적으로 우선심사신청시의 명세서가 아니라 그 보정전의 명세서에 대한 선행기술조사보고서가 제출된 경우에는, 우선심사신청시의 명세서에 대한 조사보고서를 제출하도록 보완요구 한다.

우선심사신청 보완요구서 작성예

본 출원에 대해서는, 전문기관에 선행기술조사 의뢰(2015.12.24.) 후에 명세서 등 보정서의 제출(2015.12.29.)이 있었고 그 후에 우선심사신청(2016.01.04.)이 이루어졌습니다.

그런데 제출된 선행기술조사보고서를 살펴보면, 이는 보정전 명세서에 대한 것 이고, 우선심사신청시의 명세서(즉, 보정된 명세서)에 대한 조사결과가 아닙니다.

따라서 우선심사신청시의 명세서에 대한 선행기술조사보고서로 다시 제출하여 주시기 바랍니다. 끝.

관련 규정

4.18 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 출원

④ 기타 관련 사례

a. 우선심사 신청후 명세서가 보정된 경우

전문기관에 선행기술조사를 의뢰하고 청구항을 보정한 후에 우선심사를 신청하고 보정전 청구항을 기준으로 전문기관의 선행기술조사가 이루어진 경우에는, 우선심사 신청시를 기준으로 조사 대상 명세서와 출원된 명세서가 다르므로 보완지시 후 우선심사 신청시 명세서에 대한 조사보고서가 다시 제출되는 경우에 우선심사를 결정한다.

우 선 심 사 신 청 보 완 요 구 서 1. 우선심사신청 보완요구서

자체 선행기술조사 결과가 미비한 경우

절차 1-12

작성방향

우선심사신청의 자체 선행기술조사는 특허법 제61조제2호의‘긴급처리 필요성’을 인 정하기 위한 요건 중 하나로 제출하게 하는 것이므로, 자체 선행기술조사 결과가 미비 하다는 이유로 보완요구할 때에는‘긴급처리 필요성이 인정되지 않으므로 보완해야 한 다’는 취지로 적는 것이 바람직하다.

우선심사신청 보완요구서 작성예

우선심사신청 설명서를 보면, 청구항 1에 대해서만 선행기술조사결과가 기재되 어 있고 또 다른 독립항인 청구항 6에 대해서는 선행기술조사결과가 기재되어 있지 않습니다(청구항 6은 청구항 1과 구성요소가 모두 대응되고 단순히 카테고 리만 다른 경우라고 보기도 어려움). 따라서 본 우선심사신청은 자체 선행기술 조사 결과가 미비하여 긴급처리 필요성이 인정되지 않으니, 자체 선행기술조사 결과를 보완하시기 바랍니다.

※ 선행기술조사 결과 기재방법에 관해서는「특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시」별지 제5호서식의 기재요령을 참고하시기 바랍니다. 끝.

관련 규정

3.1.6 우선심사와 긴급처리 필요성

우선심사신청인이 긴급처리 필요성을 인정받기 위해서는 우선심사신청설명서에 선행기술문헌을 검 색한 방법, 그 검색결과 및 청구항에 기재된 발명과 가장 인접한 선행기술문헌 하나와의 대비설명 을 반드시 기재하여야 한다.

검색결과는 우선심사 신청 발명과 가장 유사한 선행기술문헌을 4건 이상 기재하는 것이 원칙이나, 새로운 기술분야로서 관련 선행기술이 없는 등 특별한 사유가 있는 경우에는 3건 이하로 기재할 수 있다. … 모든 독립항에 대한 대비설명은 반드시 작성하고 종속항에 대한 대비설명은 생략할

국내우선권주장의 선출원에 대하여 우선심사신청한 경우

절차 1-13

작성방향

국내우선권주장 출원의 선출원에 대하여 우선심사신청이 있는 경우, 이 선출원은 출원 일로부터 1년3개월 후 취하간주될 것이므로 특허법 제61조제2호에 따른 긴급처리 필 요성이 인정되지 않는다는 이유로 보완을 요구한다.

우선심사신청 보완요구서 작성예

본 출원은 국내우선권을 주장한 후출원(특허출원 제10-2011-0000000호)의 기초 출원으로서 현재 심사보류 상태이며, 출원일로부터 1년3개월이 경과된 시점에 취하 간주될 예정입니다. 따라서 본 출원은 특허법 제61조제2호에 따른 긴급처 리 필요성이 인정되지 않으므로, 우선심사 대상에 해당되지 않습니다.

※ i) 국내우선권주장을 수반하는 후출원을 취하하거나, ii) 후출원에서 국내우선 권주장을 취하한다면 본 출원은 우선심사 대상에 해당될 수 있으며, 이러한 요 건이 만족된 후에 우선심사신청이유의 적합 여부에 대한 심사를 받을 수 있습 니다. 끝.

관련 규정

3.3.3.3 우선심사결정 후

④ 우선심사신청된 출원이 국내우선권주장출원의 선출원이 된 경우의 취급

우선심사결정 전에 우선심사 신청된 출원이 국내우선권주장 출원의 선출원임이 확인된 경우에는, 특허법 제61조제2호에 따른 긴급처리 필요성이 인정되지 않아서 우선심사 신청대상에 해당하지 않으므로 기간을 정하여 우선심사 신청에 대한 보완을 지시하고 지정된 기간이 경과한 후 우선심 사 신청을 각하한다.

다만, 우선심사신청을 각하하기 이전에 우선권주장을 취하한 경우에는 유효한 우선심사신청으로 취급하여 우선심사를 진행한다. 또한, 우선심사결정후 우선심사대상출원이 국내우선권 주장출원의 선출원이 된 경우에는 취하간주시기까지 심사를 보류한다.

우 선 심 사 신 청 보 완 요 구 서 1. 우선심사신청 보완요구서

우선심사신청 각하결정서

절차 1-14

작성방향

보완서류가 제출되었지만 각하결정하는 경우에는, 그 보완서류가 우선심사신청 요건을 충족하지 못하는 이유를 간략히 설명한다.

우선심사신청각하결정서 작성예

2015.00.00.자로 출원인이 출원발명을 업으로서 실시 중이거나 실시 준비 중임 을 이유로 하여 우선심사신청을 하였고, 2015.00.00.자로 업으로서의 실시에 관 한 증명서류를 제출하라는 보완요구를 한 바 있습니다. 이에 따라‘임대차 계약 서’가 보완서류로 제출되었으나 이는 그 내용을 보면 주거용 부동산에 대한 임 대차 계약서로서 출원발명을 업으로서 실시하기 위한 것으로 보기 어렵습니다.

따라서 보완서류의 제출에도 불구하고 우선심사신청 요건을 여전히 충족하지 못 하고 있으므로, 2015.00.00.자 우선심사신청을 각하결정합니다. 끝.

관련 규정

3.3.3.2 우선심사 여부 결정 (4) 우선심사신청의 보완 지시

... 제출된 보완서류에 의하여도 보완사항을 해소하지 못한 경우에는 우선심사 보완지시기간 경과 후 우선심사의 신청을 각하하고, 우선심사신청인 및 출원인(출원인이 우선심사신청인이 아닌 경우에 한한다)에게 이를 통보하여야 한다. [특실 심사사무취급규정 62조]

[조약우선권] 우선권증명서류가 제출되지 않은 경우

절차 2-1

작성방향

조약에 의한 우선권주장을 수반하고 있는 출원에 대한 우선권증명서류가 최선일로부터 1년4개월 이내에 제출되지 않은 것으로 판단되는 경우에는 보정요구를 통해 출원인에 게 소명의 기회를 제공한 후 우선권주장절차를 무효로 한다.

※ 보정요구서를 보내기 전에 ⅰ) 우선권 기초출원국이 우선권증명서류의 제출이 간소화된 국 가인지와, ⅱ) 우선권증명서류가 이미 제출되었으나 착오로 특허넷에 탑재되지 않은 것인지 (정보고객정책과 확인)를 확인할 필요가 있다.

우선권주장 보정요구서 작성예

본 출원은 ○○국 특허출원 제00-000000호를 기초로 한 조약에 의한 우선권주장 을 수반하고 있는 출원이나, 이에 대한 우선권증명서류가 최선일로부터 1년 4개 월 이내에 제출되지 않았으니, 상기 기간 내에 이에 대해 소명하여 주시기 바랍 니다.

※ 상기 소명에 의해서도 우선권증명서류가 최선일로부터 1년 4개월 이내에 제출되지 않은 것으로 판단되는 경우에는 당해 우선권주장절차는 무효됨을 알려드립니다. 끝.

관련 규정

4. 조약우선권주장 절차

(2) 조약우선권주장을 한 자는 우선일부터 1년 4개월 이내에 최초출원국 정부가 인정하는 특허출 원일을 기재한 서면과 발명의 명세서 및 도면의 등본(이하‘우선권증명서류’)을 특허청장에게 제 출하여야 한다. 다만 특허법시행규칙에서 정하는 국가의 경우에는 최초로 출원한 국가의 특허출원 의 출원번호 및 세계지식소유권 기구에 전자적 매체로 송달하도록 하기 위하여 필요한 고유번호 를 기재한 서면의 제출로 우선권증명서류의 제출을 갈음할 수 있다.

우 선 권 주 장 보 정 요 구 서 2. 우선권주장 보정요구서

[국제특허출원] 우선권증명서류가 제출되지 않은 경우

절차 2-2

작성방향

국제특허출원의 우선권증명서류는 특허넷(국제단계 조회화면)의 우선권증명서류 첨부파 일을 통해 확인한다. 특허넷에 우선권증명서류가 첨부되지 않은 경우, WIPO의 홈페이 지에서 국제출원번호로 검색하여 부속서류(document)로서 확인할 수 있다. 상기 절차 를 통해서도 제출 사실이 확인되지 않으면 보정요구 후 우선권증명서류 제출 및 소명 여부에 따라 우선권주장의 무효처분 여부를 결정한다.

우선권주장 보정요구서 작성예

본 출원은 ○○국 특허출원 제00-000000호를 기초로 한 조약에 의한 우선권주장 을 수반하고 있는 국제특허출원으로, 이에 대한 우선권증명서류가 최선일로부터 1년 4개월 이내에 국제사무국(WIPO)에 제출되지 않았으니, 상기 지정된 기간 내 에 우선권증명서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 상기 기간 내에 우선권증명서류가 제출되지 않거나 WIPO에 우선권증명서류가 제출된 사실이 소명되지 않는 경우에는 당해 우선권주장절차는 무효됨을 알려 드립니다. 끝.

관련 규정

7.5 조약우선권주장출원 심사의 유의사항

(3) 국제특허출원의 경우에는 1년 4개월 이내에 WIPO에 우선권증명서류를 제출하지 않았더라도, 국내단계에 진입한 후 우선권증명서류를 제출할 기회를 반드시 부여해야 하므로, 보정요구에 따라 우선권증명서류를 제출하는 경우 이를 수리해야 한다. [특칙 113의 2(1), PCT 규칙17.1(c)]

우선권증명서류의 국어번역문이 제출되지 않은 경우

절차 2-3

작성방향

우선일과 조약우선권주장출원의 출원일 사이에 선행기술이 존재하는 등 심사를 위하여 필요한 경우 심사관은 기간을 정하여 우선권증명서류의 번역문 제출을 요구할 수 있으 며, 이 경우 <보정요구서>가 아닌 <우선권증명서류의 국어번역문 제출요구서> 양식으로 작성한다.

국어번역문 제출요구서 작성예

이 출원에 대한 심사시 이 출원과 우선권주장의 기초가 되는 출원과의 발명의 동일성 판단을 위해 우선권증명서류의 국어번역문이 필요하니, 상기 기간 내에 우선권증명서류의 국어번역문을 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 우선권주장에 관한 서류 중 명세서 및 도면의 기재내용이 특허법 제42조제2항 에 따른 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면의 기재내용과 동일한 부분에 대 하여는 그 취지를 기재하고 국어번역문의 제출을 생략할 수 있습니다[특허법 시행규칙 제25조 참조]. 끝.

관련 규정

4.1 조약우선권주장이 있는 경우

(6) 우선일과 조약우선권주장출원의 출원일 사이에 선행기술이 존재하는 등 심사를 위하여 필요한 경우 심사관은 기간을 정하여 우선권증명서류의 번역문 제출을 요구할 수 있다. 국어번역문이 지 정된 기간 내 제출되지 않은 경우 그 우선권주장절차를 무효로 할 수 있다.[특칙25(3)~(5)]

우 선 권 주 장 보 정 요 구 서 2. 우선권주장 보정요구서

조약우선권주장의 기초출원이 최초출원이 아닌 경우

절차 2-4

작성방향

조약우선권주장의 기초출원이 심사 중인 출원과 동일한 발명에 대해 최초출원이 아니 거나 최초출원으로 인정될 수 없는 경우에는 보정을 요구한다.

우선권주장 보정요구서 작성예

본 출원은 US 62/000,000 출원(이하‘제1국 출원’)을 기초로 한 조약에 의한 우 선권주장을 수반하고 있습니다. 그런데 상기 우선권주장의 기초가 된 제1국 출 원은 GB 1110000.2 출원(이하‘전출원’)을 기초로 한 우선권주장을 수반하고 있 고, 상기 전출원에도 본 출원과 제1국 출원의 동일한 발명이 포함되어 있으므 로, 상기 제1국 출원은 상기 동일한 발명에 대해 최초출원으로 볼 수 없습니다.

따라서 상기 기간 내에 우선권주장의 절차적 요건(즉, 기초출원 요건)을 만족할 수 있도록 보정하여 주시기 바랍니다. 끝.

관련 규정

3.3 조약우선권주장의 객체적 요건

(3) 제1국 출원이 최초출원이거나 최초출원으로 인정될 수 있는 출원이어야 한다. 만약, 최초출원 이 그 국가의 출원을 기초로 우선권주장을 할 수 없는 국가에 출원된 것이라면 그 국가에의 출원 은 최초출원의 의미에 포함되지 아니한다.[파리조약4(C)(2), 특법54(2)] … . (4) 파리조약 제4조 C(4)에 따라 최초출원(전출원)과 동일한 대상에 대하여 동일 당사국에 한 후속출원이 조약우선권 주장에 있어서 최초출원으로 간주되는 경우가 있다. [파리조약4(C)(4)]