특허 실용신안 판례
2013. 12.
기계·금속·건설 분야
( 통권 제37호 )
기 계· 금 속· 건 설 분 야
통 권 제 호 37
>>> 일러두기
1. 본 책자는 심판관의 전문성을 제고하고 심판품질을 향상하기 위한 심판관 보수교육 교재로 편찬한 것으로써 먼저 권리별(상표, 디자인, 특허 ․ 실용 신안)로 대별하고, 특허 ․ 실용신안에 대하여는 기계 ․ 금속 ․ 건설, 화학 ․ 생명공학, 전기 ․ 전자 ․ 정보 ․ 통신 분야로 구분하여 발간하였습니다.
2. 본 책자에 게재된 판결문은 2013년 7 ~ 9월까지 대법원 및 특허법원에서 선고된 판결 중 특허심판원의 심결이 취소된 사건과 승소사건 중 심판실무에 필요한 중요 사건을 중심으로 수록하였으며, 심판의 종류별로 구분하여 수록하였습니다.
3. 사건별 부호문자의 부여에 관한 대법원 예규에 의하여 판례번호 중 “후”자는 특허상고사건을, “허”자는 특허법원사건을, 심판사무취급규정 제9조 제2항에 의하여 “당”자는 특허심판원사건 중 당사자사건을, “원”자는 특허심판원 사건 중 거절결정불복사건을 표시한 것입니다.
4. 아무쪼록 본 책자가 심판업무 수행에 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 계속 보완 ․ 발전시켜 나가도록 하겠습니다.
목 차 | CONTENTS
Ⅰ. 결정계 ∙ 1
1. 2013허501 거절결정(기각) ··· 3
• 수치한정발명의 진보성 판단 기준
2. 2013허2002 거절결정(기각) ··· 17
• 수치범위의 임계적 의의나 이질적 효과에 의한 진보성 판단
3. 2013허2996 거절결정(기각) ··· 32 • 거절결정 불복심판 청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 특허청장은
심결에서 판단하지 않은 것을 주장할 수 있는지 여부
• 청구범위를 기재하면서 ‘설치하는 경우’와 같이 기재한 구성의 기재불비 여부
Ⅱ. 당사자계 ∙ 49
1. 2012후1057 등록무효(기각) ··· 51 • 일사부재리 판단
2. 2012허8751 등록무효(기각, 상고) ··· 58
• 특허권자와 전용실시권 설정계약을 체결한 자의 이해관계인 여부
3. 2013허495 등록무효(기각) ··· 75 • 폐업한 자의 이해관계인 여부
4. 2013허655 권리범위확인(기각) ··· 87 • 확인대상고안의 실시여부
5. 2013허1153 권리범위확인(심결취소) ··· 99 • 확인대상발명의 특정여부
6. 2013허2743 권리범위확인(기각) ··· 117
• 의식적 제외사항으로 인하여 균등관계를 부정
1. 2013허501 거절결정(기각) 2. 2013허2002 거절결정(기각) 3. 2013허2996 거절결정(기각)
Ⅰ. 결정계
특 허 법 원 제 2 부
판 결
사 건 2013허501 거절결정(특)
원 고 오토텍 오와이제이(Outotec Oyj)
핀랜드 핀-02200 에스푸 리히톤툰티 7(Riihitontuntie 7, FI-02200 Espoo, Finland)
대표자 페르티 코르호넨(Pertti Korhonen) 소송대리인 특허법인 코리아나
담당변리사 최성진, 박해선, 김동수, 이윤민, 주혁찬, 추연석
피 고 특허청장
소송수행자 ○○○
변 론 종 결 2013. 6. 25.
판 결 선 고 2013. 8. 14.
주 문 1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
청 구 취 지
특허심판원이 2012. 11. 23. 2012원2387호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
이 유 1. 기초사실
가. 이 사건 출원발명
1) 발명의 명칭: 개선된 제철 용융방법(An improved smelting process for the production of iron)
2) 국제출원일/ 우선권 주장일/ 번역문제출일/ 출원번호: 2004. 1. 20./ 2003.
1. 24./ 2005. 7. 21./ 제10-2005-7013467호 3) 특허청구범위(2011. 6. 14. 보정에 따른 것)
【청구항 1】산화물 상태, 부분적으로 금속화된 상태 또는 이들의 조합된 형태로서 존재하는 철을 함유하는 철-함유 원료 물질을 슬래그1) 상(slag phase)을 포함하는 용융 배스(molten bath)를 가진 반응기 내에서 용융하여 금속 철 및 슬래그를 제조하는 방법(이하 ’구성 1‘이라 한다)에 있어서, (a) 연 료/환원제 및 산소-함유 가스를 하나 이상의 말단부 잠김식 랜스 (top-submerged lance)를 통하여 슬래그 중에 유입하는 단계-여기서, 상기 연료/환원제는 연료 성분과 환원 성분을 포함하되, 상기 연료 성분은 상기 하 나 이상의 랜스의 잠겨진 말단부의 연소 영역에서 연소되어 상기 배스에서의 열을 생성하고, 상기 환원 성분은 상기 하나 이상의 랜스의 상기 잠겨진 말단 부에서 상기 배스의 하나 이상의 환원 영역에 환원 조건을 제공함(이하 ’구성 2‘라 한다), (b) 상기 원료 물질을 추가적인 환원제 및 환류(flux)2)와 함께, 상 기 하나 이상의 환원 영역 또는 환원 영역 가까이로 공급함으로써 원료 물질 이 용융 환원에 의해 CO 및 H2를 포함하는 연소 가스를 생성하는 단계(이하 ’ 구성 3‘이라 한다), (c) 상기 산소-함유 가스 및 연료/환원제의 유입 비율을 상기 하나 이상의 랜스가 필요 충분한 환원 조건을 달성하도록 조절하는 단계
1) 슬래그[slag, 광재(鑛滓)]: 용광로, 큐폴라 등에서 광석이나 금속을 녹일 때 용제(溶劑) 나 비금속 물질, 금속 산화물 등이 쇳물 위에 뜨거나 찌꺼기로 남는 것의 총칭을 말 한다.
2) flux. 금속 용해 시 산화물의 환원, 유독 가스의 제거, 용탕 표면의 피복을 통해 산화 를 방지하고, 슬래그 제거를 촉진할 목적 등으로 사용하는 첨가제(添加劑)를 말한다.
(이하 ’구성 4‘라 한다) 및 (d) 용융에 의하여 생성된 상기 연소 가스를 상기 반응기의 배스 위에서 후-연소하는 단계(이하 ’구성 5‘라 한다)를 포함하며, 상기 조절 단계(c)는 유입된 상기 산소-함유 가스가 40부피% 내지 100부피%
의 산소 함량을 가지며, 상기 환원 조건을 유지하면서 동시에 상기 하나 이상 의 랜스에 의해 유입된 상기 연료/환원제의 연소도3)가 60중량% 초과 90중 량% 이하가 되도록 수행되는 것(이하 ’구성 6‘이라 한다)을 특징으로 하는 금 속 철 및 슬래그의 제조 방법(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다).
【청구항 2】~【청구항 20】기재 생략 4) 도면: 별지 1과 같다.
나. 비교대상발명(갑 제5호증)
가) 공고일/ 공고간행물: 2000. 3. 2./ 대한민국 등록특허공보 제242565호 나) 발명의 명칭: 철의 제조방법
다) 주요 도면: 별지 2와 같다.
다. 이 사건 심결의 경위
2005. 7. 21. 오스멜트 리미티드, 특허법 제203조의 규정에 의한 서면 및 같은 법 제201조의 규정에 의한 명세서․청구의 범위․도면 및 요약서의 번역문 제출.
2011. 3. 14. 특허청 심사관, 의견제출통지(청구항 전 항은 특허법 제42조 제 4항 제2호에 관한 기재불비 사유가 있고, 청구항 제9항, 제10항, 제13항 내지 제18항, 제20항, 제21항은 다중 종속항으로서 또다른 다중 종속항을 인용하 고 있어 특허법 제42조 제5항, 특허법 시행령 제5조 제6항에 위배되며, 청구
3) 이 사건 출원발명 명세서의 ‘조절 단계 (c)는 … 연료/환원제가 60중량%를 초과하여 최대 90중량%까지 연소되도록 수행되는 것을 특징으로 하는 금속 철 및 슬래그의 제 조방법’이라는 기재(갑 제2호증의 3, 25-5면 8~11행 참조)에 의하면 연소도는 연료/
환원제가 산화, 즉 연소되는 비율을 말하는 것으로 보인다. 탄소(C)가 완전연소(산화) 되면 이산화탄소(CO2)가 되고, 불완전연소(산화)되면 일산화탄소(CO)가 된다. 따라서, 이론적으로 완전연소에 필요한 산소량을 1/2로 줄이고, 탄소(C)가 모두 불완전연소(산 화)되면 일산화탄소(CO)만 생성될 것이다.
항 전 항은 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정됨).
2011. 6. 14. 오스멜트 리미티드, 의견서 및 명세서 등 보정서 제출.
2011. 12. 8. 특허청 심사관, 거절결정(위 의견서 및 명세서 등 보정서에 의하 더라도 청구항 전 항은 비교대상발명에 의하여 여전히 진보성이 부정됨. 이하
‘이 사건 거절결정’이라 한다).
2012. 3. 6. 오스멜트 리미티드, 이 사건 거절결정의 취소를 구하는 심판청구 (2012원2387).
2012. 11. 23. 특허심판원, 오스멜트 리미티드의 청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결(이유: 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정되고, 특허출원에 있어서 특허청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어 진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 전부가 거절되어야 함).
2012. 12. 27. 오스멜트 리미티드로부터 이 사건 출원발명에 대한 권리를 양 수한 원고가 특허청에 위와 같은 권리관계 변경을 신고.
【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 제2호증의 1 내지 3, 제3 내지 5호 증, 변론 전체의 취지
2. 원고의 주장 요지
이 사건 제1항 발명은 그 구성이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지 식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 비교대상발명으로부터 용이하게 도출할 수 없는 것일 뿐만 아니라 비교대상발명에 비하여 현저한 효과를 가지 므로, 비교대상발명에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 할 것임에도 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.
3. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부 가. 기술분야 대비
이 사건 출원발명은 적당한 철 원료 물질로부터 철을 생산하기 위한 용융 방법(smelting process)에 관한 것으로(갑 제2호증의 3, 25-1면 식별번호
<0001> 참조), 구체적으로는 슬래그 배스를 포함하고, 열에너지 이용을 개선 한 하나 이상의 말단부 잠김식 랜스를 가진 말단부 잠김식 랜스형 반응기4)를 사용하여 철을 함유한 물질의 개선된 용융 방법을 제공하기 위한 것이다(갑 제2호증의 3, 25-3면 식별번호 <0006> 참조).
이에 대하여 비교대상발명은 적절한 광물재료로부터 직접 환원에 의해 철을 생산하는 방법에 관한 것으로(갑 제5호증, 10-2면 ‘발명의 상세한 설명’ 1행 참조), 철 생산과정에서 상부 침지식 랜스5)를 가진 용융조를 포함한 반응기가 사용되고 있다(갑 제5호증, 10-6~10-7면 ‘청구항 1’ 참조).
따라서 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명은 모두 말단부 잠김식 랜스형 반응기를 이용한 제철 용융 방법에 관한 것이라는 점에서 기술분야가 동일하다.
나. 구성 및 작용효과의 대비 1) 구성 1
구성 1 비교대상발명의 대응구성
산화물 상태, 부분적으로 금 속화된 상태 또는 이들의 조 합된 형태로서 존재하는 철을 함유하는 철-함유 원료 물질 을 슬래그 상(slag phase)을 포함하는 용융 배스(molten bath)를 가진 반응기 내에서 용융하여 금속 철 및 슬래그 를 제조하는 방법
철-함유 원재료를 슬래그를 포함하거나 슬래그 층 을 가지는 용융조(24)를 포함하는 반응기(10) 내에 서 가열하여 철-함유 원재료를 제련하는 금속 철 및 슬래그의 제조방법(갑 제5호증, 10-6~10-7면 ‘청 구항 1’ 참조)
양 대응구성은 철-함유 원료 물질(원재료)을 슬래그 상을 포함하는 용융
4) TSL: Top Submerged Lancing reactor. 랜스(연료/환원제와 산화제를 반응기 내로 불어넣는 파이프)의 말단부를 반응기 저면에 있는 철광석 층에 잠기도록 한 상태에서 연소/환원을 일으키는 반응기이다.
5) 말단부 잠김식 랜스의 다른 명칭이다.
배스(용융조)를 가진 반응기 내에서 용융하여(가열 제련하여) 금속 철 및 슬래 그를 제조하는 방법이라는 점에서 실질적으로 동일하다(이에 대해서는 원고도 다투지 아니한다).
2) 구성 2
구성 2 비교대상발명의 대응구성
(a) 연료/환원제 및 산소-함유 가스를 하나 이상의 말단부 잠김식 랜스(top-submerged lance)를 통하여 슬래그 중에 유입하는 단계-여기서, 연료/
환원제는 연료 성분과 환원 성분을 포함하되, 연료 성분은 하나 이상의 랜스의 잠겨진 말단부의 연소 영역에서 연소 되어 배스에서의 열을 생성하 고, 환원 성분은 하나 이상의 랜스의 잠겨진 말단부에서 배 스의 하나 이상의 환원 영역 에 환원 조건을 제공함
(a) 하나 이상의 상부 침지식 랜스(32)로 연료 /환원제 및 산소-함유 가스를 슬래그에 분사하 여 가열 및 환원 조건이 상기 조(24)의 하나 이상의 환원 부위에 발생하는 단계(갑 제5호 증, 10-7면 ‘청구항 1’ 참조)
양 대응구성은 연료/환원제 및 산소-함유 가스를 말단부 잠김식 랜스(상부 침지식 랜스)를 통해 슬래그에 유입(분사)하여 연소(가열) 및 환원 반응이 발 생하게 하는 단계라는 점에서 실질적으로 동일하다.
다만, 구성 2는 마치 연소 영역과 환원 영역이 별개의 영역인 것처럼 기재 되어 있는 반면, 비교대상발명의 대응구성은 환원 영역에서 연소(가열)와 환원 이 모두 일어나는 것으로 기재되어 있어서 양 구성 사이에 차이가 있는 것처 럼 보인다. 그러나, 이 사건 출원발명 명세서의 ‘유입되는 연료/환원제는 입상 석탄, 연료 오일, 천연 가스, LPG 또는 기타 적당한 탄소 함유 물질의 하나 이상을 포함할 수 있다.’(갑 제2호증의 3, 25-9면 식별번호 <0028> 2~4행 참 조), ‘각 랜스(28)는 하단부의 방출부를 통하여 산소-함유 가스 및 연료/환원 제를 슬래그 층에 유입하며, 상기한 방출부에서 연소 화염을 슬래그 층 내에 잠기게 한다’(갑 제2호증의 3, 25-14면 2~4행 참조), ‘그러므로, 각 랜스에
의해서 슬래그에서 생성된 연소 영역이 대체로 환원된다’(갑 제2호증의 3, 25-15면 식별번호 <0047> 3~4행 참조)는 각 기재에 의하면, 구성 2 역시 연 료/환원제로 사용되는 입상 석탄 등이 랜스 하단부의 방출구를 통해 슬래그 층에 유입되어 슬래그 층과 접하는 부위에서 연소와 환원반응이 일어나게 되 므로 결국 연소가 일어나는 부위에서 환원반응도 일어나는 것을 알 수 있다.
결국 양 대응구성은 실질적으로 동일하다 할 것이다(이에 대해서는 원고도 다투지 아니한다).
3) 구성 3
구성 3 비교대상발명의 대응구성
(b) 원료 물질을 추가적인 환원제 및 환류(flux)와 함 께, 하나 이상의 환원 영역 또는 환원 영역 가까이로 공급함으로써 원료 물질이 용융 환원에 의해 CO 및 H2를 포함하는 연소 가스 를 생성하는 단계
(b) 원재료를 석탄으로 이루어지는 추가의 환원제 및 융제와 함께 하나 이상의 환원 부위(40) 또는 그 부근에서 반응기(10)에 공급하며, 원재료가 제 련환원되어 CO 및 H2로 이루어지는 연소가스를 생 성하는 단계(갑 제5호증, 10-7면 ‘청구항 1’ 참조)
양 대응구성은 원료 물질(원재료)과 함께 추가적인 환원제와 환류(flux)(융 제)를 환원 영역 또는 그 부근에 공급하여 원료 물질(원재료)이 용융 환원에 의해(제련환원되어) CO 및 H2를 포함하는 연소 가스를 생성하는 단계라는 점 에서 실질적으로 동일하다(이에 대해서는 원고도 다투지 아니한다).
4) 구성 4
구성 4 비교대상발명의 대응구성
(c) 산소-함유 가스 및 연 료/환원제의 유입 비율을 하나 이상의 랜스가 필요 충분한 환원 조건을 달성하 도록 조절하는 단계
(c) 하나 이상의 랜스(32)로 요구되는 충분한 환 원조건이 달성되도록, 산소-함유 가스와 연료/환 원제의 분사속도를 제어하는 단계(갑 제5호증, 10-7면 ‘청구항 1’ 참조)
양 대응구성은 랜스가 충분한 환원조건을 달성하도록 산소-함유 가스와 연 료/환원제의 유입 비율(분사속도)을 조절하는 단계라는 점에서 실질적으로 동 일하다(이에 대해서는 원고도 다투지 아니한다).
5) 구성 5
구성 5 비교대상발명의 대응구성
(d) 용융에 의하여 생성된 연소 가스를 반응기의 배스 위에서 후-연소하는 단계
(d) 제련으로 생성된 연소가스를 조(24) 위의 반 응기(10)에서 후-연소하는 단계(갑 제5호증, 10-7면 ‘청구항 1’ 참조)
양 대응구성은 용융에 의하여(제련으로) 생성된 연소 가스를 반응기의 배 스 위에서(조 위의 반응기에서) 다시 연소하는 단계라는 점에서 동일하다(이에 대해서는 원고도 다투지 아니한다).
6) 구성 6
구성 6 비교대상발명의 대응구성
조절 단계(c)는 유입된 산 소-함유 가스가 40부피%
내지 100부피%의 산소 함 량을 가지며, 위 환원 조건 을 유지하면서 동시에 하나 이상의 랜스에 의해 유입된 연료/환원제의 연소도가 60 중량% 초과 90중량% 이하 가 되도록 수행되는 것
제어 단계 (c)에서는 하나 이상의 랜스(32)로 분 사된 연료/환원제의 연소도가 40 중량% 내지 50 중량%가 되기에 충분한, 산소함량이 40 용적%
내지 100 용적%인 산소-함유 가스를 분사하는 것(갑 제5호증, 10-7면 ‘청구항 1’ 참조)
가) 양 대응구성은 ① 슬래그에 공급하는 산소 함유 가스의 산소 함량과
② 연료/환원제의 연소도를 각각 구체적으로 수치한정하고 있는데, 산소 함유 가스의 산소 함량은 양 대응구성에서 모두 40부피% 내지 100부피%라는 점에 서 서로 동일하나, 연료/환원제의 연소도는 구성 6의 경우 60중량% 초과 90 중량% 이하인 반면, 비교대상발명의 대응구성의 경우 40중량% 내지 50중량%
라는 점에서 차이가 있다.
나) 그런데, 수치한정 발명에 있어서 발명의 과제 및 효과가 공지기술의 과 제 및 효과의 연장선상에 있고, 단지 수치한정의 범위에서만 차이가 있는 경 우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 (소위 ‘임계적 의의’가 없다면), 그 출원발명의 수치범위는 통상의 기술자가 통 상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 단순 수치한정에 불 과하여 진보성이 인정될 수 없는 것이므로, ① 이 사건 제1항 발명의 과제 및 효과가 비교대상발명의 과제 및 효과의 연장선상에 있는 것인지, ② 이 사건 제1항 발명의 과제 및 효과가 비교대상발명의 과제 및 효과의 연장선상에 있 다면, 구성 6의 연소도 수치한정에 ‘임계적 의의’가 인정될 수 있는지에 관하 여 차례로 살펴보기로 한다.
⑴ 이 사건 출원발명 명세서의 ‘연료에 대한 산소의 양을, 종래에 받아 들 여진 50% 범위를 초과하는 화학 양론적인 양으로 공급하여 잠김식 연소를 증 가시키면, 동일한 연료 소비와 비교하여 철 제품의 강도를 상당히 증가시킬 수 있는데, 바꾸어 말하면 본 발명은 동일한 강도의 철 제품에 대하여 연료 소비를 상당히 감소시킨다. 각 경우에서, 생산된 일정량의 철에 대하여 에너지 소비의 측면에서 효율적으로 철을 생산할 수 있다.’는 기재(갑 제2호증의 3, 25-8면 1~5행 참조)에 의하면 이 사건 제1항 발명이 구성 6의 수치한정을 통 해 해결하고자 하는 과제는 에너지 이용 효율을 향상시키는 것임을 알 수 있 다. 그런데, 비교대상발명의 명세서에는 연료/환원제의 연소도를 40중량% 내 지 50중량%로 한정한 이유가 구체적으로 기재되어 있지 않고, 단지 비교대상 발명의 주된 목적이 ‘연료, 환원제, 공기 및/또는 산소를 랜스의 마모를 최소 화하며 최소의 보수가 요구되는 조건 하에서 슬래그조에 분사되도록 하는 것’
이라고만 기재되어 있을 뿐이어서(갑 제5호증, 10-5면 8번째 단락 1~2행 참 조), 비교대상발명에서 위 수치한정으로 인해 해결하려고 하는 과제와 효과가 무엇인지 명확하지 않다. 다만, ① 제철과정에서는 다량의 에너지가 소비되기 때문에 에너지 이용 효율 향상이 이 분야의 일반적인 과제라는 점, ② 제철과 정에서 일산화탄소(CO)는 연료(코크스, 석탄 등)의 불완전연소를 통해 발생하 는 것으로 알려져 있고6), 발생된 일산화탄소(CO)는 산화철을 환원하는 역할을 하는데, 만약 제철과정에서 연소도를 50중량%보다 더 높일 경우에는 보다 더
많은 산소가 공급됨으로써 불완전연소보다는 완전연소가 일어나게 되어 일산 화탄소(CO)보다는 이산화탄소(CO2) 발생이 더 늘어나게 될 것이므로 산화철을 환원하는 과정의 효율이 저하될 수 있을 것으로 예상되는 점, ③ 이 사건 출 원발명과 비교대상발명이 속한 기술분야의 기술문헌(갑 제8, 9호증)에 연료/환 원제의 연소도를 50중량% 이내로 한정하는 것은 환원된 금속 철이 다시 재산 화7)되는 것을 방지하기 위한 것으로 기재되어 있는 점(갑 제8호증, 3면 3번째 단락, 갑 제9호증, 2면 좌측 칼럼 아래에서 5행~우측 칼럼 4행 각 참조) 등에 비추어 보면, 비교대상발명에서 연료/환원제의 연소도를 40중량% 내지 50중 량%로 한정한 것은 에너지 이용 효율 향상을 위해 연소도를 일정 수준(40중 량% 내지 50중량%)까지는 높이되, 환원된 금속 철이 재산화되는 것을 방지하 기 위해 그 수치범위를 50중량% 이내로 제한하고 있는 것으로 보인다. 그렇다 면, 비록 비교대상발명에서 연소도 수치한정과 관련하여 에너지 이용 효율 향 상이라는 과제를 명시하고 있지는 않다고 하더라도, 이 기술분야의 기술상식 을 참조하여 보면 비교대상발명도 에너지 이용 효율 향상을 기본 과제 중의 하나로 삼고 있다고 할 것이어서 이 사건 제1항 발명이 해결하고자 하는 과제 및 발명의 효과가 비교대상발명과 대비하여 이질적인 것이라고 볼 수는 없다.
⑵ 이와 같이 이 사건 제1항 발명이 해결하고자 하는 과제 및 발명의 효 과가 비교대상발명에 비해 이질적인 것이라고 볼 수 없는 이상, 구성 6의 연 소도 수치한정이 비교대상발명의 대응구성과 대비하여 구성의 곤란성이 있다 고 하기 위해서는 위 수치한정의 범위 내외로 현저한 효과 차이가 인정되는 소위 ‘임계적 의의’가 있어야 할 것이다. 그런데, 이 사건 출원발명의 명세서
6) 오늘날의 제철·제강 공정 방법에 의하면 보통 고로에서 선철을 만들고, 이것을 제강로 에 넣어 강을 만든다. 제선은 고로의 노정에서 철광석·코크스·석회석을 번갈아 넣고 노하부에 설치된 바람구멍으로부터 열풍로를 통하여 1000℃ 정도로 예열한 공기를 불어넣고 코크스를 연소시켜 일산화탄소 가스를 만들고 철광석을 환원하여 철을 만 든다. 석회석이 연소된 산화칼슘과 광석 중의 실리카는 결합하여 슬랙이 되고, 철은 탄소를 충분히 흡수하여 선철이 되며, 용해되어 노저의 용탕풀에 괴므로 하루에 몇 차례씩 출선구로부터 유출시킨다.
7) reoxidization. 제련과정에서 산화철 상태에서 환원제에 의해 순수철로 환원되었다가, 산화제에 접촉하게 되면 다시 산화철 상태로 변화되는 현상을 말한다.
를 살펴보아도 위 연소도 수치한정 범위 내외에서 현저한 효과 차이가 있다고 인정할 수 있을 만한 정량적 기재나 혹은 이를 대신할 정도의 구체적인 기재 는 전혀 찾아볼 수 없고, 이를 인정할 만한 다른 자료도 제출되어 있지 않다.
⑶ 그렇다면, 구성 6의 연소도 수치한정은 통상의 기술자가 통상의 창작 능력 범위 내에서 도출할 수 있는 단순 수치한정에 불과한 것이라고 할 것이고, 따라서, 비교대상발명의 대응구성에 비해 그 구성의 곤란성을 인정할 수 없다.
다) 이에 대하여 원고는, 비교대상발명의 대응구성에서 연료/환원제의 연소 도를 40중량% 내지 50중량%로 한정한 것은 연소도가 50중량%를 초과할 경우 순수철이 산화철로 재산화되는 문제가 있기 때문이므로 이 사건 제1항 발명과 같이 연소도를 60중량% 이상으로 설정하는 것은 통상의 기술자가 시도하기 어려운 것이고, 연소도를 60중량% 이상으로 설정함으로써 에너지 이용 효율을 향상시키는 효과 역시 예측하기 어려운 것이라는 취지로 주장한다.
살피건대, 다음과 같은 사정을 고려하여 원고의 위 주장은 받아들이지 아니 한다. 즉, ① 연소도를 높이게 되면 에너지 이용 효율이 향상될 것이라는 점은 제철공정에서 기술상식에 해당한다. ② 원고가 주장하는 바와 같이 종래 기술 에서 연소도를 60중량% 이상으로 높이지 못한 이유는 순수철이 산화철로 재 산화되는 문제가 있기 때문이므로, 만약 재산화 문제를 고려하지 않고 에너지 이용 효율만을 고려한다면 연소도를 60중량% 이상으로 높이지 못할 이유가 없을 것으로 보인다. ③ 이 사건 출원발명의 명세서에 연소도를 60중량% 이상 으로 높이면서도 산화철로의 재산화를 어떻게 방지할 수 있다는 것인지에 대 해서는 아무런 구체적인 기재가 없는 점, 제철과정에서 에너지 이용 효율 향 상과 산화철로의 재산화 방지는 모두 중요한 과제라는 점 등을 종합적으로 고 려하면, 결국 연소도를 60중량% 이상으로 설정하는 것은 통상의 기술자가 제 철과정에서 에너지 이용 효율과 산화철로의 재산화 방지 중 어느 것을 더 중 요하게 생각하느냐에 따라 달리 선택할 수 있는 문제로 보일 뿐 통상의 기술 자가 이를 시도하기 어렵다거나, 그로 인해 예측할 수 없는 현저한 효과가 발 생한다고 볼 수 없다.
라) 결국 구성 6은 통상의 기술자가 비교대상발명의 대응구성으로부터 용
이하게 도출할 수 있고, 그 작용효과도 충분히 예측가능하다 할 것이다.
7) 대비결과
이상을 종합하면, 이 사건 제1항 발명은 기술분야가 동일한 비교대상발명 과 대비할 때 그 구성의 곤란성과 효과의 현저성을 인정하기 어려우므로, 결 국 통상의 기술자가 비교대상발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있다 할 것이 어서, 그 진보성이 부정된다.
다. 이 사건 거절결정의 적법 여부
위와 같이 이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없다 할 것인데, 특허출원에 있어서 특허청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경 우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거 절되어야 하므로(대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 등 참조), 이 사 건 제1항 발명이 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 청구항에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은 그 전부가 특허를 받을 수 없다 할 것이 어서, 이 사건 거절결정은 결국 적법하다.
4. 결론
그렇다면, 위와 결론을 같이하여 이 사건 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들 이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
재판장 판사 김우진 _________________________
판사 정택수 _________________________
판사 박정훈 _________________________
[별지 1]
이 사건 출원발명의 도면
[도면 1] 말단부 잠김식 랜스형 반응기 시스템의 개략적인 단면도
[도면부호]
10: 말단부 잠김식 랜스형 반응기 시스템, 12: 반응기, 14: 용융 배스, 16: 금 속 철인 상부층, 18: 슬래그인 하부층, 20, 22: 위어(weir), 24: 론더 (launder), 26: 랜스 장치, 28: 상부 잠김식 랜스, 30: 튜브형 시라우드 (tubular shroud), 32: 유입 포트, 34: 유입 제어 장치 .끝.
[별지 2]
비교대상발명의 주요 도면
[도면 1] 본 발명의 방법에 사용하기에 적합한 반응로의 상부 평면도
[도면 2] 도면 1의 Ⅱ-Ⅱ선8)을 따른 종단면도
[도면부호]
10: 반응기, 10a: 공간부, 12: 베이스, 14: 원주형 측벽, 16: 윗면, 18: 연도가스 구멍, 20: 철 배출 구멍, 22: 철층, 24: 슬래그조, 26: 슬래그 배출구멍, 28: 슬 래그층, 30: 랜스포트, 32: 상부 침지식 랜스, 34: 공급구(원료, 환원제 등), 36: 중심 도관, 38: 외부 피복 파이프, 40: 환원부위, 42: 상향 융기 .끝.
8) 등록특허공보에는 ‘A-A선’으로 기재되어 있으나 이는 ‘Ⅱ-Ⅱ선’의 오기로 보인다.
특 허 법 원 제 3 부
판 결
사 건 2013허2002 거절결정(특) 원 고 1. 서울대학교 산학협력단
서울 관악구 관악로 1 서울대학교 대표자 이사 ○○○
2. 고려대학교 산학협력단 서울 성북구 안암동5가 1 대표자 단장 ○○○
원고들 소송대리인 변리사 신현종 피 고 특허청장
소송수행자 ○○○
변 론 종 결 2013. 7. 25.
판 결 선 고 2013. 9. 6.
주 문 1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고들이 부담한다.
청 구 취 지
특허심판원이 2013. 2. 5. 2012원5613호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
이 유 1. 기초사실
가. 원고의 출원발명
1) 발명의 명칭: 가스 감지용 박막, 이를 포함하는 가스 센서 및 가스 감지 용 박막을 제조하는 방법(Thin film for detecting gases, gas sensor including the same and
method of fabricating thin film for detecting gases) 2) 출원일/ 출원번호: 2009. 3. 30./ 제10-2009-26894호
3) 특허청구범위와 주요 도면: [별지 1] ‘원고의 출원발명’과 같다.
나. 비교대상발명들 1) 비교대상발명 1
2008. 10. 12.부터 같은 달 17.까지 열린 The Electrochemical Society(ECS) 회의에서 발표된9) ‘양극 산화에 의해 제조된 다공성 이산화주석 의 가스 감지 특성(Gas sensing property of porous SnO2 fabricated by anodic oxidation)’(을 제2호증)이라는 제목의 논문에 관한 것으로서 그 주요 내용은 [별지 2] ‘비교대상발명들’ 제1항과 같다.
2) 비교대상발명 2
2001년 발행된 Material Science and Engineering B83의 223쪽부터 226쪽 까지에 실린 ‘급속 열처리된 이산화주석 박막의 가스 민감성(Gas-sensitivity of SnO2
layers treated by rapid thermal annealing process)’(을 제3호증)이라는 제목의 논문에 관한 것으로서 그 주요 내용은 [별지 2] ‘비교대상발명들’ 제2항과 같다.
다. 이 사건 심결의 경위
1) 원고는 2011. 3. 11. 원고의 출원발명에 대하여 특허청 심사관으로부터 청구항 제1 내지 4항 발명의 신규성 부정, 청구항 제5 내지 12항 발명의 진보성 9) 원고는 비교대상발명 1이 이 사건 출원발명의 출원 전에 공지된 것에 대하여 다툼이
없다(2013. 7. 25.자 1차 변론조서 참조).
부정, 청구항 제9, 10항 발명의 기재불비 등에 관한 거절이유가 담긴 의견제출 통지를 받고, 2011. 5. 2. 청구항 제3, 4, 8, 11항을 삭제하는 등의 내용으로 명 세서 등 보정서를 제출하였다.
이에 대하여 특허청 심사관은 2011. 11. 8. 모든 청구항 발명의 진보성 부정, 청구항 제9항 발명의 기재불비에 관한 거절이유가 담긴 의견제출 통지를 하였 고, 원고는 2011. 12. 16. 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2012. 5. 14. 위 2011. 12. 16.자 보정을 각하하고, 위 2011. 11. 8.자 의견제출 통지서의 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 특허거절결정을 하였다.
2) 원고는 2012. 6. 11. 위 거절결정에 불복하여 특허심판원에 심판청구 (2012원5613호)를 하고, 2012. 6. 18. 청구항 제1, 7, 9항을 정정하고, 청구항 제5, 6항을 삭제하는 내용으로 명세서 등 보정서를 제출하였으며(이하 2012. 6.
18. 최종적으로 보정된 원고의 출원발명을 ‘이 사건 출원발명’이라 하고, 이 사 건 출원발명의 청구항 제1항 발명을 ‘이 사건 제1항 발명’이라 부른다), 이에 따 라 개시된 심사전치절차에서 특허청 심사관은 2012. 8. 16. 이 사건 제1항 발명 은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ’통상의 기술자
‘라 한다)가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정되 는 등 모든 청구항 발명은 거절결정 통지서에서 통지한 거절이유를 해소하지 못 하였다는 이유로 위 특허거절결정을 그대로 유지하였다.
3) 특허심판원은 위 심판청구에 대하여 2013. 2. 5. ‘이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어 서 특허를 받을 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 특허를 받을 수 없는 이상 이 사 건 출원발명은 그 전부가 거절되어야 한다’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하 는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증의 1 내지 5, 을 제2, 3호증, 변론 전체의 취지
2. 원고 주장의 이 사건 심결 취소 사유 및 이 사건의 쟁점 가. 원고 주장의 이 사건 심결 취소 사유
1) 이 사건 제1항 발명은 확산로에서 700℃의 온도로 1시간 수행하는 열처
리 공정을 포함하는데, 이러한 열처리 공정에 대한 구성은 비교대상발명 1, 2에 개시되어 있지 않고, 그로부터 시사 또는 암시되지도 않으므로 구성의 곤란성이 있다.
2) 이 사건 제1항 발명은 양극 산화하여 얻어진 다공성 비정질 주석산화물 박막을 확산로에서 700℃의 온도로 1시간 수행하는 열처리 공정에 의해 전부 결정질(crystal)로 전이시키고, 변환된 이산화주석 박막의 표면뿐만 아니라 두 께 방향으로 체널형 세공을 형성함으로써 외부와의 접촉면적을 크게 증가시켜 비교대상발명 2에 비하여 가스 민감도를 향상시키는 현저한 효과가 있는 반면, 비교대상발명 2는 급속 열처리에 의해서 주석 산화물 박막층을 모두 결정질 주 석 산화물 박막층으로 변환시킬 수 없고, 단순히 주석 산화물 박막층의 표면만 을 거칠게 하도록 표면 개질(surface changes)하는 것에 그친다.
3) 따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2에 의 해 용이하게 발명할 수 없어 그 진보성이 부정되지 않으므로, 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
나. 이 사건의 쟁점
원고의 위와 같은 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1, 2에 의해 진보성이 부정되는지 여부이다.
3. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부 가. 기술분야 대비
이 사건 제1항 발명은 다공성 결정질 주석 산화물 박막 등의 가스 감지용 박막, 이를 포함하는 가스 센서 및 가스 감지용 박막을 제조하는 방법에 관한 것이고(갑 제2호증 5쪽 식별번호 [1] 1, 2행, 을 제1호증의 4 3쪽 ‘청구항 1’ 참 조), 비교대상발명 1은 양극 산화에 의해 제조된 다공성 이산화주석(SnO2)의 가 스 감지 특성에 관한 것이며(을 제2호증 ‘논문 제목’ 참조), 비교대상발명 2는 급속 열처리(rapid thermal annealing)된 이산화주석 박막의 가스 민감성에 관 한 것이다(을 제3호증 ‘논문 제목’ 참조).
따라서 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2는 모두 가스 감지용 센서로서 이용되는 주석 산화물 박막에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 동일하다.
나. 목적 대비
이 사건 제1항 발명은 감지하고자 하는 소정의 가스와의 반응도가 개선된 가스 감지용 박막을 제조하는 방법을 제공하는 것이다(갑 제2호증 6쪽 식별번호 [4], 을 제1호증의 4 3쪽 ‘청구항 1’ 참조).
한편, 비교대상발명 1에는 ‘이산화주석(SnO2)은 인화성·독성 가스를 감지하는 데 사용되는 대표적인 물질로서, 가스 입자의 흡착과 탈착이 이루어질 때 나타 나는 저항의 변화를 이용한다. 센서의 민감도……와 같은 성능은 입자의 크기, 공극의 크기 및 그레인의 경계 특성에 의존한다. 나노 구조로 된 물질과 관련된 면적 대비 체적의 비율은 그 물질의 표면에 흡착된 특징 성분에 대한 전기적 반 응도를 극도로 민감하게 만든다’(을 제2호증 본문 1문단)라고 기재되어 있고, 비 교대상발명 2에는 ‘이 연구는 암모니아에 대한 SnO2 박막층의 민감도 및 수증 기에 대한 교차민감도에 있어서 RTP(rapid thermal processing)의 특정 유형- 급속 열처리(RTA, rapid thermal annealing) 공정의 영향을 고려한 것이다’(을 제3호증 1쪽 좌측 컬럼 아래에서 2행~우측 컬럼 2행)라고 기재되어 있는바, 이 에 의하면 비교대상발명 1, 2에도 이산화주석과 같은 가스 감지용 박막의 가스 와의 반응도를 개선하고자 하는 목적이 내포되어 있음을 알 수 있다.
따라서 이 사건 제1항 발명의 목적은 비교대상발명 1, 2에 내포되어 있는 목 적에 불과하므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2에 비해 그 목적에 특이성이 없다.
다. 구성 대비 1) 구성요소 분석
이 사건 제1항 발명은 ‘가스 감지용 박막 형성 방법에 있어서, (a) 기판 상에 1000nm 미만의 두께를 갖는 주석 박막을 형성하는 공정(이하 ‘구성 1’이라 한다), (b) 주석 박막을 양극 산화10)하여 다공성 비정질 주석 산화물 박막을 형
성하는 공정(이하 ‘구성 2’라 한다), (c) 다공성 비정질 주석 산화물 박막을 열처 리하여 다공성 결정질 주석 산화물 박막을 형성하는 공정(이하 ‘구성 3’이라 한 다)을 포함하되, 다공성 결정질 주석 산화물 박막은 두께 방향을 따라 형성되는 채널형 세공을 포함하는 가스 감지용 박막 형성 방법으로(이하 ‘구성 4’라 한 다), 열처리는 확산로에서 700℃의 온도로 1시간 수행하여 이루어지는(이하 ‘구 성 3-1’이라 한다) 가스 감지용 박막 형성 방법’이다.
2) 구성 1 대비
구성 1은 ‘기판 상에 1000nm 미만의 두께를 갖는 주석 박막을 형성하는 공정’으로서, 비교대상발명 1의 ‘양극 산화는 …… 코팅된 주석 금속/실리콘 이 산화물 (500nm 두께) 위에서 이루어지는’(을 제2호증 본문 3문단 3, 4행) 구성 에 대응된다.
양 구성은 ‘양극 산화가 이루어지기 전에 1000nm 미만의 두께(500nm 두께) 를 갖는 주석 박막을 형성하는 점’에서 실질적으로 동일하다.
3) 구성 2 대비
구성 2는 ‘주석 박막을 양극 산화하여 다공성 비정질 주석 산화물 박막을 형성하는 공정’으로서, 비교대상발명 1의 ‘SnO2(이산화주석)의 다공성 나노 구 조(nano-porous structure)는 주석 박막(Sn foil)의 양극 산화에 의해 마련되 지만, 이렇게 얻어진 산화물은 비정질이고, 센서로서의 적용을 위해서는 추가적 인 열처리를 요구하는’(을 제2호증 본문 2문단 3~6행) 구성에 대응된다.
양 구성은 ‘열처리하기 전에 주석 박막을 양극 산화하여 다공성 비정질 주석 산화물 박막을 형성하는 점’에서 실질적으로 동일하다.
4) 구성 3, 구성 3-1 대비 가) 구체적 대비
구성 3, 구성 3-1은 ‘다공성 비정질 주석 산화물 박막을 확산로에서 700℃의 온도로 1시간 열처리하여 다공성 결정질 주석 산화물 박막을 형성하는 공정’으로서, 비교대상발명 1의 ‘SnO2의 다공성 나노 구조는 주석 박막의 양극
10) 금속을 양극에 걸고 전해액에서 전해하면, 양극에서 발생하는 산소에 의해서 소지금 속과 밀착력을 갖는 비정질 산화피막이 형성된다.
산화에 의해 마련되지만, 이렇게 얻어진 산화물은 비정질이고, 센서로서의 적용 을 위해서는 추가적인 열처리를 요구하는’(을 제2호증 본문 2문단 3~6행) 구성 및 비교대상발명 2의 ‘600-800°C 범위의 온도에서 상승시간 2초 및 하강시간 4초를 갖고 지속시간 15 내지 60초 동안의 급속 열처리(RTA, rapid thermal annealing) 공정이 사용되는’(을 제3호증 2쪽 우측 컬럼 13~15행) 구성에 대응 된다.
양 구성은 다공성 비정질 주석 산화물 박막을 다공성 결정질 주석 산화물 박 막으로 전이시키기 위하여 열처리를 하는 점에서 동일하고, 다만 구성 3-1은 열처리를 확산로에서 700℃의 온도로 1시간 수행하는 것으로 한정한 반면, 비 교대상발명 1의 대응구성은 열처리 수행 조건을 구체적으로 명시하지 않았고, 비교대상발명 2의 대응구성은 600-800°C 범위의 온도에서 상승시간 2초 및 하 강시간 4초를 갖고 지속시간 15 내지 60초 동안의 급속 열처리(RTA, rapid thermal annealing)를 하는 점에서 차이가 있다.
위 차이점에 관하여 살피건대, 이 사건 출원발명의 명세서에는 구성 3-1의 열처리 구성이 가지는 임계적 의의나 그로 인한 이질적 효과의 발생에 관한 별 다른 기재나 실험자료 등이 제시되어 있지 않고11), 오히려 ‘또 다른 실시 예에 따르면, 다공성 비정질 주석 산화물 박막의 열처리는 500℃ 내지 700℃ 에서 진행될 수 있다. 또 다른 실시 예에 따르면, 열처리는 확산로(furnace) 열처리 또는 램프가열처리(Rapid Thermal Process)일 수 있다’(갑 제2호증 7쪽 식별번 호 [7] 5~7행. 같은 취지의 기재가 갑 제2호증 12쪽 식별번호 [22] 3~5행에도 있음)라고 기재되어 있는바, 이에 의하면 구성 3-1의 열처리 공정의 조건이 급
11) 도면 8 및 그에 관한 이 사건 출원발명 명세서 중 발명의 상세한 설명 부분(갑 제2호 증 19쪽 식별번호 [45], 29쪽 도면 8 참조)에 의하면, 주석 박막 형성 후나 양극 산화 공정 후에는 일정량의 주석 박막이 미반응인 채로 잔존하는 반면, 700℃ 열처리 공정 후에는 미반응 주석이 사라지고 결정질 주석산화물이 관찰되는 사실을 인정할 수 있 으나, 앞서 살펴본 바와 같이 비교대상발명 1에도 비정질 주석 산화물을 센서로 적용 하기 위해, 즉 결정질 주석 산화물로 전이시키기 위해 열처리가 필요하다는 취지의 기재가 있고, 이 사건 출원발명의 명세서에는 구성 3-1의 열처리 구성과 근접한 조건 에서의 실험데이터도 없으므로, 위 인정사실만으로는 구성 3-1의 열처리 구성이 임계 적 의의나 이질적 효과를 갖는다고 보기 어렵다.
속 열처리(램프가열처리)하는 경우나 700℃ 미만의 온도에서 열처리하는 경우 등과 비교하여 임계적 의의나 이질적 효과를 가지지 않음을 알 수 있다.
따라서 구성 3-1의 열처리 조건은 통상의 기술자가 주석 산화물 박막의 두께 와 요구되는 결정질 구조 등을 고려하여 반복 실험을 통해 선택할 수 있는 호적 치에 불과하므로, 위 차이점은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2를 결합하여 용이하게 도출할 수 있다 할 것이다.
나) 원고의 주장에 대한 판단
(1) 이에 대하여 원고는, 이 사건 제1항 발명은 구성 3-1의 열처리 공정에 의해 비정질 주석산화물 박막을 전부 결정질로 전이시키는 반면, 비교대 상발명 2는 급속 열처리에 의해서 주석 산화물 박막층을 모두 결정질 주석 산화 물 박막층으로 변환시킬 수는 없고(이하 ‘주장 ①’이라 한다), 또한 이 사건 제1 항 발명은 구성 3-1의 열처리 공정에 의해 이산화주석 박막의 표면뿐만 아니라 두께 방향으로 체널형 세공을 형성함으로써 외부와의 접촉면적을 크게 증가시 켜 가스 민감도를 현저히 향상시키는 반면, 비교대상발명 2는 급속 열처리에 의 해서 단순히 주석 산화물 박막층의 표면만을 거칠게 하도록 개질하는 것에 그치 므로(이하 ‘주장 ②’라 한다), 통상의 기술자가 비교대상발명 2 등에 의해 구성 3-1을 용이하게 도출할 수 없다는 취지로 주장한다.
(2) 먼저 원고의 주장 ①에 관하여 살피건대, 갑 제5호증에 의하면, 주석산화물 박막을 확산로에서 500℃, 1시간 동안 열처리를 수행하여도 일정량 의 주석이 미반응인 채로 잔존하는 반면, 온도를 700℃로 상승시켜 열처리를 수행하면 미반응 주석이 사라지고 전부 이산화주석(SnO2)으로 변환되는 것을 관찰할 수 있다 하더라도, 위 실험은 모두 ‘확산로’에서 온도만을 달리하여 열처 리 공정이 이루어진 것에 불과하므로, 갑 제5호증은 비교대상발명 2의 ‘급속 열 처리(램프가열처리)’에 의한 결정질화와 비교할 수 있는 실험 자료라고 볼 수 없 고, 달리 비교대상발명 2의 열처리 공정에 의할 경우 주석 산화물 박막층 모두 가 결정질화 되지는 않는다고 인정할 만한 자료가 없으므로, 원고의 주장 ①은 받아들이지 아니한다.
(3) 다음으로 원고의 주장 ②에 관하여 살피건대, 이 사건 제1항 발 명의 청구항에는 ‘주석 박막을 양극 산화하여 다공성 비정질 주석 산화물 박막
을 형성하고, 다공성 비정질 주석 산화물 박막을 열처리하여 다공성 결정질 주 석 산화물 박막을 형성한다’고 기재되어 있고, 이 사건 출원발명의 명세서 중 발 명의 상세한 설명에도 ‘주석 박막을 양극 산화하여 다공성 비정질 주석 산화물 박막을 형성한다. 다공성 비정질 주석 산화물 박막을 열처리하여 다공성 결정질 주석 산화물 박막을 형성한다’(갑 제2호증 7쪽 식별번호 [6] 3~5행), ‘도면 1의 (b)를 참조하면, 세공들은 주석 산화물 박막의 표면에 대하여 실질적으로 두께 방향으로 형성되는 채널형 세공들일 수 있다’(갑 제2호증 10쪽 3~5행), ‘주석 박막(240)을 양극 산화시켜 주석 산화물 박막(260)을 형성한다. 형성된 주석 산 화물 박막(260)은 다공성이며, 비정질 구조이다. 본 명세서에서 기술하고 있는 다공성의 의미는 박막의 표면 또는 내부에 세공들을 포함하는 박막의 구조를 지 칭한다’(갑 제2호증 11쪽 아래에서 2행~12쪽 2행), ‘주석 산화물 박막(260)을 열처리하여 결정질 주석 산화물 박막(280)을 형성한다. 열처리를 통하여 다공성 비정질 주석 산화물 박막(260)을 다공성 결정질 주석 산화물(280)로 변환시킨 다’(갑 제2호증 12쪽 식별번호 [22] 1~3행), ‘결정질 주석 산화물(280)은 복수의 세공들을 내부에 포함할 수 있으며, 세공들은 실질적으로 주석 산화물 박막 (100)의 두께 방향, 즉 T 방향을 따라 형성되는 채널형 세공들일 수 있다’(갑 제 2호증 13쪽 식별번호 [23] 1~3행)라고 기재되어 있는바, 이에 의하면 이산화주 석 박막의 두께 방향으로 형성되는 체널형 세공은 복수의 세공이나 다공성과 실 질적으로 같은 의미이고, 이와 같은 채널형 세공을 형성하는 원리는 열처리 공 정의 수행에 의한 것이 아니라 양극 산화 공정에 의한 것임을 알 수 있으므로, 열처리 공정에 의하여 이산화주석 박막의 두께 방향으로 체널형 세공이 형성됨 을 전제로 한 원고의 주장 ②는 이유 없어 이를 받아들이지 아니한다.
5) 구성 4 대비
구성 4는 ‘다공성 결정질 주석 산화물 박막은 두께 방향을 따라 형성되는 채널형 세공을 포함하는 가스 감지용 박막 형성 방법’인데, 이는 구성 1 내지 3, 구성 3-1의 공정을 모두 거친 경우에 얻어지는 효과 정도를 기재한 것에 불과 한 것이어서, 앞서 살핀 바와 같은 이유로 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2 를 결합하여 용이하게 도출할 수 있거나 비교대상발명 1, 2를 결합하여 쉽게 예 측할 수 있는 구성이라 할 것이다.
6) 대비결과의 정리 및 결합의 곤란성 유무
이 사건 제1항 발명의 각 구성은 비교대상발명 1에 개시되어 있거나 통상 의 기술자가 비교대상발명 1, 2를 결합하여 용이하게 도출할 수 있는 구성이다.
비교대상발명 1, 2는 그 기술분야가 동일하고, 비교대상발명 1에는 양극 산화 에 의해 얻어진 비정질 산화물을 센서로서 적용하기 위해서 추가적인 열처리가 필요함을 인식하고 있어, 비교대상발명 2의 열처리 공정을 비교대상발명 1의 대 응구성에 결합할 동기가 충분하며, 달리 비교대상발명 1, 2의 결합을 방해할 만 한 요소를 찾기 어려우므로, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2를 결합하는데 곤란성이 없다.
라. 효과 대비
이 사건 제1항 발명은 주석 박막을 양극 산화 및 열처리를 수행함으로써 소 정의 가스와의 반응도가 향상된 다공성 결정질 주석 산화물 박막을 제조할 수 있고, 이를 가스감지용 박막으로 적용하는 가스 센서를 제공할 수 있는 효과를 갖는다(갑 제2호증 8쪽 식별번호 [10]).
그런데 이 사건 제1항 발명의 위와 같은 효과는 그 각 구성을 채택함으로써 얻어지는 것인데, 위 각 구성이 비교대상발명 1에 개시되어 있거나 통상의 기술 자가 비교대상발명 1, 2를 결합하여 용이하게 도출할 수 있는 구성임은 앞서 본 바와 같으므로, 위와 같은 이 사건 제1항 발명의 효과 역시 비교대상발명 1, 2 를 결합함으로써 쉽게 예상되는 정도에 불과하고, 갑 제5호증만으로는 가스와 의 반응도가 비교대상발명 1, 2에 비해 현저히 상승되었다고 단정하기도 어려워 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2에 비해 효과의 현저성이 없다.
마. 소결론
따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2와 그 기술분야가 동일하 고, 비교대상발명 1, 2에 비해 그 목적에 특이성이 없으며, 각 구성도 비교대상 발명 1에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2를 결합하여 용이 하게 도출할 수 있는 구성으로서 비교대상발명 1, 2를 결합하는데 곤란성이 없
고, 효과 역시 비교대상발명 1, 2에 비해 이질적이거나 현저하다고 볼 수 없으 므로 그 진보성이 부정된다.
4. 이 사건 출원발명이 특허를 받을 수 있는지 여부
이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정되므로 특허를 받을 수 없고, 하나의 특 허출원에 여러 개의 청구항이 있는 경우 어느 한 항에라도 거절이유가 있는 때 에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하는 것이므로(대법원 2003. 3. 25. 선고 2001후1044 판결 등 참조), 이 사건 제1항 발명이 특허를 받을 수 없는 이상, 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명은 특허를 받을 수 없다.
5. 결론
그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고들의 청구는 모두 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
재판장 판사 배준현 _________________________
판사 김 신 _________________________
판사 손천우 _________________________
[별지 1]
원고의 출원발명
1. 특허청구범위(2012. 6. 18.자 명세서 등 보정서에 의하여 보정된 것)
청구항 1. 가스 감지용 박막 형성 방법에 있어서, (a) 기판 상에 1000 nm 미 만의 두께를 갖는 주석 박막을 형성하는 공정; (b) 상기 주석 박막을 양극 산화 하여 다공성 비정질 주석 산화물 박막을 형성하는 공정; (c) 상기 다공성 비정 질 주석 산화물 박막을 열처리하여 다공성 결정질 주석 산화물 박막을 형성하는 공정을 포함하되, 상기 다공성 결정질 주석 산화물 박막은 두께 방향을 따라 형 성되는 채널형 세공을 포함하는 가스 감지용 박막 형성 방법으로, 상기 열처리 는 확산로에서 700℃의 온도로 1시간 수행하여 이루어지는 가스 감지용 박막 형성 방법.
나머지 청구항 (기재 생략)
2. 주요 도면
<도면 1> 일 실시예에 따른 가스 감지용 박막을 설명하는 도면 (a) 평면 사진, (b) 단면 사진, (c) X선 회절 패턴을 나타내는 그래프
<도면 2 내지 5> 일 실시예에 따른 주석 산화물 박막의 제조 방법을 설명하는 개략도
<도면 2>
<도면 3>
<도면 4>
<도면 5>
<도면 8> 일 실시예에 따른 가스 감지용 박막 형성 과정에 있어서 박막의 결정화도를 나타내는 X선 회절 패턴의 그래프
<도면의 주요부호에 대한 설명>
200: 기판, 220: 실리콘 산화막, 240: 주석 박막, 260: 비정질 주석산화물 박 막, 280: 결정질 주석산화물 박막 <끝>
[별지 2]
비교대상발명들
1. 비교대상발명 1
이산화주석(SnO2)은 인화성·독성 가스를 감지하는데 사용되는 대표적인 물질 로서, 가스 입자의 흡착과 탈착이 이루어질 때 나타나는 저항의 변화를 이용한다.
센서의 민감도, 선택성 및 장기간의 안정성과 같은 성능은 입자의 크기, 공극 의 크기 및 그레인의 경계 특성에 의존한다. 나노 구조로 된 물질과 관련된 면 적 대비 체적의 비율은 그 물질의 표면에 흡착된 특징 성분에 대한 전기적 반응 도를 극도로 민감하게 만든다.
다공성 나노 구조가 양극 산화에 의해 제조될 수 있는 것은 잘 알려져 있고, 티타 늄이 그 좋은 예이다. SnO2의 다공성 나노 구조는 주석 박막의 양극 산화에 의해 마련되지만, 이렇게 얻어진 산화물은 비정질이고, 센서로서의 적용을 위해서는 추 가적인 열처리를 요구한다. 주석의 저-용융 온도(250℃) 때문에 결정화 공정 동안 다공성 구조를 유지하는 것이 어렵다. 이러한 문제는 주석 박막 대신에 주석 코팅 된 산화실리콘에 주석을 양극 산화시킴으로써 부분적으로 해결될 것으로 기대된다.
이 연구에서, 우리는 양극 산화에 의해 다공성 나노 주석 산화 필름을 합성했 고, 그것의 가스 감지 특성을 조사하였다. 양극 산화는 …… 코팅된 주석 금속/
실리콘 이산화물 (500nm 두께) 위에서 이루어졌다.
2. 비교대상발명 2
산화주석은 가장 중요하고 많이 연구된 감지 물질 중 하나로 널리 알려져 있다.
SiO2 박막의 감지 거동과 마이크로전자공학 기술의 이점의 조합을 기반으로 한 반도체 기체 센서가 널리 연구되고 있다.
이 연구는 암모니아에 대한 SnO2 박막층의 민감도 및 수증기에 대한 교차민 감도에 있어서 RTP(rapid thermal processing)의 특정 유형-급속 열처리 (RTA, rapid thermal annealing) 공정의 영향을 고려한 것이다.
600-800°C 범위의 온도에서 상승시간 2초 및 하강시간 4초를 갖고 지속시간 15 내지 60초 동안의 RTA 공정을 사용하였다. <끝>
특 허 법 원 제 2 부
판 결
사 건 2013허2996 거절결정(특) 원 고 ○○○ (******-*******)
안성시 피 고 특허청장
소송수행자 ○○○
변 론 종 결 2013. 8. 13.
판 결 선 고 2013. 9. 12.
주 문 1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
청 구 취 지
특허심판원이 2013. 3. 8. 2012원8359호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
이 유 1. 기초적 사실관계
가. 이 사건 출원발명
1) 명칭: 압축공기를 이용하는 이지에스 지열발전소 운용시스템 및 방법 2) 출원일/ 출원번호: 2010. 7. 7./ 10-2010-65274
3) 출원인: 원고 4) 특허청구범위
【청구항 1】 이지에스(EGS: Enhanced Geothermal Systems)를 조성해서 생산되는 지열수(Geothermal Fluid)를 열원(Heat Source)으로 이용하는 이지 에스 지열발전소(EGS Power Plant)를 운용하는 시스템에 있어서, 해당 이지 에스 지열발전소의 이지에스(EGS)로부터 생산되어 지열발전의 열원으로 이용 된 후의 지열수를 상기 이지에스(EGS)에 주입하기 전에 저장해놓는 상기 이지 에스 지열발전소의 저수탱크(Geothermal Fluid Storage Tank), 상기 이지에 스 지열발전소에 설치되어, 지열발전으로 생산되는 전력 외의 에너지로 가동 되는 필요한 용량의 공기압축기(Air Compressor)들, 상기 공기압축기들에 의 해 압축된 압축공기를 저장하기 위해, 필요한 재질과 크기의 파이프(Pipe)들로 구성되어, 상기 저수탱크에 저장된 지열수 속에 잠겨 있도록 설치되는 필요한 용량의 압축공기저장탱크(Compressed Air Storage Tank)들, 상기 공기압축 기들에 의해 압축된 압축공기를 상기 압축공기저장탱크들로 이송하는 압축공 기이송관들, 상기 공기압축기들에 인터쿨러(Intercooler)를 설치하는 경우, 상 기 저수탱크에 저장된 지열수를 냉각수로 순환시키는 수냉식 열교환기로 구성 되는 인터쿨러들, 상기 공기압축기들에 애프터쿨러(Aftercooler)를 설치하는 경우, 상기 저수탱크에 저장된 지열수를 냉각수로 순환시키는 수냉식 열교환 기로 구성되는 애프터쿨러들, 상기 압축공기저장탱크들로부터 배출되는 압축 공기를 가온시키기 위한 압축공기가온기(Warmer)를 설치하는 경우, 상기 저 수탱크에 저장된 지열수를 가온수로 순환시키는 수냉식 열교환기로 구성되는 압축공기가온기들, 상기 이지에스 지열발전소를 가동시키는데 필요한 각종 펌 프(Pump) 등 장치들과 필요한 전력을 생산하는 발전기들을 구동시키는 에어 모터(Air Motor), 에어터빈(Air Turbine) 등 압축공기로 구동되는 장치들 및 상기 이지에스 지열발전소에서 전력생산이 필요한 때, 상기 압축공기저장탱크 들로부터 필요한 압축공기를 회수해서, 상기 에어모터, 에어터빈 등 압축공기 로 구동되는 장치들에 공급하는 압축공기공급관들로 이루어지는 것을 특징으 로 하는 압축공기를 이용하는 이지에스 지열발전소 운용시스템(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다).
【청구항 2~4, 6】 각 삭제.
【청구항 5】 기재 생략.
5) 도면: 별지 1의 제1항과 같다.
나. 비교대상발명 (을 제2호증)
1) 공개일/ 간행물/ 공개번호: 2010. 1. 14./ 일본 공개특허공보/ 특개 2010-11732
2) 명칭: 에너지를 저장 및 공급하기 위한 에너지 저장 시스템 및 방법 (エ ネルギを貯藏及び供給するためのエネルギ貯蔵システム及び方法)
3) 주요 도면: 별지 2와 같다.
다. 이 사건 거절결정․심결의 경위
2010. 7. 7. 원고, 이 사건 출원발명 출원(출원 당시 청구항 제1항의 특허청 구범위는 별지 1의 제2항과 같다).
2011. 8. 10. 원고, 명세서 등 보정서 제출.
2012. 2. 23. 특허청 심사관, 의견제출통지(청구항 제1항에 관한 거절이유는 별지 1의 제3항과 같다).
2012. 3. 22. 원고, 명세서 등 보정서 제출(청구항 제1항의 특허청구범위를 이 사건 제1항 발명으로 정정하는 내용 포함).
2012. 9. 4. 특허청 심사관, 이 사건 거절결정(이 사건 제1항 발명에 관한 거절이유는 별지 1의 제4항과 같다).
2012. 9. 27. 원고, 이 사건 거절결정의 취소를 구하는 심판청구(2012원 8359호).
2013. 3. 8. 특허심판원, 원고의 위 심판청구를 받아들이지 아니하는 이 사 건 심결(이유: 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정 되므로, 나머지 청구항을 더 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명의 출원은 전부가 거절되어야 함).
【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 4, 5호증, 을 제1, 2호증(가지번호가 있는 경우 각 가지번호 포함), 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단 가. 당사자 주장의 요지
1) 피고
이 사건 제1항 발명의 청구항 중 “설치하는 경우”라는 기재부분은 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어들이므로, 이 사건 제1항 발명에는 결국 특허 법 제42조 제4항 제2호의 기재요건을 위반한 거절이유가 존재한다. 설사 그러 하지 아니하다 하더라도 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다. 따라서 어느 모로 보더라도 이 사건 제1항 발명은 특허를 받을 수 없으므로, 나머지 청구항을 더 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명의 출원은 전부가 거절되어야 할 것이어서, 이 사건 심결 은 어느 모로 보더라도 위와 결론을 같이한 것으로서 정당하다.
2) 원고
이 사건 제1항 발명의 청구항은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 자명하게 이해할 수 있는 내용으로 명확하고 간결하게 기재되어 있고, 이 사건 제1항 발명은 목적, 구성 및 효과가 모두 상이한 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다.
그럼에도 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.
나. 이 사건 제1항 발명의 특허법 제42조 제4항 제2호 기재요건 위반여부 1) 기재요건 위반 주장의 가부
가) 무릇 거절결정 불복심판 청구를 기각하는 심결의 취소소송에서 특허청 장은 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심결에서 판단되지 않은 것이라고 하더라도 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장․
입증할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다(대법원 2003. 2.
26. 선고 2001후1617 판결 및 대법원 2004. 7. 22. 선고 2004후356 판결 등 참조).
나) 살피건대, 원고의 심판청구를 받아들이지 아니한 2013. 3. 8.자 이 사 건 심결은 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정됨을 이유로 한 것이기는 하다. 그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 심결에 앞선 2012. 2. 23.자 의견제출통지는 출원 당시의 청구항 제1항에 관하여 위와 같 이 진보성이 부정된다는 점과 함께 그 청구항 기재 중 “필요시”라는 부분이 구 체적으로 어떤 경우를 의미하는 것인지 알 수 없어서 특허법 제42조 제4항 제 2호의 기재요건을 위반한 거절이유가 존재한다는 점을 지적하는 것이었고, 원 고의 2012. 3. 22.자 보정 이후의 2012. 9. 4.자 이 사건 거절결정 또한 이 사건 제1항 발명에 관하여 위와 같이 진보성이 부정된다는 점과 함께 그 청구 항 기재 중 “설치하는 경우”라는 부분에 특허법 제42조 제4항 제2호의 기재요 건을 위반한 사유가 존재한다는 점을 거절이유로 들고 있었다.
다) 그렇다면 이 사건 심결취소소송에 있어서 피고가 이 사건 제1항 발명 에 관하여 주장하는 특허법 제42조 제4항 제2호의 기재요건을 위반한 거절이 유는 이 사건 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유에 해당한다고 볼 수 없고, 따라서 비록 이 사건 심결에서 위 기재요건 위반의 거절이유가 판단되 지 아니하였다 하더라도 피고로서는 이 사건 심결의 결론을 정당하게 하는 사 유로서 이를 주장․입증할 수 있다 할 것이다.
라) 이에 대하여 원고는, 2012. 9. 27.자 심판청구 당시 2012. 9. 4.자 이 사건 거절결정에서 제시된 기재요건 위반의 거절이유에 대하여 충분히 반박하 여 소명하는 내용을 심판청구의 이유로 포함시켰고, 이에 2013. 3. 8.자 이 사건 심결은 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정됨을 이유로 하였을 뿐이므로, 결국 이 사건 심결은 위 기재요건 위반의 거절이유 가 존재하지 아니한다고 인정한 셈이라고 주장한다. 그러나 원고의 주장사유 만으로 이 사건 심결 속에 위 기재요건 위반의 거절이유가 존재하지 아니한다 는 판단이 존재한다고 보기는 어려우므로, 피고의 기재요건 위반 주장의 가부 를 다투는 취지의 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
2) 이 사건 제1항 발명 중 “설치하는 경우”라는 기재부분 가) 관련 법리
특허법 제42조 제4항 제2호는 특허청구범위에는 발명이 명확하고 간결하
