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지식재산 관리 매뉴얼
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특 허 청 장 귀 하
본 보고서를 “스타트업을 위한 지식재산 관리 매뉴얼” 최종보고서로 제출합니다.
2017년 12월 31일
○ 주 관 연구 기 관 명 : (사)녹색삶지식원
○ 연 구 기 간 : 2017년 7월 20일 ~ 12월 31일
○ 주 관 연구 책 임 자 : 이상희 (녹색삶지시원 이사장 책임연구원)
○ 참 여 연 구 원 : 전종학 (경은국제특허법률사무소 외부전문가)
오세일 (특허법인 인벤투스 외부전문가) 김영두 (특허법인 인벤투스 외부전문가) 김학진 (녹색삶지식원 연구보조원) 최동숙 (녹색삶지식원 연구원)
A
'지식재산권'이라는 용어는 인간의 지적 활동의 창작물과 영업상의 표시에 대 한 권리를 표현한 것으로서, 기존에 사용해온 '지적재산권'과는 의미에 있어서 큰 차이가 없습니다. [매뉴얼 2.1의 3 참조]Q2
‘지식재산권’의 종류에는 어떤 것이 있습니까?A
지식재산권에는 산업재산권과 저작권 등이 있고, 산업재산권에는 특허권, 실용 신안권, 상표권, 디자인권이 있습니다. 이 밖에도 산업재산권과 저작권의 경계 구분이 모호한 "신지식재산권"을 통상의 지식재산권과 구별하기도 합니다. [매 뉴얼 2.1의 3 참조]
Q3
당사는 사내에 지식재산 담당 부서를 설치하려고 합니다. 지식재산 담당 부서 는 어떠한 업무를 하게 됩니까?A
연구개발의 핵심은 연구개발부서이지만 이를 지원하는 지식재산 담당 부서도 그 역할의 중요성이 큽니다. 지식재산 담당 부서에서는 선행기술조사와 특허 맵의 작성, 신기술의 특허 출원, 공동개발, 타사 특허와의 저촉 관계 파악, 사 내 지식재산 교육 등을 주 업무로 합니다. [매뉴얼 2.3 참조]
Q4
직원이 연구개발한 기술에 대해서 어떻게 처리할지 고민입니다. ‘직무발명’이 란 용어를 들었는데 직무발명에 대해 자세히 알고 싶습니다.A
직무발명이란 회사에 근무하는 종업원이 회사 업무로서 연구, 개발한 결과 완 성한 발명을 의미합니다. 직무발명으로 인정되면 회사는 그 발명을 실시할 수 있는 통상실시권을 가지게 되는 한편, 직원은 회사로부터 소정의 실시 대가를 지급받게 됩니다. [매뉴얼 2.4 참조]
허권행사를 할 수 있는지요?
A
종업원인 발명자와 사용자 상호간에 계약으로 특허 받을 수 있는 권리를 전부 양도하여 사용자 명의로 출원, 등록을 받은 경우에는 별도의 계약으로 발명자 의 권한을 정하지 아니한 이상은 발명자는 발명자 표시권 등 일신전속적인 인 격권만을 가지게 됩니다. 따라서 비록 자신의 발명이라 하더라도 발명자가 퇴 사 후에 회사명의의 특허권을 특허권자인 회사의 허락 없이 업으로 실시하게 되면 특허권의 침해를 구성하게 됩니다. [매뉴얼 2.4의 2 참조]
Q6
당사의 종업원이 한 발명에 대해 보상을 하려고 합니다. 직무 발명 보상에 대 해 알려 주세요.A
직무 발명에 대해 특허를 받을 권리 또는 특허권을 사용자 등(회사)이 취득하 는 경우에는 발명자인 종업원 등에 대해 상당한 대가를 지급하여야 하고, 이 상당의 대가로서 보상금을 지급하는 예가 많습니다. 보상금은 발명시, 출원시, 등록시, 실시시 등에 따라 그 금액 규모가 달라질 수 있습니다. 보상금의 산정 방법으로는 일정액으로 지급하는 정액법, 발명을 평가하여 점수에 따라 보상 금을 지급하는 평가 점수법 등이 있습니다. [매뉴얼 2.4의 3 참조]
Q7
특허를 출원하기 전에 발명품을 고객에게 보여주고 내용을 설명하고 판매도 하는 경우에도 특허를 받을 수 있습니까?A
특허를 받기 위한 조건으로서 신규성이 있습니다. 특허를 출원하기 전에 발명 품을 고객에게 보여주게 되면 신규성이 상실됩니다. 따라서 특허를 받을 수 없습니다. 설령 특허를 받았더라도 이는 무효사유로서 나중에 특허가 무효가 될 수 있습니다. 다만 신규성 상실이 되지 않은 것으로 보는 예외규정이 있습 니다.
A
출원인은 출원이 등록이 되면 권리자가 되어 권리행사를 할 수 있지만, 발명 자는 출원이 등록되어도 아무런 권리를 행사하지 못한다는 점에서 차이가 있 습니다. 본인이 직접 발명한 경우에는 본인이 발명자이면서 동시에 출원인이 되도록 출원서에 기재해야 합니다. 만일 직원의 발명을 회사에서 승계하여 출 원하는 경우라면, 발명자는 그 직원이 되고 회사는 출원인이 되는 것입니다.
Q9
당사는 스타트업으로서 이번에 특허 출원을 하려고 합니다. 출원인은 회사와 개인 중 어느 쪽으로 하여야 되나요?A
스타트업을 운영하는 대표자가 직접 개발한 아이디어에 대해 출원을 하고자 할 때, 출원인을 회사명의로 할 것인지, 본인 자신인 개인으로 할 것인지 판단 이 잘 안 되는 경우가 있습니다. 결론적으로 어느 쪽으로 해도 상관이 없습니 다. 단, 회사명의로 출원을 하시려면 그 회사는 법인이어야 하며, 개인사업자 인 경우는 그 회사를 출원인으로 할 수는 없습니다.
한편, 출원을 한 후 벤처기업지정신청을 하고자 하는 경우, 또는 기술담보로서 자금을 대출 받고자 하는 경우에는 미리 법인으로 해두는 것이 좋습니다.
Q10
특허 출원서에는 어떠한 사항을 기재하여야 하는지요?A
특허 출원서에는 특허출원인의 성명, 주소, 대리인의 표시, 발명의 명칭, 발명 자의 성명 및 주소 등을 기재합니다. [매뉴얼 3.2의 1 참조]Q11
특허명세서는 어떻게 작성합니까?A
특허명세서는 출원이 등록되는 경우 권리서로의 역할과 제3자에게 발명의 내 용을 개시하는 기술 문헌으로서의 역할을 합니다. 따라서 특허명세서 작성시 상당한 주의를 기울여야 합니다. 특허명세서에는 종래기술, 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과, 특허청구의 범위를 기재하셔야 합니다. [매뉴얼 3.2의 1 참조]
A
특허, 실용신안, 디자인, 상표의 권리 취득 절차는 각 법에 따라 조금씩 달리 규정되어 있습니다. 이에 대한 상세한 설명은 본 매뉴얼 제3장 제3절에서 제 7절까지 기재되어 있으니 참조하기 바랍니다.
[매뉴얼 3.2(특허), 3.3(실용신안), 3.4(디자인), 3.5(상표) 참조]
Q13
출원 공개된 후 제3자가 공개된 발명을 무단으로 실시하고 있어, 조기에 출원 에 대한 심사를 통하여 권리를 확보할 수 있는 방법은 없는지요?A
특허법에서는 국가의 산업 정책, 출원인의 보호 및 제3자의 불이익 제거 등의 사유로 긴급 처리가 필요하다고 인정되는 출원에 대하여는 심사청구 순서에 관계없이 타출원에 우선하여 심사할 수 있도록 ‘우선심사제도’를 두고 있습니 다. [매뉴얼 3.2의 3 참조]
Q14
실용신안 등록 절차도 특허절차와 유사한가요?A
과거 실용신안등록제도는 신규성의 유무 등에 관한 실체 심사를 거치지 않는 선등록제도였으나, 2006년 이후 심사후 등록제도로 변경됨에 따라 특허절차와 유사하게 진행됩니다. [매뉴얼 3.3의 2 참조]Q15
당사는 해외 진출에 앞서 해외출원을 서두르고 있습니다. 해외출원 방법에는 어떤 것이 있나요?A
특허는 출원을 하여 등록을 받은 국가에서만 보호되기 때문에 해외에서 사업 을 전개하는 업체는 반드시 대상 국가에 특허를 출원, 등록하여야 합니다.
해외로의 특허출원에는 그 나라에 직접 출원하는 경우와 PCT 출원을 통해 출 원하는 2가지 방법이 있습니다. [매뉴얼 3.2의 4 참조]
Q16
요한 비용을 마련하는 데에 어려움을 겪고 있습니다. 이와 관련하여 해외 출 원 비용을 융자해주는 제도가 있다고 들었는데 어떻게 하면 융자를 받을 수 있을까요?A
한국발명진흥회에서는 개인, 중소기업, 대학 및 연구기관의 국제경쟁력 확보를 위하여 필수적으로 요구되는 특허기술의 해외 권리화 비용을 장기 저리로 대 출하는 제도를 시행하고 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 본 매뉴얼 3.7의 3에 기재되어 있으니 참조바랍니다.
Q17
중국 교포인 협력업체 사장이 한국에 출원하고자 하는 경우 그 방법은 무엇이 있는지요? 출원을 할 경우 한국 국민과 동일한 대우를 받을 수 있는지요?A
중국 교포가 한국에 특허출원을 할 수 있는 경우는 2가지 방법이 있습니다.
첫째는 국제특허출원(PCT) 절차를 통하여 중국 특허청에 직접 출원하면서 한 국을 지정국으로 하여 출원하고, 그 후 소정 기간 내에 한국 특허청에 번역문 (한국어)을 제출하는 방법이 있고, 둘째는 한국특허청에 직접 출원하는 방법이 있습니다. 다만, 한국특허청에 절차를 밟는 경우에는 한국내의 주소나 영업소 가 있는 대리인을 통하여 출원절차를 수행하여야 합니다. 중국 교포도 특허에 관하여 한국 국민과 동일한 대우를 받습니다.
[매뉴얼 3.2의 4 참조]
Q18
경쟁업체가 당사의 특허를 도용한 것으로 알고 있습니다. 어떻게 해야 하나 요?A
경쟁업체가 사용(실시)하고 있는 물건(방법)이 당사의 특허의 권리범위에 속하 는지 여부를 판단할 필요가 있습니다. 아울러, 정당한 권한을 가지고 사용하고 있는지, 당사의 특허권은 유효한지 등을 검토하여 신중하게 대처해야 합니다.
보낼 때의 방법과 절차에 대해서도 알려 주시기 바랍니다.
A
경고장은 변리사를 통하지 아니하고, 권리자 또는 출원인이 직접 이해관계인 에게 보낼 수 있으며, 경고장을 보내는 목적은 특허출원 또는 등록된 특허발 명임을 상대방에게 알려 보상금을 청구하거나 손해배상 등을 청구할 수 있는 근거를 마련하기 위한 것입니다.
본인의 특허출원 또는 등록된 특허발명임을 기재하고 손해배상 등을 하여야 한다는 것 등의 필요한 사항을 기록한 내용을 우체국의 내용증명 등으로 송부 하는 것이 보통입니다. [매뉴얼 4.2 참조]
Q20
기업에서 특정제품사용에 관해 특허 등과 관련하여 경쟁업체로부터 침해중지 를 요구하는 경고장을 받았을 때 이에 대한 대처방법은 무엇인지요?A
권리자로부터 경고를 받은 경우에는 자기가 실시하고 있는 제품이 타인의 특 허권을 침해하고 있는지 여부가 쟁점사항입니다. 타인의 특허명세서 등을 토 대로 변리사 등 관련전문가의 침해여부판단 또는 특허심판원의 권리범위확인 심판 등을 통하여 침해여부를 검토한 후 침해가 분명한 것으로 판단되는 경우 에는 생산 등을 중단하거나 권리자로부터 실시허락을 받아 실시하는 것이 바 람직합니다.
다만, 개별적․구체적 사건에 있어서 특허침해 성립여부에 대한 최종적 판단은 법원의 재판에 의하여 결정됩니다. [매뉴얼 4.3 참조]
Q21
침해한 제품을 제조 및 판매자로부터 구입하여 사용 및 재판매하는 경우 침해 행위에 해당하는지요?A
침해품을 제조․판매한 자로부터 구입하여 이를 재판매하거나 업으로서 사용하 는 행위는 침해 행위에 해당합니다.유사품의 유통을 빨리 저지하고 싶습니다. 어떻게 하면 될까요?
A
귀사와 같이 신속히 침해품을 저지하고 싶을 때에는 가처분을 활용할 것을 권 합니다. 가처분이란 소송의 판결 확정까지 기다리기에는 권리자에게 현저히 손해가 발생하는 경우에 잠정적으로 침해품의 제조 판매를 저지시키는 제도입 니다. [매뉴얼 4.4 참조]
Q23
경쟁사가 당사의 특허권을 침해한 것으로 보입니다. 경쟁사의 제품과 카탈로 그를 입수하고 경쟁사에 제조 판매를 중지할 것을 요구하였지만 애매한 회신 만을 보내고 있습니다. 특허침해소송을 제기하려고 합니다만, 특허침해 소송시 어떠한 전략에 임하여 진행하여야 합니까?
A
특허침해소송에 임할 때 소송준비단계, 소송진행단계 및 소송완료단계로 구분 하여 각 단계별로 전략을 세워 소송에 임할 필요가 있습니다.[매뉴얼 4.5 참조]
Q24
스타트업인 당사는 경쟁사와의 침해소송 중에 비용 부족으로 어려움을 겪고 있습니다. 최근에 침해소송비용도 지원해준다는 이야기를 들었습니다만 이에 대해 자세히 알려주시기 바랍니다.A
대한변리사회에서는 지식재산권 분쟁발생시 경제적으로 어려운 자에게 심판 ․ 소송비용을 지원하는 특허법률구조사업을 하고 있습니다. 더 상세한 내용은 본 매뉴얼 4.8의 2를 참조하기 바랍니다.Q25
지식재산권 분쟁을 조정하는 제도가 있다고 들었습니다. 이에 대해서 자세히 알고 싶습니다.A
특허청에서는 첨단기술의 급속한 발전에 따라 빈발하고 복잡화되어가는 산업 재산권 분쟁에 대하여 경제적이고 신속하게 대응하기 위해 각계 전문가로 구 성된 분쟁조정위원회를 통해 당사자 간의 원만한 해결을 유도하는 사업을 시지요? 만약 특허권자인 甲이 실시를 하고 있다면 특허침해에 해당되는지요?
A
전용실시권자는 설정행위로 정한 범위 안에서 업으로 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하므로 전용실시권자의 권리범위 안에서는 특허권자라 하더라도 업으로 그 특허발명을 실시할 수 없습니다. [매뉴얼 5.2의 2 참조]
Q27
상표권자는 자신의 등록상표를 타인의 지정상품에 사용할 수 있는 통상사용 권을 부여하고도 상표권자 자신도 같은 상품에 사용할 수 있는지요?A
상표법에 의하면 ‘상표권자는 그 상표권에 관하여 타인에게 통상사용권을 설 정할 수 있다’며, ‘통상사용권의 설정을 받은 통상사용권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 가진다’라고 규 정하고 있습니다. 상표법상 통상사용권은 등록상표를 독점적으로 사용할 수 있는 권리가 아니므로 상표권자 자신도 상표를 사용할 수 있습니다.
Q28
당사는 연구개발만을 전문적으로 하는 벤처업체로서 다수의 특허를 보유하고 있습니다. 현재 보유한 특허를 수요업체에 이전하려는 사업을 기획하고 있습 니다만, 이에 관련한 자세한 정보가 필요합니다. 어떻게 하면 될까요?
A
국내에 특허기술거래와 관련한 장이 몇몇 온․오프라인 상에 마련되어 있습니 다. 본 매뉴얼에서는 국가지식재산거래플랫폼 IP-MARKET을 소개하였으니 참 조바랍니다. [매뉴얼 5.5의 4 참조]Q29
'기술가치평가’는 왜 하는 것일까요?A
지식재산의 가치를 평가한다는 것은 지식재산의 경제적 가치를 화폐 금액으 로 측정하는 것입니다. 지식재산의 평가는 기업에서 보유하고 있는 지식재산 의 가치를 표시하기 위한 보고 목적과 지식재산의 라이센스, 매매 등에 도움 을 주기 위한 거래 목적으로 필요합니다. [매뉴얼 5.4의 1 참조]
Q30
국내 특허정보자료를 손쉽게 입수하는 방법이 있나요?A
특허정보를 이용하는 방법은 여러 가지가 많습니다. 크게 보면 인터넷으로 검색하는 방법과 인쇄물을 이용하는 방법이 있습니다. 인터넷을 이용하는 방 법은 한국특허정보원에서 제공하는 www.kipris.or.kr을 이용하는 방법이 대 표적입니다. 오프라인상에서는 특허청도서관, 한국발명진흥회, 각 지방상공회
제1장 서 론
1.1 매뉴얼의 목적 ···2 1.2 매뉴얼의 구성 ···3제2장 지식재산의 창출
2.1 지식재산이란 무엇인가 ···5 1. 기업의 가치와 경쟁력의 원천2. 넓은 의미의 지식재산과 좁은 의미의 지식재산 3. 지식재산권의 종류
2.2 지식재산의 창출실무 ···10 1. 선행기술 조사
2. 특허맵 작성
3. 아이디어 발상에 유용한 도구들
2.3 지식재산 관리부서의 설치 ···16 2.4 직무발명 ···18
1. 직무발명의 필요성 2. 직무발명의 이해 3. 직무발명의 보상
제3장 지식재산의
권리화
3.1 지식재산 권리화의 필요성 ···27 3.2 특허 권리취득 절차 ···28 1. 출원서류의 제출
2. 특허출원서류의 제출 방법 3. 특허의 심사 절차
4. 해외출원
3.3 실용신안 권리취득 절차 ···44 1. 실용신안 출원
2. 실용신안의 요건
3.4 디자인 권리취득 절차 ···46 1. 유사 디자인 제도
2. 한 벌 물품 디자인제도 3. 비밀 디자인 제도
4. 디자인 일부심사 등록제도
3.6 저작물의 등록 절차 ···51 1. 일반적인 저작물의 등록
2. 프로그램 저작물의 등록
3.7 출원 및 등록 지원 제도 ···53 1. 출원료 감면 제도
2. 해외출원비용 지원 제도
3. 대한변리사회 무보수대리인 선임 지원사업 4. 공익변리사 특허상담센터 운영
제4장 지식재산의
보호
4.1 지식재산 보호의 필요성 ···58 4.2 타사의 권리침해가 의심되는 경우 ···59 4.3 타사로부터 권리침해 경고를 받은 경우 ···62 1. 일반적 대응 방안
2. 침해여부 및 무효사유에 대한 검토 3. 경고장에 대한 검토
4.4 분쟁해결방안 ···70 1. 분쟁해결제도의 종류
2. 분쟁해결방안의 선택
4.5 특허침해 소송의 단계별 대응전략 ···76 1. 소송준비에 있어서의 대응전략
2. 소송진행에 있어서의 대응전략 3. 소송종료 단계에 있어서의 대응 전략
4.6 국제 특허분쟁 대응 ···79 1. 해당국에서의 권리취득
2. 노하우의 비밀 관리 3. 현지 조사회사 등의 활용
4. 모방품의 국내로의 수입 방지 방법
4.7 심판 및 소송 지원 제도 ···82 1. 권리범위확인심판청구료 감면 제도
2. 특허법률구조사업 3. 산업재산권분쟁조정
4.8 기술유출방지(영업비밀보호)대책···85 1. 인적보안관리
활용
5.2 지식재산을 활용한 이윤 창출 ···100 1. 지식재산의 자사 실시2. 지식재산의 타사 실시
5.3 지식재산을 활용한 자금 조달 ···109 1. 특허담보대출
2. IP평가보증 3. 기술평가지원
5.4 지식재산 평가 ···112 1. 지식재산 평가의 목적
2. 기술가치 평가 기법 3. 기술가치 평가 기관
5.5 지식재산 사업화 지원 제도
·
···120 1. 시작품 제작지원2. 사업화 연계 특허기술평가 지원사업 3. 사업화자금 지원 제도
4. 국가지식재산거래플랫폼
제6장 특허정보의
조사 및 활용
6.1 특허정보의 조사 ···126 1. 특허정보조사의 종류
2. 기초정보 수집 3. 특허분류 4. 검색어(Keyword) 5. DB(DataBase) 선정
6.2 특허정보의 활용 ···141 1. 연구개발 단계에서의 특허정보 활용
2. 기술의 보호 및 이용단계에서의 특허정보 활용
부 록
참고자료 ···1441. 직무발명보상규정 표준모델
2. 영업비밀준수서약서 표준서식(재직자용) 3. 특허출원 심사청구(우선심사신청)서 4. 상표사용실적관리표 5. 상표갱신여부조사표 6. 경고장 7. 회신문 8. 특허기술통상실시권허락계약서
1.1 매뉴얼의 목적
기업의 최대 목표는 최소의 비용으로 최대의 이윤을 창출하는 것이다. 기업은 새로운 아이디 어를 기획하고, 연구, 개발 및 제조 활동을 통해 아이디어를 제품화시키고, 완성된 제품을 판매 하는 일련의 과정에서 다양한 지식재산을 창출해낸다. 예를 들면, 기획 단계에서는 제품의 브랜 드 네임을 결정하면서 상표를 창출하고, 연구, 개발 및 제조 단계에서는 제품의 연구, 개발 및 제조 과정에서 발생되는 아이디어를 특허와 실용신안, 그리고 노하우로 창출하고, 판매 단계에 서는 제품의 시장 점유율을 높이기 위한 마케팅 과정에서 영업비밀을 창출한다.
최근 기업 내에서 화두가 되고 있는 지식 경영은 기업의 이윤 창출 활동에서 발생 되는 상술한 다양한 지식재산을 효율적으로 관리하여 기업의 가치를 상승시키자는 것 이다. 특히 대규모 자본없이 기술력만으로 경쟁해야 하는 신생 벤처기업, 즉 "스타트 업"은 이러한 지식재산의 관리 및 지식 경영이 곧 시장에서의 경쟁력 제고 수단 내지 는 생존을 위한 무기가 될 것이다. 그러나 실제로 스타트업의 소규모 자본, 인력 등 의 부족으로 인해 실제로 지식 경영을 한다는 것은 어려운 실정이다.
2016년 특허청·한국지식재산연구원에서 산업재산권을 2건 이상 출원하고 1건 이상 등록한 국내 26,199개 기업 및 대학･공공연구기관을 대상으로 지식재산관리전담부서 의 설치 현황을 조사한 결과에 따르면 스타트업을 포함한 중소기업의 70.8%가 지식 재산 담당조직을 보유하고 있으나, 그 중 20.9%만이 1명 이상의 지식재산 전담인력 을 보유하고 있고 지식재산 담당조직이 독립 전담부서인 비율은 8.5%로 나타났다. 지 식 경영이 더욱 중요한 스타트업의 지식재산관리가 취약하다는 것이다.
가상현실 기술의 특허를 기반으로 한 스타트업 "오큘러스(Oculus)"는 페이스북에 약 23억달러에 인수되었고, 인공지능 채팅로봇을 개발하는 스타트업 "플런티"는 설립 3년만에 삼성전자에 인수되었다. 이와 같이 스타트업은 보다 새로운 가치에 대해 시 장 독점권을 갖추어 기업 가치를 극대화할 수 있으며, 따라서 스타트업의 지식 경영 및 지식재산관리는 가장 중요한 전략이라고 할 것이다.
본 매뉴얼은 스타트업의 지식재산이 강력한 이윤창출 수단이 될 수 있도록 효율적 인 지식재산관리 및 지식 경영의 실무적 가이드 역할을 하는 것을 목적으로 한다.
1.2 매뉴얼의 구성
본 매뉴얼은 지식재산의 창출, 권리화, 보호 및 활용과 특허 정보의 조사 및 활용 을 포함하여 총 7개의 장으로 구성되어 있다.
• 제1장 서론에서는 본 매뉴얼의 목적 및 구성과 사용법을 제시하였다.
• 제2장 지식재산의 창출에서는 지식재산권의 이해와 연구개발 단계에서 지식재산 창출 업무에 도움이 될 수 있는 유용한 수단들을 소개하였다. 그리고 <더 알아보기>를 통해 사내에 직무발명보상제도의 정착화를 위한 가이드를 제 시하였다.
• 제3장 지식재산의 권리화에서는 각 지식재산을 권리화하기 위한 절차를 소개함으 로써 기업 실무자가 용이하게 지식재산권을 취득하는 절차에 접근하도록 하였다.
• 제4장 지식재산의 보호에서는 기업의 지식재산권을 둘러싼 침해 분쟁과 관련하여 분쟁의 대응 방법을 제공함과 아울러 분쟁의 해결 방안도 소개하였다. 또 한, 특허 침해 소송과 관련하여 준비, 진행 및 종료 단계별로 그 대응 전 략을 제시하는 한편, 최근 기술유출에 따른 피해의 증가에 따라 기업에서 대처할 수 있는 기술유출방지 보안관리 시스템을 제시하였다.
• 제5장 지식재산의 활용에서는 기업의 지식재산을 활용하여 이윤을 창출하거나 자 금을 조달할 수 있는 방안을 제시하였다. 또한, 지식재산의 활용을 위해 지식재산의 가치를 평가하는 방법을 간단히 소개하였다.
• 제6장 특허정보의 조사 및 활용에서는 기업이 국내 및 해외에서 지식재산 정보를 검색하는 절차를 소개함으로써 기업이 해당 산업 및 경쟁사의 기술 관련 정보를 검색 및 분석하여 기업의 의사 결정에 일조할 수 있도록 하였다.
• 제7장 참고자료에서는 본 매뉴얼에서 사용되는 각종 자료를 소개하였다.
본 매뉴얼은 스타트업 기업이 기본적으로 가까이 두고 활용할 수 있는 지식재산 관 리 매뉴얼을 제작하는데 중점을 두어 가능한 간결하면서도 학심이 될 만한 내용으로 구성하였다. 그리고 어느정도의 규모가 있는 스타트업에서 활용할 수 있도록 각 장별 로 <더 알아보기>를 두어 당장은 아니라도 추후에 참고로 활용될 만한 내용을 담아두 었다. 본 매뉴얼은 최근 국내외에서 벌어지는 기업들 간의 "지식재산 전쟁" 현장에서
2.1 지식재산이란 무엇인가
1 기업의 가치와 경쟁력의 원천
기업 경영에 있어서 지식 재산에 대한 관심이 높아지고 있다. '지식재산'이란 기업 이 보유한 지식과 정보, 기술, 능력 등의 총칭으로서, 예를 들어 기술 및 경영 노하 우, 소비자 정보, 소비자의 신뢰성, 브랜드, 나아가 기업 문화(기업의 사원들이 공유하는 사고방식 및 행동 양식) 등 여러 가지가 포함된다.
다시 말하면, 지식재산은 사람, 물건, 돈 등의 유형 자산과는 달리 형태가 없는 무 형자산이다. 이는 손에 쥐고 볼 수 없다는 의미이며 보이지 않는 자산이라고도 할 수 있다. 최근에 지식재산에 대한 관심이 높아지고 있는 이유는 무형의 눈에 보이지 않 는 자산이 기업의 가치를 크게 좌우하며, 기업을 성장시키고 경쟁 우위를 차지하는 데 있어서 중요한 결정 요인이 되기 때문이다.
미국의 대표적인 투자연구소 네드 데이비스 리서치(Ned Davis Research에 따르면 1985년 미국 S&P 지수 500대 기업의 시장가치 중 무형자산의 비율은 32%이며 무형 자산 중 지식재산 비중은 10%에 불과하였으나, 2000년대 이후 무형자산의 가치는 급 격히 증대하여 2010년 무형자산의 비율은 기업가치의 80%를 차지하고 지식재산 비 중은 40%를 차지할 정도였다. 바야흐로 주식시가 총액 등으로 나타나는 기업의 가치 가 눈에 보이는 유형 자산이 아니라 눈에 보이지 않는 무형 자산에 의해 결정되는 시 대가 도래하고 있다.
한편, 기업 경쟁력의 원천도 사람, 자본 및 물건 등의 유형자산에서 지식, 정보 등 의 무형자산으로 옮겨지고 있다. 일찍이 많은 산업에서 경쟁력의 원천으로서 인식되 어 오고 눈에 보이는 유형자산의 집적에 의한 규모의 경제성이 점차 통용되지 않게 된 대신에 경쟁력을 결정하는 요인으로서 지식과 정보 등의 무형자산의 경영 실무자 의 관심이 집중되고 있다.
[그림 2-1] 미국 S&P 지수 500대 기업의 시장가치 비중변화
[표 2-1] 무형자산가치의 추이 (%)
800 700 600 500 400 300 200
■무형 자산 가치
■순자산 장부가액
2 넓은 의미의 지식재산과 좁은 의미의 지식재산
오늘날의 기업 경영에 있어서 무형자산으로서의 지식재산에는 앞서 살펴본 바와 같이 여러 가지가 있다. 지식재산의 구체적인 예로서 가장 빈번하게 거론되는 것은 ‘특허’로 대표되는 기술적인 지식일 것이다. 또한, 최근에는 기업의 중요한 지식재산의 하나로서
‘브랜드’및 ‘디자인’도 주목을 모으고 있다.
그러나 기업이 보유한 지식재산에는 이들 외에도 다양한 것이 포함되어 있다. 예를 들 면, 기업의 경영 관리상의 노하우를 비롯하여 소비자의 니즈에 관한 지식과 정보, 소비자 의 신뢰 등도 기업의 지식재산이라고 할 수 있다. 나아가 조직의 활력과 풍토, 문화 등의 지식재산의 일종에 포함될 수 있다. 이러한 지식재산은 기업이 보유한 정보적 경영 자원 으로서 넓은 의미의 지식재산을 말한다.
한편, 본 매뉴얼에서 말하는 지식재산이란 좁은 의미의 지식재산을 말하며 특히 기업이 보유한 넓은 의미의 지식재산 중에서 기업의 권리로서 제도적으로 보호되는 지식재산을 의 미한다. 예를 들면, 같은 기술 지식이라도 특허는 기업의 권리로서 보호되지만 기능공의 기술 등은 권리화 되지 않는다. 또한, 기업의 브랜드는 종종 상호나 상표로서 권리화 되는 데, 그 브랜드가 소비자를 끌어들이는 힘 또는 소비자로부터의 신뢰 등은 권리화 되지 않 는다.
3 지식재산권의 종류
기업이 보유한 지식재산은 특허나 상표 등의 형태로 권리화된다. 이와 같이 권리화된 지식재산은 ‘지식재산권’이라고 불리며, 이는 ‘지적 창작물’과 ‘영업상의 표시’로 크게 구 분된다. 전자에는 특허, 실용신안, 디자인, 영업상의 비밀 등이 포함되며 후자에는 상호, 상표, 지리적 표시가 포함된다.
이중에 기업에 가장 영향을 미치는 지식재산권은 특허, 실용신안, 상표, 디자인으로 서, 예를 들면, 우리 생활과 밀접한 휴대전화의 경우 특허는 ‘수명이 길고 소형 경량 화된 리튬 이온 전지에 대한 발명’ 등이 그러하고, 실용신안은 ‘전화기 속에 들어가는 콤팩트한 안테나 구조에 관한 고안’등을 들 수 있다. 또, ‘전화기를 보다 단수하게 한 형상, 모양, 색채 등의 특별한 디자인’은 디자인으로서, ‘전화기에 붙여진 상품 로고나
한편, 최근의 특허에는 비즈니스 기법 및 비즈니스의 진행 방식에 관한 특허, 즉 BM특허(Business Method 또는 Business Model)가 포함됨으로써, 기업 내의 발명자 는 연구개발자에만 한정되지 않고 기업 내의 관리, 기획 등에 종사하는 직원도 발명 자의 대상이 되고 있다. 이 밖에 산업재산권과 저작권의 경계구분이 모호한 지식재산 권을 신지식재산권이라고 하여 통상의 지식재산권과 구별하기도 한다.
[표 2-2] 지식재산권의 체계
지 식 재 산 권
상호권 상인이 영업상 자기를 표시하는
명칭 상법
상표권 상품, 업무에 사용하는 표시 상표법
영업비밀 영업노하우나 고객리스트의 도용 등 부정행위 금지
민법, 형법, 부정경쟁방지법
식물신품종 농산물, 임산물, 수산물을 위해 재배된 식물의 신품종
식물신품종 보호법
회로배치권 반도체 집적회로의 회로소자나
동선의 배치 패턴 반도체설계법
저작권 독창성 있는 음악, 회화, 소설 및
컴퓨터 프로그램 등 저작권법
특허권 기술적으로 고도한 산업상 이용
가능한 발명 특허법
실용신안권 물품의 형상․ 구조․ 조합에 관한
고안 실용신안법
디자인권 독창적이고 미적인 외관을 갖는
물품의 현상, 모양, 색채의 디자인 디자인보호법 산업
재산 권
영업 표식 에관 한 권리 지적 창조 물에 의한 권리
BM 특허
‘BM특허’란 일반적인 기술 특허와는 달리 비즈니스 기법이나 프로세스의 발명에 대해 주어지는 특허이다. 과거에 는 이러한 발명이 권리로서 성립될 수 없다고 인식되어 왔으나 1998년 미국에서 투자신탁의 운용에 관한 특허[허 브 앤 스포크(Hub and Spoke) 특허]의 유효성이 인정된 이후부터 이 종류의 특허출원과 권리화가 급증하고 있다.
유명한 BM특허의 예로는 인터넷 서점인 아마존닷컴에 의한 ‘원 클릭 특허’가 있다. 이 특허는 최초 사용시에 신용 카드 번호 등의 개인 정보를 한번 입력해두면 이후에는 간단한 조작만으로 인터넷 쇼핑이 가능한 것이다. 비즈니스 모델 특허는 단순히 비즈니스 기법이나 프로세스만 참신하면 되는 것이 아니라 이들이 IT 기술이나 금융공학 등의 기술적인 뒷받침이 필요하다.
BM특허(국내 사례) 발명의 명칭 : 연생보험을 제공하기 위한 방법, 사용자 단말 및 서버 출원번호(출원일) : 10-2015-0094664(2015.7.2)
등록번호(등록일) : 10-1729614(2017.4.18) 특허권자(발명자) : 삼성생명보험주식회사(이민혁)
발명의 내용 : 주피보험자의 정보 및 주피보험자와 혈연관계인 종피보험자의 정보를 획득하고, 주피보험자의 기왕 력(旣往歷)이 존재하는지 여부를 결정하며 이에 기초하여, 주피보험자에게 제공되는 보장 내역 및 종피보험자에게 제공되는 보장 내역을 설정함으로써 하나의 보험 상품 정보를 생성한다. 이는 보장 기간 정보, 보험금 지급을 위한 질병 정보 및 발병시 수령가능한 보험금 정보를 포함할 수 있다.
신지식재산권
신지식재산권(New Intellectual Property Right)의 예로서 컴퓨터소프트웨어나 생명공학, 영업비밀, 캐릭터, 프랜 차이즈 등이 있다.
첨단산업 재산권 : 반도체집적회로배치설계, 생명공학 산업저작권 : 컴퓨터프로그램, 인공지능, 데이터베이스, 정보재산권 : 영업비밀
멀티미디어정보재산권 : 멀티미디어
기타 : 프랜차이징, 캐릭터 머천다이징, 지리적표시, 인터넷도메인네임 등
2.2 지식재산의 창출실무
기업의 지식재산의 창출에 있어서는 기업의 연구개발 활동은 매우 중요하다. 연구 개발 단계에서는 선행기술조사에 의해 타사의 특허 등의 지식재산권과의 저촉관계를 파악하면서 특허맵 등을 작성함으로써 지식재산의 방향성을 제시할 필요가 있다.
1 선행기술 조사
기술의 연구·개발단계 이전에 연구개발 결과물로서의 발명이 신규성, 진보성 등을 갖추고 있는지를 판단하여 불필요한 연구개발을 진행하는 것을 방지하기 위해 선행기 술 조사가 반드시 필요하다. 조사범위는 비용 대비 효과로 결정되고 대상은 주로 ‘특 허공개공보’, ‘특허공보’, ‘실용공개공보’ 등이 있다.
특허정보의 조사는 인터넷을 통하여 간단히 행할 수 있다. 예를 들어, 한국특허정 보원에서 제공하는 키프리스 특허정보넷(www.kipris.or.kr)을 이용하는 방법이 대표 적이다.
그러나 복잡하고 전문적인 기술 또는 국외에 출원하거나 국외에 제품을 수출할 때 국외 관련 기술인 경우에는 특허검색 전문업체에 의뢰하는 것이 바람직하다.
특허정보검색방법에 대해서는 본 매뉴얼 6장 특허정보의 조사 및 활용을 참조하면 된다.
Tip! 특허정보검색의 중요성
A 연구소는 국내에서 공기조화 부문과 관련하여 저명한 연구소이다. A 연구소는 공기 조화 장치의 핵심 부품의 개 발과 관련하여 한 중소기업체와 연구 용역 계약을 체결하였다. A 연구소는 핵심 부품 개발에 들어가기 전에 연구 소내의 연구원 인력만으로 선행기술을 조사하고 그 결과 관련 선행기술이 없음을 확인한 이후에 본 계약을 체결하 였다. 그러나 본 핵심 부품 관련 기술을 출원한 결과 특허청으로부터 본 기술과 유사한 기술이 이미 수년전에 일본 에서 출원되었다는 이유로 거절되었다. A 연구소는 특허청이 제시한 유사 기술을 비교 검토한 결과 본 기술이 유 사 기술로부터 차이점이 거의 없음을 발견하고 결국 용역을 발주한 중소기업체에 상당한 손해배상액을 지급하였 다. 이후에 A 연구소는 연구소 내에 특허정보검색 전문가를 두는 한편, 외부의 특허정보검색기관을 통해 선행 기
2 특허맵 작성
특허맵이란 시장의 특허 취득 상황을 이해하기 쉽게 데이터베이스화한 것이다. 특 허맵의 작성과 분석은 기업의 유효한 연구개발 전략의 책정 및 실시를 위해 반드시 필요하다.
[표 2-3] 특허맵의 활용목적과 용도 연구개발 전략수립
(Techno Map)
R&D 동향 파악, 공백 기술 분야 파악, 선행 프로젝트의 현존기술 파악, 중요 특허 파악, 타깃제품의 시장조사
기술 분야의 체계 파악, 자사의 위치 설정
경영 전략수립 (Manage Map)
경쟁사의 동향 파악, 시장동향 및 상품의 변혁과 흐름파악 신규 사업방향 및 가능성 파악
자가 기술 매각, 해외진출, 기술도입 사업화시 주의를 요하는 권리 파악 특허 전략수립
(Claim Map)
정보제공, 이의신청 및 무효 심판 등의 자료 특허 관리망 형성
강력한 특허권 취득을 위한 명세서 작성
특허맵의 작성을 위한 기본적인 요소로서는 특허분류, 출원인, 발명자, 기술 키워 드, 시계열, 기간 등이 있다. 이 요소들은 조합되어 다음과 같은 목적으로 분류된다.
[표 2-4] 특허맵 종류와 그 개요
특허맵의 명칭 개 요
랭킹 맵 (RANKING MAP)
특허정보를 건수의 많고 적은 순서로 배열함으로써 주도하는 특허가 무엇인가를 파악하는 것이 가능하게 된다.
예를 들면, A사의 기술 분류에 따라 년차마다 특허출원 건수를 많은 순서대로 나열할 수 있다.
점유 맵 (Share Map)
특허정보의 각 분야나 항목이 차지하는 비율, 즉 점유 비율에 따라서 특허 상황 을 파악하는 것이 가능하게 된다.
예를 들면 A사의 기술 분류에 따라 년차마다 특허출원건수를 점유 비율로 배열 할 수 있다.
시계열 맵 (Time Series Map)
특허정보의 수량 정보를 시계열적으로 (예를 들어, 5년마다 일정기간으로)파악하 기 위해 사용된다.
레이더 맵 (Rader Map)
시계열분석의 결과를 별 모양이나 구름 형상 등으로 표현한 맵을 말한다. 각 요 소의 진전 상황을 한눈에 파악하기 위해 사용된다.
Tip! 키프리스 Plus 특허정보 활용서비스
키프리스 Plus(http://plus.kipris.or.kr)는 특허청이 개방중인모든 특허정보를 실시간으로 활용할수 있는 BULK DATA, OPEN API 방식의 정보제공 서비스로, 맞춤형 특허정보를 활용할 수 있으며 웹표준 XML형식의 데이터 제 공으로 모든 작업환경에서 활용이 가능하다. 또한 특허청 DB와 연계되어 최신정보를 실시간 입수할 수 있고 별도의 자체 DB구축이 필요하지 않아 정보시스템 개발기간 단축 및 구축·운영비용을 절감할 수 있다.
Tip! 특허동향 보고서를 보려면
종래의 보고서를 참고하려면 e-특허나라의 특허동향보고서(www.patentmap.or.kr)에 접속하면 된다. Home>특허 분석보고서에는 다양한 분야별·랭킹별 특허분석 보고서가 제시되어 있다. 간단한 설문조사 후 특허동향 보고서를 다운받아 열람할 수 있다.
특허맵의 명칭 개 요
상관 맵 (Co-relation Map)
각 데이터 사이에 어떤 상관관계가 있는가를 분석하기 위해 이용된다.
일반적으로 아래 4개로 분류된다.
① 분류상관맵 ② 출원인상관맵 ③ 발명자상관맵 ④ 키워드상관맵 신규진입 맵
(New Entry Map)
시장에 신규로 참가하고 있는 기술 분류, 출원인, 발명자 등에 중점을 두어 신규 참여 실태를 파악하기 위해 이용된다.
기술발전 맵 특허정보를 1개의 기술사상으로 정하여 특허기술의 크기나 흐름(기술발전의 모 양)을 보기 위하여 사용된다.
요지 맵 특허정보의 기술내용을 한 눈에 용이하게 볼 수 있도록 하기 위해 작성된다. 요 지 맵에 참조번호를 붙이면 나중에 데이터베이스화할 때 편리하다.
구성부위 맵 제품 부위마다 어느 정도의 특허가 취득되어 있는지를 한 눈에 파악할 수 있도 록 작성된 맵을 말한다.
뉴키워드 맵
특정 회사에 의해 개발된 독자 기술을 나타내도록 작성된 맵을 말한다. 예를 들 면, A사(출원인)의 특정기술의 특허 가운데 A 사에서만 사용되는 뉴키워드를 검 색하여 정리한 맵을 말한다.
클레임 맵
클레임(특허청구범위)을 동일 속성의 클레임 키워드 등으로 분류하여 자사 특허 의 강약을 기계적으로 체크하기 위해 작성된 맵을 말한다.
예를 들면, 종축에 재료 등의 “동일 속성의 클레임 키워드”를 취하고, 횡축에는
‘그 클레임 키워드를 갖는 청구항’을 출원일 순으로 배열함으로써 자사 특허의 강약을 볼 수 있다.
3
아이디어 발상에 유용한 도구들
(1) 브레인스토밍
여러 사람이 모여 아이디어를 만드는 방법으로 자주 거론되는 것이 브레인스토밍이 다. 브레인스토밍에는 4가지 규칙이 있다.
규칙❶ 다른 사람의 발언은 비판하지 않아도 좋다.
규칙❷ 자유분방한 발언을 환영한다. 몽상도 좋다.
규칙❸ 질보다 양을 중요하게 여긴다.
규칙❹ 다른 사람의 아이디어에 무임승차한다.
IDEO라는 미국의 산업디자인회사에서는 브레인스토밍의 효과를 더욱 높이기 위해 7가지 비결을 덧붙였다.
① 초점을 명확히 한다.
② 놀이하는 기분으로 참가한다.
③ 아이디어의 수를 헤아린다.
④ 힘을 축적하여 도약한다.
⑤ 장소는 기억을 일깨운다.
⑥ 정신의 근육을 긴장시킨다.
⑦ 신체를 사용한다.
한편, 위에서 말한 규칙에도 불구하고 현실적으로 브레인스토밍을 하기는 상당히 어렵다. 그 원인은 규칙❶을 지키지 못하는 데 있다. 자신도 모르게 다른 참가자의 발언이나 아이디어를 비판해버리는 사람이 많기 때문이다. 참가자들 사이에 상하관계 가 있다거나 하면 특히 그런 경향이 강해진다. 이 문제를 해결하기 위해 특히 규칙❸ 과 규칙❹를 의식하면서 브레인스토밍에 임하는 것이 좋다.
[표 2-5] 브레인스토밍의 4가지 규칙
규칙❶ 다른 사람의 발언을 비판하지 않는다.
규칙❷ 자유분방한 발언을 환영한다.
규칙❸ 질보다 양을 중요하게 여긴다.
규칙❹ 다른사람의 아이디어에 무임승차한다.
규칙❶은 어렵다.
나도 모르는 사이에 '안돼'라고 말해버린다.
이 시점에서는 실현 가능성은 제쳐두라!
산더미같은 아이디어가 브레인스토밍의 분위기를 달군다.
다른 사람의 아이디어는 모두 나를 위해!?
걱정 말고 거기에 편승하라!
(2) 트리즈
창의적 문제해결 방법 중 하나인 트리즈(TRIZ : Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch)는 유대계 러시아인 겐리히 알트슐러(G. Altshuller)가 개발 한 발명 관련 방법론으로, 다수의 특허에서 나타나는 공통적 특성을 체계화 시킨 것 이다.
상술한 브레인스토밍 기법은 실제로 문제를 해결해 주는 것이 아니라 문제 해결을 위한 아이디어만을 제공한다는 점에서 트리즈와 다르다. ‘트리즈는 무엇을 해결해야 하는가’를 가르쳐 주는 것과 함께 ‘어떻게 해결해야 하는지’를 가르쳐 주는 기법이다.
트리즈의 기대 효과는 제품 개발시 발생되는 문제점을 40가지 원리 등 특유의 트리즈 기법으로 접근함으로써 단순히 문제를 개선하는 차원을 뛰어넘어 혁신적 문제 해결이 가능하다는 특징을 갖고 있다. 예를 들어 제품 및 부품을 기능 위주로 분석, 다른 부 품이 기능을 대신하거나 해당 부품이 필요 기능을 수행하도록 변형하는 등의 재설계
[그림 2-2] 트리즈 체계도
기 사
삼성·현대차·포스코에 부는 '트리즈' 열풍···LA중앙일보 2010.4.30 트리즈의 한국 상륙은 10여년 전. 알음알음 입소문을 타면서 최근 대기업을 중심으로 트리즈 바람이 일고 있다. 삼 성.현대차.포스코 등은 벌써 전 사업장에 트리즈를 적용하거나 추진 중이다. 단순히 트리즈를 연구하는 단계가 아 니라 기업 혁신을 위한 방법론으로 활용하기도 한다. 몇몇 대학에서는 정식 강좌가 개설되기도 했다.
···
트리즈가 뭐기에 주요 대기업이 속속 도입하는 걸까. 트리즈는 옛 소련의 겐리히 알츠슐러가 개발한 '창의적 문제 해결 이론'으로 러시아어 'Teoriya Resheniya Izobretatelskih Zadach'의 약자다. 알츠슐러는 20만 건 이상의 전 세 계 특허를 분석했다. 거기서 공통점을 추출했다. 그는 창의성은 모순을 극복한 결과이며 주변의 자원을 최대한 활 용하는 특징이 있다는 점을 밝혀냈다. 트리즈는 성공한 제품이 어떻게 개발됐는지 역분석해 새로운 방법을 제시한 다.
소 개
사단법인 한국트리즈협회협회소개 사단법인 한국트리즈협회는 '대한민국 국민이 창의적으로 문제해결을 해 새로움을 창조할 수 있도록 트리즈의 연 구개발, 지식공유, 확산 및 보급에 앞장서는 것'을 미션으로 트리즈를 통한 창의·창고 코리아 실현을 추구한다.
사단법인 한국트리즈협회는 창조적이며 창의적인 자세로 영리를 추구하며 영속성을 갖기 위한 기업의 신제품과 신사업 활동을 친 환경적이고 친 고객적이며 친 경제적인 방법으로 창출하고 발전해 나감에 있어서 더욱 가치 있 는 도구가 필요하며 그 해법으로 트리즈를 제시하고 있다. 창의적 문제해결 방법론인 트리즈는 우리의 일상생활 속의 문제는 물론 복잡다기한 과학기술적 문제들까지도 논리적이고 창의적이며 용이하게 해결해 해로움을 창조해 나갈 수 있도록
사고하는 과정과 방법을 가르쳐 주는 강력한 지식이자 도구라는 것이다.
Tip! 국내 트리즈 관련 홈 페이지
한국트리즈협회(http://www.triz.or.kr), 국제트리즈협회한국센터(https://www.mtckr.com)
2.3 지식재산 관리부서의 설치
<더 알아보기>
연구개발자나 기술자가 만들어낸 발명 등을 효과적으로 권리화하기 위해서는 사내 에 지식재산 관리부서를 둘 필요가 있다. 그러나 본 매뉴얼의 서론에서도 언급하였지 만 우리나라 기업의 대부분이 지식재산 전담부서를 두고 있지 않은 현실을 감안할 때 스타트업에서 별도의 지식재산 전담부서를 설치하는 것은 다소 어려울 것으로 보인 다. 따라서 이미 설치된 총무부서나 기획부서에 지식재산 관리 전담직원을 두어 사내 의 지식재산을 관리하게 하는 것도 하나의 방안이 될 것이다. 지식재산관리부서는 이 하의 업무를 통해 연구개발부서의 지식재산 창출 활동을 지원한다.
(1) 선행기술조사와 특허맵의 작성
선행기술조사(타사특허조사)를 하고 그 결과를 특허맵으로 작성하여 향후 신기술의 트렌드를 예측한다.
(2) 개발된 신기술의 특허 출원
연구개발자 및 기술자가 개발한 발명을 변리사 등과의 협의를 통해 신기술의 보호 범위를 넓게 하여 특허 출원을 하도록 한다.
(3) 공동개발
타사의 기술자와 공동개발을 하는 경우에 노하우 개시를 위한 비밀 유지, 기술개발 분야의 분석, 개발 비용, 공동 개발 신제품의 취급 등의 계약 사항을 주도적으로 진 행한다.
(4) 타사 특허와의 저촉 관계 파악
자사 기술과 타사 보유 특허권과의 저촉 유무에 대한 검토를 하여 신속히 적절한 대책을 세운다.
Tip! 지식재산관리자의 중요성
사내 지식재산관리자는 단지 발명자의 발명을 변리사에게 제공하는 업무를 하는 것은 아니다. 사내에서 지식재산관 리자는 아래의 사항을 체크함으로써 사내에 지식재산 관리에 상당히 중요한 역할을 한다.
- 당해 발명이 기업의 사업 전략과 일치하는가 - 당해 발명이 권리가 될 가능성이 있는가 - 당해 발명이 노하우로서 확보해야 하는 기술인가 - 발명자에 대한 보상금에 대한 기준을 어떻게 정할 것인가 - 발명의 가치를 극대화하기 위해 어떻게 할 것인가
지식재산관리자는 그 자신이 회사의 지식 자본으로서 상당히 중요한 요소이지만 현재 우리나라의 지식재산관리자 에 대한 대우를 보면 발명가에 비해 그렇게 중점을 두지 않는 것 같다. 향후 지식재산관리자에 대해서도 평가 및 지표화를 설정하여 이를 인센티브로 보상할 필요가 있다.
2.4 직무발명
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1 직무발명의 필요성
직무발명보상제도는 기업의 연구원들에게 효과적인 동기부여수단임과 동시에, 연구 비 항목에 대한 각종 세재혜택 및 현물출자를 통한 자본 증자에 따른 시업 신용평가 등급개선 등에 있어서 최적화된 제도라는 점에서 주목받고 있다.
기업의 입장에서는 직무발명이 회사에 귀속되는 것이 당연하므로 종업원에게 거액 의 대가를 보상하는 것이 부당하다고 생각될지 모르지만 종업원의 입장에서는 직무상 의 발명이긴 하지만 회사가 그 발명으로 인해 상당한 수익을 가졌을 때에는 적절한 보상에 대해 큰 기대를 가질 수 있다.
따라서 이러한 양자의 입장이 첨예하게 부딪칠 때 양자 간의 분쟁은 불가피해질 것 이다. 기업은 직무발명에 대한 보상에 더욱 관심을 가짐으로써 기업과 종업원간의 갈 등 해소는 물론 직무발명을 기업의 성장 동력원으로 삼을 필요가 있다.
기 사
삼성전자 연구원, 회사 상대로 2억원 특허 보상청구 소송 제기조선비즈 2017.12.29
삼성전자 연구원이 회사를 상대로 자신이 발명한 특허에 대해 정당한 보상을 해주지 않았다며 소송을 제기했다.
업계에 따르면 삼성전자 DMC연구소 표준연구팀·차세대사업팀 등에 근무하는 모 연구원은 삼성전자 이름으로 총 1654건의 특허를 발명했다. 그러나 자신이 발명한 특허 3건에 대해 삼성전자가 정당한 보상을 하지 않자 지난해 말 삼성전자를 상대로 2억여원을 청구하는 소송을 냈다.
삼성전자는 이와 관련 재판 과정에서 “해당 연구원이 특허 발명의 가치를 지나치게 과장하고 있으며, 삼성전자가 특허소송이나 협상에서 전략상 표준특허로 주장한 적은 있으나 소송에서 명시적으로 표준특허에 해당한다는 취지 의 판결을 받은 바는 없다”고 주장한 것으로 알려졌다.
2
직무발명의 이해
회사에 근무하는 종업원이 회사 업무로서 연구, 개발한 결과 완성한 발명을 직무발 명이라 한다. 직무발명과 관련하여 종업원과 회사의 사이에 발생할 수 있는 분쟁은 대체로 다음 2가지로 구분할 수 있다.
① 회사 내에서 종업원인 직원이 연구 개발한 기술에 대해서 연구개발에 종사한 종 업원과 연구 환경을 제공한 회사 간에 누가 소유권을 획득할 것이냐에 대해서 분쟁이 발생하는 경우이다.
② 종업원이 연구 개발 중에 다른 마음을 먹고 있다가 개발이 완료되기 전에 회사 를 퇴사하고, 회사를 나가서 그 개발을 완료한 다음 이를 직접 사업화하여 본래 근무 하던 회사와 경쟁기업이 되는 사례이다.
①의 경우에, 종업원이 자기 직무와 관련하여 연구 개발을 한 후에 스스로 특허출 원을 하고 특허권을 획득한 경우 특허권 자체는 종업원의 소유가 된다. 그러나 회사 는 그 특허권을 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다. 종업원은 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 문서로 알려야 하며, 사용자는 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원에게 문서로 알 려야 한다. 한편, 종업원의 직무발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자가 승계하기로 미리 약정하는 것을 사전예약승계라고 한다. 예컨대 종업원을 채용할 때, 회사 규정에 ‘회사의 업무로 인한 발명은 회사의 재산으로 한다’라는 계약서를 마련하 고 그 계약서에 종업원으로 하여금 서명을 하게 하는 것이다. 이 경우에도 사용자는 직무발명에 대한 승계 여부를 종업원에게 문서로 알려야 한다. 다만 직무발명이 아닌 종업원의 자유발명에 대한 사전예약승계규정은 무효이다.
②의 경우에, 원칙적으로 최직 후의 발명은 자유발명으로 보아야 할 것이나, 발명 의 완성 당시에 종업원이었던 자가 직무에 속하는 발명을 완성하였음에도 불구하고 퇴직 후 출원하는 경우는 직무발명으로 보아야 할 것이다. 또한 발명의 완성 직전 퇴 직한 경우라면 재직기간이 비교적 길고 그 기간에 체득한 지식과 경험이 발명의 완성 에 커다란 역할을 한 경우 등과 같이 특별한 사정이 있는 경우에는 개인(자유)발명이 아니라 직무발명으로 인정될 수 있다. 퇴직한 종업원의 발명이 직무발명인지 여부에 대한 입증의 책임은 사용자가 부담하기 때문에, 사용자는 두 번째 경우와 같은 문제
[그림 2-3] 직무발명에서의 사용자와 종업원의 관계
3 직무발명의 보상
(1) 직무발명보상제도
특허청·한국지식재산연구원이 국내 26,199개 기업을 대상으로 조사한 결과 직무발 명보상규정을 두고 있는 중소기업 및 스타트업은 48.8%로 나타났다. 이 중 27.5%는 필요성은 인식하고 있으나 도입의 방법을 모른다고 응답하였다는 점에서 적절한 직무 발명보상제도의 이해가 필요하다고 할 것이다.한편, 직무발명 보상과 관련된 제도의 효과와 관련하여 직무발명에 대한 보상실시 또는 보상수준 확대가 기관 내 발명 건수 및 질 향상과 기술 유출 방지에 효과적이라고 응답한 비율이 각각 49.5%와 38.4%를 차지하는 것으로 나타나 본 제도가 기업체의 성장에 있어서 큰 기여를 하고 있음이 입증되었다. 따라서 직무발명보상제도는 이제 기업 내에 필수적으로 정착되어야 하며, 기업의 경영자는 본 제도에 대한 이해를 높여 본 제도가 기업의 이윤창출을 위한 동 력원으로서 정착하도록 노력할 필요가 있다.이와 관련하여, 직무발명이 이윤창출과 연 계되는 과정을 살펴보면, 직무발명보상제도를 통한 인센티브를 제공하여 직무발명을 활성화시키고 완성된 발명을 실용화하여 이윤창출을 극대화시키는 연속적 과정이다.
[그림 2-4] 직무발명을 통한 이윤창출 과정 종업원의 직무발명 활성화를 통한 기술개발
(직무발명보상 제도를 통한 인센티브 제공)
기술혁신 (제품 및 공정의 실용화)
(2) 직무발명보상규정
일반적으로 직무발명보상제도를 마련하고자 할 경우 회사는 먼저 직무발명보상규정 을 둘 필요가 있다. 직무발명보상규정은 본 매뉴얼의 참고자료 7.1을 참고하면 된다.
직무발명 보상의 종류에는 발명(제안)보상, 출원보상, 등록보상, 실시(실적)보상, 처 분보상, 출원유보보상, 기타 보상이 있다. 최근 조사된 바에 따르면 대부분의 기업이 출원시 보상을 채택하고 있는 것으로 나타났다.
[그림 2-5] 연구개발부터 특허 실시까지의 흐름과 보상금 개발계획
시작품 제작
발 명
사내 발굴
사내출원심사
출 원
중간처리
공 개
등 록
연금처리
실 시
발명(제안)보상
출원보상
등록보상
실시(실적)보상
가. 발명(제안)보상
발명보상은 종업원 등이 고안한 발명을 특허청에 출원하기 전에 받는 보상으로 출원유무에 관계없이 종업원 등의 아이디어와 발명적 노력에 대한 일종의 장려금적 성질을 가진 보상이다.
나. 출원보상
출원보상은 종업원등이 한 발명을 사용자등이 특허받을 수 있는 권리를 승계하여 특허청에 출원함으로써 발생하는 보상으로 미확정 권리에 대한 대가이기 때문에 장려 금적 성질을 가진다.
다. 등록보상
사용자 등이 승계받은 발명이 등록되었을 때 지급하는 보상이다.
라. 실시(실적)보상
사용자가 출원중인 발명 또는 특허등록 된 발명을 실시하여 이익을 얻었을 경우 지급하는 보상금으로 사용자가 얻은 이익의 액에 따라 차등 지급된다.
마. 처분보상
사용자가 종업원의 직무발명에 대하여 특허받을 수 있는 권리 내지 특허권을 타 인에게 양도하거나 실시 허여하였을 때 지급하는 보상이다.
바. 출원유보보상
직무발명을 영업비밀 내지 노하우로 취급하는 경우 출원하지 않고 지급하는 보상 으로, 이 경우 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종 업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.
사. 기타 보상
출원발명의 심사청구 시에 보상하는 ‘심사청구보상’, 자사의 업종과 관련 있는 타 인의 출원발명에 대하여 이의신청 또는 심판에 참여하여 무효로 하였을 경우 또는 자 사의 특허에 대한 침해 적발시 지급하는 ‘방어보상’ 등이 있다.
② 보상금 산정방법의 예
[표 2-6] 정액법 예시
구 분 등록보상금
특 허 건당 50만원
실용신안 건당 30만원
디 자 인 건당 20만원
나. 평가점수법
발명을 기술성, 실시가능성, 독창성, 경제적 가치, 독점성, 기술의 수명 등 평가 요소별로 평가한 평가기준표와 이 평가기준표의 평가점수를 합계하여 등급을 매긴 점 수표를 이용하여 평가점수가 높은 발명에 대해서는 보상금을 높게 하고, 평가 점수가 낮은 발명에 대해서는 보상금을 낮게 하는 방법이다.
[표 2-7] 평가기준표 평가
요소 평 가 기 준
기술성 (20)
낮 음 (5)
보 통 (10)
높 음 (15)
매우 높음 (20) 실시
가능성 (20)
실시 가능성 낮음
(5)
부분적인 보완 후 실시 가능
(10)
즉시 실시 가능하지만 추가적인 시설 필요
(15)
즉시 실시 가능
(20)
독창성 (20)
직무상 당연히 착상 가능
(5)
문헌, 기타자료에 의하여 착상 가능
(10)
다른 발명을 독창적으로 개량․고안
(15)
기본발명 (20)
경제적 가치
(20)
연간 순수익이 1,000만원미만
(5)
연간 순수익이 5,000만원미만
(10)
연간 순수익이 1억원 미만
(15)
연간 순수익이 1억원 이상
(20)
독점성 (10)
회사 외부의 제3자 발명을 이용해야만 실시가능
(이용발명) (3)
공유권리자 및/또는 무상의 실시권자 존재
(6)
완전한 독점 가능 (10)
[표 2-8] 점수표
등 급 평가점수 특 허 실 용 디 자 인
1등급 80 - 100 70만원
50만원
2등급 70 - 79 60만원
3등급 60 - 69 50만원 40만원 30만원
4등급 50 - 59 40만원 30만원 20만원
5등급 40 - 49 30만원 20만원 10만원
6등급 40미만 20만원 10만원 5만원
다. 슬라이드법
발명에 의하여 얻어지거나 얻어질 모든 이익을 기준으로 하여 일정한 산출방법에 따라 지급액을 결정하는 방법이다.
[표 2-9] 실시보상금
순이익 보상금 산정
1,000만원 이하 1,000만원 초과 5,000만원 이하
5,000만원 초과
기준금액 × 30%
기준금액 × 20% + 100만원 기준금액 × 10% + 200만원
※ ① 순이익
⇒ (총판매량×판매단가) - (제조원가 + 영업경비) ② 기준금액
⇒ 순이익 × 이용율(당해 제품에서 특허가 이용되는 비율)
[표 2-10] 등록보상금
실시료 수입액 또는 양도금액 보상금 산정
1,000만원 이하 1,000만원 초과 5,000만원 이하
양도대금 또는 실시료 × 30%
(양도대금 또는 실시료 - 1,000만원)
× 20% + 300만원
