제 2020-21호(2020.12.28.)
LG화학 vs. SK이노베이션
배터리 분쟁의 시사점
-ITC 사건을
중심으로-최승재
세종대학교 법학부
교수/변호사/법학박사
김혜정
한국지식재산연구원 미래전략연구실
전임연구원/법학박사수료
Ⅰ. 논의 배경 1 Ⅱ. ITC 개관 3 Ⅲ. LG화학 vs. SK이노베이션 : ITC 사건의 예비판정에 대한 검토 9 IV. 시사점 13
요 약
작성자 ㅣ최승재 (세종대학교 법학부 교수/변호사/법학박사) 김혜정 (한국지식재산연구원 미래전략연구실 전임연구원/법학박사수료) • LG화학과 SK이노베이션은 미국에서 특허침해 및 영업비밀침해로 인한 소송을 적극적으로 진행하고 있는데, 최근 국내 기업들이 한국이 아닌 미국 법원이나 ITC를 통해 권리 구제를 도모하는 상황이 발생되면서, 그 요인으로 디스커버리 제도의 부재가 지목 • 본 보고서에서는 현재 이슈가 되고 있는 ITC에서의 LG화학과 SK이노베이션의 배터리 분쟁을 검토하고, 지식재산권 침해의 실효적 구제를 위한 방안으로써 디스커버리 제도와 관련한 시사점을 도출 ※ 본 보고서 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 한국지식재산연구원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.논의 배경
Ⅰ
■ 전기차 시대의 도래로, 전기차 부품 가격의 43%를 차지하는 전기차 배터리는 핵심 부품으로 자리매김 했으며, 세계 전기차 배터리 시장 규모는 연평균 25% 성장해 2025년 1600억 달러(약 182조원)에 달할 것으로 전망* * 이코노미조선 336호(2020.20.24.) 자동차용 리튬이온전지 등장으로 기존 IT 위주로 구성되었던 배터리 시장의 경쟁구도가 크게 바뀌어 LG화학(이하 ‘LG’)이 급부상하다, 2014년 중국, 일본의 경쟁업체 및 한국 SK이노베이션(이하 ‘SK’)이 시장에 가세하면서 LG화학의 위상 약화 - 기업마다 배터리 사업부의 매출 비중이 점차 확대되어 배터리의 중요성이 증대되고 있으나, 매출 비중 확대에도 불구하고 수익성은 부진하여 전기차 배터리 시장에서의 생존 경쟁은 더욱 치열해짐 - 이러한 상황에서 후발주자인 SK가 LG의 고객을 잠식하면서 양사 간 갈등이 촉발되었으며, 특히 2018년 SK가 폭스바겐의 북미 지역 배터리 공급자로 선정되며 갈등 심화* * 배터리 전쟁의 서막, LG화학-SK이노베이션(하나금융, 2019.11.) 2019년 4월, LG는 SK가 2017년부터 자사 전지사업본부의 핵심인력을 빼돌려 영업비밀을침해했다고 주장하며 미국 국제무역위원회(International Trade Commission, 이하 ‘ITC’)에 제소 - 동 사건에 대해 ITC는 2020년 2월 예비판정을 통해 SK의 조기패소판결을 하였으며, 2020년 10월 최종판정이 선고될 예정이었으나, 3차례 연기되어 2021년 2월 최종판정이 예정됨 ■ LG와 SK의 배터리 분쟁은 올해 가장 중요한 지식재산 이슈로 선정될 정도로 지식재산 분야에서 큰 주목을 받았으며, 그에 따라 ITC의 지식재산권 침해 조사, 디스커버리 제도도 함께 관심을 받았음 본 보고서에서는 먼저 LG와 SK의 배터리 분쟁에 대한 이해를 돕기 위하여 ITC에 대해 개관하고, LG와 SK의 배터리 분쟁의 사실관계, 경과 및 예비판정 요지를 검토 또한 LG와 SK의 배터리 분쟁처럼 국내 기업이 지식재산권에 대한 침해 구제를 위하여 ITC 등을 선택하고 있는 상황과 관련하여, 우리 지식재산권 제도에서 권리의 실효적 보호를 위한 방안을 모색
ITC 개관
ITC 개관
1)Ⅱ
1. ITC 설립과 기능 및 구성 ■ (설립과 기능) ITC는 1916년 9월 8일 설립되었으며, 미국 내 산업에 손해를 끼치거나 미국의 지식재산권을 침해하는 수입금지 신청을 받아 결정을 행하는 준사법기관인 독립위원회 특허 등 지식재산권 침해행위와 관련한 ITC의 권한과 절차를 정하는 근거법령은 관세법 제2부와 미국 연방법령집 제19편 제2장 제210조이며, ITC는 1930년 제정된 관세법 제1337조*에 따라, 특허를 비롯한 미국의 지식재산권을 침해하는 수입행위**를 제한 * 관세법 제1337조에 근거한 불공정무역행위에 관한 조사를 제337조 조사(Section 337 Investigation)라 함 ** ITC는 미국으로의 수입절차에서 발생하는 불공정 무역행위를 금지하며, 수출행위는 그 대상이 아님 ITC는 수입배제명령이나 정지명령과 같은 국경조치를 할 수 있어 수입에 관계하는 이해 당사자에게 큰 영향력을 미치며, ITC 조사를 통해 신속하고 강력한 제재를 할 수 있다는 장점으로 인해 최근 특허분쟁에서 자주 활용 ■ (구성) ITC는 위원회를 중심으로, 위원회를 지원하기 위한 행정법판사실, 운영실 등의 조직으로 구성 (위원회) 6인의 위원(Commissioner)*이 이끌어가는 조직으로 위원들은 대통령의 지명과 상원 의회의 인준으로 임명 * 위원의 임기는 9년이고, 6명의 위원이 순차적으로 임명되므로 18개월마다 새로운 위원의 임기가 시작, 의장과 부의장은 2년의 임기로 대통령에 의하여 임명되며, 의장과 부의장은 서로 다른 정당(공화당, 민주당)으로부터 선임되고 같은 정당이 2회 연속 의장을 지정할 수 없음 - 위원회는 관세법 제337조 조사에서 신청인의 신청에 대해 조사 개시 결정을 내리고, 행정법판 사의 예비결정에 대해 당사자가 검토를 신청하는 경우 검토 결정을 내리거나, 예비판정(Initial Determination)을 검토하여 최종결정(Final Determination)을 내리는 역할 수행 (행정법판사) ITC에 소속된 행정법판사(Administrative Law Judge, 이하 ‘ALJ’)*는 6인으로,
각 ALJ는 단독으로 위원회가 조사개시를 결정한 사건에 대하여 조사를 진행하며, 조사결과에 대한 예비판정과 권고결정을 내림
* 우리나라에 ALJ에 대응하는 제도가 없어 번역이 쉽지 않으나, 정확한 의미는 미국 연방헌법의 사법부에 대한 조항에서 규정하는 원래 의미의 판사, 즉 사법(司法)판사가 아닌 판사로서 행정편에 규정된 판사라는 의미로서 행정(行政)판사라는 표현이 정확한 표현일 수 있음(사법판사, 즉 우리가 일반적으로 말하는 판사는 임기제가 아닌 종신직 판사임에 반하여 미국의 행정판사는 임기제 판사라는 점에 큰 차이가 있음)
(불공정수입조사국) 운영실 산하의 불공정수입조사국(Office of Unfair Import
Investigations, 이하 ‘OUII’)은 특허권, 상표권 등 지식재산권을 침해하는 불공정 무역행위 사건에 대한 조사를 수행
- OUII는 국장(Director) 1인, 선임조사관(Supervisory Attorneys) 1인, 조사관(Investigative Attorney) 19인을 포함하여 총 25인으로 구성*
* ITC Staff Directory for Office of Unfair Import Investigations 참고(2020. 12. 24. 기준) - 조사관은 사건의 조사 절차에서 신청인, 피신청인, ALJ와 완전히 독립된 공익을 대리하는 당사자의 지위로 참여하고, 특허청구항 해석 등 개별 소송 절차에 대한 직접적인 의견이나 보고서, 권고 의견을 발행하며, 당사자를 상대로 증거자료 공개를 요구할 수 있음 2. ITC의 조사절차 ■ (개요) ITC의 대표적인 특징은 조사 개시로부터 결정까지 걸리는 기간이 짧다는 것*이며, 권리자 구제에 필요한 기간이 짧다는 점은 침해행위에 대한 빠른 금지명령을 원하는 특허권자에게 장점이 될 수 있음 * 일반적으로 특허권자가 피고를 상대로 미국 연방지방법원에 소송을 제기하여 1심 판결을 받기까지는 길게는 3년에 이르는 기간이 소요되는 반면, ITC는 조사 개시 후 16개월 이내에 최종결정이 내려지며, 일반적으로 예비결정이 나오는 기간은 이보다 4개월 더 짧음 - ITC의 조사절차는 연방지방법원의 특허침해소송과 유사하게 진행되고, 선행기술의 통지(Notice of Prior Art), 청구범위 해석, 무효 판단과 침해 판단도 법원과 동일한 절차로 이루어짐 - ITC는 위반행위에 대하여 일반적 수입금지명령(General exclusion order), 제한적 수입금지
명령(Limited exclusion order), 중지명령(Cease and desist order)을 내릴 수 있으며, 특허권자는 공탁금을 납부하고 임시 구제(Temporary relief)를 신청할 수도 있음
그림 1. ITC 조사 절차 * 출처 : 사법정책연구원, 미국 특허쟁송실무에 관한 연구(2016) (조사 신청과 개시) 실무적으로 신청인은 ITC에 소장(Complaint)을 접수하기 전, 조사국에 조사를 신청하고자 하는 내용을 미리 알리고 소장 내용에 대한 검토를 받음 - 신청인이 소장을 접수하면 위원회는 신청인의 소장 접수 후 30일 이내에 조사 개시 여부에 관한 투표를 진행 - 위원회가 조사 개시 결정을 하는 경우에는 연방 관보에 조사 통지서가 발행되며, 피신청인은 소장과 조사 통지서의 송달일로부터 20일 내에 답변서를 제출하여야 함 - 조사 개시가 결정된 이후, 사건에 대한 ALJ가 지정되며 ALJ는 사건접수일로부터 45일 이내에 사건일정명령을 통해 청구범위 해석기일(Markman hearing), 구술심리기일(hearing), 예비 결정일(Initial Determination), 최종결정일(Final Determination) 등의 조사 일정을 정함
(조사와 심리) ITC의 디스커버리 제도는 기본적으로 미국 민사소송법(Federal Rule of
Civil Procedure, 이하 ‘FRCP’)의 증거조사제도인 디스커버리 제도와 같은 제도 - 디스커버리의 범위는 “소송원인이나 방어방법에 관련 있는” 것으로 제한되며*, 증거개시 단계 에서 합리적으로 인용될 수 있는 증거를 도출 할 수 있을 정도가 되어야 하는데 이는 전통적 으로 당사자에게 허용되던 증거개시의 범위를 축소시킨 것이라 할 수 있음 * 관련성에 대한 판단은 법원이 하는데, 일반적으로 법원은 관련성 요건을 넓게 해석하는 태도를 취함 - 당사자들은 각자의 주장과 항변, 신속한 사건 종결 가능성, 디스커버리 계획 등을 협의하기 위한 디스커버리 준비 회의를 가능한 신속하게 개최하여야 하며, 이 회의는 변론 전 회의 (pretrial conference)가 개최되기 적어도 21일 전에 반드시 개최하여야 함
- 디스커버리 준비절차에서는 ① 질문서*, ② 디스커버리 대상**, ③ 상대방에게 서면으로 사건과 관련된 사실, 사실에 관한 법률의 적용, 문서의 진정성 등에 대하여 자백할 것을 요청(request for admission)하는 등의 내용이 논의 * 일방 당사자는 상대방에게 소항목을 포함하여 최대 25개 항목으로 구성되는 질문서를 보낼 수 있으며, 질문서의 모든 질문은 구체적인 근거와 함께 서면으로 답변되어야 함 ** 대상에는 서면(전자정보 포함)과 유체물 등이 포함되는데, 일방 당사자는 상대방에 대하여 FRCP 26(b)의 범위 내 속하는 지정문서나 유체물을 제공하고 이를 열람, 복사, 시험 등의 행위를 해 줄 것을 요청할 수 있고, 지정된 지역에 출입하여 조사, 측정, 촬영, 시료채취 등의 행위를 허용하여 달라고 요청할 수 있음 - 디스커버리 절차에서 당사자는 조사 통지서가 관보에 발행된 날 이후부터 상대방에게 질의서 (Interrogatories)와 문서제출신청(Request for Production)을 보낼 수 있으며, 질의서를 받은 당사자는 10일 또는 ALJ가 지정한 기간 이내에 상대방의 질문과 문서 제출 요구에 대하여 답변 하고 문서를 제출하여야 함 - 증인신문(Deposition)절차는 디스커버리 과정에서 발견된 자료를 검증하는 절차로서 이 절차를 통해서 디스커버리 과정에서 증거가 훼손되거나, 훼멸, 위조 및 변조 등이 일어났는지 여부를 확인할 수 있음 - 조사절차에서 증거가 충분히 개시된 뒤에는 구술심리(hearing)가 진행되는데, 일반적으로 최종 결정일로부터 약 6개월 전, 예비결정일로부터 약 2개월 전에 열리며, 공개로 진행됨 3. ITC의 판정, 불복절차 ■ (예비판정) ALJ는 사건에 관하여 조사와 심리를 진행한 뒤, 제337조의 불공정 무역행위가 있었는지에 관한 예비판정(Initial determination)을 위원회에 제출* * ALJ는 최종결정일의 예정일로부터 4개월 이전에 예비판정을 하여야 하며, 사안에 따라 사실심리를 생략하고 판정하는 약식판정(Summary determination)이나 무변론 판정(Default judgement)이 예비판정을 대신할 수 있음
예비판정이 내려진 날로부터 60일 이내에 위원회의 검토(review) 결정이 없으면 예비판정은
판정에서 패소한 당사자는 ITC 판정에 대해서 14일 이내에 재검토를 신청할 수 있으나 재검토는 새로운 쟁점에 대해서만 가능 ■ (대통령의 검토) ITC가 피신청인의 수입행위를 금지하는 최종판정을 한 경우, 이 판정은 대통령의 승인을 위한 60일 간의 검토 기간을 거치게 되며, 대통령은 수입금지결정에 대한 거부권을 행사할 수 있음* * ITC에서 대통령 검토로 수입금지명령이 거부된 사례는 2013년 삼성 대 애플 사건을 포함하여 총 6건으로, ITC의 전체 사건 수에 비해 적용된 횟수가 매우 적음 60일의 기간 동안 수입금지결정에 대한 거부권이 행사되지 않거나, 대통령이 기간 경과 전에 미국 무역위원회의 결정을 승인하면 60일의 기간 다음날 또는 승인한 날로부터 ITC의 결정은 최종결정으로써 효력 발생 ■ (ITC 판정에 대한 불복) ITC의 최종판정에 대하여 불복하는 당사자는 판정이 최종으로 된 날로부터 60일 이내에 연방항소법원(CAFC)에 ITC를 상대로 취소소송을 제기할 수 있음 연방항소법원(CAFC)의 심리는 법률심으로, 당사자가 주장할 수 있는 사유는 법률의 해석과 1심의 부당성만으로 제한되며, 새로운 사유를 제출하는 것은 불가 4. ITC 판정의 효력 ■ (구속력) ITC의 판정은 당사자들을 구속하며, 그리고 당사자들은 이후 동일한 사안에 대해서 이에 반하는 결정을 구할 수 없음
LG화학 vs. SK이노베이션:
ITC 사건의 예비판정에 대한 검토
LG화학 vs. SK이노베이션: ITC 사건의 예비판정에 대한 검토
Ⅲ
※ In the Matter of CERTAIN LITHIUM ION BATTERIES, BATTERY CELLS, BATTERY MODULES, BATTERY PACKS, COMPONENTS THEREOF, AND PROCESSS THEREFOR Inv. NO. 337-TA-1159. USITC (Feb. 14. 2020)
Order 34. INITIAL DETERMINATION GRANTING COMPLAINANTS LG CHEM LTD. AND LG CHEM MICHIGAN INC.’S MOTION FOR DEFAULT JUDGMENT, CONTEMPT, AND SANCTIONS. 이하의 내용은 위에 기초하여 작성 ■ (사건의 배경 및 경과) 전기차 배터리 시장에서 LG, 중국 CALT, 일본 파나소닉 등이 치열한 점유율 경쟁을 이어가고 있는 가운데, 전기차 배터리 관련 기술력 확보 및 인재 영입을 위한 경쟁도 치열하게 진행 이러한 상황에서 LG는 2019년 4월, SK가 2017년부터 자사 전지사업본부에서 기술유출 우려가 있는 76명의 핵심인력을 빼돌려 자사의 영업비밀을 침해했다고 주장하며 ITC와 미국 델라웨어 지방법원에 소송을 제기 같은 해 9월 SK는 자사의 특허를 침해하는 배터리 제품을 LG가 미국에서 판매하고 있다며 ITC에 특허소송을 제기했고, LG는 오히려 SK가 특허를 침해했다며 ITC에 추가 제소 표 1. LG화학 vs. SK이노베이션 배터리 분쟁 경과(미국에서 진행 중인 사건) 일정 내용 비고 2019. 4. LG화학, ITC와 델라웨어 연방지방법원에 SK이노베이션을 영업비밀 침해로 제소 ITC 1차 사건 2019. 9. SK이노베이션, 배터리 특허침해로 ITC와 델라웨어 연방지방법원에 LG화학 제소 ITC 2차 사건 2019. 9. LG화학, 배터리 특허침해로 ITC와 델라웨어 연방지방법원에 SK이노베이션 제소 ITC 3차 사건 2019. 10. ITC, SK이노베이션과 LG화학이 제기한 특허침해 및 영업비밀 사건에 대한 조사 착수 ITC 1차 사건 조사 착수 2019. 11. LG화학, ITC에 SK이노베이션 조기패소판결 요청 ITC 1차 사건 2020. 2. ITC, LG화학이 제기한 영업비밀 침해에 대하여 SK이노베이션 조기패소판결 ITC 1차 사건 예비판정 2021. 2. ITC, SK이노베이션 조기패소판결의 예비결정에 대한 최종판정(예정) 2020. 10. 5. → 10. 26. → 12. 10. → 2021. 2. 10.로 연기 ※ SK가 LG를 상대로 제기한 3차 사건은 2021. 11. 30,에 LG가 SK를 상대로 제기한 2차 사건은 2021. 7. 19. 최종 판정이 나올 예정
■ (ALJ에 의해 인정된 사실관계) ITC의 ALJ가 인정한 사실관계는 다음과 같음 SK는 문서보존의무가 있다는 사실을 알면서도 증거파기 - 2019년 4월 9일 이전에 SK이전에는 보존의무를 가진 것은 아니지만, 2018년 초 한국에서 소송이 임박하였을 때부터 증거파기를 시작하여, 2019년 4월 9일 이후에도 광범위한 문서 파기가 이루어졌고, SK의 문서파기는 ITC에 소제기 후 4주간 지속 SK는 2016년부터 이 사건 소가 제기될 때까지 LG의 영업비밀을 가진 다수의 엔지니어를 포함하여 약 100여명의 LG 직원들을 고용하고, 이 과정에서 SK는 전직을 위하여 매우 민감한 기술정보들을 밝히라고 요구 LG는 SK에 대하여 2017년 10월 23일 직원들을 빼내가는 것을 중단할 것을 요청하는 공문을 발송하고, 2017년 12월 15일에는 한국에서 전직금지가처분을 신청 SK는 LG와의 소송에서 대전고등법원의 판결이 자신들에게 불리하게 진행되자 이메일 삭제를 지시하는 메일을 발송하였으며, 이후 대법원에서도 대전고등법원의 판단(LG 승소)이 유지 ITC의 ALJ는 SK가 2019년 4월 8일 이후에는 미국에서 영업비밀소송이 제기될 수 있음 에 대한 합리적인 가능성을 인식하였다고 보아야 하며, 그렇다면 이때부터는 SK가 증거 보존을 해야 하는 의무가 발생한 것으로 보아야 한다고 판단 ■ (예비판정의 요지) 이 사건에서 문제가 된 것은 SK의 증거 훼손행위로, ITC는 SK의 증거삭제행위에 대해서 다음과 같은 쟁점에 대해서 판단하면서 SK의 주장을 배척하고, LG가 요청한 조기패소판결(Initial Determination)을 승인하는 예비판정을 함 ALJ가 2019년 4월 9일 이후에는 SK에 문서보존의무가 발생하였다는 점에 대해서 판단한 점에 대해서 위법이 없음 SK가 2019년 4월 9일 이후 LG 관련 문서를 대규모로 그리고 의도적으로 파기한 점에 대해서는 다툼의 여지가 없고, SK가 주장하는 문서보안검사는 일반적인 문서보안검사가 아니었으며, 지시에 의한 문서파기였음
하게 보내고 있다는 점은 이런 주장과 배치 SK는 LG와 별도로 독자적으로 개발한 기술이라고 주장하나, SK가 인터뷰 대상자들로부터 LG의 기술정보를 빼내기 위해서 노력한 사실을 볼 때 SK의 주장의 신빙성을 대폭 약화 SK는 LG 영업비밀을 보호하기 위한 적절한 조치를 취하지 않았다고 주장하지만, 이는 타당하지 않은 주장이라고 판단 - ALJ는 정보가 실제로 "비밀"이었는지 여부에 관하여, 현재 파괴된 SK의 인터뷰 및 경력 직원의 프레젠테이션 기록이 확실히 이 문제에 해답을 주는 것이라고 지적 - LG의 기업 비밀이 이미 SK에게 알려지거나 공개적으로 이용 가능한 것이라면 SK는 취득한 기술정보는 비밀에 해당한다고 강조하면서 LG에서 이직한 직원들에게 이를 개선 하라는 요구를 하거나, 이 사건에서 행한 수단을 통해 전직하려는 LG 직원들에게 기술 정보를 요구하거나, 그렇게 행동한 증거를 숨길 필요조차 없음 - 그런데 SK가 삭제한 정보들은 배터리 생산과 관련하여 매우 중요한 정보들로서 상세한 정보를 포함하고 있는 정보들이라는 점을 고려하면 SK의 주장과 달리 이 사건 기술정보 들은 공개된 정보라고 볼 수 없음 - SK는 일부 LG의 영업비밀이 공개되어 있다고 주장하지만, SK의 주장은 대부분 코카콜라의 성분을 일반인에게 목록으로 공개하고 있으므로 코카콜라 음료의 제조법도 공개적으로 이용 가능한 것이라고 주장하는 것과 같은 것으로서 이는 타당성이 없는 주장임 삭제된 문서들이 사건의 결과에 영향을 미치지 않았다는 SK의 항변은 배척 - SK는 관련성이 높다고 생각되는 문서를 의도적으로 삭제했다는 점을 자백하였고, SK는 SK의 문서삭제에 대한 구제책으로써, 포렌식 수사를 요구했던 ALJ의 결정을 무시 - 이러한 증거파기에 대하여 ALJ는 SK가 LG의 주장에 관련된 문서들을 악의로 파기하였다고 판단 - SK는 ITC에 삭제하거나 숨긴 문서들을 고려하지 않고 판단할 것을 요구하였는데, 이 경우 SK는 자신들이 파기한 증거가 LG 주장에 영향을 미치지 않았다는 점에 대한 고도의 증명을 하여야 함에도 불구하고, 이를 증명하지 못함
시사점
시사점
Ⅳ
■ ITC는 연기사유를 밝히지 않은 채 LG화학 vs. SK이노베이션의 최종판정을 2021년 2월 10일로 연기한다고 발표하였는데, 업계에서는 미국 내 심각한 수준의 코로나 확산, ITC 판정이 미국 경제에 미치는 영향, 미 대선에 따른 정국 변화 등을 그 이유로 추측하고 있음 ITC에서 진행된 영업비밀침해 사건의 경우 예비판정이 최종판정에서 번복되는 경우가 거의 없었는데,* 만약 예비판정이 확정되는 경우 SK는 전기차 배터리 부품, 소재 등을 미국으로 수출 할 수 없게 된다는 점에서 우리나라 전기차 배터리 산업에도 큰 손실이 발생될 우려가 있음 * 1996년 이후 ITC에서 진행된 영업비밀 침해 사건 중, 예비판정에서 영업비밀을 침해한 것으로 인정받거나 조기패소한 사건이 최종판정 단계에서 번복된 경우는 한 건도 없음 본 사건은 핵심 연구인력의 이직과 관련된 영업비밀침해 이슈에 대한 중요한 선례이자 배터리 산업의 주도권 경쟁에 중요한 변수로 작용할 전망 ■ 한편, LG화학 vs. SK이노베이션 배터리 분쟁, 대웅제약과 메디톡스 간 보톡스 분쟁 등 최근 한국 기업들이 미국 ITC를 통해 분쟁해결을 도모하고 있는데, 이와 관련하여 디스커버리 제도 부재가 중요 원인으로 지목되고 있음 이 사건에서도 디스커버리를 통해서 SK의 이메일 등 증거삭제가 지시에 따라 광범위하게 이루 어진 사실이 드러남으로써 사건의 실체에 근접할 수 있었고, 영업비밀의 비밀관리성 등에 대한 판단도 용이하게 된 점을 부인할 수 없음 - 이러한 증거법적인 문제는 한국에 기반을 둔 한국 기업들이 미국에서 소송을 진행하게 하는 원인이 된다는 점에서 볼 때, 디스커버리 제도는 지식재산권의 실효적 보호를 위한 중요한 수단이 될 수 있음 - 디스커버리 제도의 모국인 미국은 FRCP를 포함한 절차법을 증거조사의 중요한 출발점으로 하여 디스커버리 제도를 운용하고 있으며, 미국뿐만 아니라 독일, 일본 등 각국에서 증거조사제도를 보완하는 노력이 이루어지고 있음 현재, 디스커버리 도입과 관련하여 찬반에 대한 견해가 대립되고 있는 상황이지만, 디스커버리 제도의 도입을 무작정 늦춘다면 증거에 의한 재판이 아니라 증거제출 전략에 의한 재판이 이루어지게 될 수 있음을 상기할 필요가 있음 - 미국의 디스커버리 제도는 높은 비용을 감수하면서도 실체적 진실을 발견하기 위한 제도이고, 유 럽의 디스커버리 제도는 합리적인 비용을 들여 수긍할 수 있는 결론을 도출하기 위한 제도라고평가할 수 있는데, 이는 디스커버리 제도의 설계에 따라 비용의 문제가 달라질 수 있음을 의미 2020년 9월 24일, 특허침해 소송에서 증거확보의 한계를 보완하여 특허소송의 실효성 있는 분쟁 해결 수단을 마련하는 것을 골자로 하는 ‘특허법 일부개정법률안(이수진 의원 대표발의, 의안번호 : 2104191)’이 발의 - 동 법안은 미국 디스커버리제도를 그대로 도입할 경우 많은 비용이 소요되고, 광범위한 자료 교환을 통한 증거수집이 기업 활동을 위축시킬 우려가 있음을 고려하여, 독일식 전문가 증거 조사제도와 기존의 증거수집제도를 개선하는 방향으로 마련 - 동 법안에는 사실조사제도 및 자료목록제출제도 도입, 자료보정명령의 근거 신설 등에 관한 내용이 포함되어 있음 - 동 법안은 한국형 디스커버리 도입을 위한 구체적 논의를 진전시키는 출발점이 될 수 있는 것으로 사료되며, 우리나라 현실에 적합한 디스커버리 제도 구축을 위하여 관련 업계에 대한 현황 파악 및 해외 디스커버리 제도에 대한 연구가 뒷받침 되어야 할 것임 표 2. 특허법 일부개정법률안(의안번호 : 2104191)의 제안이유 및 주요내용 구분 내용 제안 이유 현행법은 특허침해소송에서 특허권자의 보호를 위하여 법원이 당사자의 신청에 의하여 침해의 증 명 등에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있도록 하고 있음 그러나 실제 소송과정에서 자료제출명령 불복에 대한 제재수단이 부족하고 침해행위가 이루어지 고 있는 상대방 공장 등에 대한 실효적인 증거조사 절차 미비 등으로 침해를 입증할 증거확보에 한계가 있다는 지적이 지속적으로 제기 이에 특허침해 및 손해액 입증을 위한 전문가 사실조사제도를 도입하고, 자료사용을 방해한 경우 에 대한 제재를 강화하며, 자료제출명령과 관련하여 사전에 침해와 관련된 자료목록을 제출할 수 있도록 하는 등 특허소송의 실효성있는 분쟁해결 수단을 마련하고자 함 주요 특허권 침해소송에서 침해에 관한 증거확보를 위하여 전문가에 의한 사실조사제도를 도입하고, 조사를 거부·방해한 법인의 경우 1억원 이하, 법인의 임원ㆍ종업원과 그밖의 이해관계인의 경우 5천만원 이하의 과태료를 부과하도록 함(안 제128조의3 및 제231조의2 신설). 법원의 자료보전명령 근거를 신설하고, 자료를 훼손 또는 사용할 수 없게 한 경우에 대한 제재를 마련함(안 제128조의4 신설). 다. 자료제출명령의 실효성 확보를 위해 사전에 침해자가 보유한 자료의 목록 제출을 명할 수 있 도록 함(안 제132조제1항). 자료제출신청을 받은 상대방에게 자료의 제출을 거부할 정당한 이유에 관한 의견진술 기회를 부
참고문헌
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최승재 교수 학력
∙ 서울대학교 문학사 ∙ 서울대학교 법학석사 ∙ 서울대학교 법학박사
∙ Columbia University Law School (LL.M.)
경력 ∙ 현) 세종대학교 법학부 교수 ∙ 현) 대한변협법제연구원장 ∙ 현) 대한상사중재원 중재인 ∙ 현) 중앙행정심판위원회 비상임위원 ∙ 현) 한국지식재산보호원 이사 ∙ 현) 저작권위원회 감정전문위원
∙ 현) AIPPI의 본부(Paris) Standing Committee 위원 및 한국부회장 ∙ 현) 한국특허법학회 이사를 ∙ 전) 대법원 재판연구관 ∙ 전) 김·장법률사무소 변호사 ∙ 전) 경북대학교 법학전문대학원 교수 주요 저서 ∙ 특허권남용의 경쟁법적 규율(2010, 세창출판사) ∙ 미국특허법(법문사, 2011) ∙ 변호사와 의뢰인 사이의 비밀보호를 위한 제도연구(2013, 법률신문) ∙ 음악저작권침해(2015), 개인정보(2016), 디자인 보호의 새로운 지형, 저작권과 상 표권(2016) (이상 커뮤니케이션북스)
김혜정 전임연구원 학력 ∙ 성균관대학교 법학사 ∙ 성균관대학교 법학석사(지식재산권법) ∙ 성균관대학교 법학박사수료(지식재산권법) 주요 연구 ∙ 북한의 산업재산권 경쟁력 분석 및 남북 산업재산권 협력 방안특허청(2019) ∙ 남북한 지식재산 법제도의 조화에 관한 연구, 특허청(2019) ∙ 2018 나고야의정서 ABS 특화 정보 조사 분석 및 MAPs 수요조사, 농림수산식품 교육문화정보원(2018) ∙ 기술 및 환경변화에 따른 지식재산제도 개선방안 : 4차산업혁명, 특허청(2017) ∙ 대구광역시 제2차 지식재산 기본계획 수립 연구, 대구상공회의소(2017) ∙ 지역 지식재산(IP) 창출․활용 전략개발 및 생태계 조성 방안 연구, 국가지식재산위원회 (2015) ∙ 지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구, 특허청(2014) ∙ 2014년 기반전문위원회 정책이슈 발굴 연구, 국가지식재산위원회(2014) ∙ 유전자원 접근 및 이익공유 모델 개발Ⅲ, 국립생물자원관(2014) 주요 논문 ∙ 북한 산업재산권 법제도 현황 및 제언, 한국지식재산연구원(2019) ∙ 일본의 제4차 산업혁명 관련 지식재산 정책 논의의 현황 및 시사점, 한국지식재산연구원 (2017)
∙ 미국 영업비밀보호법(Defend Trade Secrets Act)의 주요내용 검토 및 시사점, 한 국지식재산연구원(2016)
