[특허칼럼] 특허심사에서 진보성이란?

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KIC News, Volume 19, No. 6, 2016

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특허심사에서 진보성이란?

❙이 봉 진 변리사 (특허법인 신우)

연구소에서 특허를 출원하여 심사를 받다 보면, 가장 흔한 특허거절 이유가 특허법 제29조 제2항의 진보성 위반이다. 진보성이란 전 세계 특허법에서 공통적으로 요구하는 특허등록의 전제조건인데, 나라마다 표현만 조금씩 다를 뿐이다. 쉽게 설명하자면, 종래 알려진 기술과 동일하지는 않지만 해당 특허출원 분야에서 보통의 지식을 가진자(연구소의 경우 평균적인 석사 학위 수여자의 지식수준 정도를 가진자이며, 실무에서 ‘당업자’라 는 표현을 가장 많이 사용함)가 공지(公知) 기술의 단순 조합으로 해당 특허출원 발명을 할 수 있을 경우 진보 성이 없다고 한다. 미국특허실무에서는 ‘Inventive Step’이 없다고 거절하는 경우가 바로 진보성이 없다는 경 우이다. 한국 특허법 중 진보성과 관련된 규정은 아래 밑줄친 부분과 같다.

제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하 고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명

2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆) 이 이용할 수 있는 발명

② 특허출원전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제1항 각호의 1에 규정된 발명 에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받 을 수 없다.

상기 조항에서 29조 1항은 신규성 관련 규정이고, 2항이 바로 진보성에 관한 규정이다. 진보성에 관한 대법 원의 확립된 판례는 아래 밑줄친 부분과 같다. 대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결문 중 일부를 발췌 한 내용이다.

구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항은, 특허출원 전에 그 발명이 속 하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 특허출원 전에 국내에서 공 지되었거나 공연히 실시된 발명 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대 통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명(이하 ‘선행기술’이라 한다)에 의하 여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없도록 정하고 있다. 위 규 정에 의하여 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상

특허칼럼

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공업화학 전망, 제19권 제6호, 2016

의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있 음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하 는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다(대법 원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결, 대법원 2011. 3.

24. 선고 2010후2537 판결 등 참조).

이러한 진보성을 특허등록 불가 사유로 제시하는 이유는 새로 발명된 기술에 대하여 그 기술 개발자에게 특 허권이라는 독점배타적인 권리를 부여하여 기술개발에 소요된 시간, 자원, 비용 등을 보상해주고자하는 취지 이다. 당연히 기술력이 앞선 미국, 일본, 유럽 등의 국가에서는 이 진보성이라는 개념을 자신들의 국적 기업들 에게 유리하게 해석하려고 하며, 이는 특허법 제도 자체가 자유무역주의에 반하는 기술력이 앞선 자신의 국익 을 옹호하기 위한 법으로 태생이 되었기 때문이다.

일례로 아래 그림에서와 같은 짬짜면 용기를 개발했다고 가정해보자. 실제 실무적으로도 짬짜면 용기 관련 특허가 다수 출원되었으며 디자인등록도 다수 되어 있는 것을 확인할 수 있다. 그럼 아래 짬짜면 용기가 특허 등록이 될 것인가?

짬짜면 용기는 기술적으로 보면 ‘2 이상의 서로 다른 종류의 음식을 수용할 수 있는 용기’에 관한 것으로 종 래 ‘도시락’과 ‘찬합’이 있었다. 따라서 당업자 입장에서 종래 도시락, 찬합을 조합하면 얼마든지 아래 그림의 짬짜면 용기를 발명할 수 있다고 판단되며, 현행 법제 하에서 진보성이 없다는 이유로 특허권이나 실용신안권 을 확보하기는 매우 어려울 것으로 보인다.

또한 비근한 예로, 아래 그림의 물냉면과 비빔냉면 혼합용기, 그리고 카페라떼와 아이스아메리카노 혼합 커 피용기가 특허등록이 될 수 있겠는가? 역시 위 짬짜면 용기에서와 같이 그 특허등록이 진보성이 없다는 이유 로 거절될 가능성이 매우 높아 보인다.

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그런데, 상기 세 가지 타입의 용기나 컵은 실제 식당이나 카페에서 많이 사용되고 있으며, 이를 개발한 사람 도 어느 한순간에 이 제품을 발명한 것은 아닐 텐데, 이를 진보성이 없다는 이유만으로 특허등록을 불허한다는 것은 용기 개발자에게 너무 가혹한 처사이다. 따라서 이럴 경우, 디자인등록을 하면 되고, 짬짜면 용기에 GPS 센서를 달아서 용기의 위치를 어플로 실시간으로 확인하여 용기 수거가 용이하게 한다거나 용기의 재질을 바 꿔서 내용물이 잘 식지 않게 한다거나 하는 등의 부차적인 기술요소 및 효과를 추가할 경우 얼마든지 특허등 록이 가능하지 않을까 생각해본다.

자신이 개발한 기술이 특허등록이 되지 않는다고 특허법 제도 자체를 원망하지 말고 주어진 법 테두리 내에 서 슬기롭게 극복할 수 있는 혜안을 가지는 것이 보다 더 스마트한 특허전략이 아닐까 생각해본다.